Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2018 г. по делу N СИП-210/2017 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку противопоставленные товарные знаки сторон являются сходнымм до степени смешения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2018 г. по делу N СИП-210/2017
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 17 июля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 24 июля 2018 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 декабря 2018 г. N С01-137/2018 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Лапшиной И.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гончар Д.М.,

рассмотрел в судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (Башкортостан, ОГРНИП 311028012400084) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 21.03.2017 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 522910.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечен индивидуальный предприниматель Романьков Иван Васильевич (г. Волоколамск, ОГРНИП 309500403400024).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Козача А.С. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-402/41);

от индивидуального предпринимателя Романькова Ивана Васильевича - Михальченко А.А. (по доверенности от 03.05.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предпринимателя Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - заявитель, предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 21.03.2017 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 522910.

Заявленные предпринимателем требования мотивированы тем, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 522910 является сходным с противопоставленным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 543558, в связи с чем его регистрация противоречит пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен правообладатель оспариваемого товарного знака - индивидуальный предприниматель Романьков Иван Васильевич (далее - третье лицо, ИП Романьков И.В.).

Роспатент и третье лицо в своих отзывах возражали против удовлетворения заявленного требования, указывая на правомерность оспариваемого решения от 21.03.2017, а также на необоснованность доводов заявителя.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2017 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2017 по делу N СИП-210/2017 отменено, дело направлено на новое рассмотрение Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

В судебном заседании представители Роспатента и третьего лица просили отказать в удовлетворении заявленных предпринимателем требований.

Предприниматель, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, явку своего представителя не обеспечил, направил в суд заявление о рассмотрении дела без его участия. В порядке статей 121-123, 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в его отсутствие.

Выслушав явившихся представителей участвующих в деле лиц, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд признает заявленное требование подлежащим частичному удовлетворению в силу нижеследующего.

Комбинированный товарный знак зарегистрирован Роспатентом 23.09.2014 в отношении товаров 1, 2, 6, 8, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 27, 31-го и услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) на имя ИП Романькова И.В. (свидетельство Российской Федерации N 522910; дата приоритета от 21.05.2013).

В Роспатент 08.02.2017 поступило возражение предпринимателя против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное тем, что правовая охрана ему предоставлена в нарушение подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, согласно которому не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В обоснование своего возражения предприниматель указал, что оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 522910 является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 543558 ("МУРАВЕЙ") и N 591604 (""), зарегистрированными в отношении однородных услуг.

Решением Роспатента от 21.03.2017 в удовлетворении названного возражения отказано, правовая охрана товарного знака оставлена в силе ввиду отсутствия между сравниваемыми товарными знаками сходства до степени смешения. При этом анализ сходства товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 591604 и оспариваемого товарного знака Роспатентом не проводился, поскольку данный противопоставленный товарный знак зарегистрирован с приоритетом от 08.12.2014, то есть позднее, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака (21.05.2013).

Не согласившись с решением Роспатента от 21.03.2017 в части выводов об отсутствии сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака с товарным знаком "МУРАВЕЙ" по свидетельству Российской Федерации N 543558, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании указанного решения Роспатента недействительным.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), следует, что при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.05.2013) нормативными правовыми актами, подлежащими применению при оценке его охраноспособности, являются ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, действовавшие на дату приоритета спорного товарного знака (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)-(в) этого пункта.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации) оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого сравниваемыми товарными знаками.

Как разъяснено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В частности, согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 N 3691/06, должен проводиться комплексный анализ сходства товарных знаков. При этом вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

Аналогичная позиция отражена в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в котором отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

В соответствии с пунктом 6.3.1 Методических рекомендаций при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

В силу пункта 6.3.3 Методических рекомендаций изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

В соответствии с нормой статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

При рассмотрении настоящего спора судом установлено, что оспариваемый товарный знак является комбинированным, включает в себя подчеркнутый неровной линией синего цвета словесный элемент "ТРУДЯГА МУРАВЕЙ", выполненный стилизованным шрифтом буквами кириллического алфавита оранжевого цвета, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения муравья-строителя, сооружающего кирпичную стену. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01, 02, 06, 08, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 27, 31-го и услуг 35-го классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании "светло-коричневый, коричневый, черный, желтый, белый, голубой".

Принадлежащий заявителю противопоставленный товарный знак "МУРАВЕЙ" по свидетельству Российской Федерации N 543558 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета; зарегистрирован в отношении услуг 42 класса МКТУ "реализация товаров".

Роспатент в обжалуемом решении указал, что словесный элемент "ТРУДЯГА" придает оспариваемому товарному знаку отличную от противопоставленного товарного знака смысловую окраску, так как словосочетание "трудяга муравей" несет в себе больше информации, чем просто слово "муравей", вызывая устойчивые ассоциации с трудом, работой, трудолюбием. При этом графический элемент корреспондирует с идеей, заложенной в словосочетании "трудяга муравей", поскольку изображает муравья-строителя, занятого определенной работой - возведением стены.

Отклоняя довод предпринимателя о том, что слово "муравей" всегда ассоциируется с трудолюбием, Роспатент отметил, что, ввиду наличия у данного слова прямого словарного значения (МУРАВЕЙ, -вья, муж. Жалящее общественное насекомое, живущее большими колониями. Крылатые муравьи (в брачный период летающие). Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992), его ассоциирование с чертами характера, присущими трудолюбивому человеку, носит субъективный характер и требует дополнительного домысливания, поскольку само по себе слово "муравей" может вызывать ассоциации не только с трудолюбием, но также и с организованностью, социализированностью, способностью к адаптации, многочисленностью, упорством, силой, покорностью, малым размером.

Поскольку оспариваемый товарный знак вызывает устойчивые ассоциации с трудолюбием, трудом, работой, в то время как противопоставленный товарный знак может ассоциироваться с другими понятиями, и однозначность возникающих при его восприятии ассоциаций заявителем не доказана, Роспатент пришел к выводу о том, что утверждение предпринимателя о семантическом сходстве сравниваемых товарных знаков не может быть признано убедительным.

Кроме того, Роспатент отметил, что сравниваемые товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление, поскольку словесная часть оспариваемого товарного знака выполнена оригинальным цветным шрифтом и в его композиции присутствует запоминающийся графический элемент, в то время как противопоставленный товарный знак выполнен стандартным шрифтом и не имеет запоминающихся графических особенностей.

Данные выводы были поддержаны судом первой инстанции при первоначальном рассмотрении настоящего дела.

Направляя дело на новое рассмотрение, президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что при разрешении настоящего спора суду необходимо было провести оценку сходства товарного знака и знака обслуживания по визуальному, фонетическому и семантическому аспектам, сделав выводы о степени сходства (высокой, средней или низкой); провести сравнение перечней товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, с целью установления степени их однородности (высокой, средней или низкой); а также при наличии соответствующих доводов установить наличие обстоятельств, которые влияют на вероятность смешения (различительная способность старшего товарного знака, круг потребителей и уровень их внимательности, наличие серии товарных знаков, наличие доказательств фактического смешения, приобретение спорным обозначением высокой различительной способности и другие).

Также президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что суду первой инстанции следует обеспечить полноту исследования имеющихся в деле доказательств, представленных заявителем в подтверждение однозначности ассоциации слова "муравей" с понятием трудолюбия, организованности и дисциплины; дать оценку доводам предпринимателя о том, что при полном совпадении противопоставленного словесного знака обслуживания со словесным элементом спорного товарного знака невозможно отрицать наличие сходства между соответствующими обозначениями.

Рассматривая дело повторно, с учетом обязательных для исполнения указаний президиума Суда по интеллектуальным правам, суд приходит к противоположному выводу о том, что регистрация оспариваемого предпринимателем товарного знака противоречит положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Анализируя принадлежащий заявителю противопоставленный товарный знак "МУРАВЕЙ" по свидетельству Российской Федерации N 543558 и словесный элемент "ТРУДЯГА МУРАВЕЙ" товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 522910, суд установил, что в настоящем случае имеется полное фонетическое тождество элемента "муравей".

Как отмечено в Методических рекомендациях, вхождение одного обозначения в другое является основанием для признания таких обозначений сходными до степени смешения.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13 указано, что добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2014 по делу N СИП-159/2013, от 04.07.2014 по делу N СИП-9/2013, от 19.06.2015 по делу N СИП-901/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.11.2015 N 300-ЭС15-12309 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 02.12.2016 по делу N СИП-315/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 27.03.2017 N 300-КГ17-1908 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 16.02.2017 по делу N СИП-314/2016, от 29.05.2017 по делу N СИП-677/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2017 N 300-КГ17-12149 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 13.03.2017 по делу N СИП-605/2016 и других.

При этом в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 по делу N СИП-605/2016 дополнительно отмечено, что не имеет значение, на каком месте стоит дополняющее (то есть уточняющее или характеризующее) слово (до или после совпадающего), поскольку доминирующее положение словесного элемента в товарном знаке не определяется его местонахождением.

Из положений подпункта "в" пункта 14.4.2.2 Правил следует, что в качестве критерия, на основании которого определяется значимость положения элемента в словесном обозначении, устанавливаются не правила синтаксического построения предложения, а логическое ударение и самостоятельное значение такого элемента.

При этом логическое ударение может падать как на первое или главное слово, так и на зависимое слово. Логическое ударение - это выделение одного из элементов предложения, наиболее важного в смысловом отношении.

В словесном элементе оспариваемого товарного знака логическое ударение падает на слово "МУРАВЕЙ", которое несет основную смысловую нагрузку в словосочетании.

При этом указанный элемент не носит описательный характер и легко запоминается, в связи с чем суд полагает, что он является доминирующим и на нем акцентируется внимание при восприятии оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем элемент "ТРУДЯГА" не является доминирующим в оспариваемом товарном знаке, воспринимается в качестве характеризующего термина.

Таким образом, при анализе на предмет фонетического сходства Роспатентом не учтены такие критерии, как характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение, которые свидетельствуют о наличии фонетического сходства сравниваемых обозначений.

При этом судебная коллегия полагает, что слово "муравей" вызывает у потребителей устойчивые ассоциации с трудом, работой, трудолюбием, в связи с чем элемент "ТРУДЯГА" не придает значительного отличия в восприятии спорного и противопоставленного товарных знаков. Этот вывод косвенно подтверждается ссылками предпринимателя на сведения из интернет-источников, распечатки которых представлены в материалы дела. Возможная ассоциация слова "муравей" с иными характеризующими его понятиями не опровергает данного вывода.

Таким образом, прослеживается явное семантическое сходство оспариваемого и противопоставленного ему товарного знака.

Довод третьего лица о минимальном сходстве сравниваемых товарных знаков ввиду различного написания словесных элементов отклоняется судебной коллегией, поскольку исполнение словесного элемента "ТРУДЯГА МУРАВЕЙ" стилизованным шрифтом не влияет на его восприятие потребителем в целом, особенно ввиду исполнения словесных элементов оспариваемого и противопоставленного ему товарных знаков заглавными буквами.

В товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 522910 присутствует изобразительный элемент в виде муравья, строящего кирпичную стену.

Судебная коллегия отмечает, что указанное изображение расположено под словесным элементом, с правого края и имеет небольшой размер, в связи с чем не может занимать доминирующего положения.

Кроме того, изображение муравья дополнительно подкрепляет вывод о доминировании в оспариваемом товарном знаке словесного элемента "МУРАВЕЙ".

С учетом вышеизложенного судебная коллегия приходит к выводу о средней степени сходства товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 522910 и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 543558 по фонетическому и семантическому критериям.

В заявлении предприниматель ссылается на то, что Роспатент в своем решении уклонился от сравнения однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Наличие сходства словесного элемента сравниваемых товарных знаков "ТРУДЯГА МУРАВЕЙ" и "МУРАВЕЙ" является основанием для проведения анализа на предмет однородности товаров и услуг, для которых данные обозначения зарегистрированы.

Необходимость осуществления анализа однородности товаров и услуг, для которых зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки, при установленном обстоятельстве их сходства, прямо предусмотрена нормой подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

В соответствии с пунктом 3.4 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31 декабря 2009 года N 198 (далее - Методические рекомендации по однородности) при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Вместе с тем при определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду.

Сопоставив оспариваемый и сходный с ним противопоставленный товарный знак "МУРАВЕЙ" по свидетельству Российской Федерации N 543558 на предмет однородности товаров и услуг, в отношении которых они зарегистрированы, суд признает правильным вывод Роспатента, изложенный в оспариваемом решении, согласно которому услуга 42 класса МКТУ "реализация товаров" противопоставленного товарного знака отражает деятельность торговых предприятий и может быть признана однородной услуге 35 класса МКТУ "продвижение товаров для третьих лиц, включая услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 01, 02, 06, 07, 08, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 27, 31-го классов, в том числе с использованием интернет-сайтов" оспариваемого товарного знака, поскольку данные услуги направлены на достижение одних и тех же целей (продажа товаров).

Судебная коллегия полагает, что назначением услуги "реализация товаров" является продажа покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента. Лицами, оказывающими данную услугу, являются торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или продажу отдельных видов товаров. Потребителями данного вида услуги являются все покупатели, заходящие в магазин для покупок.

При этом услуга "демонстрация товаров" однородна услугам, связанным с реализацией товаров, поскольку они имеют сходную направленность "предложение продукции покупателям" и цель "доведение товара до потребителя", услуги розничной торговли традиционно сопряжены с демонстрацией товаров. Так, под демонстрацией товаров понимается торгово-технологический процесс, при котором покупателю предоставляется доступ к товару для доведения наглядным способом информации о его потребительских свойствах различными способами, включая визуальное ознакомление с товаром или возможность тактильной оценки товара, или одорологическая оценка товара, или вкусовая оценка товара (дегустация), или демонстрация работ, или испытание товара в действии (пункт 124а ГОСТ Р 51303-2013 "Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 N 582-ст).

В связи с вышеизложенным суд приходит к выводу о том, что указанные Роспатентом услуги, а также услуга "демонстрация товаров", в отношении которой также зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 522910, направлены на продвижение и реализацию товаров третьих лиц, то есть выполняют одни и те же функции. Более того, по причине природы и назначения этих услуг они могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

С учетом вышеизложенного суд не может согласиться с утверждением третьего лица о низкой степени однородности сравниваемых услуг и приходит к выводу о наличии средней степени однородности услуг оспариваемого и противопоставленного ему товарных знаков.

Кроме того Роспатент, по мнению судебной коллегии, правомерно указал, что услуга 42-го класса МКТУ "реализация товаров" противопоставленного товарного знака не является однородной по отношению к товарам 01, 02, 06, 08, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 27, 31-го классов МКТУ оспариваемого товарного знака.

Положениями пункта 3.5 Методических рекомендаций по однородности предусмотрено, что однородными между собой могут быть признаны товары и услуги.

Например, как отмечено в пункте 4 информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 N 2 "О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ", перечень товаров и услуг, содержащихся в МКТУ, не является исчерпывающим, поэтому термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности (например, "услуги по розничной продаже продуктов питания"). В таком случае услуги по реализации конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам.

Однако правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 543558 предоставлена в отношении услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров", не уточненных по ассортименту товаров, в связи с чем данная услуга не может быть признана однородной каким-либо товарам из перечня регистрации оспариваемого товарного знака.

Для признания средств идентификации участников гражданского оборота и производимых ими товаров и услуг сходными до степени смешения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13).

Аналогичная правовая позиция отражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 по делу N А56-62226/2014.

Суд по интеллектуальным правам, с учетом всех вышеуказанных обстоятельств, признает, что в настоящем случае присутствует угроза смешения оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 522910 и противопоставленного ему товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 543558.

Утверждение предпринимателя о том, что правообладатель оспариваемого товарного знака использует не комбинированное обозначение "ТРУДЯГА МУРАВЕЙ", а комбинированное обозначение "МУРАВЕЙ" для индивидуализации магазина, находящегося по адресу: Московская область, Волоколамск, Школьная улица, 9А; а также в интернете, отклоняется судом, поскольку вопрос использования товарного знака правообладателем не имеет отношения к предмету судебного разбирательства.

Доводы третьего лица о злоупотреблении правом со стороны предпринимателя в виде приобретения исключительных прав на противопоставленный товарный знак лишь с целью причинения вреда третьему лицу, в том числе втягивания последнего в судебные разбирательства и несения им финансовых затрат по ведению дел в судах и Роспатенте, отклоняются коллегией судей в связи со следующим.

В соответствии со статьей 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

По смыслу вышеприведенной нормы статьи 10 ГК РФ, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав. При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

Согласно пункту 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Руководствуясь положениями параграфа 2 статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и пункта 1 статьи 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

Если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось иными лицами, регистрация товарного знака одним из них могла быть произведена с целью устранения присутствия этих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Рассмотрев довод третьего лица о злоупотреблении правом со стороны предпринимателя, суд признает его необоснованным, недоказанным, и не имеющим правового значения для настоящего дела, в рамках которого подлежат установлению обстоятельства охраноспособности оспариваемого товарного знака.

Довод об отсутствии "пересечения" видов и регионов деятельности третьего лица и заявителя отклоняются Судом по интеллектуальным правам, поскольку установление указанных обстоятельств не имеет отношения к предмету судебного разбирательства.

Принимая во внимание вышеперечисленные обстоятельства, суд, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации материалы дела, приходит к выводу о несоответствии оспариваемого ненормативного правового акта пункту 6 статьи 1483 ГК РФ, в связи с чем заявленные требования предпринимателя подлежат удовлетворению в части признания недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.03.2017 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 522910 и признании недействительной предоставление правовой охраны указанному товарному знаку в отношении услуг 35-го класса МКТУ для регистрации знаков "демонстрация товаров; продвижение товаров для третьих лиц, включая услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 01, 02, 06, 07, 08, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 27, 31 классов, в том числе с использованием интернет-сайтов".

Согласно правовой позиции высших судебных инстанций, изложенной в пункте 53 постановления от 26.03.2009 N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 той же статьи указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Принимая во внимание, что позиция Роспатента по вопросу об основаниях предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 522910 является определенно выраженной и не установлено нарушений процедуры принятия Роспатентом оспариваемого решения, коллегия судей не считает возможным направить возражение предпринимателя на новое рассмотрение в Роспатент.

Понесенные заявителем расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования Ибатуллина Азамата Валерьяновича удовлетворить частично.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.03.2017 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 522910, как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 522910 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "демонстрация товаров; продвижение товаров для третьих лиц, включая услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 01, 02, 06, 07, 08, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 27, 31 классов, в том числе с использованием интернет-сайтов".

В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказать.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (Башкортостан, ОГРНИП 311028012400084) 450 (четыреста пятьдесят) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления и кассационной жалобы.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

B.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина

Судья

C.П. Рогожин