Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 сентября 2018 г. по делу N СИП-336/2017 Суд удовлетворил иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении испрашиваемых товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 сентября 2018 г. по делу N СИП-336/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 18 сентября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 20 сентября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Рогожина С.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Булыгиной Н.А., рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ"

(пр-кт Калинина, д. 26, г. Барнаул, Алтайский край, 656037, ОГРН 1152224002853)

к индивидуальному предпринимателю Дрыгину Максиму Юрьевичу (Московская область, ОГРНИП 316500300052920)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 447228 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца - Карлина М.А. (по доверенности от 30.11.2017), Войцехович А.А. (по доверенности от 18.10.2017);

от ответчика - Семанович Е.Э. (по доверенности от 07.07.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ" (далее - истец, общество "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Дрыгину Максиму Юрьевичу (далее - ответчик, предприниматель) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 428820, N 447369, N 447228.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

На основании части 3 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определением суда от 16.06.2017 требования истца о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 447369 и N 447228 вследствие их неиспользования выделены в отдельные производства.

Судебному производству по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 447228 присвоен номер СИП-336/2017.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2018 исковые требования удовлетворены: правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 447228 прекращена в отношении товаров 6-го "арматура запорная и запорно-регулирующая для котлов паровых, водогрейных, котлов-утилизаторов; арматура запорная и запорно-регулирующая для трубопроводов пара и воды; каркасы стальные котлов; опоры стальные, стойки; металлы обычные, частично обработанные (поковки, штамповки); трубы, трубопроводы стальные; элементы и детали трубопроводов пара и воды", 7-го "машины воздуходувные; сепараторы; устройства воздухоотсасывающие", 11-го "котлы рафинировочные, котлы-утилизаторы; элементы и детали котлов-утилизаторов; резервуары для хранения воды под давлением", услуг 37-го "информация по вопросам ремонта котельного и котельно-вспомогательного оборудования, трубопроводов; установка, ремонт и наладка котельного и котельно-вспомогательного оборудования, трубопроводов", 40-го "работы кузнечно-прессовые; работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]", 42-го "исследования технические; проектно-конструкторские работы" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ); с предпринимателя в пользу общества "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ" взысканы расходы по уплате государственной пошлины в размере 6000 рублей.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2018 указанное решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Отменяя решение суда, президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что помимо документов, представленных ответчиком в материалы дела с указанием на наличие на них печатей предыдущего правообладателя данного товарного знака - открытого акционерного общества "Сибэнергомаш" (далее - общество "Сибэнергомаш") и общества "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ" с изображением товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 447228, ответчик также представил в материалы дела ряд документов, которые, как он отметил, оформлены на бланках с использованием изображения данного товарного знака или содержат изображение этого товарного знака (рекламный буклет), однако выводы суда первой инстанции в отношении названных документов, а также о наличии или отсутствии контроля правообладателя за использованием товарного знака в решении суда отсутствуют.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 10.05.2018 исковое заявление принято к производству.

При повтором рассмотрении дела позиция ответчика по существу заявленных требований изменений не претерпела - в отзыве, дополнениях к отзыву, письменных пояснениях он возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на фактическое использование товарного знака.

В отзыве Роспатента указано, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции данного государственного органа. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представители истца поддержали исковые требования в полном объеме; представитель ответчика возражал против их удовлетворения.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, своего представителя в суд не направил. На основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителя Роспатента.

В предварительном судебном заседании представителем ответчика заявлено ходатайство об истребовании у акционерного общества "ГЛОБЭКСБАНК" (далее - общество "ГЛОБЭКСБАНК") сведений о том, являлись ли в период с 16.06.2014 по 16.06.2017 (либо в иной период, начиная с 16.06.2014) его работниками, (штатными или внештатными), с учетом филиалов, следующие лица: Землянская Светлана Владимировна, Догадкин Александр Валерьевич, Карелина Олеся Анатольевна.

Данное ходатайство мотивировано необходимостью получения доказательств вхождения истца по делу и общества "Сибэнергомаш" в одну группу лиц.

Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Из указанных положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что доказательства, истребуемые лицом, участвующим в деле, должны иметь значение для разрешения спора, устанавливать значимые обстоятельства спора.

Вместе с тем указанные доказательства, об истребовании которых ходатайствует ответчик, не имеют значения для рассмотрения спора по существу, поскольку данными доказательствами не может быть подтверждено отнесение истца по делу и общества "Сибэнергомаш" к одной группе лиц.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Как следует из материалов дела и установлено судом в судебном заседании, на основании зарегистрированного Роспатентом отчуждения исключительного права на товарный знак ответчик с 27.06.2016 является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 447228, зарегистрированного 14.11.2011 с датой приоритета 17.03.2010 в отношении товаров 06-го "арматура запорная и запорно-регулирующая для котлов паровых, водогрейных, котлов-утилизаторов; арматура запорная и запорно-регулирующая для трубопроводов пара и воды; каркасы стальные котлов; опоры стальные, стойки; металлы обычные, частично обработанные (поковки, штамповки); трубы, трубопроводы стальные; элементы и детали трубопроводов пара и воды", 07-го "машины воздуходувные; сепараторы; устройства воздухоотсасывающие", 11-го "котлы рафинировочные, котлы-утилизаторы; элементы и детали котлов-утилизаторов; резервуары для хранения воды под давлением", услуг 37-го "информация по вопросам ремонта котельного и котельно-вспомогательного оборудования, трубопроводов; установка, ремонт и наладка котельного и котельно-вспомогательного оборудования, трубопроводов", 40-го "работы кузнечно-прессовые; работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]", 42-го "исследования технические; проектно-конструкторские работы" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании товарного знака и полагая, что он не используется правообладателем в отношении вышеуказанных товаров в течение трех лет, предшествующих дате подачи иска, обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), действовавшим на дату обращения истца с настоящим иском (31.05.2017), правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Кроме того, в отсутствие формализованных в действующем законодательстве критериев заинтересованности лица, претендующего на досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, приведенный подход не исчерпывает всех возможных оснований для признания лица заинтересованным в таком иске.

В пункте 42 Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Приведенные разъяснения применимы и к определению однородности услуг.

В то же время, согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198, при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Вместе с тем при определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истец обосновал тем, что он является производителем оборудования для электростанций, объектов металлургической и нефтехимической промышленности - паровых энергетических котлов, водогрейных котлов, котлов-утилизаторов различных видов; в Роспатент им была подана заявка N 2017716183 на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, тождественного оспариваемому товарному знаку, в отношении однородных товаров и услуг.

В подтверждение указанных обстоятельств истец в материалы дела представил договор аренды оборудования от 01.08.2015, разрешительные документы на осуществление названных видов деятельности - сертификаты соответствия, декларации о соответствии, лицензия от 22.01.2016 N СДВ-12-101-22885, лицензия от 21.09.2016 N 22.01.10.002.Л.000004.09.16, аттестационные удостоверения сотрудников, свидетельства об аттестации оборудования и технологий, копии заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака.

Оценив совокупность представленных истцом доказательств и положенных в обоснование иска доводов, суд пришел к выводу о доказанности истцом факта осуществления им деятельности по производству котельного оборудования и реального намерения использовать в гражданском обороте при осуществлении названной деятельности обозначение, тождественное товарному знаку ответчика, в связи с чем признает истца лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака в отношении испрашиваемых товаров и услуг.

При этом тождество заявленного истцом на регистрацию в качестве товарного знака обозначения по указанной заявке и оспариваемого товарного знака для суда очевидно.

Осуществляемая истцом деятельность по изготовлению и реализации котельного оборудования однородна товарам и услугам, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны оспариваемого товарного знака, ввиду сходных характеристик, функционального назначения и круга потребителей.

Заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (31.05.2017), период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 31.05.2014 по 30.05.2017.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В пункте 38 Обзора судебной практики разъяснено, что для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом в названном пункте специально обращено внимание судов на то, что нужно анализировать не обстоятельства, связанные с размещением товарного знака на товаре, а обстоятельства, связанные с введением товара в гражданский оборот - то есть с доведением его до потребителя.

Таким образом, для разрешения вопроса об использовании/неиспользовании товарного знака его правообладателем, следует установить наличие или отсутствие следующих фактов:

использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении тех позиций МКТУ, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ;

обстоятельства введения в гражданский оборот и доведения до потребителя товаров, маркированных товарным знаком правообладателя.

согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В обоснование своих возражений против иска ответчик сослался на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 447228 как предыдущим правообладателем - обществом "Сибэнергомаш", так и непосредственно истцом по делу, под контролем общества "Сибэнергомаш".

Как установлено президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 28.04.2018, в подтверждение использования оспариваемого товарного знака обществом "Сибэнергомаш" и обществом "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ" под контролем общества "Сибэнергомаш" ответчик представил в подтверждение использования спорного товарного знака несколько групп доказательств:

1) подтверждающих использование товарного знака в печатях общества "Сибэнергомаш" и общества "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ", например:

договор поставки от 23.06.2015 N 01 П/2015, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью "Алайэнергомодуль" (том 2, л.д. 21-27),

договоры поставки от 14.07.2015 N 01/П-15 (том 2, л.д. 30-36), от 28.07.2015 N 06/П-15 (том 2, л.д. 48-54), от 31.08.2015 N 07/П-15 (том 2, л.д. 39-45), заключенные с товариществом с ограниченной ответственностью "Щучинский котельно-механический завод",

договор поставки от 10.09.2015 N 09/П-15, заключенный с открытым акционерным обществом "Лафарж Цемент" (том 2, л.д. 57-63),

контракт на шефмонтаж от 25.08.2015 N 689-1/III-15, заключенный с акционерным обществом "Центрказэнергомонтаж" (том 2, л.д. 66-72),

договор поставки от 20.10.2015 N Су-15-0854, заключенный с открытым акционерным обществом "Э.ОН Россия (том 2, л.д. 73-79),

декларации соответствия от 14.12.2015, от 28.09.2015, от 02.11.2015, от 27.10.2015, от 27.10.2015, от 26.10.2015 (том 2, л.д. 89-94);

контракт от 09.07.2010 N Р-11117, заключенный с иностранной компанией - CLYDE BERGEMANN GmbH (том 4, л.д. 32-54),

дополнительное соглашение от 30.06.2014 N 2 к контракту от 09.07.2010 N Р-11117 (том 4, л.д. 55),

контракт от 23.08.2010 N 01101138Э//180/II-10 (V пр) (том 4, л.д. 56-61),

дополнительное соглашение от 03.07.2014 N 17 к контракту от 23.08.2010 N 01101138Э//180/П-10 (V пр) (том 4, л.д. 62-63),

акты оказанных услуг по шефмонтажу котла от 31.07.2014 и от 31.08.2014 по контракту от 14.11.2013 N 27130305Э/476/Ш-13 (VI.2 пр) (том 4, л.д. 64-65),

счет на оплату от 26.08.2014 N 233 (том 4, л.д. 66),

счет-фактуру от 31.08.2014 N ЭЭМ083100003 (том 4, л.д. 67),

дополнительное соглашение (с приложением N 1) от 24.09.2014 N 18 к контракту от 23.08.2010 N 1101138Э//180/П-10 (V пр) (том 4, л.д. 68-71),

счет на оплату от 29.09.2014 N 252 (том 4, л.д. 72),

акт оказанных услуг по шефмонтажу котла от 30.09.2014 по контракту от 14.11.2013 N 27130305Э/476/Ш-13 (VI.2 пр) (том 4, л.д. 73),

счет-фактуру от 30.09.2014 N ЭЭМ093000001 (том 4, л.д. 74),

акт сдачи-приемки выполненных работ по режимной наладке от 29.09.2014 по договору от 20.03.2014 N 10036.09/02140058Э (том 4, л.д. 75),

счет-фактуру от 29.09.2014 N ЭЭМ092900001 (том 4, л.д. 76),

счет на оплату от 29.09.2014 N 254 (том 4, л.д. 77),

дополнительное соглашение от 25.12.2014 N 10 к контракту от 02.08.2011 N 191/11-11 (VI.2 пр) (том 4, л.д. 84),

дополнительное соглашение от 31.12.2014 N 19 к контракту от 23.08.2010 N 01101138Э//180/П-10 (V пр) (том 4, л.д. 85),

дополнительное соглашение от 03.08.2015 N 3 к договору от 20.01.2014 N 22140014 (том 4, л.д. 87),

календарный план от 03.08.2015 к дополнительному соглашению N 3 к договору от 20.01.2014 N 22140014 (том 4, л.д. 88),

товарную накладную от 03.08.2015 N 56 (том 4, л.д. 89),

акт от 20.08.2015 N 12 (том 4, л.д. 90),

счет-фактуру от 20.08.2015 N ЭМ0820000001 (том 4, л.д. 91),

отчет об использовании давальческого сырья от 20.08.2015 к счету-фактуре от 20.08.2015 N ЭМ0820000001 (том 4, л.д. 92-98),

дополнительное соглашение от 07.04.2015 N 1 к договору от 30.12.2013 N 01132078Э (том 4, л.д. 99-100),

акт от 05.10.2015 N 13 (том 4, л.д. 101),

отчет об использовании давальческого сырья от 05.10.2015 к счету-фактуре N ЭМ1005000001 (том 4, л.д. 102-103),

счет на оплату от 04.12.2015 N 50 (том 4, л.д. 104),

бухгалтерский баланс на 31.12.2015 (том 4, л.д. 115-116);

2) подтверждающих использование спорного товарного знака в доверенностях, оформленных на бланках с использованием изображения товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 447228 и заверенных печатью с изображением этого товарного знака:

доверенность от 06.07.2015 N 2 (том 2, л.д. 80), доверенность от 06.04.2016 N 22/16 (том 2, л.д. 81), доверенность от 02.09.2015 N 08/15 (том 2, л.д. 82-83), доверенность от 16.04.2015 N ГД/05-15 (том 2, л.д. 84);

3) подтверждающих использование товарного знака в рекламном буклете с изображением товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 447228 (том 3, л.д. 33-37);

4) подтверждающих использование товарного знака в бланках писем и коммерческих предложений, а именно:

письмо от 16.09.2015 N 04/0057/2 в адрес акционерного общества "Центрказэнергомонтаж" (том 2, л.д. 85),

письмо от 10.08.2015 N 02-1.4443/ в адрес акционерного общества "Институт КазНИПИЭнергопром", ГУ Управление энергетики г. Астаны, акционерного общества "Трест САЭМ" (том 2, л.д. 86),

письмо от 17.07.2015 N 02-1.4443/169 в адрес акционерного общества "Институт КазНИПИЭнергопром", ГУ Управление энергетики г. Астаны, акционерного общества "Центрказэнергомонтаж" и акционерного общества "Астана-Энергия" (том 2, л.д. 87),

коммерческое предложение от 25.08.2015 N 04/0057 в адрес общества с ограниченной ответственностью "ИНТЕР РАО-Экспорт" (том 2, л.д. 88).

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Исследовав представленные ответчиком документы, суд приходит к выводу о том, что они не подтверждают использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 447228, ввиду следующего.

Так, при исследовании доказательств первой группы судом установлено, что обозначение, используемое на печати общества "Сибэнергомаш" и общества "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ", существенно отличается от оспариваемого товарного знака, поскольку словесный элемент этого товарного знака ("СИБЭНЕРГОМАШ") на печати выполнен стандартным шрифтом, в то время как данный словесный элемент в товарном знаке имеет оригинальное графическое исполнение - другой шрифт, различное цветовое решение. Также словесный элемент "СИБЭНЕРГОМАШ" в печати расположен не справа от изобразительного элемента, а сверху, причем, в изогнутом виде, в отличие от расположения в оспариваемом товарном знаке, что позволяет сделать вывод о принципиально ином композиционном построении этих элементов в рассматриваемом случае.

Между тем оспариваемый товарный знак воспринимается именно в единстве составляющих его и последовательно расположенных элементов - изобразительного и словесного (имеющего оригинальное графическое исполнение).

Исходя из положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование в том виде, в котором он зарегистрирован, или с изменениями, при которых это обозначение осталось узнаваемым (отличаемым) в глазах потребителя как конкретный товарный знак.

Использование правообладателем иных обозначений, не воспринимаемых потребителями как тот же товарный знак, - даже обозначений, сходных с принадлежащим ему товарным знаком до степени смешения, не является использованием конкретного товарного знака применительно к положениям статьи 1486 ГК РФ и не учитывается при решении вопроса о досрочном прекращении его правовой охраны.

Таким образом, с учетом положений пункта 2 статьи 1486 представленные ответчиком доказательства первой группы относятся к иному по существу обозначению, нежели товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 447228.

Кроме того, используемое слово "СИБЭНЕРГОМАШ" является продолжением (произвольной частью) размещенного на печати как общества "Сибэнергомаш", так и общества "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ" фирменного наименования, что свидетельствует о том, что данное слово использовано в печати этих организаций именно в качестве части их фирменных наименований.

Между тем с учетом положений статей 1484 и 1486 ГК РФ, использование товарного знака не может подтверждаться его использованием в составе фирменного наименования, поскольку данные средства индивидуализации имеют различную правовую природу и дифференцированный правовой режим.

Данные выводы, аналогичные ранее сделанным в решении суда от 22.01.2018 по настоящему делу, не оспаривались ответчиком при обжаловании указанного решения в президиум Суда по интеллектуальным правам, на что обращено внимание в его постановлении от 28.04.2018.

При повторном рассмотрении настоящего дела каких-либо дополнительных доводов по данным доказательствам ответчиком также не приводилось.

В отношении иных представленных доказательств (относящихся ко второй, третьей и четвертой группам доказательств) суд отмечает следующее.

Доверенности, выданные обществом "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ", оформленные на бланках с использованием изображения спорного товарного знака, и заверенные печатью, по своей природе и содержанию сводятся к наделению различными полномочиями ряда физических лиц, в связи с чем не могут быть связаны непосредственно с введением товаров в оборот. Кроме того, в деле отсутствуют доказательства того, что данные доверенности были фактически предъявлены какому-либо лицу.

Представленный ответчиком буклет, содержащий изображение спорного товарного знака, не подтверждает его использование, поскольку буклет не содержит дату выпуска, не подтверждены обстоятельства (в том числе - период времени) доведения буклета до потребителей.

Письма общества "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ" от 16.09.2015 N 04/0057/2, от 10.08.2015 N 02-1.4443, от 17.07.2015 N 02-1.4443/169, адресованные различным организациям, касаются условий сотрудничества истца с контрагентами, а также технических параметров продукции истца, и не связаны по своему содержанию непосредственно с введением продукции в гражданский оборот, не свидетельствуют (как сами по себе, так и во взаимосвязи с какими-либо иными материалами дела) о доведении товаров до потребителя, в связи с чем не подтверждают использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 447228.

Коммерческое предложение от 25.08.2015 N 04/0057 в адрес общества с ограниченной ответственностью "ИНТЕР РАО-Экспорт" не является документом, непосредственно связанным с введением продукции в гражданский оборот, поскольку содержит общие сведения о возможности изготовления и поставки в будущем котельного оборудования.

При этом указанные письма и коммерческое предложение не имеют отношения к правообладателю спорного товарного знака.

Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства того, что данные документы фактически доводились до адресатов.

Ссылка представителя ответчика в судебном заседании 18.09.2018 на то, что доведение до потребителей указанных документов подтверждается наличием исходящего номера на этих документах, является необоснованной, поскольку наличие на документе исходящего номера само по себе, в отсутствие других документов, еще не свидетельствует о доведении документов до адресатов.

Изложенные обстоятельства не позволяют суду прийти к выводу о доказанности использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 447228.

С учетом этого довод ответчика о том, что использование товарного знака осуществлялось обществом "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ" под контролем правообладателя - общества "СИБЭНЕРГОМАШ", не имеет самостоятельного правового значения ввиду недоказанности, в силу изложенного выше, использования товарного знака обществом "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ".

Между тем по данному доводу суд отмечает следующее.

В обоснование наличия такого контроля ответчик ссылается на следующие обстоятельства.

Общество "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ" заключило с обществом "Сибэнергомаш" соглашение от 26.01.2016 об использовании товарных знаков и доменного имени, в соответствии с которым общество "Сибэнергомаш" подтвердило право общества "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ" на использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 428820, N 447369, N 447228, доменного имени "sibenergomash.com" и сайта "www.sibenergomash.com" любым не запрещенным способом с распространением действия этого соглашения на весь период использования. Данное соглашение было одобрено 25.01.2016 комитетом кредиторов общества "Сибэнергомаш".

Также между обществом "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ" и обществом "Сибэнергомаш" заключен договор аренды от 01.08.2015 N А/2015, в соответствии с которым обществу "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ" было передано в аренду оборудование и имущество для осуществления деятельности по производству котлов.

Кроме того, ответчик указывает, что наличие контроля со стороны правообладателя за использованием товарного знака обществом "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ" следует из принадлежности этих организаций к одной группе лиц. Данное обстоятельство мотивировано ответчиком следующим: основным кредитором общества "Сибэнергомаш" (доля голосов 55,529%) являлось акционерное общество "ГЛОБЭКСБАНК" (далее - общество "ГЛОБЭКСБАНК"); единственным участником общества "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ" являлось общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Сибэнергомаш" (далее - общество "УК "Сибэнергомаш"), генеральным директором которого с 11.12.2015 являлся Догадкин А.В., занимавший должность советника президента общества "ГЛОБЭКСБАНК"; участником общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Сибэнергомаш", владеющим долей в размере 99,9% уставного капитала, являлась Землянская С.В., занимавшая должность руководителя филиала "Московский" общества "ГЛОБЭКСБАНК"; сотрудником общества "ГЛОБЭКСБАНК" и одновременно участником общества "УК "Сибэнергомаш" являлась Карелина О.А.; генеральным директором общества "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ", исполнительным директором общества "УК "Сибэнергомаш", исполнительным директором общества "СИБЭНЕРГОМАШ" являлся Дрыгин М.Ю.

Между тем представленное ответчиком соглашение от 26.01.2016, заключенное между обществом "Сибэнергомаш" и обществом "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ", в силу пункта 4 действовало со дня его заключения до момента продажи товарных знаков (состоявшегося 30.03.2016).

При этом ответчиком не представлены доказательства использования товарного знака в период действия этого соглашения.

На отсутствие сведений об использовании товарного знака в рамках данного соглашения также указывается в письме арбитражного управляющего общества "Сибэнергомаш" Кунавиной А.В., представленном истцом 04.09.2017 посредством системы "Мой арбитр".

Ссылка ответчика на то, что это соглашение имеет "обратную силу", т.е. распространяется на отношения сторон, возникшие до его заключения, ввиду содержащегося в нем условия об установлении размера платежа за весь период использования, суд считает необоснованной.

В соответствии с пунктом 1 статьи 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к отношениям, возникшим до заключения договора (пункт 2 статьи 425 Кодекса).

Согласно статье 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

В то же время из условий рассматриваемого соглашения не следует, что его стороны установили распространение действия соглашения на период времени, предшествующий заключению соглашения. Условие о размере платы "за весь период использования" такого смыслового значения не имеет. Иное толкование не следует и из других условий этого соглашения, в том числе во взаимосвязи их между собой.

Вышеуказанные выводы, касающиеся действия во времени соглашения от 26.01.2016, ранее были сделаны в решении Суда по интеллектуальным правам от 16.02.2018 по делу СИП-300/2017, в котором участвовали те же лица, в связи с чем в силу статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации данные выводы имеют преюдициальное значение при рассмотрении настоящего дела.

Кроме того, против предложенного ответчиком толкования соглашения от 26.01.2016 возражает непосредственно сторона этого соглашения - общество "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ". При этом доказательств наличия каких-либо имевших место между сторонами сомнений и разногласий по поводу условий данного договора суду не представлено.

Вместе с тем представленные ответчиком доказательства использования товарного знака обществом "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ", относящиеся к периоду до даты заключения соглашения от 26.01.2016, не подтверждают использование товарного знака по воле и под контролем правообладателя.

Договор аренды от 01.08.2015 N А/2015 (с приложениями), в соответствии с которым обществу "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ" обществом "Сибэнергомаш" было передано в аренду различное имущество, не свидетельствует, вопреки мнению ответчика, о наличии такой воли.

Из этого договора и приложений к нему не следует, что оборудование предназначено для производства котельного оборудования. При этом данный договор не предусматривает изготовление товаров с возможностью нанесения на них спорного товарного знака.

Иные представленные доказательства использования товарного знака обществом "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ" также не подтверждают наличие воли общества "Сибэнергомаш" на использование этого товарного знака.

Ссылка ответчика на то, что общество "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ" и общество "Сибэнергомаш" составляют группу лиц, мотивированная наличием возможности контроля за деятельностью данных лиц со стороны кредитора общества "Сибэнергомаш" - акционерного общества "ГЛОБЭКСБАНК", подлежит отклонению, ввиду следующего.

Наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц (статья 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"), предполагает использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия, основанного на положениях учредительных документов или условиях договора (например, исполнение другим лицом, использующим товарный знак, функций единоличного исполнительного органа правообладателя или исполнение правообладателем функций единоличного исполнительного органа другого лица, использующего товарный знак), предоставляющих возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом.

Аналогичные положения содержатся в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2014 по делу N СИП-247/2013, от 20.05.2014 по делу N СИП-56/2013, от 10.11.2014 по делу N СИП-305/2014.

Вместе с тем приведенные ответчиком обстоятельства не свидетельствуют о формировании указанными юридическими лицами какой-либо организационной структуры, наличия между ними корпоративных взаимоотношений и организационно-правового взаимодействия, что позволило бы сделать вывод об обеспечении контроля со стороны прежнего правообладателя товарного знака - общества "Сибэнергомонтаж", за использованием товарного знака обществом "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ".

Указанные ответчиком физические лица - Землянская С.В., Карелина О.А., Догадкин А.В., являвшиеся сотрудниками общества "ГЛОБЭКСБАНК", не имели в силу одного лишь трудо-правового статуса возможности определять решения, принимаемые обществом "ГЛОБЭКСБАНК". Вопреки позиции ответчика, занятие Догадкиным А.В. должности советника президента общества "ГЛОБЭКСБАНК", и, Землянской С.В., должности руководителя филиала, само по себе не означает наличия у данных физических лиц фактической возможности влиять на решения, принимаемые обществом "ГЛОБЭКСБАНК".

Доказательств иного ответчиком не представлено.

В связи с этим факт участия Землянской С.В. и Карелиной О.А. в обществе "УК "Сибэнергомаш", а также факт осуществления Догадкиным А.В. трудовой деятельности в качестве директора общества "УК "Сибэнергомаш" значения в данном случае не имеет.

Ссылка ответчика на то, что генеральным директором общества "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ" являлся Дрыгин М.Ю., являвшийся также исполнительным директором общества "СИБЭНЕРГОМАШ", подлежит отклонению, поскольку данные должности, как указали представители сторон в судебном заседании 18.09.2018, Дрыгин М.Ю. не занимал одновременно.

Ссылка ответчика на нормы статьи 19 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", устанавливающие понятие заинтересованного лица должника - юридического лица, не имеют отношения к установлению юридически значимых обстоятельств настоящего спора.

Таким образом, довод ответчика о том, что товарный знак использовался истцом под контролем правообладателя - общества "Сибэнергомаш", является необоснованным.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Правообладатель спорного товарного знака своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, доказательств надлежащего использования спорного товарного знака суду не представил.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении испрашиваемых товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

исковые требования удовлетворить полностью.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 447228 в отношении товаров 06-го "арматура запорная и запорно-регулирующая для котлов паровых, водогрейных, котлов-утилизаторов; арматура запорная и запорно-регулирующая для трубопроводов пара и воды; каркасы стальные котлов; опоры стальные, стойки; металлы обычные, частично обработанные (поковки, штамповки); трубы, трубопроводы стальные; элементы и детали трубопроводов пара и воды", 07-го "машины воздуходувные; сепараторы; устройства воздухоотсасывающие", 11-го "котлы рафинировочные, котлы-утилизаторы; элементы и детали котлов-утилизаторов; резервуары для хранения воды под давлением", услуг 37-го "информация по вопросам ремонта котельного и котельно-вспомогательного оборудования, трубопроводов; установка, ремонт и наладка котельного и котельно-вспомогательного оборудования, трубопроводов", 40-го "работы кузнечно-прессовые; работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]", 42-го "исследования технические; проектно-конструкторские работы" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Дрыгина Максима Юрьевича (ОГРНИП 316500300052920) в пользу общества с ограниченной ответственностью "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ" (ОГРН 1152224002853) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

С.П. Рогожин