Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 декабря 2018 г. по делу N СИП-340/2018 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку Роспатент пришел к необоснованному выводу о том, что словесный элемент оспариваемого товарного знака в отношении оспариваемых товаров и услуг, которые непосредственно связаны с данными товарами, является неохраняемым (отменено)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 декабря 2018 г. по делу N СИП-340/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 20 декабря 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 27 декабря 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Рассомагиной Н.Л., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кузьминой А.И.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" (пер. Б. Знаменский, д. 2, стр. 3, Москва, 119019, ОГРН 1167746750181) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 24.05.2018, принятое по результатам рассмотрения возражения общества с ограниченной ответственностью "ПИНСА БИСТРО" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 589910.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "ПИНСА БИСТРО" (ул. Марксистская, д. 20, стр. 1, пом. 2, ком. 3, Москва, 109147, ОГРН 1177746464280), общество с ограниченной ответственностью "Аналитическая социология" (проезд Карамзина, д. 9, корп. 1, офис 51, Москва, 117463, ОГРН 1167746491758).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" - Свинцов М.Л. (по доверенности от 06.09.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Шеманин Я.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-415/41);

от общества с ограниченной ответственностью "ПИНСА БИСТРО" - Езерская Ю.А. (по доверенности от 05.03.2018), Валишина О.Ю. (по доверенности от 05.03.2018), Бахтыозин Д.Н. (по доверенности от 05.03.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" (далее - общество "БонтемпиРест") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 24.05.2018 принятого по результатам рассмотрения возражения общества с ограниченной ответственностью "ПИНСА БИСТРО" (далее - общество "ПИНСА БИСТРО") против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 589910.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "ПИНСА БИСТРО" (далее - общество "ПИНСА БИСТРО"), общество с ограниченной ответственностью "Аналитическая социология" (далее - общество "Аналитическая социология").

В судебном заседании представитель общества "БонтемпиРест" настаивал на удовлетворении заявленных требований, уточнив их основания, а именно: исключив ссылки на аналитический отчет всероссийского социологического исследования, проведенного обществом "Аналитическая социология", утвержденного доктором социологических наук, профессором кафедры социологических исследований социологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Авериным Ю.П. (далее - аналитический отчет Аверина Ю.П.) и письма владельца международной сети ресторанов Ди Марко Коррадо как на неотносимые доказательства.

Представитель заявителя пояснил, что названные аналитический отчет и письмо представлялись в палату по патентным спорам в обоснование контрдовода о соответствии спорного обозначения подпункту 1 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), однако поскольку решение Роспатента основано лишь на выводе о несоответствии товарного знака подпункту 3 пункта 1 названной статьи, указанные документы не имеют доказательственного значения для настоящего судебного спора.

Уточнение оснований заявленных требований было принято судом как не противоречащее положениям статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представители Роспатента и общества "ПИНСА БИСТРО" против удовлетворения заявленных требований возражали по мотивам, изложенным в отзывах.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Общество "БонтемпиРест" является правообладателем следующих товарных знаков:

комбинированного "" по свидетельству Российской Федерации N 589910 (дата приоритета - 04.09.2015, дата регистрации - 06.10.2016, дата окончания срока регистрации - 04.09.2025), зарегистрированного в том числе в отношении товаров "кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; пицца; тесто для пиццы" 30-го и услуг "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии" 43-го класса МКТУ;

словесного "Пинса Романа" по свидетельству Российской Федерации N 586010 (дата приоритета - 20.08.2015, дата регистрации - 07.09.2016, дата окончания срока регистрации - 20.08.2025), зарегистрированного в отношении услуг "рестораны; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; пиццерии; услуги баров; кафе; кафетерии; закусочные" 43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ);

комбинированного "" по свидетельству Российской Федерации N 593503 (дата приоритета - 04.09.2015, дата регистрации - 02.11.2016, дата окончания срока регистрации - 04.09.2025), зарегистрированного в том числе в отношении товаров "кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед" 30-го и услуг "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания" 43-го класса МКТУ;

словесного "ПИНЦА" по свидетельству Российской Федерации N 633778 (дата приоритета - 05.12.2016, дата регистрации - 24.10.2017, дата окончания срока регистрации - 05.12.2026), зарегистрированного в том числе в отношении товаров "кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; пицца; тесто для пиццы" 30-го и услуг "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии" 43-го класса МКТУ;

словесного "PINZA" по свидетельству Российской Федерации N 633779 (дата приоритета - 05.12.2016, дата регистрации - 24.10.2017, дата окончания срока регистрации - 05.12.2026), зарегистрированного в том числе в отношении товаров "кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; пицца; тесто для пиццы" 30-го и услуг "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии" 43-го класса МКТУ.

Общество "ПИНСА БИСТРО" 15.03.2018 обратилось в Роспатент с возражениями против предоставления правовой охраны вышеперечисленным товарным знакам.

Решениями Роспатента от 24.05.2018 признано недействительным предоставление правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 589910, N 593503, N 633778 и N 633779 в части товаров "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, пицца, тесто для пиццы" 30-го класса и услуг "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, услуги баров, рестораны, рестораны самообслуживания, пиццерии" 43-го классов МКТУ; из регистраций N 589910 и N 593503 дискламированы словесные элементы "ПИНЦЕРИЯ", "PINZERIA" соответственно.

Также решением Роспатента от 24.05.2018 правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 586010 признана недействительной частично, дискламирован словесный элемент "ПИНСА".

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 589910 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент "ПИНЦЕРИЯ БОНТЕМПИ", выполненный буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде подкинутого вверх стилизованного диска раскатанного теста. Знак охраняется в белом, оранжевом, желтом цветовом сочетании.

Исключительное право на указанный товарный знак перешло к обществу "БонтемпиРест" на основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 11.10.2017 N РД0233925.

Доводы поданного в Роспатент возражения общества "ПИНСА БИСТРО" о несоответствии указанного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 589910 подпунктам 1 и 3 пункта 1 и подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ сводились к следующему:

общество "Пинса Бистро" является заинтересованным лицом в подаче возражения, поскольку осуществляет деятельность пиццерии, кафе, ресторанов (открыто заведение общественного питания под названием "PINSA MAESTRELLO" на территории города Москвы, которая освещается на официальном сайте www.mnsamaestrello.com/ и в сети Интернет. Фирменное наименование общества на английском языке "PINSA BISTRO" содержит элемент сходный с оспариваемым знаком. Подана заявка N 2017734105 на регистрацию комбинированного товарного знака со словесными элементами "PINSA" и "MAESTRELLO" в отношении услуг 43-го класса МКТУ "закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом)". В адрес лица, подавшего возражение, направлены претензионные письма о незаконном использовании товарных знаков, принадлежащих правообладателю;

словесные элементы "ПИНСА", "ПИНЦА" и "ПИЦЦА" (транслитерация "PINSA", "PINZA" и "PIZZA") в настоящее время представляют собой блюдо итальянской кухни;

согласно открытым источникам информации словесные элементы "PIZZA" ("ПИЦЦА"), "PINZA" ("ПИНЦА") и "PINSA" ("ПИИСА") происходят от одного слова латинского языка "PINSERE";

потребители, в том числе российские, относят такие слова как "ПИНЦА" ("PINZA") и "ПИНСА" ("PINSA") к названию определенного блюда и считают его разновидностью такого блюда, как "ПИЦЦА" ("PIZZA");

в различных источниках, в которых речь идет о таком блюде как "ПИЦЦА", в том числе упоминаются "ПИНСА" и "ПИНЦА", и наоборот, как описание сходных между собой блюд, а в некоторых случаях и то, что одно производное от другого;

блюда "ПИНСА" и "ПИНЦА" можно отнести к хлебобулочным изделиям;

в связи с тем, что "ПИНЦА" ("PINZA") и "ПИНСА" ("PINSA") представляют собой названия блюд, то многие заведения используют данные обозначения как в названиях своих заведений, так и в названиях предлагаемых блюд при составлении меню;

учитывая, что заведения, которые предлагают такие блюда как "ПИЦЦА" именуются "ПИЦЦЕРИЯ" и соответственно указывают на вид деятельности, то аналогичным образом заведения, которые предлагают такие блюда, как "ПИНЦА" и "ПИНСА" именуются "ПИНТЦЕРИЯ" или "ПИНСЕРИЯ";

заведения общественного питания, включающие в свои названия как слова "PINZA", "PINSA", "PINSERIA", так и предлагающие посетителям блюда "PINZA" и "PINSA", расположены во многих странах мира;

крупнейший в мире сайт о путешествиях www.tripadvisor, который создан в 2000 году и в настоящее время используется 315 миллионами посетителей в 45 странах мира и на котором зарегистрировано 70 миллионов пользователей, иллюстрирует большое количество отзывов о подобных заведениях, В своих отзывах посетители именуют в одних и тех же заведениях, одно и то же блюдо как "PINSA", так и "PINZA";

лицо, подавшее возражение, приводит практику регистрации товарных знаков, в которых словесные элементы "ПИЦЦА" ("PIZZA") "ПИЦЦЕРИЯ" ("PIZZERIA") являются неохраняемыми элементами товарного знака;

отделом по аннуляции Ведомства по гармонизации на внутреннем рынке, торговые марки и промышленные образцы (European union intellectual property office, далее - ЕUIPO) 29.04.2015 принято решение об аннулировании товарного знака N 2548964, состоящего из словесного элемента "PINSA", который был зарегистрирован в отношении товаров 30-го класса МКТУ "пицца и приготовление продуктов для пиццы". В материалах данного дела представлены документы, подтверждающие, что "PINSA" (транслитерация "ПИНСА") является обозначением итальянского пищевого продукта похожего на пиццу;

установленные в решении EUIPO факты сами по себе являются достаточными для признания обозначений "PINZ А" / "PINSA" / "ПИНСА" неохраноспособными элементами, которым не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана в качестве товарных знаков на территории Российской Федерации в отношении соответствующих товаров и услуг;

лицо, подавшее возражение, отмечает, что динамика въезда/выезда российских граждан на территорию Италии и Евросоюза предопределяет вывод о том, что российские граждане уже до даты подачи заявки были знакомы с обозначениями "PINZA" / "PINSA", указывающими на вид пиццы и вид предприятия;

в словаре венецианского диалекта (второе улучшенное издание от 1856 года) упоминается такое слово, как "PINZA" с определением понятия. В переводе с итальянского языка "ж.р. Пицца. Маленькая лепешка, делалась в домах простых людей, в основном в день свежего хлеба, выпекалась руками, чаще всего эллиптической формы";

оспариваемый товарный знак включает словесный элемент "ПИНЦЕРИЯ", представляющий собой транслитерацию от слова "PINSERIA", который воспринимается потребителями в качестве описательной характеристики услуг, указывающий на вид услуги и ее назначение (информация с сайта www.tripadvisor). При этом указанный элемент занимает в знаке доминирующее положение;

словесный элемент "ПИНЦА" ("PINZA"), "ПИНСА" ("PINSA"), представляют собой обозначение характеризующее товар, а именно указывает на его вид, а именно вид пиццы, а с учетом того, что на территории Италии слово "PINSA" признано вошедшим во всеобщее употребление словом для обозначения товара/услуги определенного вида, то соответственно оно не обладает различительной способностью. Следовательно, оспариваемый товарный знак не соответствует пунктам 1 (1), 1 (3) статьи 1483 ГК РФ;

кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что Валентино Бонтемпи не может принадлежать авторское право на название блюда "ПИНЦА", а также на названия таких блюда, как "ПИНСА", "ПИНСА РОМАНА", "PINZA", "PINSA" и "PINSA ROMANA;

несоответствие оспариваемого товарного знака пункту 3 (2) статьи 1483 ГК РФ обусловлено тем, что слово "ПИНТЦЕРИЯ" относится к обозначению, в написании которого нарушены правила орфографии (положения пункта 37 Правил), в связи с чем оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В подтверждение приведенных доводов возражения обществом "ПИНСА БИСТРО" в материалы административного дела были представлены следующие документы:

распечатка с сайта http://www.fips.ru сведений об оспариваемом товарном знаке;

договор аренды нежилого помещения за N 1 от 21.05.2017;

сведения о заявке N 2017734105, поданной обществом "ПИНСА БИСТРО" на регистрацию в качестве товарного знака;

распечатки с сайта www.Dinsamaestrello.com и сведения о регистрации данного домена на общество "ПИНСА БИСТРО";

распечатки из сети Интернет сведений об открытии заведения общественного питания "PINSA MAESTRELLO";

претензионные письма от ООО "Гарда" и Валентино Бонтемпи, направленные в адрес общества "ПИНСА БИСТРО";

заключения коллегии палаты по патентным спорам, касающиеся знака по международной регистрации N 11650472, товарного знака по свидетельству N 590244, заявки N 2015700984;

распечатки из сети Интернет сведений о "ПИНСЕ", "ПИНЦЕ" и "ПИЦЦЕ" с зарубежных сайтов с переводом на русский язык"; Распечатки из сети Интернет сведений о ПИНСЕ, ПИНЦЕ и ПИЦЦЕ с сайтов России;

распечатки из сети Интернет значения слова "просо" и страниц книги "Древнее общество" от 1935 года;

выдержки из "ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности" и ГОСТа 31985-2013 "Услуги общественного питания. Термины и определения";

распечатки из сети Интернет сведений о заведениях, расположенных на территории России, в которых предлагают "пинцу";

распечатки из сети Интернет сведений о заведениях, расположенных за рубежом, в которых предлагают "пинцу";

распечатки с сайта www.tfipadvisor.com (отзывы посетителей); Распечатка с сайта http://www.fips.ru сведений о товарных знаках, в которых словесные элементы "ПИЦЦА" ("PIZZA") "ПИЦЦЕРИЯ" ("PIZZERIA") являются неохраняемыми элементами товарного знака;

сведения об аннулировании европейского товарного знака "PINSA", регистрационный номер 002548964;

копии материалов, представленные с заявлением об аннулировании европейского товарного знака "PINSA" регистрационный номер 002548964;

копия Указания министерства политики продовольствия и лесного хозяйства Италии с переводом;

распечатки с сайта www.gks.ru статистики (численность российских граждан выезжающих за границу);

распечатки с сайта www.ontit.it статистики (количество туристов по месту пребывания);

распечатки из сети Интернет словаря венецианских диалектов Джузеппе Борио, Венеция, 1856 г., 1829 г., с переводом;

распечатки с сайта www.pinzeria.ru сведений о ресторанах Валентино Бонтемпи;

распечатки с сайта www.whois-service.ru сведений о домене pinzeria.ru;

распечатки с сайта http://web.archive.org сведений о правообладателе оспариваемого товарного знака.

Как указывалось ранее, Роспатент решением от 24.05.2018 удовлетворил возражение общества "ПИНСА БИСТРО", признав предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 589910 недействительным в отношении товаров 30-го класса МКТУ "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия" и услуг 43-го класса МКТУ "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания", исключив из правовой охраны словесный элемент "ПИНЦЕРИЯ".

При принятии указанного ненормативного правового акта Роспатент принял во внимание такие документы как: словарь венецианского диалекта, сведения из сети Интернет, а именно распечатки с сайтов tripadviser.com и it.wikipedia.org, а также онлайн словаря vocabolario.it, датированного 15.03.2011 и указанного в качестве примечания к статье, расположенной на сайте it.wikipedia.org, указал, что слово "PINSA" упоминается по отношению к готовому изделию (блюду) из муки в виде лепешки, как вариант пиццы.

При этом Роспатент исходил из восприятия современного российского потребителя, формируемого на основании повседневного жизненного опыта, популярности в Российской Федерации итальянской кухни, пришел к выводу о вероятности возникновения ассоциативной связи между спорным товарным знаком и наименованием блюда итальянской кухни (вариации пиццы).

Кроме того, Роспатент учел, что аналитическим отчетом, представленным правообладателем спорного товарного знака, подтверждается, что 28 % опрошенных респондентов известно данное обозначение как название пиццы, в связи с чем Роспатент констатировал, что до даты приоритета спорного товарного знака обозначение "PINSA" воспринималось в качестве наименования вида товара, что исключает возможность индивидуализации этим обозначением товаров и услуг одного лица, действующего на рынке ресторанов итальянской кухни и пиццерий.

Роспатент указал, что спорный товарный знак "" включает словесный элемент "ПИНЦЕРИЯ", который образован от слова "PINSA" (по аналогии "ПИЦЦЕРИЯ" от слова "ПИЦЦА").

С учетом этого Роспатентом был сделан вывод, что учитывая значение словесного элемента "PINSA", потребитель может отнести спорные услуги 43-го класса МКТУ "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания" и связанные с ними товары 30-го класса МКТУ "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия", маркированные обозначением "ПИНЦЕРИЯ" непосредственно к заведениям общественного питания, которые предлагают товары "PINZA".

В отношении довода правообладателя спорного товарного знака - общества "БонтемпиРест" о необходимости учитывать сведения, которые относятся исключительно к территории Российской Федерации, Роспатент указал, что, несмотря на иностранное происхождение сайтов tripadviser.com и it.wikipedia.org, современный российский потребитель способен ознакомиться с расположенной на сайтах информацией и получить необходимые сведения об интересующих его товарах и услугах. Также Роспатент признал достоверными распечатки с сайта it.wikipedia.org, поскольку они содержат ссылочный материал, представляющие собой словарные источники информации.

Относительно представленных подателем возражения документов, которые датированы после даты приоритета спорного товарного знака, либо не содержат обозначение "ПИНЦА", Роспатент отметил, что такие документы при принятии решения им не учитывались.

Роспатент при этом посчитал неубедительными доводы общества "БонтемпиРест" о фантазийности слова "ПИНЦА" ("PINZA"), которое иллюстрируется информационными письмами ассоциации рестораторов и отельеров "Федерация рестораторов и отельеров" и некоммерческого партнерства "Школа высшего кулинарного мастерства "Национальная гильдия шеф-поваров", и представляет собой маркетинговую легенду, поскольку данное слово присутствовало в словарных источниках задолго до даты приоритета спорного товарного знака и создания легенды, в связи с чем признал указанное слово неохраняемым элементом.

В то же время Роспатент исходил из отсутствия в материалах дела доказательств, свидетельствующих о том, что спорный товарный знак вошел во всеобщее употребление для обозначение определенного вида товаров, в связи с чем отказал в признании предоставления правовой охраны этому товарному знаку недействительным ввиду не соответствия положениям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, установив, что спорный товарный знак не противоречит общественным интересам, Роспатент отказал в признании правовой охраны спорного товарного знака противоречащей положениям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Общество "БонтемпиРест", полагая, что решение Роспатента от 24.05.2018 является недействительным в силу его несоответствия закону и нарушает его права и законные интересы, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

В обоснование заявленного требования общество "БонтемпиРест" отмечает, что Роспатент, признавая спорный товарный знак не обладающим различительной способностью, принял во внимание доказательства третьего лица - общества "ПИНСА БИСТРО", касающиеся возникновения ассоциативных связей между этим товарным знаком и блюдом итальянской кухни у потребителей в зарубежных странах.

Данные доказательства выполнены полностью либо частично на иностранном языке и недоступны среднему российскому потребителю, поскольку такая информация может быть доступна лишь лицам, свободно владеющим иностранными языками, а сам факт ссылки на них в оспариваемом решении является грубым процедурным нарушением рассмотрения возражения.

Представленные в материалы дела распечатки из сети Интернет с сайта it.wikipedia.org, по мнению общества "БонтемпиРест", не могут быть признаны достоверными доказательствами, поскольку данный ресурс является открытым, то есть любой пользователь может внести изменения в сведения, опубликованные в нем. При этом невозможно установить точную дату публикации сведений в итальянской версии указанного сайта, поскольку последнее изменение на указанной странице датированы после даты приоритета спорного товарного знака.

Также общество "БонтемпиРест" обращает внимание, что представленные обществом "ПИНСА БИСТРО" распечатки с сайта http://tripadvizor.ru не содержат перевода на русский язык, а перевод был представлен только на отдельные сайты страниц ресторанов, которые указаны на данном сайте, а также на комментарии пользователей.

По мнению заявителя, данные доказательства не подтверждают, что спорный товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку названные рестораны находятся на территории иностранных государств, а распечатки не содержат дату публикации такой информации.

По мнению общества "БонтемпиРест", Роспатент, анализируя представленные распечатки (без перевода на русский язык) из сети Интернет, пришел к неправомерному выводу о том, что обозначение "ПИНЦА" является на территории Российской Федерации общепринятым обозначением вида пиццы, в связи с чем не обладает различительной способностью.

Кроме того, общество "БонтемпиРест" ссылается на то, что Роспатентом не были приняты во внимание доводы и не оценены доказательства приобретения спорным товарным знаком различительной способности.

Также общество "БонтемпиРест" указывает на то, что ссылка на известность ресторанов "ПиНцерия Бонтемпи" и самого господина Валентино Бонтемпи содержится в решении Арбитражного суда города Москвы от 26.03.2018 по делу N А40-217070/2017.

Общество "БонтемпиРест" в заявлении, поданном в Суд по интеллектуальным правам, также указывало на то, что Роспатент при принятии оспариваемого ненормативного правового акта не учел выводы, изложенные в аналитическом отчете Аверина Ю.П., а также не учел письмо владельца международной сети ресторанов Ди Марко Коррадо, из которого усматривается факт предоставления согласия Валентино Бонтемпи (владельцу общества "БонтемпиРест") на использование спорного обозначения.

Указанным письмом также подтверждается факт разработки Ди Марко Коррадо легенды относительно того, что блюдо "пинса" появилось в Древнем Риме задолго до появления "пиццы", на которую также ссылается Роспатент в оспариваемом ненормативном правовом акте. При этом наличие у Ди Марко Коррадо исключительных прав на международные товарные знаки "PINSA" дополнительно свидетельствует о том, что данное обозначение не является указанием на наименование блюда итальянской кухни.

Вместе с тем, как указывалось выше, данные доводы со ссылками на аналитический отчет Аверина Ю.П. и письмо владельца международной сети ресторанов Ди Марко Коррадо были исключены заявителем из числа оснований заявленных требований.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения требования заявителя в силу нижеследующего.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на подачу заявления об оспаривании ненормативного правового акта обществом "БонтемпиРест" соблюден, что не оспаривается Роспатентом и третьими лицами.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против представления правовой охраны товарному знаку и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и иными лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета спорного товарного знака (04.09.2015) законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Обществом "БонтемпиРест" не оспариваются выводы Роспатента в части соответствия спорного товарного знака положениям подпункта 1 пункта 1 и подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Доводы общества "БонтемпиРест" сводятся к его несогласию с выводом Роспатент о несоответствии спорного товарного знака подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, следовательно, ненормативный правовой акт Роспатента подлежит проверке именно на соответствие указанной норме, согласно которой не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил N 482 в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

простые геометрические фигуры, линии, числа;

отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;

общепринятые наименования;

реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ и пунктом 35 Правил N 482 указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 ГК РФ.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

При этом представленные доказательства относимы, если на основании них возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из: восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров; в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение заявлено на государственную регистрацию.

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2014 по делу N СИП-572/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.04.2015 N 300-ЭС15-1994 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 23.07.2015 по делу N СИП-35/2015.

Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана.

Согласно обязательным для применения Роспатентом, его сотрудников и сотрудников подчинённых организаций и учреждений положениям Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39), если в процессе экспертизы возникает вопрос - является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным. Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы: 1) понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания, 2) воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет (пункт 2.2 Рекомендаций N 39).

Элементу, который исходя из вышеизложенного может быть отнесен к описательным, может быть предоставлена правовая охрана, если представленные заявителем материалы подтверждают то, что заявленный описательный элемент воспринимался потребителем как обозначение товаров производителя до даты подачи заявки. В качестве такого подтверждения могут быть представлены сведения, указанные в пункте 2.1 Рекомендаций, а именно подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров. Например, в пункте 3 Рекомендаций N 39, отмечено, что одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным.

Следовательно, при квалификации спорного обозначения (товарного знака) в отношении широкого перечня товаров и услуг МКТУ Роспатент обязан привести мотивы, по которым это обозначение, как оно заявлено к регистрации, исходя из восприятия его потребителями в отношении конкретных товаров, для которых испрашивается правовая охрана, не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Из оспариваемого решения Роспатента следует, что вывод о несоответствии государственной регистрации спорного товарного знака приведенной норме закона обусловлен тем, что обозначение "ПИНСА" является указанием на одноименное блюдо итальянской кухни, разновидность пиццы, и что данное обозначение как наименование этого блюда известно российскому потребителю.

С учетом этого в рассматриваемом случае нуждаются в установлении вероятные ассоциативные связи средних потребителей (адресатов конкретных товаров) в отношении конкретного обозначения.

При этом, учитывая, что в силу статьи 1479 ГК РФ действие исключительного права на товарный знак распространяется на территорию Российской Федерации, средним потребителем в целях определения описательности обозначения является потребитель в Российской Федерации.

Правовая позиция о том, что при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения различных положений статьи 1483 ГК РФ необходимо учитывать ассоциативные связи современного российского среднего потребителя, содержится и в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу N СИП-546/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-547/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-548/2014, от 01.02.2016 по делу N СИП-383/2015, от 24.03.2016 по делу N СИП-311/2015.

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2015 по делу N СИП-19/2015 дополнительно отмечено, что восприятие обозначений (в том числе словесных обозначений в латинице) с учетом культурных, исторических, языковых и иных особенностей у потребителей в разных странах может различаться.

Вывод Роспатента об отсутствии у спорного товарного знака различительной способности основан на оценке представленных в материалы дела распечатках из сети Интернет с сайта www.tripadvisor.com, онлайн-словаря vocabolario.it, указанного в примечании к статье, размещенной на сайте it.wikipedia.org, а также распечатки из сети Интернет, содержащей выдержки из Словаря венецианских диалектов Джузеппе Борио, Венеция, 1856 год, в которых имеются упоминание о "пинсе" как о блюде итальянского происхождения, разновидности пиццы.

Вместе с тем судебная коллегия соглашается с доводами заявителя о том, что указанные источники не могут в достаточной степени свидетельствовать о том, что обозначение "PiNza / ПиНцА" (от которого и образован словесный элемент "ПиНцерия") известно рядовому российскому потребителю и ассоциируется у него именно с наименованием итальянского блюда, являющегося разновидностью пиццы, поскольку сами по себе эти источники являются иностранными, не русскоязычными, сведения, содержащиеся в них, выполнены на иностранном языке, что снижает вероятность того, что рядовой российский потребитель имеет реальную возможность ознакомления с ними.

При этом утверждение Роспатента о том, что данные сведения опубликованы в открытом доступе, не опровергает того, что их размещение в не русскоязычной части Интернета затрудняет возможность их получения российским потребителем.

Единственный представленный в материалах дела русскоязычный источник информации о "пинце" как о блюде итальянской кухни, соответствующий дате приоритета спорного товарного знака, - распечатка статьи "Достопримечательности Венеции" Интернет-сайта Italia-tur.ru.

Однако указанного единичного упоминания данного понятия, по мнению судебной коллегии, недостаточно для вывода о том, что российскими потребителями указанное слово однозначно воспринимается в таком качестве.

Судебная коллегия отмечает, что недопустимыми для признания недействительной регистрации товарного знака являются единичные упоминания по интересующему предмету, для выявления которых необходимо проведение тщательного и трудоемкого поиска; скудные сведения, на основании которых невозможно установить производителя товаров (услуг), то есть его наименование, страну происхождения, адрес и прочее; сведения, полученные из интернет-конференций, форумов, в которых высказываются частные мнения и суждения.

Таким образом, выводы Роспатента относительно использования в качестве доказательства информации, размещенной в сети Интернет, сделаны без учета специфики указанной информационно-телекоммуникационной сети, обуславливающей необходимость подтверждения достоверности таких сведений с использованием иных источников (аналогичная позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2015 N С01-1330/2014 по делу N СИП-687/2014).

Также заслуживают внимания доводы заявителя о несоответствии ряда принятых Роспатентом во внимание доказательств (распечаток из сети Интернет), представленных подателем возражения - обществом "ПИНСА БИСТРО" (третьим лицом по настоящему делу) в палату по патентным спорам, критериям относимости и достоверности, а именно: распечаток сведений с сайта it.wikipedia.org, ввиду того, что данный ресурс является сайтом свободного наполнения и изменение информации на соответствующей странице произошло после даты приоритета спорного товарного знака.

Так, судебная коллегия обращает внимание на то, что лица, участвующие в деле, могут самостоятельно фиксировать находящуюся в сети Интернет информацию доступными им средствами и представлять ее в материалы дела в виде скриншотов интернет-страниц, распечаток различных информационных ресурсов, распечаток электронной переписки и прочее.

Такие носители должны содержать дату фиксации информации (дату изготовления скриншота, дату распечатки сведений информационного ресурса и т.п.), адрес нахождения информации в сети Интернет (сетевой адрес, доменное имя, IP адрес и т.п.), а также должны быть заверены подписью представляющего их лица (представителя). В случае, когда юридически значимой является дата размещения информации в сети Интернет, соответствующий носитель должен содержать и эту дату.

При рассмотрении дел, связанных с оспариванием решений Роспатента, вынесенных по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, по общему правилу, исследуются обстоятельства, существующие на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака, а также обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения.

Соответственно, представленные в материалы судебного дела доказательства, в том числе и полученные с использованием сети Интернет, при отсутствии иных оснований для отказа в их принятии и приобщении оцениваются на предмет их относимости к периоду, подлежащему исследованию, то есть к моменту подачи заявки на регистрацию товарного знака и к моменту подачи возражения.

Невозможность определения даты или периода размещения информации по общему правилу приводит к тому, что соответствующее доказательство не признается относимым к периоду доказывания.

Достоверность доказательств, полученных посредством самостоятельной фиксации информации, находящейся в сети Интернет, лицами, участвующими в деле, суд оценивает как на предмет факта размещения такой информации в сети Интернет в определенный период времени, так и на предмет достоверности самой по себе размещенной в сети Интернет информации по своему внутреннему убеждению, с учетом формирования предмета доказывания на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле (принцип состязательности).

При оценке достоверности информации, размещенной в сети Интернет и отраженной в доказательствах, представленных третьим лицом в палату по патентным спорам и в суд, коллегия судей учитывает следующее.

Информация с онлайн-сервиса свободного наполнения "Википедия" не считается подтверждающей изложенные в ней обстоятельства, поскольку такая информация может быть внесена и отредактирована каждым желающим, в связи с чем не является объективной.

Вместе с тем, поскольку в основу решения органа, осуществляющего публичные полномочия, положен сам факт размещения какой-либо информации в "Википедии" для всеобщего доступа - применительно к данному спору в целях установления уполномоченным органом известности потребителям спорного слова и его значения - Суд по интеллектуальным правам проверяет момент внесения (размещения) такой информации и сопоставляет эту дату с датой, которая является определяющей применительно к обстоятельствам данного конкретного дела.

Вопреки положениям части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Роспатент не опроверг довод заявителя о несоответствии распечатки информации с сайта it.wikipedia.org критерию относимости доказательств (статья 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), поскольку изменение на указанной странице имело место после даты приоритета спорного товарного знака.

Ссылка Роспатента в оспариваемом ненормативном правовом акте на то, что сам правообладатель спорного товарного знака позиционирует его как указание на наименование блюда итальянской кухни не свидетельствует о том, что данное наименование "ПИНЦА" ассоциируются у рядового российского потребителя с этим блюдом.

Напротив, в спорном случае размещение обществом "БонтемпиРест" сведений о продукте "ПИНЦЕ" является частью рекламной кампании, направленной на привлечение внимания российского потребителя к блюду, отличному и неизвестному рядовому российскому потребителю, что не было принято Роспатентом во внимание.

Также судебная коллегия полагает необоснованными ссылки Роспатента в оспариваемом решении на сведения о динамике въезда и выезда российских граждан на территорию Итальянской Республики ввиду того, что сами по себе такие сведения не подтверждают того, что российским потребителям, в том числе находившимся на территории Итальянской Республики, известно о том, что "ПИНЦА" является наименованием блюда итальянской кухни.

Факт популярности в Российской Федерации итальянской кухни, на которую ссылается Роспатент в оспариваемом ненормативном правовом акте, также не может быть расценен как обстоятельство, обуславливающее известность рядовому российскому потребителю обозначения "ПИНЦА" как указания на конкретный товар, поскольку документально не подтвержден факт использования данного обозначения на территории Российской Федерации иными лицами, равно как и не представлено доказательств изготовления одноименного блюда на территории Российской Федерации до даты приоритета спорного товарного знака.

Роспатент при оценке спорного товарного знака на соответствие подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ принял во внимание вывод, изложенный в аналитическом отчете Аверина Ю.П. о том, что 28% опрошенных известно данное обозначение в качестве вида пиццы. Однако данное обстоятельство, как указывал заявитель при обращении в суд, не соответствует действительности.

Вместе с тем, как указывалось выше, ссылка на указанный источник информации была исключена заявителем из числа оснований иска, как следствие, его содержание и данная ему Роспатентом оценка, не требуют оценки со стороны суда ввиду принятия судом уточнения оснований заявленных требований.

Дополнительно представленные третьим лицом в материалы судебного дела Лингвистическое заключение ФГБУ "Институт русского языка им. В.В. Виноградова" от 11.09.2018 б/н, Социологическое исследование Фонда ВЦИОМ 2018 года б/н, отзыв Аналитического центра Юрия Левады б/д б/н на аналитический отчет Аверина Ю.П., справка нотариуса города Рима (Италия), распечатки информации из иностранных патентных ведомств, сведения (примеры) иностранной правоприменительной практики, имеющей отношение к средствам индивидуализации со словесным обозначением "pinza", а также письма общества с ограниченной ответственностью "Корпорация пиццы" от 02.09.2018 и общества с ограниченной ответственностью "Девять" б/д не опровергают вышеприведенные выводы суда относительно необоснованности вывода Роспатента о том, что российским потребителем словесный элемент "ПИНЦА" на дату приоритета спорного товарного знака воспринимался как описательное, характеризующее соответствующие товары и услуги общественного питания.

В частности, указанные документы не согласуются с датой приоритета спорного товарного знака и не подтверждают очевидности соответствующего восприятия (ассоциаций) российского потребителя на дату приоритета спорного товарного знака и дату подачи возражения обществом "ПИНСА БИСТРО".

Таким образом, в результате исследования собранных по делу доказательств в соответствии с нормами статей 65, 71 и 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Суд по интеллектуальным правам, вопреки выводу Роспатента, положенному в основу оспариваемого ненормативного правового акта, и доводам указанного полномочного органа и третьего лица, судебная коллегия пришла к выводу о том, что материалами дела не подтверждается известность среднему российскому потребителю обозначений "PINZA / ПИНЦА" и "ПИНЦЕРИЯ", а также восприятие (ассоциирование) данных обозначений как блюда итальянской кухни и услуг общественного питания.

Данный вывод согласуется и с представленными обществом "БонтемпиРест" в опровержение доводов возражения письмом Ассоциации рестораторов и отельеров "Федерация рестораторов и отельеров" б/д, письмом некоммерческого партнерства "Школа высшего кулинарного мастерства "Национальная гильдия шеф-поваров" б/д, письмом Посольства Италии в Москве от 12.04.2018 N 714, выдержками (выкопировкой) из книги Авруцкой И. "Битва за гостя. Стратегия и тактика ресторанного маркетинга" - М.: ООО "ИГ "Ресторанные ведомости", 2015, которые не были приняты во внимание Роспатентом при принятии обжалуемого ненормативного правового акта.

Вопреки доводам Роспатента и третьего лица, озвученным в ходе судебного разбирательства, убедительных непротиворечивых относимых и достаточных доказательств обратного судом в материалах дела не усматривается.

Доводы общества "ПИНСА БИСТРО" о наличии в действиях правообладателя спорного товарного знака по его регистрации признаков злоупотребления правами, направленного на монополизацию рынка ресторанных услуг в определенном сегменте, подлежат отклонению как не нашедшие подтверждения в материалах дела.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

При этом аргумент о том, что регистрация спорного товарного знака имела целью именно вытеснение с российского рынка услуг общественного питания иных предприятий, наравне с правообладателем использовавших спорное обозначение до даты приоритета товарного знака, не нашел документального подтверждения в материалах дела.

В частности, судебной коллегией в материалах дела не усмотрено доказательств того, что податель возражения - общество "ПИНСА БИСТРО", до даты приоритета спорного товарного знака использовал в своей хозяйственной деятельности обозначения "pinza / пинца", "ПИНЦЕРИЯ".

На такие возможные доказательства использования спорного обозначения третьим лицом - обществом "ПИНСА БИСТРО" до даты приоритета спорного товарного знака и известности данного обстоятельства лицу, подавшему заявку на регистрацию спорного товарного знака, третье лицо не указывает.

Ссылки в обоснование довода о наличии в действиях заявителя злоупотребления правом на правоприменительную практику, связанную с регистрацией и аннулированием товарных знаков со словесными обозначениями "слайсы", "тирамису", "штрудель", "донер", "фалафель", "суши" и прочее судом во внимание не приняты, поскольку проверка охраноспособности каждого из обозначений осуществляется самостоятельно на основании фактических обстоятельств конкретных дел.

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что представленными обществом "ПИНСА БИСТРО" с возражением доказательствами, на основании которых Роспатент сделал вывод об отсутствии у спорного товарного знака различительной способности, не подтверждается факт известности рядовому российскому потребителю обозначения "PINZERIA", "ПИНЦЕРИЯ" поэтому вывод Роспатента о том, что словесный элемент " "ПИНЦЕРИЯ" оспариваемого товарного знака в отношении оспариваемых товаров 30-го класса МКТУ и услуг 43-го класса МКТУ, которые непосредственно связаны с данными товарами, является неохраняемым, а следовательно не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, является необоснованным.

С учетом изложенного оспариваемое решение Роспатента противоречит закону и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в связи с чем подлежит признанию недействительным.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 53 постановления от 26.03.2009 N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 той же статьи указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Принимая во внимание, что позиция Роспатента по вопросу о наличии оснований для частичного признания недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку является определенно выраженной и не установлено существенных нарушений процедуры принятия Роспатентом решения, суд считает возможным обязать Роспатент устранить допущенное нарушение путем восстановления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 589910 в объеме, существовавшем до принятия оспоренного ненормативного правового акта, а именно без признания предоставления правовой охраны этому товарному знаку недействительным в отношении товаров 30-го класса МКТУ "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия" и услуг 43-го класса МКТУ "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания", и исключения из правовой охраны словесного элемента "ПИНЦЕРИЯ".

Понесенные заявителем расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.05.2018, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 589910, как не соответствующее подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности в 30-дневный срок с момента вступления настоящего судебного акта в законную силу восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 589910 в прежнем объеме.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" 3 000 рублей в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.