Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2019 г. N С01-567/2018 по делу N А79-7098/2017 Суд оставил без изменения вынесенные ранее судебные акты нижестоящих инстанций по делу о защите исключительного права на товарный знак, поскольку судом первой инстанции было верно установлено, что спорное обозначение, которое использовалось ответчиком при описании автомобильных дисков, сходно до степени смешения с товарным знаком истца

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2019 г. N С01-567/2018 по делу N А79-7098/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 19 февраля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 февраля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Булгакова Д.А., Четвертаковой Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Малышевой Ольги Валентиновны (г. Ярославль, ОГРНИП 305760223600044) на решение Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашия от 30.08.2018 по делу N А79-7098/2017 (судья Филиппов Б.Н.) и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 22.11.2018 по тому же делу (судьи Александрова О.Ю., Малькова Д.Г., Устинова Н.В.)

по иску индивидуального предпринимателя Малышевой Ольги Валентиновны к индивидуальному предпринимателю Рядову Василию Витальевичу (г. Чебоксары, ОГРНИП 315213500000827)

и индивидуальному предпринимателю Николаеву Дмитрию Ивановичу (г. Чебоксары, ОГРНИП 304212915300148) о защите исключительного права на товарный знак, установил:

индивидуальный предприниматель Малышева Ольга Валентиновна обратилась в Арбитражный суд Чувашской Республики-Чувашия с иском к индивидуальному предпринимателю Рядову Василию Витальевичу о прекращении использования товарного знака "Replica" по свидетельству Российской Федерации N 607021 и о взыскании 3 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на указанный товарный знак.

Определением от 13.10.2017 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Николаев Дмитрий Иванович. Определением от 13.11.2017 предприниматель Николаев Д.И. привлечен к участию в деле в качестве соответчика.

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашия от 30.08.2018, оставленным без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 22.11.2018, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции судебными актами, предприниматель Малышева О.В. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит обжалуемые судебные акты отменить и вынести новый судебный акт об удовлетворении иска.

Так, заявитель кассационной жалобы полагает ошибочным вывод суда первой инстанции о том, что предпринимателями Рядовым В.В. и Николаевым Д.И. спорное обозначение используется не для цели индивидуализации предлагаемых к продаже товаров, а в общеупотребимом (информационном) значении слова "replica".

Предприниматель Малышева О.В. также считает, что в данном случае суд первой инстанции не должен был принимать во внимание постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.12.2009 N 10852/2009, поскольку в рамках этого дела рассматривались иные обстоятельства, отличные от обстоятельств настоящего дела.

Кроме того, предприниматель Малышева О.В. отмечает, что вывод судов об отсутствии у спорного обозначения различительный способности основан на ненадлежащем доказательстве - заключении судебной экспертизы от 09.04.2018 и противоречит решениям Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 11.08.2018 и Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2018 по делу N СИП-431/2018, которыми установлено соответствие товарного знака истца требованиям статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). По мнению заявителя кассационной жалобы, заключение судебной экспертизы от 09.04.2018 подлежит исключению из числа доказательств, поскольку оно не отвечает требованиям статей 64, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В частности, истец указывает, что экспертом исследовалась законность решения Роспатента о регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака и предоставления ему правовой охраны; эксперт ссылался на недействующие Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32; выводы эксперта являются голословными, необоснованные, в заключении отсутствуют ссылки на источники информации, которые подлежали исследованию при проведении экспертизы.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Здесь и далее по тексту дату решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) следует читать как "от 11.04.2018"

Предприниматель Малышева О.В. также считает противоречащим материалам дела вывод апелляционного суда о неподтвержденности факта использования ею в гражданском обороте спорного товарного знака, поскольку истцом в материалы дела были представлены документы, свидетельствующие об обратном, в том числе договоры поставки от 01.03.2017, 23.05.2017, контракт от 19.05.2017, акт сверки за период с 01.03.2017 по 31.10.2017.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в судебное заседание не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Так, согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых судебных актов проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, предприниматель Малышева О.В. является правообладателем словесного товарного знака "Replica" по свидетельству Российской Федерации N 607021 (дата регистрации - 28.02.2017, дата приоритета - 17.03.2016, дата окончания срока действия регистрации - 17.03.2026), зарегистрированного в отношении товаров "колеса; колпаки для ступиц колес; ободья колес; ступицы колес; шины для автомобилей; шины для колес" 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Предпринимателю Малышевой О.В. стало известно, что предприниматель Рядов В.В. использует спорное обозначение при предложении к продаже и реализации товаров, в частности, автомобильных дисков через интернет-магазин "РАЛЛИ 1997 Шинные центры" на сайте http://rally21.ru.

Предпринимателем Малышевой О.В. 25.05.2017 в адрес предпринимателя Рядова В.В. была направлена претензия с требованием о прекращении незаконного использования последним указанного товарного знака, а также о выплате компенсации в размере 5 000 000 рублей, которая была оставлена без удовлетворения.

Полагая, что названными действиями предприниматель Рядов В.В., нарушает исключительное право предпринимателя Малышевой О.В. на указанный товарный знак, последняя обратилась в арбитражный суд за судебной защитой.

В рамках рассмотрения настоящего дела судом первой инстанции была назначена судебная экспертиза, согласно результатам которой, изложенным в заключении от 09.04.2018, использованное на сайте http://rally21.ru обозначение "Replica" не является средством индивидуализации спорных товаров, а использовано в общеупотребимом значении, обозначающем свойство товара, - "копия оригинального товара". В экспертном заключении также был сделан вывод об отсутствии у обозначения "Replica" различительной способности.

Суд первой инстанции согласился с выводами, изложенными в экспертном заключении от 09.01.2018, посчитав их правильными и достоверными, а также соответствующими фактическим обстоятельствам дела, и с учетом этого отказал в удовлетворении иска к предпринимателю Рядову В.В.

При этом суд первой инстанции, также отказывая в удовлетворении исковых требований и к предпринимателю Николаеву Д.И., посчитал данного ответчика ненадлежащим ввиду отсутствия доказательств использования последним спорного товарного знака.

Апелляционный суд выводы суда первой инстанции поддержал. При этом апелляционный суд дополнительно указал, что материалами дела не подтвержден факт использования самим правообладателем (Малышевой О.В.) принадлежащего ей товарного знака, в защиту исключительного права на который предъявлен иск.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражений относительно жалобы.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, оценив доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав представителей сторон, проверив в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными указанным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно статье 1254 ГК РФ если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 данного Кодекса.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права и разъяснений высшей судебной инстанции, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров/услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров/услуг, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Судом первой инстанции установлено, что спорное обозначение, которое использовалось предпринимателем Рядовым В.В. при описании автомобильных дисков на сайте http://rally21.ru, сходно до степени смешения с товарным знаком истца.

Вместе с тем, исходя из фактических обстоятельств дела, суды пришли к выводу о том, что спорное обозначение использовалось предпринимателем Рядовым В.В. в данном конкретном случае не в качестве средства индивидуализации товаров, а в качестве термина (информации), описывающего характеристики предлагаемых им товаров, а именно: в качестве указания на то, что предлагаемый товар является точной копией (дубликатом) оригинального товара, что соответствует значению английского слова "replica".

Данное обстоятельство послужило самостоятельным и достаточным основанием для отказа в иске ввиду отсутствия вменяемого истцом правонарушения в действиях ответчика (ответчиков).

Установление указанных обстоятельств является вопросом факта и относиться к компетенции суда, рассматривающего спор по существу.

Равно, к компетенции судов первой и апелляционной инстанций относится и вопрос оценки на соответствие критериям относимости, допустимости, достоверности и достаточности собранных в рамках рассмотрения дела доказательств, на основании которых был сделан оспариваемый заявителем кассационной жалобы вывод об отсутствии (недоказанности) факта использования ответчиками товарного знака истца, в том числе и заключения судебной экспертизы.

При данных обстоятельствах подлежит отклонению и довод заявителя кассационной жалобы о том, что заключение судебной экспертизы от 09.04.2018 является ненадлежащим доказательством по делу, как выходящий за пределы компетенции суда кассационной инстанции (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что доводы предпринимателя Малышевой О.В. об отсутствии необходимости в назначении судебной экспертизы по данному делу, а также о том, что вопросы, поставленные судом перед экспертом выходят за рамки рассматриваемого дела и, по сути, направлены на проверку законности регистрации товарного знака, были ранее предметом оценки Суда по интеллектуальным правам по настоящему делу в рамках рассмотрения кассационной жалобы того же лица на определение Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии от 14.03.2018 о назначении судебной экспертизы и приостановлении производства по делу и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 23.04.2018.

По сути, вышеприведенные доводы предпринимателя Малышевой О.В. сводятся к несогласию с результатами оценки доказательств и сделанными на их основе выводами судов об отсутствии в действиях ответчиков нарушения исключительных прав истца на товарный знак.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12 сформулирована правовая позиция, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Вместе с тем судебная коллегия соглашается с доводами заявителя кассационной жалобы об ошибочности вывода судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии у товарного знака истца различительной способности и вывода суда апелляционной инстанции об отсутствии в материалах дела доказательств использования спорного товарного знака самим истцом.

Так, согласно пункту 62 постановления от 26.03.2009 N 5/29 и в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю). Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Вопрос о различительной способности зарегистрированного в установленном законом порядке товарного знака в силу положений статей 1512 и 1513 ГК РФ подлежит разрешению уполномоченным государственным органом - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) в рамках рассмотрения в административном порядке возражений заинтересованных лиц против предоставления правовой охраны товарному знаку. К полномочиям арбитражного суда, а именно Суда по интеллектуальным правам, относится судебный контроль за ненормативными правовыми актами Роспатента, вынесенными по результатам рассмотрения таких возражений.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что решением Роспатента от 11.08.2018 и решением Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2018 по делу N СИП-431/2018 установлено соответствие спорного товарного знака истца требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Таким образом, приводя в обжалуемых судебных актах вывод об отсутствии различительной способности у спорного товарного знака истца, суды первой и апелляционной инстанций вышли за пределы предмета и оснований данного спора.

Судебная коллегия также считает не соответствующим обстоятельствам дела вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии в материалах дела доказательств использования спорного товарного знака самим правообладателем.

Так, соответствующий вывод сделан апелляционным судом без учета того, что предпринимателем Малышевой О.В. в материалы настоящего дела 10.11.2017 посредством системы "Мой арбитр" были представлены договоры поставки от 01.03.2017, от 23.05.2017, акт сверки взаимных расчетов за период с 01.03.2017 по 31.10.2017, контракт от 19.05.2017, претензия потребителя от 30.09.2016 в подтверждение факта самостоятельного введения истцом по настоящему делу в гражданский оборот товаров 12-го класса МКТУ, в том числе под обозначением "Replica".

Апелляционный суд, констатируя неиспользование самим правообладателем спорного товарного знака, в защиту исключительного права на который был предъявлен иск по настоящему делу, указанные доказательства не оценил - оценка перечисленных документов в обжалуемых судебных актах, вопреки требованиям статей 170 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отсутствует, что привело к необоснованному выводу о неиспользовании предпринимателем Малышевой О.В. спорного товарного знака.

Однако вышеприведенные ошибочные выводы судов не привели к принятию неверного судебного акта по существу спора настоящему делу ввиду наличия вывода судов о том, что оспариваемые истцом действия ответчика (ответчиков) не нарушают исключительного права истца на товарный знак, что явилось самостоятельным основанием для отказа в иске.

Как разъяснено в пункте 35 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", в случае несогласия суда только с мотивировочной частью обжалуемого судебного акта, которая, однако, не повлекла принятия неправильного судебного решения, суд апелляционной инстанции, не отменяя обжалуемый судебный акт, приводит иную мотивировочную часть.

Соответствующий подход может быть применен и судом кассационной инстанции.

С учетом вышеизложенного из мотивировочных частей обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления апелляционного суда по настоящему делу подлежат исключению выводы об отсутствии у товарного знака истца различительной способности, а также о неподтвержденности материалами дела использования предпринимателем Малышевой О.В. в гражданском обороте спорного товарного знака.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в силу части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов судов первой и апелляционной инстанций, судом кассационной инстанции не установлено.

Нарушений норм процессуального права, которые в соответствии с частью 4 той же статьи являются безусловными основаниями для отмены судебных актов, не усматривается.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашия от 30.08.2018 по делу N А79-7098/2017 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 22.11.2018 оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Малышевой Ольги Валентиновны - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.А. Булгаков

Е.С. Четвертакова