Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 июля 2020 г. по делу N СИП-877/2019 Суд признал незаконным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку действия третьего лица по регистрации спорного товарного знака с учетом его последующих действий являются злоупотреблением правом

Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 июля 2020 г. по делу N СИП-877/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 2 июля 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 3 июля 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кутявиной Н.А. рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "АРСИ ХОСПИТАЛИТИ" (Михайловский пр-д, д. 1, стр. 10, Москва, 109029, ОГРН 11450470086770) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 26.08.2019 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 655615.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ФУД ПРОДЖЕКТ" (ул. Скотопрогонная, д. 35, стр. 3, эт. 4, пом. I, ком. 1, Москва, 109029, ОГРН 5157746060115).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "АРСИ ХОСПИТАЛИТИ" - Исяев С.А. и Рыбин В.Н. (по доверенности от 16.10.2019);

от общества с ограниченной ответственностью "ФУД ПРОДЖЕКТ" генеральный директор Васильев Е.В. (решение N 1 от 09.11.2015);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Глоба Г.А., с использованием системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (по доверенности от 07.04.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "АРСИ ХОСПИТАЛИТИ" (далее - заявитель, общество "АРСИ ХОСПИТАЛИТИ") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 26.08.2019 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 655615.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ФУД ПРОДЖЕКТ" (далее - третье лицо, общество "ФУД ПРОДЖЕКТ").

Заявленные требования мотивированы тем, что регистрация спорного товарного знака на имя общества "ФУД ПРОДЖЕКТ" нарушает нормы пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а действия правообладателя, связанные с его регистрацией, содержат признаки злоупотребления правом.

В обоснование своих требований общество "АРСИ ХОСПИТАЛИТИ" указало, что с даты своего создания (20.08.2014) активно ведет хозяйственную деятельность в области общественного питания с использованием обозначения "", сходного до степени смешения со спорным товарным знаком:

- являлся официально аккредитованной компанией по организации питания и ресторанному обслуживанию в рамках Международного авиационно-космического салона "МАКС-2015" и "МАКС-2017";

- общая стоимость оказанных им услуг под обозначением "RestoCross" составляет 10 555 372 рубля за период с 2015 по 2017 годы;

- аффилированные с заявителем лица: действующий генеральный директор Богомаз Алексей Сергеевич (далее - Богомаз А.С.) как физическое лицо и общество с ограниченной ответственностью "ТКстиль", где Богомаз А.С. был одним из учредителей, принимали участие в организации и проведении кейтерингового обслуживания Зимних Олимпийских игр 2014 (XXII зимние Олимпийские игры);

- аффилированное с заявителем лицо являлось официальным поставщиком услуг по питанию для Центра корпоративных приемов "Сочи 2014";

- Богомаз А.С. является администратором доменного имени www.restocross.ru с приоритетом от 28.10.2008;

- на сайте www.restocross.ru заявитель предлагает услуги, однородные услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак;

- для приобретения узнаваемости и популярности среди потребителей заявитель неоднократно публиковал на разных сайтах информацию о компании, оказываемых ей услугах, а также презентации и видеоролики;

- Богомаз А.С. также выступал спикером на форуме "Кейтеринг-2015", где обсуждались последние тенденции организации выездного питания (кейтеринг-индустрии);

- заявитель активно рекламирует услуги при помощи социальной страницы на www.facebook.com (https://www.facebook.com/RestoCross/), где освещает свою деятельность (первая публикация с обозначением "RestoCross" была осуществлена 07.11.2014);

- заявитель за время своей деятельности неоднократно получал премии, дипломы, благодарственные и рекомендательные письма;

- генеральный директор общества "ФУД ПРОДЖЕКТ" Васильев Евгений Валентинович (далее - Васильев Е.В.) ранее являлся одним из учредителей заявителя, но в 2017 году выбыл из состава участников путем продажи своей доли Богомазу А.С., единственному оставшемуся учредителю;

- после того как третье лицо получило свидетельство на спорный товарный знак, оно направило претензию заявителю с требованиями прекратить его использование;

- 28.09.2018 Васильев Е.В. стал администратором доменного имени www.restocross.com., где полностью скопировал сайт заявителя www.restocross.ru, а также в разделе "Клиенты" разместил информацию о проведенных мероприятиях и благодарностях от клиентов заявителя, что не соответствует действительности.

Заявитель также указывает, что сегмент кейтеринговых услуг - это узкий, специфический сегмент рынка, ориентированный на определенного, целевого потребителя, в связи с чем спорный товарный знак стал известен такому потребителю и ассоциируется у него непосредственно с заявителем, а его регистрация в отношении части услуг 43-го класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) на третье лицо способна ввести потребителя в заблуждение.

Оспаривая вывод Роспатента о том, что оказание услуг заявителем под контролем Богомаза А.С. не позволяет потребителям понять, кто именно оказывает услуги, заявитель указывает, что, во-первых, они выступают для потребителя в качестве единого образцового поставщика товаров (провайдера услуг), а, во-вторых, использование обозначения группой лиц не порождает права у любого иного лица регистрировать на себя ранее использованное другими лицами обозначение без риска ввести потребителя в заблуждение.

Заявитель также не согласен с выводом Роспатента об отсутствии в приложении к возражению документов, подтверждающих факт восприятия потребителями услуг, оказываемых под спорным товарным знаком, за услуги лица, подавшего возражение, поскольку закон не содержит требования о предоставлении такого рода документов и достаточным условием для принятия превентивных мер защиты является возможность введения потребителя в заблуждение.

Полагая, что Роспатент необоснованно мотивировал свои выводы указанием на наличие у третьего лица доменного имени www.restocross.com, заявитель указывает, что оно было зарегистрировано на его имя только 28.09.2018, то есть после даты приоритета спорного знака.

Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что действия третьего лица по регистрации спорного товарного знака являются недобросовестными, поскольку направлены на получение необоснованного экономического преимущества перед заявителем за счет использования сложившейся репутации известного обозначения. Такая регистрация противоречит также статье 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), так как является актом недобросовестной конкуренции со стороны третьего лица, не имеющего отношения к разработке и продвижению данного обозначения, возникшего после его использования в коммерческом обороте. Заявитель полагает, что указанные действия третьего лица по приобретению исключительного права на спорный товарный знак должны быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Третье лицо отзыв на заявление не представило.

В судебном заседании представители заявителя поддержали доводы, изложенные в заявлении, просили признать недействительным оспариваемое решение Роспатента.

Представители Роспатента и третьего лица просили отказать в удовлетворении заявленных требований.

Выслушав доводы явившихся в судебное заседание представителей участвующих в деле лиц, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о наличии оснований для признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным по следующим основаниям.

Судом по интеллектуальным правам установлено, что комбинированный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 655615 с приоритетом от 21.08.2017 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.05.2018 в отношении услуг "агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; ясли детские" 43-го класса МКТУ на имя третьего лица.

Спорный товарный знак представляет собой обозначение, состоящее из прямоугольника синего цвета, на фоне которого друг под другом расположены словесные элементы "RestoCross/РестоКросс", выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов белого цвета. Над словесными элементами расположена абстрактная геометрическая фигура, напоминающая букву "G" латинского алфавита, выполненная белым цветом.

В Роспатент 08.02.2019 поступило возражение заявителя против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, а также злоупотреблением третьим лицом гражданскими правами.

В возражении заявитель, указав, что спорный товарный знак имеет сходство с используемым им обозначением, привел вышеизложенные доводы.

С возражением были представлены документы, подтверждающие оказание заявителем кейтеринговых услуг с 2015 года, дипломы, рекомендательные и благодарственные письма на имя заявителя, на имя Богомаза А.С. и общества с ограниченной ответственностью "ТК-Стиль", справка на доменное имя www.restocross.ru, учредительные документы по выкупу доли у Васильева Е.В.

На заседании коллегии Роспатента, состоявшемся 31.07.2019, заявитель представил ходатайство, в котором уточнил требования, просил признать правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 655615 недействительной в отношении части услуг 43-го класса МКТУ "аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку".

Роспатент, признав заявителя заинтересованным лицом в подаче возражения, что не оспаривается лицами, участвующими в деле, по результатам его рассмотрения решением от 26.08.2019 оставил правовую охрану спорного товарного знака в силе.

Рассматривая возражение, Роспатент пришел к выводу о том, что заявитель осуществляет хозяйственную деятельность по организации питания и ресторанному обслуживанию под обозначением , сходным до степени смешения со спорным товарным знаком, которое обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов "RestoCross" / "RestoCross", а также тождеством изобразительных частей (прямоугольник и стилизованный графический элемент).

Исследуя доводы заявителя о нарушении положений пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, допущенном при регистрации спорного товарного знака, Роспатент отметил, что сам по себе спорный товарный знак не может вводить потребителя в заблуждение, поскольку не несет в себе информации об изготовителе. В отношении доводов о его способности ввести потребителей в заблуждение через ассоциативный ряд Роспатент пришел к выводу о том, что заявителем не были представлены документы, подтверждающие восприятие потребителями услуг, оказываемых под спорным товарным знаком, за услуги лица, подавшего возражение.

Оценив представленные заявителем договоры и благодарственные письма, Роспатент указал, что из них не ясно, под каким конкретно обозначением "рестокросс" оказывались услуги. При этом Роспатент отметил, что часть представленных документов относится к Богомазу А.С. как директору компании "Restrocross Catering", а часть - к компании заявителя. В связи с этим Роспатент сделал вывод о невозможности точного установления компании, с которой у потребителя будут возникать ассоциации при получении услуг под спорным обозначением.

Помимо изложенного, Роспатент отметил, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель спорного товарного знака являются администраторами доменных имен: www.restocross.com., www.restocross.ru, на которых размещается информация для потребителей о деятельности компаний под обозначениями: , . Данное обстоятельство также подтверждает вывод об отсутствии доказательств ассоциирования спорного товарного знака с заявителем.

В связи с этим Роспатент пришел к выводу об отсутствии оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 655615 недействительным на основании пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Отказ в удовлетворении возражения послужил основанием для обращения заявителя в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом и третьим лицом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Как разъяснено в пункте 27 Постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент. По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

С учетом даты приоритета спорного товарного знака (21.08.2017) применимыми правовыми актами для оценки его охраноспособности являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил N 482 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39, обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте происхождения товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным производителем необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его производителем. Указанная ассоциативная связь может быть подтверждена, в том числе сведениями об объемах производства, рекламе, территории распространения таких товаров (рекламы товаров).

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара. Нуждаются в установлении вероятные ассоциативные связи средних потребителей - адресатов конкретных товаров в отношении конкретного обозначения.

При определении ложности представления, вызываемого обозначением, влекущим введение потребителей в заблуждение относительно экономической связи спорящих субъектов предпринимательской деятельности, для целей подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ во внимание должны приниматься следующие факторы: 1) сила (степень) ассоциаций у потребителей, возникающая при восприятии ими сравниваемых обозначений; 2) сходство этих обозначений; 3) близость областей деятельности спорящих субъектов; 4) однородность товаров и услуг, входящих в объем правовой охраны сравниваемых обозначений. Также могут приниматься во внимание и иные факторы, например, местонахождение бизнеса спорящих субъектов; характеристики рынка; намерение лица на создание в глазах общественности не соответствующего действительности представления относительно его экономической связи с лицом, заявляющим о наличии у него "старших" прав на спорное обозначение.

Аналогичная позиция нашла отражение в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2018 по делу N СИП-539/2017.

Для того чтобы можно было сделать вывод о возможности введения среднего российского потребителя конкретных товаров в заблуждение ввиду того, что конкретное обозначение используется иным изготовителем, должно быть установлено как минимум то, что: этот изготовитель использует конкретное обозначение (в Российской Федерации); это используемое обозначение среднему российскому потребителю, по крайней мере, известно.

Аналогичная позиция содержится в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу N СИП-546/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-547/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-548/2014, от 01.02.2016 по делу N СИП-383/2015, от 24.03.2016 по делу N СИП-311/2015.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что Роспатент, рассмотрев возражение, пришел к правомерному выводу о соответствии спорного товарного знака пункту 3 статьи 1483 ГК РФ ввиду следующего.

В ходе рассмотрения дела Роспатентом установлено и следует из материалов дела, что заявитель осуществляет деятельность в области общественного питания с использованием обозначения "".

В подтверждение данного обстоятельства заявителем были представлены соответствующие договоры по оказанию кейтеринговых услуг, сопроводительная документация, товарные накладные, документы, касающиеся проведения рекламных мероприятий, благодарственные и рекомендательные письма.

Проанализировав представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции соглашается с выводом Роспатента о том, что данные документы не являются достаточными для установления факта известности услуг заявителя под спорным обозначением и существования стойкой ассоциативной связи в восприятии потребителей между спорным обозначением как средством индивидуализации и лицом, их оказывающим.

При этом суд отмечает, что Роспатент обоснованно указал на то, что сам по себе спорный товарный знак не может вводить потребителя в заблуждение, поскольку несет в себе информации относительно изготовителя, а сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товара. В данном случае заявителю следовало представить доказательства, подтверждающие возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими услугами, осуществляемыми под соответствующим обозначением, и их производителем (об объемах производства, рекламе, территории распространения, социологические опросы). Таких доказательств заявителем представлено не было.

Доводы заявителя о наличии взаимосвязи между обществом "АРСИ ХОСПИТАЛИТИ" и Богомазом А.С., а также о достаточности установления лишь опасности смешения спорного товарного знака и тождественного ему обозначения не опровергают вывод Роспатента об отсутствии доказательств существования стойкой ассоциативной связи в восприятии потребителей между спорным обозначением как средством индивидуализации и заявителем как поставщиком товаров (провайдера услуг).

С учетом изложенного Роспатент пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для признания спорного товарного знака не соответствующим пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

Довод заявителя о том, что доменное имя www.restocross.com было зарегистрировано третьим лицом после даты приоритета оспариваемого знака - 28.09.2018 имеет значение только при решении вопроса об установлении злоупотребления правом в действиях третьего лица по регистрации спорного товарного знака и его последующему использованию.

Вместе с тем, исследовав представленные обществом "АРСИ ХОСПИТАЛИТИ" доказательства на предмет злоупотребления правом в действиях третьего лица, судебная коллегия признает обоснованным данный довод заявителя по следующим основаниям.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 170 Постановления N 10, законом не установлено специального порядка признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 171 Постановления N 10, при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение Роспатента об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется исходя из поданного в Роспатент возражения.

Поскольку возможность заявления отдельного требования о признании действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом законом не предусмотрена, суд рассматривает требование заявителя о признании действий третьего лица, связанных с регистрацией товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 655615, злоупотреблением правом в качестве довода, направленного на оспаривание законности решения Роспатента от 26.08.2019.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения указанных требований суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Согласно пункту 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции для квалификации регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции оценке подлежит честность такой регистрации, которая не может быть установлена без учета цели регистрации товарного знака.

В связи с этим при рассмотрении судом вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации.

Руководствуясь положениями пункта 2 статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и пункта 1 статьи 10 ГК РФ, суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Для установления в действиях третьего лица признаков злоупотребления правом необходимо в совокупности оценить на соответствие критерию добросовестности его поведение как на момент подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака, так и последующее (после регистрации) поведение, а также обстоятельства, связанные с использованием спорного товарного знака самим правообладателем.

Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего спорное обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции может служить предшествующее использование такого обозначения.

Факт использования на дату подачи заявки (21.08.2017) на регистрацию спорного товарного знака сходного с ним до степени смешения обозначения был установлен Роспатентом и подтверждается представленными заявителем доказательствами: договорами оказания услуг, на которых использовано сходное со спорным обозначение, фотографиями и скриншотами страниц, подтверждающими размещение рекламных объявлений с указанием обозначения, сходного со спорным, на различных сайтах, в том числе на странице в социальной сети https://www.facebook.com/RestoCross/, на выставочных стендах и в полиграфических материалах Международного авиационно-космического Салона "МАКС-2015" и "МАКС-2017"; на сайте www.restocross.ru, администратором которого является Богомаз А.С.

Между тем факт использования заявителем спорного обозначения для индивидуализации своих услуг недостаточен для квалификации действий третьего лица в качестве злоупотребления правом.

Необходимо установить осведомленность третьего лица об использовании обозначения заявителем, а также обстоятельства, при которых третье лицо обратилось за получением правовой охраны в отношении спорного товарного знака, и последующее поведение третьего лица.

Из материалов дела следует и установлено судом, что генеральный директор третьего лица Васильев Е.В. являлся одним из учредителей заявителя, но 17.11.2017 выбыл из состава участников путем продажи своей доли Богомазу А.С. - единственному оставшемуся учредителю, что подтверждается объяснениями заявителя, а также выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на заявителя от 23.10.2019.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 26.12.2018 третье лицо создано 18.11.2015, единственным участником и генеральным директором его является Васильев Е.В.

С учетом этого третье лицо не могло не знать об использовании заявителем обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком до даты подачи заявки его на регистрацию.

Из материалов дела следует, что 28.09.2018 Васильев Е.В. стал администратором доменного имени www.restocross.com., на сайте которого полностью скопировал и воспроизвел сайт заявителя www.restocross.ru, а также в разделе "Клиенты" разместил информацию о проведенных мероприятиях и благодарностях от клиентов заявителя, что не соответствует действительности, поскольку данные сведения касаются заявителя, а не третьего лица.

Согласно объяснениям заявителя и представленным доказательствам, после того как третье лицо получило свидетельство на спорный товарный знак 10.05.2018, оно направило 18.11.2018 претензию заявителю с требованием прекратить использование обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным за ним спорным товарным знаком.

С учетом установленных фактов выхода Васильева Е.В. из состава учредителей общества "АРСИ ХОСПИТАЛИТИ", осведомленности третьего лица об использовании заявителем обозначения, сходного со спорным товарным знаком, и последующего (в короткий срок после получения правовой охраны) предъявления претензии от имени общества "ФУД ПРОДЖЕКТ" с требованием прекратить применять данное обозначение в хозяйственной деятельности, администрирования Васильевым Е.В. доменного имени www.restocross.com., сходного с доменным именем заявителя - www.restocross.ru, на котором скопировано содержание сайта и информации о проведенных мероприятиях, благодарностях от клиентов, судебная коллегия считает, что в настоящем случае действия третьего лица не могут считаться добросовестными.

Последовательность указанных действий свидетельствует о получении обществом "ФУД ПРОДЖЕКТ" исключительного права на спорный товарный знак с целью использования результатов деятельности и репутации заявителя для извлечения материальной выгоды, а также воспрепятствования такого использования самому заявителю.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что действия третьего лица по регистрации спорного товарного знака с учетом его последующих действий являются злоупотреблением правом.

Третье лицо, неоднократно знакомившееся с материалами дела, доводы заявителя о наличии признаков злоупотребления правом в своих действиях не опровергло (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В судебном заседании Васильев Е.В. также не обосновал, в силу каких обстоятельств он полагает, при изложенных выше фактах, добросовестными, не направленными на причинение вреда заявителю, действия возглавляемого им общества "ФУД ПРОДЖЕКТ" по вытеснению заявителя с рынка кейтеринговых услуг, предпринимавшиеся сразу после получения правовой охраны в отношении спорного товарного знака.

В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

Таким образом, регистрация спорного товарного знака противоречит требованиям статьи 10 ГК РФ, в связи с чем решение Роспатента от 26.08.2019 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку N 655615 является незаконным, нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в связи с чем подлежит признанию недействительным.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Учитывая, что регистрация спорного товарного знака была признана судом не соответствующей требованиям статьи 10 ГК РФ, Суд по интеллектуальным правам в целях восстановления прав и законных интересов заявителя признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 655615 и обязывает Роспатент внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

В силу положений пункта 171 Постановления N 10 судебные расходы подлежат взысканию с лица, чьи действия признаны злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции.

Таким образом, учитывая, что действия третьего лица по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 655615 являются злоупотреблением правом, понесенные заявителем расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на третье лицо.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "АРСИ ХОСПИТАЛИТИ" удовлетворить.

Признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 655615 недействительным как не соответствующее статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности в 30-дневный срок с момента вступления настоящего судебного акта в законную силу аннулировать правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 655615.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ФУД ПРОДЖЕКТ" (ОГРН 5157746060115) в пользу общества с ограниченной ответственностью "АРСИ ХОСПИТАЛИТИ" (ОГРН 11450470086770) 3 000 (Три тысячи) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Ю.М. Сидорская