Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 июля 2020 г. N С01-565/2020 по делу N А40-303459/2018 Суд оставил без изменения судебные акты об отказе в иске о защите исключительных прав на товарные знаки, поскольку упаковка производимого ответчиком препарата не может быть признана сходной до степени смешения с упаковкой препарата истца ввиду несходства доминирующих словесных элементов, что исключает возможность смешения сравниваемых обозначений потребителем, а равно и возможность возникновения у него впечатления о принадлежности спорных товаров истцу

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 июля 2020 г. N С01-565/2020 по делу N А40-303459/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 30 июля 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 31 июля 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Булгакова Д.А., Силаева Р.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица Berlin-Chemie AG (12489, Berlin, Glienicker Weg 125, Germany) на решение Арбитражного суда города Москвы от 30.10.2019 по делу N А40-303459/2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.02.2020 по тому же делу

по исковому заявлению иностранного лица Berlin-Chemie AG

к обществу с ограниченной ответственностью "Квадрат-С" (2-й Иртышский пр-д, д. 4 Б, стр. 5, 107143, Москва, 107143, ОГРН 1107746643696)

о защите исключительных прав на товарные знаки.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Берлин-Фарма" (2-й Автомобильный пр-д, д. 5, г. Калуга, 248926, ОГРН 1027739581968).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Berlin-Chemie AG - Шитиков В.Н. (по доверенности от 27.11.2019);

от общества с ограниченной ответственностью "Квадрат-С" - Колесов Е.В. и Робинов А.А. (по доверенности от 14.05.2020 N 14052019-АС-1).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Berlin-Chemie AG (далее - компания) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Квадрат-С" (далее - общество "Квадрат-С") со следующими требованиями:

о запрете использовать путем производства, упаковки, хранения, предложения к продаже и продажи товара на территории Российской Федерации упаковку для биологически активной добавки "Ферментозим форте", сходную до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 189455, N 248463, N 260236, входящими в серию товарных знаков;

об обязании изъять из оборота и уничтожить за свой счет продукцию, содержащуюся в упаковке, сходной до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 189455, N 248463, N 260236, входящими в серию товарных знаков (с учетом принятых судом первой инстанции уточнений предмета исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Берлин-Фарма" (далее - общество "Берлин-Фарма").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.10.2019 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.02.2020 решение Арбитражного суда города Москвы от 30.10.2019 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, компания, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, на несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить обжалуемые решение и постановление, дело направить на новое рассмотрение.

В обоснование кассационной жалобы компания указывает на необоснованность вывода судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства используемых им и обществом "Квадрат-С" упаковок препаратов "Мезим" и "Ферментозим" соответственно по причине отсутствия оценки общего впечатления сравниваемых упаковок, анализа их степени сходства и однородности индивидуализируемых товаров, а также иных обстоятельств, влияющих на вероятность их смешения.

С точки зрения компании, является декларативным и неподкрепленным доказательствами вывод судов о наличии в сравниваемых обозначениях доминирующих словесных элементов, которые явным образом различаются между собой и акцентируют на себе внимание потребителей, поскольку суды не аргументировали свою позицию о том, что потребитель обращает внимание только на наименование препаратов "Мезим" и "Ферментозим", а не на упаковки в целом.

Компания также отмечает, что при оценке сходства сравниваемых упаковок суды не дали надлежащую правовую оценку обстоятельствам, свидетельствующим о наличии у принадлежащих ей товарных знаков различительной способности, высокой репутации и широкой известности на всей территории Российской Федерации, сложившихся в результате длительного использования на российском рынке.

Компания обращает внимание на то, что при рассмотрении дела ею были предоставлены доказательства, подтверждающие высокую степень смешения упаковок препаратов "Мезим" и "Ферментозим", в частности предупреждение Федеральной антимонопольной службы от 12.02.2019 N ИА/9885/19 в отношении общества "Квадрат-С" о прекращении действий по производству биологически активной добавки "Ферментозим форте"; подготовленное Пироговой Ю.К. заключение от 14.06.2019; подготовленные в 2019 году Всероссийским центром изучения общественного мнения социологический опрос и обществом с ограниченной ответственностью "Аналитическая социология" аналитический отчет.

По мнению компании, названные доказательства опровергают вывод суда апелляционной инстанции о неприведении им доказательств того, что вследствие использования обществом "Квадрат-С" спорного обозначения потребители полагали или могли полагать, что приобретая "Ферментозим" в упаковке общества "Квадрат-С", который является биологически активной добавкой, они приобретают лекарственное средство "Мезим" в упаковке компании.

Как отмечает компания, суды первой и апелляционной инстанций приняли во внимание устаревшие разъяснения и проигнорировали новые правовые позиции, сформулированные в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), а суд апелляционной инстанции также применил не подлежащие применению в рассматриваемом споре Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32).

Компания считает не соответствующей фактическим обстоятельствам дела позицию судов о невозможности введения потребителей в заблуждение при покупке спорных препаратов ввиду реализации препарата "Ферментозим" в аптеках через фармацевта, а также как биологической активной добавки в продуктовых магазинах, поскольку, по ее мнению, при выборе товара потребитель ориентируется на упаковку и во многих аптеках осуществляется открытая выкладка товаров.

Компания полагает необоснованным вывод судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии в действиях общества "Квадрат-С" признаков недобросовестной конкуренции, ссылаясь на то, что судами надлежащим образом не исследованы обстоятельства, связанные с подачей обществом "Квадрат-С" многочисленных заявок на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, сходных с маркой "Мезим", затягиванием судебного процесса с целью регистрации в качестве товарного знака обозначения, представляющего собой упаковку "Ферментозим", наличием общей семантики в наименованиях препаратов "Мезим" и "Ферментозим"; созданием обществом "Квадрат-С" впечатления, что препарат "Ферментозим" является лекарственным средством путем акцентирования внимания на слова "таблетки" и "форте", паразитированием на репутации компании, предложением обществом "Квадрат-С" к продаже товарных знаков "Ферментозим".

По мнению компании, настоящий спор также рассмотрен с нарушением норм процессуального права по причине непривлечения к участию в деле Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) и Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), чьи решения и действия будут зависеть от результатов разрешения данного спора.

В представленном отзыве на кассационную жалобу общество "Квадрат-С" отмечает, что содержащиеся в обжалуемых судебных актов выводы основаны на установленных фактических обстоятельствах дела и правильном применении норм права, в связи с чем просит отказать в удовлетворении кассационной жалобы.

В отзыве на кассационную жалобу общество "Берлин-Фарма" поддержало позицию компании, в связи с чем просило отменить обжалуемые судебные акты и направить дело на новое рассмотрение.

В судебном заседании, состоявшемся 30.07.2020, представитель компании поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, настаивал на ее удовлетворении в полном объеме.

Представители общества "Квадрат-С" возражали против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве на нее.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзывах на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, компания является правообладателем серии товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 248463, N 260263, N 152521, N 576690, N 189455, N 84573, включающих словесный элемент "Мезим" и зарегистрированных в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; ферменты для фармацевтических целей".

Товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 248463 и N 260236, зарегистрированные с приоритетом от 09.08.2002, представляют собой этикетку / упаковку препарата "МЕЗИМ форте":

.

Выпускаемый компанией препарат является пищеварительным ферментным средством, компенсирующим недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы, он зарегистрирован в Реестре лекарственных средств - регистрационные номера П N 013391/01, П N 014681/01, ЛП-001619. Владельцем регистрационного удостоверения является аффилированное с компанией общество "Берлин-Фарма".

Компании стало известно, что общество "Квадрат-С" производит и вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации препарат под названием "Ферментозим форте", который зарегистрирован 19.06.2018 на имя общества "Квадрат-С" в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции Таможенного союза за номером RU.77.99.88.003.E.002537.06.78 как биологически активная добавка к пище.

Реализация и продвижение препарата "Ферментозим форте" обществом "Квадрат-С" подтверждается товарными и кассовыми чеками от 13.10.2019 и от 30.10.2019, фотографиями упаковки, нотариально заверенными протоколами осмотра письменных доказательств от 26.10.2018 серии 77 АВ N 9523158 и от 26.10.2018 сери 77 АВ N 9523159, а именно - веб-сайтов интернет-аптек. На обозрение суда первой инстанции в судебном заседании также были представлены оригиналы документов, подтверждающих покупку препаратов и нотариальное заверение протоколов осмотра, регистрационных свидетельств, а также образцы упаковок препаратов "Мезим" и "Ферментозим".

Полагая, что используемая обществом "Квадрат-С" упаковка препарата "Ферментозим" является сходной до степени смешения с упаковкой препарата "Мезим", а также утверждая, что действия общества "Квадрат-С" по использованию данной упаковки нарушают его исключительные права на серию товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 248463, N 260263, N 152521, N 576690, N 189455, N 84573, включающих словесный элемент "Мезим", что приносит компании убытки и подрывает ее репутацию на фармацевтическом рынке, компания обратилась в Арбитражный суд города Москвы с настоящим исковым заявлением.

Исследовав и оценив по правилам статьей 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленными лицами, участвующими в деле, доказательства, руководствуясь статьями 1229 и 1484 ГК РФ, принимая во внимание правовые позиции, изложенные в Постановлении N 10, установив наличие у общества "Квадрат-С" исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 651948 "" и N 726458 "" суд первой инстанции пришел к тому выводу, что упаковки производимого ответчиком препарата не могут быть признаны сходными до степени смешения с упаковками препарата истца ввиду несходства доминирующих словесных элементов, что исключает возможность смешения сравниваемых обозначений потребителем, а равно возможность возникновения у потребителя впечатления принадлежности спорных товаров истцу.

Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, отметив недоказанность компанией того, что вследствие использования обществом "Квадрат-С" упаковки биологической активной добавки "Ферментозим" потребители могут быть введены в заблуждение относительно приобретения лекарственного средства "Мезим" с учетом реализации производимого обществом препарата "Ферментозим" в сети продуктовых магазинов, в которых запрещена реализация лекарственных средств.

Суд апелляционной инстанции также не признал состоятельной ссылку компании на наличие в действиях общества "Квадрат-С" по использованию упаковки препарата "Ферментозим" признаков недобросовестной конкуренции ввиду недоказанности.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзывах на нее, выслушав мнение присутствующих в судебном заседании представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций, в обоснование исковых требования компания ссылается на то, что общество "Квадрат-С" производит и вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации препарат под названием "Ферментозим форте", упаковка которого, по мнению компании, сходна до степени смешения с упаковкой препарата "Мезим".

По результатам рассмотрения спора суды первой и апелляционной инстанций установили, что обществу "Квадрат-С" принадлежат исключительные права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 651948 "" и N 726458 "".

Руководствуясь положениями статьи 1484 ГК РФ и изложенным в пункте 148 Постановления N 10 разъяснением, суды первой и апелляционной инстанций указали, что обществу "Квадрат-С", на имя которого зарегистрированы товарные знаки, не может быть отказано в их защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знак) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Принимая во внимание сформированную в пункте 154 Постановления N 10 правовую позицию, согласно которой суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, суды первой и апелляционной инстанций исследовали вопрос о наличии признаков злоупотребления правом в виде недобросовестной конкуренции при регистрации обществом "Квадрат-С" товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 651948 и N 726458.

Суды первой и апелляционной инстанций оценили однородность товаров, в отношении которых применяются сравниваемые обозначения, а также сходство используемого обществом "Квадрат-С" обозначения с товарными знаками компании. В частности, суды первой и апелляционной инстанций признали товарные знаки компании и общества "Квадрат-С" зарегистрированными в отношении однородных товаров 5-го класса МКТУ.

В отношении содержащихся в кассационной жалобе доводов о том, что суды первой и апелляционной инстанций пришли к неправомерному выводу об отсутствии сходства используемых истцом и ответчиком обозначений, используемых для индивидуализации упаковок лекарственного средства "Мезим" и биологической активной добавки "Ферментозим", Суд по интеллектуальным правам указывает следующее.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 и N 3691/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в Постановлении N 10.

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил N 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Аналогичные положения содержались в утративших силу Правилах N 32 и Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденных Приказом Роспатента от 24.07.2018 N 128.

В пункте 162 Постановления N 10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

Проведя сравнительный анализ спорных упаковок лекарственного средства "Мезим" ("") и биологической активной добавки "Ферментозим" (""), суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что они имеют отличия.

Так, суды первой и апелляционной инстанций установили, что размещенные на упаковках доминирующие словесные элементы "Мезим" и "Ферментозим" не являются сходными ни по звуковому, ни по графическому, ни по смысловому признакам, поскольку различаются по звучанию начальных и средних частей обозначений ("Мезим" и "Ферментозим"), имеют разную длину звучания ("Ме-зим" - 5 букв и 2 слога, "Фер-мен-то-зим" - 11 букв и 4 слога); сравниваемые словесные элементы различаются по написанию (визуально), поскольку обозначение "Ферментозим" визуально отличается от обозначения "Мезим" начальной частью "Ферменто" и визуально длиннее обозначения "Мезим"; кроме того, данные обозначения не являются сходными по семантически критерию (по смыслу), поскольку обозначения "Мезим" и "Ферментозим" являются фантазийными, изобретенными словами и в них не заложены какие-либо общие идеи и/или понятия.

Ссылка компании на то, что судами первой и апелляционной инстанции не указана причина, по которой в сравниваемых товарных знаках словесные элементы признаны доминирующими, не может быть признана обоснованной, так как суды отметили, что иные элементы не занимают существенного положения, а словесные элементы акцентируют на себе внимание потребителя.

Согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

При этом суды первой и апелляционной инстанций отметили, что в результате доминирования словесных элементов формируется общее зрительное впечатление, позволяющее идентифицировать продукцию истца и ответчика, обеспечивается необходимая степень различительной способности продукции каждого производителя, что влечет несходство охраняемых объектов исключительных прав, принадлежащих истцу и ответчику.

При оценке сходства изобразительных элементов дизайна упаковки производимого ответчиком средства "Ферментозим форте" ("") и товарных знаков истца по свидетельствам Российской Федерации N 248463 (""), N 260236 (""), N 189455 ("") суды установили следующее: сравниваемые обозначения различаются по цветовому сочетанию (белый и зеленый цвета являются доминирующими у товарных знаков истца, серый и бирюзовый - в упаковке "Ферментозим форте"), имеют различный характер изобразительных элементов (изогнутая полоса в виде волны на упаковке в товарных знаках "Мезим форте", дугообразная полоса на упаковке "Ферментозим форте"; изображение желудка в товарных знаках "Мезим форте" по размеру и занимаемому положению меньше изображения желудка на упаковке "Ферментозим форте", кроме того, указанные изображения различаются по форме и контурам; элемент "галочка", использованный на упаковках не может быть отнесен к оригинальным изобразительным элементам, поскольку он представляет собой распространенный символ; при этом в обеих упаковках он использован по-разному: на упаковке "Мезим форте" галочка использована как текстовый элемент в качестве маркера списка, в то время как на упаковке "Ферментозим форте" галочка расположена на изображении желудка и имеет больший размер; использованные на упаковке "Ферментозим форте" и в товарных знаках "Мезим форте" по свидетельствам Российской Федерации N 248463, N 260236 и N 189455 изобразительные элементы (изображение желудка, галочки, шрифт) и цветовое сочетание не являются оригинальными для средств для улучшения пищеварения, используются многими производителями (например, "Энзистал-П" ( / ), "Панкреатин-здоровье форте" (), "Панкреазим" (), "Панкренол" (), вследствие чего обладают слабой различительной способностью и их роль в упаковке не является доминирующей; наличие некоторого сходства в плане цветового решения изобразительного оформления этикеток не может свидетельствовать об угрозе смешения противопоставляемых упаковок, включая содержащихся на них обозначений; принадлежащий ответчику товарный знак и внешний вид производимой им упаковки полностью совпадают (общая композиция, сочетание цветов, изображения желудочка, галочки в круге, надпись "Ферментозим" и ее расположение относительно других изобразительных элементов); элемент "форте" в противопоставленном товарном знаке "" по свидетельству Российской Федерации N 189455 является описательным и исключен из правовой охраны на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ; отличие может заключаться в том, что помимо товарного знака ответчик размещает на упаковке информацию о составе производимой им биологически активной добавки, количестве таблеток, а также элемента "форте", в то время как на упаковке истца размещена информация о свойствах препарата.

Руководствуясь пунктом 37 Обзора от 23.09.2015, согласно которому использование неохраняемых элементов товарного знака не может быть признано нарушением, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в материалах дела доказательства, с учетом недоказанности использования ответчиком охраняемых элементов товарных знаков истца, суды первой и апелляционной инстанций пришли к тому выводу, что из противопоставляемых упаковок, используемых истцом и ответчиком с очевидностью следует, что упаковки ответчика не могут быть признаны сходными до степени смешения с упаковками истца, поскольку наличие различных элементов, в том числе доминирующего элемента "Ферментозим" полностью исключает возможность смешения данных товаров потребителем, а равно возможность возникновения у потребителя впечатления принадлежности спорных товаров истцу.

Таким образом, судами первой и апелляционной инстанций произведено подробное сравнение противопоставленных обозначений, в связи с чем довод заявителя кассационной жалобы об отсутствии надлежащей правовой оценки следует признать не в достаточной степени обоснованным.

Действительно в обжалуемых судебных актах отсутствует детальная оценка некоторых из представленных компанией доказательств, подтверждающих, по ее мнению, вероятность смешения сравниваемых упаковок, однако данное обстоятельство не означает, что указанные доказательства не исследовались судами первой и апелляционной инстанций.

При этом суд первой инстанции указал на то, что представленные как истцом, так и ответчиком заключения по итогам социологических опросов содержат противоречивые, взаимоисключающие друг другу выводы, в связи с чем суд первой инстанции не принял их во внимание, проведя на основании устоявшихся в правоприменительной практике критериев сравнение спорных обозначений на предмет установления вероятности их смешения.

Суд апелляционной инстанции признал несостоятельной ссылку истца на представленное им в суд первой инстанции социологическое заключение при наличии противоположного заключения, представленного ответчиком, указав, что эти заключения не имеют для суда заранее установленной силы и суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в материалах дела документам.

Судом кассационной инстанции принимается во внимание правовая позиция, изложенная в определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 N 310-ЭС15-2555 по делу N А08-8802/2013, в соответствии с которой направление дела на новое рассмотрение судом кассационной инстанции при установлении и признании доказанным судом первой инстанции факта отсутствия сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, не относится к полномочиям суда кассационной инстанции в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Довод компании о том, что суд апелляционной инстанции в обоснование своих выводов сослался на не подлежащие применению Правила N 32 является обоснованным, однако, принимая во внимание, что суд первой инстанции руководствовался действующим законодательством (Правилами N 482), а также учитывая, что приведенные судом апелляционной инстанции пункты Правил N 32 не содержат положений, существенным образом отличающихся от положений, приведенных в Правилах N 482, данное нарушение не привело к принятию неправильного постановления.

Проверив обоснованность довода компании о том, что суд апелляционной инстанции не дал надлежащей правовой оценки утверждению компании о наличии в действиях общества "Квадрат-С" признаков недобросовестной конкуренции, Суд по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В соответствии с содержащимся в пункте 169 Постановления N 10 разъяснением квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки.

Цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом, в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения. В случае если лицо подает заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, использующегося иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения.

При этом недобросовестность правообладателя должна быть, прежде всего, установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Согласно пункту 7 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) конкуренция - это соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Недобросовестная конкуренция - это любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации (пункт 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции).

Для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции установлению подлежат следующие обстоятельства:

факт использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;

известность правообладателю факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;

наличие на момент подачи заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между правообладателем и иными хозяйствующими субъектами;

наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) получить необоснованные преимущества за счет единоличного использования известного обозначения, причинить вред хозяйствующим субъектам-конкурентам или вытеснить их с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;

причинение либо вероятность причинения хозяйствующим субъектам-конкурентам вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

Руководствуясь приведенными правовыми подходами, суд апелляционной инстанции указал на то, что в подтверждение факта недобросовестной конкуренции компанией не представлено доказательств, подтверждающих наличие в действиях общества "Квадрат-С" всех вышеперечисленных признаков недобросовестной конкуренции.

При этом Суд по интеллектуальным правам полагает необходимым обратить внимание на правовую позицию, изложенную в определении Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224, согласно которой вопросы факта устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

В связи с этим у суда кассационной инстанции отсутствуют правовые основания для переоценки в достаточной степени мотивированных выводов судов первой и апелляционной инстанций, так как установление вышеназванных обстоятельств относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу, а суд кассационной инстанции, как указано выше, не наделен полномочиями по переоценке фактических обстоятельств дела, установленных судами на основании собранных по делу доказательств.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на то, что настоящий спор рассмотрен с нарушением норм процессуального права в связи с непривлечением к участию в деле ФАС России и Роспатента, чьи решения и действия будут зависеть от результатов разрешения данного спора, подлежит отклонению, поскольку указанные лица, которые, как следует из пояснений самой компании, осведомлены о настоящем споре, не обращались с заявлениями о привлечении их к участию в настоящем деле в связи с тем, что их права и обязанности могут быть затронуты принятыми по настоящему спору судебными актами.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что судебными актами по настоящему делу на ФАС России и Роспатент не возлагаются какие-либо обязанности.

Суд кассационной инстанции также полагает необходимым указать, что содержащиеся в кассационной жалобе доводы компании в основном сводятся к несогласию с осуществленной судами оценкой представленных доказательств, не свидетельствуют о неправильном применении или толковании судами норм материального и процессуального права, по существу направлены на переоценку доказательств и фактических обстоятельств дела, установленных судами, и заявлены без учета определенных законом пределов рассмотрения дела судом кассационной инстанции, а также повторяют доводы апелляционной жалобы, которым дана надлежащая оценка.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной в том числе в определении от 17.02.2015 N 274-О, статьи 286-288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела. Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо. Установление фактических обстоятельств дела и оценка доказательств отнесены к полномочиям судов первой и апелляционной инстанций.

Аналогичная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2018 N 300-ЭС18-3308.

На основании вышеизложенного суд кассационной инстанции полагает, что суды первой и апелляционной инстанций при рассмотрении настоящего спора правильно определили характер спорного правоотношения, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, а также в основном верно применили нормы материального и процессуального права, дали оценку всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства.

Суд по интеллектуальным правам также учитывает правовую позицию, которая сформулирована в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Нарушений норм процессуального права, которые в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов судов первой и апелляционной инстанций в любом случае, судом кассационной инстанции не установлено.

Таким образом, обжалуемые судебные акты являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы с учетом результата ее рассмотрения относятся на заявителя этой жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 30.10.2019 по делу N А40-303459/2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.02.2020 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу иностранного лица Berlin-Chemie AG - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев