Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 сентября 2020 г. по делу N СИП-229/2020 Суд признал недействительным патент на промышленный образец в части неуказания заявителя в качестве патентообладателя, поскольку ответчиком не доказано, что патент получен им на законных основаниях в связи со служебным характером спорного промышленного образца

Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 сентября 2020 г. по делу N СИП-229/2020

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 23 сентября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 29 сентября 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Голофаева В.В., Погадаева Н.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Исаковской А.И.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление Князева Кирилла Александровича (Москва) к обществу с ограниченной ответственностью "Видеософт" (Медовый переулок, д. 5, стр. 1, тех. этаж 2, комн. 20, Москва, 107023, ОГРН 1167746576557) о признании патента Российской Федерации N 116537 на промышленный образец недействительным в части указания патентообладателя.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1., Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие:

от Князева Кирилла Александровича - представитель Ларшин Р.В. (по доверенности от 16.01.2020), Князев К.А. (лично, личность удостоверена паспортом);

от общества с ограниченной ответственностью "Видеософт" - представитель Гучмазова К.К. (по доверенности от 08.09.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Князев Кирилл Александрович (далее - Князев К.А.) обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Эс Эл Девелопмент" (в порядке статьи 124 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации наименование общества изменено на "Видеософт", далее - общество) о признании патента Российской Федерации N 116537 на промышленный образец "Корпус для видеомодуля" недействительным в части неуказания в качестве патентообладателя Князева К.А. и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности выдать новый патент по заявке N 2019500911 на промышленный образец "Корпус для видеомодуля" с указанием в качестве патентообладателя Князева К.А.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Ответчик представил отзыв, в котором возражает против удовлетворения заявленных требований, ссылается на то, что разработка спорного промышленного образца носила служебный характер, а истец принимал непосредственное участие в оформлении спорного патента и знал о том, какие лица указаны в заявке в качестве автора и патентообладателя. Считает, что доказательства создания спорного дизайна видеомодуля до назначения на должность инженера в обществе не подтверждены документально.

Истец дополнительно представил письменные пояснения с дополнительными документами: протоколами нотариального осмотра от 17.08.2020 N 77АГ 4754813 и N 77АГ475819, выпиской из ЕГРЮЛ в отношении общество с ограниченной ответственностью "Видеософт".

В суд через систему "Мой Арбитр" 03.09.2020 поступило ходатайство о приобщении к материалам дела материального носителя (CD-R диск), содержащего копии компьютерных файлов KK_v7.pdf (чертежа дизайна корпуса от 07.09.2018); untitled.241.png, untitled.242.png (скриншоты рендеров с данными файлов от 26.09.2018), распечатки которых представлены вместе с исковым заявлением.

Судебная коллегия исследовала указанный материальный носитель, содержимое файлов и сведения о файлах на нем, а также осмотрела какие файлы размещались на сайте mega.nz по его логином и паролем на личном ноутбуке Князева К.А.

В судебном заседании Князев К.А. и его представитель выступили по доводам, содержащимся в исковом заявлении, просили удовлетворить заявленные требования в полном объеме, полагая их обоснованными.

Явившийся в судебное заседание представитель общества выступил по доводам, содержащимся в отзыве на заявление, просил отказать в удовлетворении заявленных требований.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие его представителей. Указанное ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено, в связи с чем судебное разбирательство на основании части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проведено в отсутствие представителя Роспатента.

При рассмотрении дела судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела 24.09.2019 по заявке N 2019500911 от 06.03.2019 выдан патент Российской Федерации N 116537 на промышленный образец "Корпус для видеомодуля", а именно:

В качестве автора данного промышленного образца в патенте указан Князев К.А., в качестве патентообладателя - общество.

Князев К.А., полагая, что указание общества в качестве патентообладателя свидетельствует о несоответствии патента подпункту 5 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением по настоящему делу.

В обоснование своих требований Князев К.А. ссылается на то, что промышленный образец не является служебным по смыслу статьи 1370 ГК РФ, поскольку автор на момент создания дизайна видеомодуля, на который выдан спорный патент, не являлся работником общества, изобретение создано не в рамках выполнения автором своих трудовых обязанностей и без использования материалов работодателя.

Истец считает, что ответчик получил патент на промышленный образец с указанием себя в качестве правообладателя без заключения письменного соглашения между истцом и ответчиком и без выплаты компенсации, что противоречит положениям статей 1357, 1377 ГК РФ.

С данным обстоятельствами Князев К.А. связывает законность заявленного требования, в связи с чем просит его удовлетворить.

В отзыве на исковое заявление общество просит оставить заявленные требования без удовлетворения, ссылаясь на их необоснованность. При этом общество представило следующие доказательства:

- Приказ о расторжении трудового договора от 10.01.2020;

- Письмо-приглашение на переговоры в КНР от 15.01.2019;

- Авансовые отчеты от 30.08.2019 и от 27.09.2019;

- Служебная записка о направлении в служебную командировку с 08.10.2018 по 21.10.2018;

- Копии проездных документов;

- Счета гостиниц;

- Страховой полис;

- Распечатки электронных писем по получению патента на промышленный образец;

- Распечатки электронных писем по производству и поставке продукции;

- Аффидевит Томилова Р.В. и Осипова В.Е.;

- Заключение специалиста Копаницы Г.Д. N 12893/Ц по результатам исследования возможности изменения дат создания и редактирования файлов типа "png" (далее - заключение специалиста N 12893/Ц);

- Заключение специалиста Копаницы Г.Д. N 12981/Ц года по результатам исследования возможности изменения дат создания и редактирования файлов типа "pdf" (далее - заключение специалиста N 12981/Ц);

- Распечатка сведений из системы "Контур.Фокус" в отношении ответчика.

Ответчик ссылается на то, что Князев К.А. состоял в трудовых отношениях с ответчиком на дату подачи заявки на выдачу спорного патента, осуществлял составление и доработку чертежа корпуса видеомодуля в рамках трудовых обязанностей.

Общество указывает, что в период с 16.01.2019 по 10.01.2020 Князев К.А. работал в обществе, сначала в должности инженера, а позднее - в должности руководителя проектов. Ссылается на то, что в функциональные обязанности Князева К.А. входила, в том числе разработка корпусов терминалов, корпусов камер, разработка новых компьютерных решений в области поддержки работоспособности нейросетей на них, командировки на производство и контроль качества продукции.

Общество указывает, что дизайн видеомодуля по спорному патенту Князев К.А. создал в рамках осуществления трудовой функции, в обоснование чего ссылается на сведения ЕГРЮЛ, в соответствии с которыми основным видом деятельности общества является "производство аппаратуры для записи и воспроизведения звука и изображения (код ОКВЭД 26.40.3)".

В отношении доводов Князева К.А. о создании дизайна видеомодуля до устройства на работу в общество указывает, что они не подтверждены документально.

В связи с данным обстоятельством общество полагает, что подача заявки на регистрацию патента на промышленный образец, выполненный в рамках исполнения Князевым К.А. трудовых обязанностей, с указанием в качестве патентообладателей общества соответствует положениям статьи 1370 ГК РФ.

Роспатент в отзыве на исковое заявление указал, что в соответствии со статьей 1406 ГК РФ споры об установлении патентообладателя рассматриваются судом, в связи с чем у названного административного органа отсутствует компетенция для дачи пояснений по существу настоящего спора.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении и отзыве на него, заслушав явившихся в судебное заседание представителей сторон, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что данное разъяснение применимо и к ситуации, в которой рассматривается требование о признании патента недействительным по тем основаниям, которые устанавливаются в судебном, а не в административном порядке.

Учитывая дату подачи заявки на выдачу оспариваемого патента (06.03.2019), суд приходит к выводу, что к рассматриваемым правоотношениям применяются нормы ГК РФ в редакции, действовавшей на дату подачи указанной заявки.

Подпунктом 9 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ промышленные образцы отнесены к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности.

Согласно статье 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В силу пункта 2 статьи 1345 ГК РФ автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права: 1) исключительное право; 2) право авторства.

В случаях, предусмотренных ГК РФ, автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат также другие права, в том числе право на получение патента, право на вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец (пункт 3 статьи 1345 ГК РФ).

Как установлено пунктом 1 статьи 1357 ГК РФ, право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца.

В силу пункта 2 статьи 1357 ГК РФ право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору.

Договор об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора (пункт 3 статьи 1357 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 1370 ГК РФ предусмотрено, что изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом. Согласно пункту 2 той же статьи право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору).

В силу пункта 1 статьи 1374 ГК РФ заявка на выдачу патента на изобретение подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с этим Кодексом (заявителем).

Подпунктом 1 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ установлено, что заявка на изобретение должна содержать заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента.

В пункте 129 постановления N 10 содержится разъяснение, согласно которому для признания технического решения служебным не требуется того, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение работ по созданию конкретных патентоспособных объектов либо по усовершенствованию известных технических решений.

Определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может следовать из трудовой функции или может быть выражено в виде конкретного задания.

Во внимание могут быть приняты, в частности, акты работодателя, содержащие поручения работнику, соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект, пределы трудовых обязанностей работника, место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов, источник оборудования и средств, использованных для их создания, возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект, цель создания патентоспособного объекта, последующее поведение работника и работодателя, составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке технических решений в связи с выполнением трудовых обязанностей, иные обстоятельства в совокупности.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 130 постановления N 10, служебный характер изобретения, полезной модели или промышленного образца определяет взаимоотношения конкретного работника - автора и его работодателя, но не правовой режим изобретения, полезной модели или промышленного образца в целом.

Подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ предусмотрено, что патент на промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с ГК РФ.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1-3 статьи 1363 ГК РФ, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.

Истец, обосновывая свои требования, ссылается на то, что дизайн видеомодуля, на который выдан спорный патент, не был создан им по собственной инициативе, а не в связи с выполнением трудовых обязанностей у ответчика. В обоснование своих доводов представил распечатки файлов с чертежами видеомодуля, сведения о их содержании с указанием дат создания до даты устройства на работу в общество, сам материальный носитель с указанными файлами.

Ответчик в подтверждение своей позиции об обратном, сослался на документы о деятельности Общества, переписку истца, касающуюся получения спорного патента, на документы о командировании истца рамках исполнения должностных обязанностей для налаживания производства готовых изделий, аффидевиты (письменные заявления) генеральных директоров Общества, а также документами о реализации служебных командировок.

Общество считает, что воля Князева К.А. на регистрацию спорного результата интеллектуальной деятельности на имя общества была выражена с достаточной степенью определенности путем сопровождения Князевым К.А. процедуры по получению патента.

Оценив имеющиеся в деле доказательства по правилам статьей 70, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что ответчик не доказал, что дизайн корпуса для видеомодуля создан истцом в качестве служебной полезной модели в порядке статьи 1370 ГК РФ.

Так общество ссылается на то, что разработка спорного чертежа корпуса видеомодуля и получение патента на промышленный образец осуществлялись в рамках поставленных перед истцом генеральным директором общества служебных задач.

Вместе с тем, ответчик не представил ни доказательств, документально подтверждающих трудовую функцию истца в период работы у ответчика, в частности должностную инструкцию, ни доказательств выдачи служебного задания.

В то же время Князев К.А. представил материальный носитель с файлами, содержащими чертежи модуля и сведения об указанных файлах с датами создания до даты первого устройства на работу в общество 05.10.2019 (трудовой договор от 05.10.2019 N 2).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Согласно пункту 3 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец.

Сопоставив внешний вид корпуса для видеомодуля на чертежах, представленных истцом, и внешний вид корпуса для видеомодуля в спорном патенте судебная коллегия считает, что указанные решения внешнего вида изделий по общему зрительному впечатлению являются тождественными, данные обстоятельства сторонам также не оспаривались.

Согласно представленному материальному носителю файлы с размещенными на них чертежами и внешним видом спорного промышленного образца untitled.241.png и untitled.241.png созданы 26.09.2018, а файл KK_v7.pdf с чертежами видеомодуля - 07.09.2018.

Относительно файлов KK_v7.pdf (чертежа дизайна корпуса от 07.09.2018); untitled.241.png, untitled.242.png (скриншоты рендеров с данными файлов от 26.09.2018) общество представило заключения специалиста N 12981/Ц и N 12893/Ц.

Согласно заключениям специалиста N 12981/Ц и N 12893/Ц файлы формата "pdf" и "png" не выявлено возможности точно установить даты создания, редактирования и открытия файлов "pdf" и "png". Даты, специфичные для форматов "pdf" и "png" и даты, используемые операционной системой могут быть изменены или удалены вручную без отслеживания таких действий.

Вместе с тем, из представленных заключений N 12981/Ц и N 12893/Ц не следует, что они опровергают достоверность даты создания последнего изменения содержимого файлов с чертежами дизайна видеомодуля. Представленные заключения содержат только выводы о принципиальной возможности умышленных или произвольных установления или изменения реквизитов даты и времени создания последнего изменения содержимого любых файлов формата "pdf" и "png".

Иных доказательств опровергающих факт создания файлов untitled.241.png, untitled.241.png и KK_v7.pdf ответчиком не представлено, заявление о фальсификации указанных доказательств обществом не заявлялось.

При этом принято в во внимание наличие протоколов нотариального осмотра от 17.08.2020 N 77АГ 4754813 и N 77АГ475819, из которых следует, что части дизайна видеомодуля, на который получен спорный промышленный образец, направлялись через сайт mega.nz посредством коммуникационной системы для передачи текстовых и голосовых сообщений WeChat в период с 06.09.2018 по 26.09.2018 для осуществления облачного хранения.

Таким образом, представленные истцом доказательства подтверждают создание спорного промышленного образца не позднее 26.09.2018, то есть до даты его устройства на работу к ответчику 05.10.2018.

При таких обстоятельствах доводы общества о том, что Князев К.А. сам предоставил информацию для заявки на спорный патент с указанием в качестве патентообладателя общества "Эс Эл Девелопмент", и оказывал содействие в получении патента, как и ссылки общества на то, что Князев К.А. участвовал в обсуждении производства продукции с использованием спорного патента, принимал участие в его создании (командировки и показания свидетелей), сами по себе не подтверждают создание дизайна видеомодуля в связи с выполнением трудовых обязанностей. Также ответчиком не представлено уведомление общества от Князева К.А. о создании технического решения, которому требуется предоставление правовой охраны в качестве промышленного образца.

Само по себе наличие электронной переписки должностных лиц с Князевым К.А. о передачи заявки в Роспатент для получения патента на промышленный образец не свидетельствует о том, что Князев К.А. дал свое согласие в установленном порядке и форме (статья 1357 ГК РФ) обществу быть патентообладателем спорного патента.

Как пояснил сам истец в ходе судебного заседания, и не опровергнуто представителем ответчика, не соблюдение обществом договоренностей о надлежащем оформление исключительных прав на спорный патент и не выплата обещанного истцу вознаграждения, и дальнейшие действия ответчика по оформлению спорного патента на себя, стали причиной увольнения истца из общества и обращения в суд с настоящим иском.

Следовательно, ответчик не опроверг презумпцию принадлежности права на получение патента на промышленный образец его автору, установленную пунктом 1 статьи 1357 ГК РФ.

Учитывая изложенное, доводы ответчиков о том, что патент получен им на законных основаниях в связи со служебным характером спорного промышленного образца, признается судом недоказанным.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1398 ГК РФ патент на промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 ГК РФ, либо вступившего в законную силу решения суда.

В случае признания патента недействительным в части на промышленный образец выдается новый патент.

Патент на промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент (пункт 5 статьи 1398 ГК РФ).

Как следует из разъяснений, содержащихся в абзаце третьем пункта 122 постановления N 10, решение суда по спору об установлении патентообладателя является основанием для внесения Роспатентом соответствующих изменений в Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации и выдачи нового патента.

В связи с тем, что судом установлено наличие правовых оснований для удовлетворения заявленных обществом требований, суд считает необходимым обязать Роспатент внести изменения в Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации и выдать новый патент на промышленный образец "Корпус для видеомодуля" по заявке N 2019500911 с указанием в качестве патентообладателя Князева К.А.

Исходя из того, что исковые требования общества удовлетворены, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на общество.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования Князева Кирилла Александровича удовлетворить.

Признать недействительным патент Российской Федерации N 116537 на промышленный образец "Корпус для видеомодуля" в части неуказания в качестве патентообладателя Князева Кирилла Александровича.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности аннулировать патент Российской Федерации N 116537 на промышленный образец "Корпус для видеомодуля" и выдать новый патент Российской Федерации по заявке N 2019500911 на промышленный образец с указанием в качестве патентообладателя Князева Кирилла Александровича и внести соответствующие сведения в Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Видеософт" в пользу Князева Кирилла Александровича 6 000 (Шесть тысяч) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационной порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев