Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 июля 2014 г. N 09АП-19598/14

г. Москва

08 июля 2014 г.

Дело N А40-23944/13

Резолютивная часть постановления объявлена 19 июня 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 08 июля 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева

судей О.Н. Лаптевой, Е.А. Птанской

при ведении протокола судебного заседания

помощником судьи Самойловой С.П.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ИП Глубокова А.Ю.

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 01 апреля 2014 года

по делу N А40-23944/13, принятое судьёй Чадовым А.С.

по иску ИП Глубокова А.Ю. (ОГРНИП 304402833000317, ИНН 402800891706)

к ИП Вараксину А.В. (ОГРНИП 307770000586719, ИНН 771544875821)

третьи лица: 1) Хрулев В.Л., 2) ИП Минасян Б.М., 3) Устинов И.А.

о защите прав на полезную модель по патенту Российской Федерации N 23781

при участии в судебном заседании:

от истца: ИП Голубков А.Ю. - лично

от ответчика: ИП Вараксин А.В. лично, Цельмин Д.И. (по доверенности от 09.12.2013) переводчик: Грудинина М.А. (по доверенности от 29.01.2014)

в судебное заседание не явились представители:

от третьих лиц: извещены.

УСТАНОВИЛ

Индивидуальный предприниматель Глубоков Аркадий Юрьевич (далее - истец, правообладатель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском Индивидуальному предпринимателю Вараксину Алексею Владимировичу (далее - ответчик) об обязании прекратить неправомерные действия по использованию произведения, нарушающие право на неприкосновенность произведения и исключительное право на произведение Истца в части переработки (создания производных (и)или составных) произведений и доведения их до всеобщего сведения и опровергнуть сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию Истца путем удаления фотографий произведений, размещенных на сайте Ответчика или заключить лицензионный договор на использование произведения в случае продолжения использования произведения Ответчиком; определении с учетом требований разумности и справедливости размер компенсаций за нарушение права на неприкосновенность произведения и исключительного права на произведение; взыскании с Ответчика в пользу Истца компенсацию морального вреда, вызванного нарушением права на неприкосновенность произведения в установленной сумме судом; взыскании с Ответчика в пользу Истца компенсацию вместо возмещения убытков за нарушение исключительного права на произведение в установленной сумме судом; взыскании с Ответчика в пользу Истца компенсацию за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности; взыскании с Ответчика убытки в виде упущенной выгоды в пользу Истца в размере 21.652,55 руб., согласно окончательной редакции сформулированных исковых требований, ст.49 АПК РФ).

Определением от 07.11.2013 года к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, были привлечены Хрулев Владимир Леонидович, ИП Минасян Борис Мегранович, Устинов Игорь Александрович.

Решением суда от 01 апреля 2014 года в удовлетворении исковых требований в полном объеме было отказано.

При этом суд пришел к выводу о недоказанности нарушения авторских и исключительных прав истца на полезную модель, отсутствие у истца прав на промышленный образец, недоказанности умаления действиями ответчика деловой репутации истца.

С решением не согласился истец, подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшееся по делу решение отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении иска.

По мнению заявителя жалобы, суд не полно исследовал фактические обстоятельства по делу в виду необоснованного отклонения ходатайства истца о назначении по делу патентно-технической экспертизы. Суд не принял во внимание, что оригинальное произведение дизайна истца защищено свидетельством о депонировании произведения (N 011-000819 от 15.03.2011 г.). Суд необоснованно отклонил ходатайство истца о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей.

Ответчик просит решение суда оставить в силе, представил отзыв на апелляционную жалобу.

В заседании суда апелляционной инстанции от 19.06.2014 г. рассмотрены и отклонены ходатайства истца об истребовании у ЗАО "Регистратор" или ГК "Филанко" сведений о том, кто является администратором домена на сайте BILLIARDEUES.RU и назначении по делу судебной патентно-технической экспертизы по вопросам:

1) Содержат ли кии Ответчика каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте, содержащейся в патенте формулы полезной модели либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующих действий, предусмотренных п.2 ст. 1358 ГК РФ?

2) Нарушают ли кии Ответчика право на неприкосновенность произведения (порочат ли честь, достоинство и деловую репутацию) и (или) исключительное право на произведение Истца?

Вопрос N 2 не может относиться к компетенции эксперта, так как разрешается судом после рассмотрения дела по существу (ст.168 АПК РФ).

Вопрос N 1 требует исследования кия, произведенного ответчиком, который не приобщался к делу в качестве вещественного доказательства в суде первой инстанции (ст.76 АПК РФ).

В отношении истребования доказательств администрирования сайта BILLIARDEUES.RU ходатайство не подлежит удовлетворению, так как в суде апелляционной инстанции при рассмотрении жалобы не действуют правила об изменении предмета либо основания иска (ч.3 ст.266 АПК РФ).

Каких-либо требований в отношении сайта BILLIARDEUES.RU истцом в порядке ст.49 АПК РФ при рассмотрении дела в суде первой инстанции сформулировано не было.

Заслушав доводы и возражения представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия не находит оснований, предусмотренных в ст.270 АПК РФ, для отмены решения от 01 апреля 2014 года и удовлетворения жалобы.

Как усматривается из материалов дела и достоверно установлено судом первой инстанции, согласно ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно ст. 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.

В соответствии с п. 2.2 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав (при применимом российском праве) подлежит применению российское законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего права. Так, автор произведения определяется на основе законодательства, действовавшего на момент его создания; автор изобретения, полезной модели или промышленного образца - на основе законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на выдачу патента на это изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 18.12.2006 г. N 231-ФЭ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, продолжают охраняться в соответствии с правилами части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Автор произведения или иной первоначальный правообладатель определяется в соответствии с законодательством, действовавшим на момент создания произведения.

Поскольку право истца на полезную модель возникло до 01.01.2008 г., а факты нарушения исключительных прав имели место после указанной даты, применению подлежат как положения четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, так и законодательство, которое действовало до принятия указанного нормативного правового акта.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем патента Российской Федерации N 23781 на полезную модель "Конструкция деревянного клееного древка кия" с приоритетом от 03.03.2000 г., зарегистрированного в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 20.07.2002 г.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В соответствии с ч. 1 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение.

Материалами дела подтверждается факт введения ответчиком в гражданский оборот на территории Российской Федерации спорной продукции, что ответчиком и не оспаривалось.

Использованием изобретения считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

В силу положений п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных п. 2 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в спорной продукции каждого признака полезной модели по патенту Российской Федерации N 23781, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, предусмотренных п. 2 ст. 1358 Гражданского кодекса российской Федерации.

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора, при этом, вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В обоснование своих требований истец ссылается на то, что ответчик является производителем складных двусоставных киев из различных твердолиственных пород дерева, которые, по его мнению, подпадают под патент на полезную модель, так как содержат признак полезной модели, приведенный в независимом пункте: такой признак как цельная клиновидная вставка - "галка" эквивалентен признаку - ряду спаренных наклонных пропилок в связи, с чем полагает, что ответчик незаконно использует результат интеллектуальной деятельности, что прямо запрещено законом.

Однако, суд первой инстанции не согласился с указанными доводами, поскольку, истцом не представлено достаточных доказательств, подтверждающих представленную позицию. Представленные доказательства, безусловно, не подтверждают юридически значимые обстоятельства и не образуют единую цепь доказательств, позволяющих установить вину и утверждать о нарушении исключительных прав истца ответчиком.

В силу ч. 1 ст. 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В силу ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, обязано доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основания своих требований и возражений.

Применительно к настоящему делу установленное законом распределение бремени доказывания означает, что именно истец заявляя о том, что он ранее являлся обладателем исключительных прав на полезную модель N 23781, и его права нарушались ответчиком путем производства и реализации киев, которые содержат каждый признак полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующих изделий действий, предусмотренных в ч.2 ст.1358 ГК РФ, должен был предпринять действия для приобщения к материалам дела образцов продукции, производимой ответчиком (кий) в качестве вещественного доказательства (ст.76 АПК РФ) либо ходатайствовать перед судом об обеспечении доказательств как в процессе рассмотрения дела, так и до обращения с настоящим иском (ч.4 ст.72 АПК РФ).

Подобных процессуальных действий истец не совершил, в связи с чем вывод суда первой инстанции об отсутствии в деле достаточных доказательств, подтверждающих нарушение исключительных прав истца на полезную модель, следует признать верным.

Из искового заявления следует, что спорные кии являются производными произведениями, представляющими собой переработку оригинального произведения Истца согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1259 ГК РФ, пункта 1 статьи 1260 ГК РФ и (или) составными произведениями, представляющими собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда согласно подпункта 2 статьи 1259 ГК РФ, пункта 2 статьи 1260 ГК РФ, которые нарушают исключительное право на произведение дизайна Истца ("например, такой признак, как цельная клиновидная вставка - "галка" эквивалентен признаку - ряду спаренных наклонных пропилок", лист искового заявления 2).

При таких обстоятельствах, Свидетельство на полезную модель N 23781 не защищает художественно-конструкторское решение изделия, определяющего его внешний вид, поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. N 3517-1, положения которого действовали на момент выдачи Истцу Свидетельства, к полезным моделям относится конструктивное выполнение средств производства и предметов.

В тоже время, в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 г, художественно-конструкторское решение изделия, определяющего его внешний вид, относится к промышленным образцам.

Истец не представил доказательств наличия у него Свидетельства на промышленный образец деревянного клееного древка кия.

При этом не может быть принята во внимание ссылка истца на свидетельство о депонировании произведения N 011-000819 от 15.03.2011 г. о регистрации в РАО КОПИРУС, так как в отношении промышленных образцов действует императивное правило о государственной регистрации, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на промышленный образец (ст.1353).

Соответственно, депонирование экземпляра произведения, осуществленное организацией по коллективному управлению правами, не может являться достаточным действием для возникновения у истца прав на промышленный образец.

Поскольку материалами дела не подтвержден факт неправомерного использования патента, требование об уплате компенсации не подлежит удовлетворению. Отсутствие нарушения исключает возможность привлечения ответчика к ответственности, предусмотренной в ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а потому в удовлетворении заявленных исковых требований следует отказать

Согласно статье 150 Гражданского кодекса Российской Федерации деловая репутация является нематериальным благом, защищаемым в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных. В соответствии с п.п. 1, 7 ст. 152 Гражданского кодекса юридическое лицо вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если лицо, распространившее такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности, при этом, обязанность доказывать соответствие действительности распространенных сведений лежит на ответчике. Истец обязан доказать факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск, а также порочащий характер этих сведений. В соответствии со ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и ст. 29 Конституции Российской Федерации, гарантирующими каждому право на свободу мысли и слова, а также на свободу массовой информации, позицией Европейского Суда по правам человека при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репутации необходимо различать имеющие место утверждения о фактах, соответствие действительности которых можно проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной защиты в порядке ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку, являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности.

В соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2005 г. N 3 "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц" по делам данной категории необходимо иметь в виду, что обстоятельствами, имеющими в силу ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации значение для дела, являются: факт распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом. Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или деловую репутацию граждан и юридических лиц, следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу. Сообщение таких сведений лицу, которого они касаются, не может признаваться их распространением, если лицом, сообщившим данные сведения, были приняты достаточные меры конфиденциальности, с тем, чтобы они не стали известными третьим лицам. Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения. Не могут рассматриваться как не соответствующие действительности сведения, содержащиеся в судебных решениях и приговорах, постановлениях органов предварительного следствия и других процессуальных или иных официальных документах, для обжалования и оспаривания которых предусмотрен иной установленный законами судебный порядок. Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица.

Следовательно, для применения способа защиты необходима совокупность трех этих условий.

При заявлении требования о защите деловой репутации истец должен доказать факт распространения сведений об истце и порочащий характер этих сведений. Бремя доказывания соответствия действительности распространенных сведений относится на ответчика.

Судом установлено, что основанием иска является фактически неподтвержденные доказательствами предположения, представленные доказательства не подтверждают факта распространения ответчиком сведений об истце, носящий порочащий характер и несоответствие их действительности, и не могут являться допустимыми и исчерпывающими доказательствами.

При таких обстоятельствах в требованиях истца, направленных на защиту деловой репутации, отказано правомерно.

Ходатайство истца о назначении по делу судебной патентно-технической экспертизы отклонено судом первой инстанции обоснованно, о невозможности её назначения по предложенным истцом вопросам суд апелляционной инстанции уже высказался в настоящем постановлении.

Согласно частям 1 и 2 статьи 19 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ, Кодекс) арбитражные заседатели привлекаются к осуществлению правосудия в арбитражных судах первой инстанции в соответствии с АПК РФ и другими федеральными законами по ходатайству стороны ввиду особой сложности дела и (или) необходимости использования специальных знаний в сфере экономики, финансов, управления. Ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей должно содержать обоснование особой сложности дела и (или) необходимости использования специальных знаний. При применении указанных норм арбитражным судам следует исходить из того, что такое ходатайство рассматривается по правилам статьи 159 Кодекса и суд вправе отказать в его удовлетворении, если придет к выводу в том числе об отсутствии особой сложности дела, необходимости использования специальных знаний в сфере экономики, финансов, управления, а также по причине отсутствия в числе лиц, утвержденных арбитражными заседателями соответствующего арбитражного суда, специалистов в той сфере, в которой при рассмотрении дела требуются специальные знания. По результатам рассмотрения ходатайства о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей арбитражный суд выносит определение, которое не подлежит обжалованию (п.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.10.2011 г. N 70).

Протокольным определением, вынесенным в предварительном судебном заседании 18 февраля 2014 года, ходатайство истца о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей отклонено в виду отсутствия основания особой сложности дела и необходимости использования специальных знаний (ч.2 ст.19 АПК РФ). Суд апелляционной инстанции не усматривает нарушений норм процессуального права, допущенных судом первой инстанции при рассмотрении данного ходатайства.

С учетом того, что нормы материального права, регулирующие спорные отношения, суд первой инстанции применил верно, процессуальных нарушений не допустил, решение отмене не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 01 апреля 2014 года по делу N А40-23944/13 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суде по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

О.Н. Лаптева Е.А. Птанская