Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2014 г. N С01-1057/2014 по делу N А40-23944/2013 Судебные акты, состоявшиеся по делу об обязании прекратить неправомерные действия по использованию произведения, нарушающие право на неприкосновенность произведения, подлежат отмене, а дело - передаче на новое рассмотрение, поскольку изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, что судом первой инстанции исследовано не было

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2014 г. N С01-1057/2014 по делу N А40-23944/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 16 октября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 октября 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В. 

судей Булгакова Д.А., Тарасова Н.Н.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Глубокова Аркадия Юрьевича на решение Арбитражного суда города Москвы от 01.04.2014 (судья Чадов А.С.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2014 (судьи Валиев В.Р., Лаптева О.Н., Птанская Е.А.), принятые по делу N А40-23944/2013

по иску индивидуального предпринимателя Глубокова Аркадия Юрьевича (г. Калуга, ОГРНИП 304402833000317)

к индивидуальному предпринимателю Вараксину Алексею Владимировичу (Москва, ОГРНИП 307770000586719) о защите исключительного права. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Хрулев Владимир Леонидович (Москва), индивидуальный предприниматель Минасян Борис Мегранович (Москва, ОГРНИП 304770000485406), Устинов Игорь Александрович (Москва). 

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца: Глубоков А.Ю. - лично (паспорт);

сурдопереводчик Сбитнева Н.И., удостоверение переводчика жестового языка N I06/95. 

от ответчика: не явился, извещен;

от третьих лиц: представители не явились, извещены. 

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Глубоков Аркадий Юрьевич (далее - ИП Глубоков А.Ю., истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к индивидуальному предпринимателю Вараксину Алексею Владимировичу (далее - ИП Вараксин А.В., ответчик), об обязании прекратить неправомерные действия по использованию произведения, нарушающие право на неприкосновенность произведения и исключительное право на произведение истца в части переработки (создания производных (и)или составных) произведений и доведения их до всеобщего сведения и опровергнуть сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию истца путем удаления фотографий произведений, размещенных на сайте ответчика или заключить лицензионный договор на использование произведения в случае продолжения использования произведения ответчиком; определении с учетом требований разумности и справедливости размер компенсаций за нарушение права на неприкосновенность произведения и исключительного права на произведение; взыскании с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда, вызванного нарушением права на неприкосновенность произведения в установленной сумме судом; взыскании с ответчика в пользу истца компенсации вместо возмещения убытков за нарушение исключительного права на произведение в установленной сумме судом; взыскании с ответчика в пользу истца компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности; взыскании с ответчика убытков в виде упущенной выгоды в размере 21652 рублей 55 копеек. 

Определением от 07.11.2013 года к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, были привлечены Хрулев Владимир Леонидович, ИП Минасян Борис Мегранович, Устинов Игорь Александрович. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 01.04.2014, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2014, в удовлетворении исковых требований отказано полностью. 

Не согласившись с решением суда первой инстанции и постановлением суда апелляционной инстанции, ИП Глубоков А.Ю. обратился с кассационной жалобой в Суд по интеллектуальным правам, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, а также несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит обжалуемые судебные акты отменить, принять по делу новый судебный акт или направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

В обоснование кассационной жалобы ИП Глубоков А.Ю. ссылается на немотивированное отклонение судом неоднократно заявлявшихся ходатайств о назначении патентоведческой экспертизы, об истребовании доказательств. Данное обстоятельство, как полагает истец, привело к необоснованному выводу суда о невозможности установления имеющих значение для дела обстоятельств вследствие отсутствия доказательственной базы. Считает неправомерным вывод суда о неотносимости и недопустимости представленных им распечаток с сайта ответчика в сети Интернет.

Также истец указывает на то, что судом неправомерно, в нарушение пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, проведен сравнительный анализ зависимых пунктов формулы, содержащейся в патенте Российской Федерации на полезную модель N 23781, с признаками спорных киев. 

Кроме того, истец мотивирует свою кассационную жалобу тем, что суды необоснованно сослались на отсутствие у него патента на промышленный образец. При этом истец указывает на то, что его исковые требования не были основаны на нарушении исключительных прав на промышленный образец. 

Определением Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2014 к участию в деле в качестве сурдопереводчика привлечена региональная общественная организация "Объединения переводчиков жестового языка". 

В судебном заседании ИП Глубоков А.Ю. доводы кассационной жалобы поддержал. 

Отзывы на кассационную жалобу от ответчика и третьих лиц не поступили. 

Ответчик и третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в судебное заседание не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие. 

Рассмотрев кассационную жалобу, выслушав истца, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего. 

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, истец является обладателем патента Российской Федерации N 23781 на полезную модель "Конструкция деревянного клееного древка кия (варианты)" с приоритетом от 03.03.2000, зарегистрированного в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 20.07.2002. 

В обоснование заявленного требования истец ссылался на то, что ответчик является производителем складных двусоставных киев из различных твердолиственных пород дерева, которые, по его мнению, подпадают под указанный патент на полезную модель, так как содержат каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели, в связи с чем ответчик нарушает исключительное право истца. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что истцом не представлено достаточных доказательств, подтверждающих представленную позицию, в то время как представленные доказательства не подтверждают юридически значимые обстоятельства и не образуют единую цепь доказательств, позволяющих установить вину и факт нарушения исключительных прав истца ответчиком. 

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, согласился с указанными выводами суда первой инстанции. 

Между тем судебными инстанциями не учтено следующее. 

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом. 

В соответствии со статьей 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования полезной модели в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на полезную модель), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 названной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 названной статьи. 

Как следует из оспариваемого решения, суд первой инстанции, не приняв во внимание указанные выше положения пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, при проведении сравнительного анализа киев ответчика с формулой полезной модели по патенту Российской Федерации N 23781, вместо независимого пункта формулы по данному патенту исследовал зависимый пункт. Исходя из этого, сделанный судом вывод об имеющихся различиях между вводимыми в оборот ответчиком киями и полезной моделью по патенту N 23781, не может быть признан основанным на законе. 

На основании вышеизложенного суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что судами первой и апелляционной инстанции при рассмотрении дела были допущены нарушения норм материального права, которые привели к принятию неправильных судебных актов, что в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебных актов. 

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

В то же время, Суд по интеллектуальным правам считает соответствующими закону выводы судов, сделанные по результатам рассмотрения требования истца об опровержении сведений, порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию. 

Иные доводы заявителя кассационной жалобы могут быть оценены при повторном рассмотрении спора по существу. 

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, установить, нарушают ли действия ответчика исключительные права истца на полезную модель по патенту Российской Федерации N 23781, рассмотреть вопрос о возможности проведения по делу экспертизы с целью ответа на вопрос, содержится ли в предлагаемых к продаже киях ответчика каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему, и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ; предложить истцу уточнить свои требования с целью приведения их в соответствие с установленными частью четвертой ГК РФ способами защиты исключительных прав. 

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело. 

Руководствуясь статьями 284, 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 01.04.2014 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2014 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Н. Тарасов