Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 27 февраля 2017 г. N 07АП-7449/15

г. Томск

27 февраля 2017 г.

Дело N А45-26270/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 17.02.2017 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 27.02.2017.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего О.Б. Нагишевой

судей Е.И. Захарчука, О.Ю. Киреевой

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ю.А. Романовой

при участии в судебном заседании:

от истца: Разина Е.В. по доверенности от 15.03.2016

от ответчика: Молчанов С.В. по доверенности от 26.12.2016

от третьих лиц: без участия (извещены)

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Термофор" на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 31.10.2016 г. по делу N А45-26270/2014 (07АП-7449/15(3) (судья И.В. Лузарева)

по иску индивидуального предпринимателя Зубкевича Евгения Юрьевича (г. Новосибирск) к обществу с ограниченной ответственностью "Термофор" (ул. Ватунина, 99, Г-2, г. Новосибирск, 630024, ОГРН 1105405008444), третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: 1) Еаствинд ЛТД.,2) Бессонов Константин Евгеньевич, 3) ООО "Профессор Бутаков", 4) Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ), 5) общество с ограниченной ответственностью "Эволюция тепла" о взыскании 2 000 000 рублей компенсации,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Зубкевич Евгений Юрьевич (далее - ИП Зубкевич Е.Ю., предприниматель) обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Термофор" (далее - ООО "Термофор", общество) о взыскании 2 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) N 455904.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены компания Еаствинд ЛТД, Бессонов Константин Евгеньевич, общество с ограниченной ответственностью "Контур" (далее - ООО "Контур"), общество с ограниченной ответственностью "Профессор Бутаков" (далее - ООО "Профессор Бутаков"), Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 10.06.2015, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 02.11.2015, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 22.03.2016 указанные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 31.10.2016 г. исковые требования удовлетворены частично: с ООО "Термофор" (ОГРН 1105405008444, ИНН 5405411791) в пользу индивидуального предпринимателя Зубкевича Евгения Юрьевича (ОГРНИП 306540607500054, ИНН 540606996710) взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 500 000 руб., в удовлетворении остальной части исковых требований отказано. Распределены расходы по государственной пошлине.

Не согласившись с решением, ООО "Термофор" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить в части взыскания с общества 500 000 руб. компенсации, 8 520 руб. расходов по государственной пошлине по иску и 6 000 руб. расходов по государственной пошлине по апелляционной и кассационным жалобам, и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска в полном объеме.

По мнению заявителя апелляционной жалобы, судом нарушены нормы материального права, не полностью выяснены обстоятельства, исследованы доказательства, имеющие значение для дела.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель указывает, что суд вопрос о существовании контрафактного товара не исследовал; общество неоднократно указывало на то, что контрафактный товар в реальности отсутствует и до 2014 г. существовал лишь виртуально - в виде видеоизображений на страницах сайта www. termofor.ru; общество полагает, что истец не доказал связь ответчика с деятельностью по предложению к продаже контрафактного товара; считает необоснованным вывод суда о сходстве использованных ответчиком обозначений с товарным знаком истца; также общество считает, что взысканная с ответчика компенсация многократно превышает легальный доход истца от предоставления третьему лицу неисключительной лицензией на использование товарного знака. Более подробно доводы изложены в апелляционной жалобе.

ИП Зубкевич Е.Ю. в соответствии со статьей 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит апелляционную жалобу оставить без удовлетворения.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель истца возражала против удовлетворения апелляционной жалобы. Просила решение оставить без изменения.

Представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы. Просил решение по делу отменить и принять новый судебный акт.

В соответствии со статьёй 156 АПК РФ дело рассматривается в отсутствие представителей иных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.

Исследовав материалы дела, доводы апелляционной жалобы и отзыва на неё, выслушав представителей сторон, проверив в соответствии со статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность решения суд апелляционной инстанции считает его не подлежащим отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, предприниматель является правообладателем исключительного права на комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 455904 (с приоритетом от 15.03.2011), правовая охрана которому предоставлена, в частности, для товаров (печи [отопительные приборы]) 11-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее МКТУ).

Словесная часть спорного товарного знака "ПРОФЕСОРЪ БУТАКОВЪ" выполнена заглавными буквами русского языка, оригинальным шрифтом и в оригинальном стиле начертания, размещена по центру плашки, выполненной в виде стилизованной ленты.

Исковые требования мотивированы тем, что истцом выявлен факт нарушения его исключительных прав на товарный знак путем предложения ответчиком к продаже неограниченному кругу лиц на сайте www.termofor.ru различных моделей печей, в том числе печей, для индивидуализации модельного ряда которых используется спорный товарный знак.

По мнению истца, спорное обозначение используется для индивидуализации модельного ряда печей ответчика ("Профессор Бутаков Профессор", "Профессор Бутаков Профессор уголь", "Профессор Бутаков Доцент", "Профессор Бутаков Инженер", "Профессор Бутаков Студент", "Профессор Бутаков Гимназист", "Профессор Бутаков Студент уголь", "Профессор Бутаков Инженер уголь").

Суд первой инстанции, оценив представленные в дело доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, пришел к выводу о частичном удовлетворении исковых требований.

Выводы суда первой инстанции соответствуют фактически установленным обстоятельствам дела, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, подлежащих применению, поддерживая которые и отклоняя доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции исходит из нижеследующего.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (пункт 1 статьи 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" указано, что вопрос о степени сходства обозначений, применяемых на товарах, является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, с позиции рядового потребителя.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении Президиума N 3691/06 от 18.07.2006, для признания сходства обозначений уже достаточно самой опасности, а не реального смешения обозначений в глазах потребителя.

Угроза смешения зависит, во-первых, от различительной способности охраняемого товарного знака, во-вторых, от сходства товарных знаков и спорного обозначения, в-третьих, от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг.

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Оценивая тождественность и сходство до степени смешения между использованным изображением и зарегистрированными истцом товарными знаками, суд первой инстанции обоснованно руководствовался Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32, а также Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденными приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197.

В общих положениях Методических рекомендаций указано, что рекомендации могут быть использованы также при решении вопросов о тождестве и сходстве товарных знаков, возникающих в ходе рассмотрения судебными, антимонопольными, правоохранительными органами дел, связанных с нарушением исключительного права на товарный знак.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции считает обоснованным вывод суда о том, что смысловому, звуковому и графическому (визуальному) критерию показали наличие сходства до степени смешения между обозначением истца "ПРОФЕСОРЪ БУТАКОВЪ" и словесным обозначением ответчика "Профессор Бутаков" имеются сходства обозначений и использование спорного товарного знака ответчиком, что подтверждается также каталогом ответчика за 2014 (стр. 68 каталога) (т. 3 л.д. 27), каталогом за 2013 год (стр. 58 каталога) (т. 4 л.д. 55), инструкциями по эксплуатации, имеющимися в данных каталогах, скриншотами страниц сайта ответчика до удаления с них информации (л.д. 65-78), архивными копиями страниц сайта, полученными в ходе осмотра сайта, произведенного судом с помощью Интернет-архива (т. 7 л.д. 70-99, т. 8 л.д. 57-77), копиями сертификатов соответствия и декларации о соответствии (т. 1л.д. 79-84).

Тождественное товарному знаку истца обозначение размещалось ответчиком на "шильдике", который крепится к лицевой стороне печи серии "Профессор Бутаков" (т. 3 л.д. 27, т. 4 л.д. 55).

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13 по делу N А40-9614/2012, для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя. При этом добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

В соответствии с пунктом 6.3.2 Методических рекомендаций N 197 при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе.

Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком.

Проводя сравнительный анализ спорных обозначений, суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что комбинированный характер товарного знака истца никак не влияет на определение сходства до степени смешения между товарным знаком истца и обозначением ответчика "Профессор Бутаков".

Доводы апелляционной жалобы о том, что ООО "Термофор" не является фактическим владельцем сайта termofor.ru, а таковым является ООО "Контур", был предметом рассмотрения суда первой инстанции и получил надлежащую правовую оценку. Оснований для иной оценки данного довода не находит и суд апелляционной инстанции.

Как верно отметил суд первой инстанции, на момент осмотра сайта истцом, а также судом первой инстанции, на странице сайта, посвященной Компании, размещены грамоты, дипломы и сертификаты, выданные ООО "Термофор", а не ООО "Контур" (копии сертификатов и дипломов имеются в материалах дела, скриншоты страниц сайта ответчика за 2013, 2014, 2015 год, а также акты осмотра сайта имеются в материалах дела) (т. 1 л.д. 65-78, 88-98, т. 7 л.д. 70-99, т. 8 л.д. 57-77), на указанном сайте также размещены сертификаты соответствия, декларации о соответствии, в которых указано, что заявитель (ООО "Термофор") обращается за выдачей сертификата в отношении отопительных печей серии "Профессор Бутаков". Все представленные на сайте декларации о соответствии и сертификаты соответствия были выданы как заявителю ООО "Термофор", а не ООО "Контур" (т. 1 л.д. 79-84).

На момент осмотра сайта истцом, а также судом (в том числе архивных страниц сайта ответчика) на сайте размещены сведения о единоличном исполнительном органе ответчика - директоре Захарове Павле. Сведения об участниках или о единолично исполнительном органе ООО "Контур" на страницах сайта отсутствуют.

Руководство по эксплуатации линейки дровяных воздухогрейных котлов "Профессор Бутаков" (далее - Руководство по эксплуатации) на 23 странице, также содержит информацию для потребителей с указанием сайта и реквизитов ООО "Термофор", а не ООО "Контур".

Таким образом, принимая установленные по делу обстоятельства, проанализировав и оценив в порядке ст. 71 АП РФ представленные в материалы дела доказательства (скриншот страницы сайта ответчика с информацией о проводимой лотерее, скриншоты из электронного справочника 2 ГИС, ходатайство об ознакомлении с материалами дела, оформленное на фирменном бланке ООО "Термофор" и подписанное директором ООО "Термофор" Захаровым П.А., выписку из ЕГРЮЛ), суд первой инстанции обоснованно указал на то, что сайт termofor.ru использовался в своей предпринимательской деятельности именно ответчиком, а не иным лицом.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Сертификация товаров, работ, услуг осуществляется в рамках Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

Сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров. В свою очередь, сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров (статья 2 Закона N 184-ФЗ).

Так, в материалах дела имеется ряд сертификатов, выданных ООО "Термофор" в отношении серии печей "Профессор Бутаков":

-сертификат соответствия (номер бланка 008457) с указанием в качестве заявителя ООО "Термофор", серии печей "Профессор Бутаков"; сертификат соответствия N C-RU.Ar39.B.00093. с указанием в качестве заявителя ООО "Термофор", серии печей "Профессор Бутаков"; декларация таможенного союза о соответствии с указанием в качестве заявителя ООО "Термофор", серии печей "Профессор Бутаков"; сертификат соответствия (номер бланка 1030154) с указанием в качестве заявителя ООО "Термофор", серии печей "Профессор Бутаков".

Учитывая установленные по делу обстоятельства, суд первой инстанции обоснованно указал на то, что указанные сертификаты позволяют ответчику незаконно производить и предлагать к реализации, иным образом вводить в хозяйственный оборот отопительные печи с использованием обозначения "Профессор Бутаков". Доказательств обратного в материалы дела в нарушение положений ст. 65 АПК РФ не представлено.

В пункте 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", разъяснено, что в силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Материалами дела подтверждается использование истцом обозначения "Профессор Бутаков", задолго до регистрации ответчиком товарного знака "Профессор". Истец придумал оригинальное обозначение "Профессор Бутаков/Професоръ Бутаковъ", ввел печи с таким обозначением в гражданский оборот задолго до возникновения ЗАО "Термофор" (2006), ООО "Термофор" (2010) и иных лиц - в 2001, 2002 гг.

К концу 2002 года на котлы были получены пожарный и санитарный сертификаты, а также сертификат соответствия, выданный НЦСМ (копия сертификата пожарной безопасности N ССПБ.Рх11.ОП026.В00091 от 20.12.2002, копия технических условий на котлы воздухогрейные "Профессор Бутаков" от 2002 г., копия брошюры в отношении котла "Профессор Бутаков" от 2003. Заявка на регистрацию товарного знака истцом была подана в Роспатент 15.03.2011. Регистрация товарного знака истца является действительной, не аннулированной.

Доказательств того, что ответчик, третьи лица направили соответствующие возражения в Палату по патентным спорам, в материалы дела не представлено.

Ни палатой по патентным спорам, ни антимонопольным органом не установлен факт злоупотребления истцом своим правом путем регистрации товарного знака, а равно факт осуществления действий, образующих недобросовестную конкуренцию на одном товарном рынке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных этим кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Согласно п. 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем по сравнению с заявленным требованием размере, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд первой инстанции, взыскал компенсацию за незаконное использование товарного знака истца в сумме 500 000 рублей.

Доводы апелляционной жалобы, свидетельствующие о несогласии ООО "Термофор" с размером взысканной компенсации, не являются основанием для изменения обжалуемого решения, т.к. размер компенсации определен судом по собственному усмотрению с учетом всех материалов дела. Обстоятельства, приведенные ответчиком в апелляционной жалобе, в подтверждение явной несоразмерности взысканной компенсации последствиям нарушения исключительного права истца, таковыми не являются.

Учитывая вышеизложенное, суд апелляционной инстанции считает, что доводы апелляционной жалобы ООО "Термофор" не содержат обоснования нарушения или неправильного применения судом норм материального права, направлены на переоценку установленных судом обстоятельств дела, оснований для которой суд апелляционной инстанции не усматривает.

Кроме того, иное толкование заявителем положений гражданского законодательства, а также иная оценка обстоятельств спора не свидетельствует о неправильном применении судом норм материального права.

Таким образом, суд первой инстанции, выполнив обязательные указания суда кассационной инстанции, оценив в порядке ст.71 Арбитражного процессуального кодекса РФ представленные сторонами доказательства, пришел к правильному выводу о частичном удовлетворении заявленных требований ИП Зубкевича Е.Ю.

При принятии обжалуемого решения арбитражным судом первой инстанции не допущено нарушений норм материального и процессуального права, надлежащим образом исследованы фактические обстоятельства дела, имеющиеся в деле доказательства, а следовательно, оснований для переоценки выводов суда первой инстанции и отмены решения не имеется.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе по правилам ст. 110 АПК РФ относятся на ее подателя.

Руководствуясь п. 1 ст. 269, ст. ст. 110, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Седьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 31.10.2016 г. по делу N А45-26270/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев.

Председательствующий

О.Б. Нагишева

Судьи

О.Ю. Киреева Е.И. Захарчук