Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 декабря 2016 г. по делу N СИП-96/2016 Суд удовлетворил заявленное требование и досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 декабря 2016 г. по делу N СИП-96/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 7 декабря 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 9 декабря 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Кручининой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрев в судебном заседании с использованием системы видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (судья Домрачева Е.Н., секретарь судебного заседания Васинюк Г.О.) исковое заявление компании Глобал Маркетинг энд Дистрибьюшн АГ/Global Marketing and Distribution AG (Dammstrasse, 19, Zug, Switzerland, 6301) к компании ОРИОН ТОБАККО ПОЛЬША Сп. з. О.О./ORION TOBACCO POLAND Sp. z. O.O. ( 5, gmina Goszczyn, powiat Grojecki, woj. Mazowieckie, Polska, 05-610) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "EUPHORIA" по международной регистрации N 1034258.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебное заседание представитель компании Глобал Маркетинг энд Дистрибьюшн АГ/Global Marketing and Distribution AG - Петров A.B. (представлена доверенность от 12.08.2016) не допущен, поскольку им в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области не были подтверждены полномочия на представление интересов.

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания Глобал Маркетинг энд Дистрибьюшн АГ/Global Marketing and Distribution AG (далее - компания "Global Marketing and Distribution") обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании ОРИОН ТОБАККО ПОЛЬША Сп. з. О.О./ORION TOBACCO POLAND Sp. z. О.О. (далее - компания "ORION TOBACCO POLAND") о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака "EUPHORIA" по международной регистрации N 1034258 в отношении всех товаров 34-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых он зарегистрирован вследствие его неиспользования.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Рассматриваемое исковое заявление мотивировано тем, что компания "Global Marketing and Distribution" занимается выпуском табачной продукции (в частности, сигарилл и сигар), которая поставляется и в Российскую Федерацию, по заключенным на поставку продукции договорам.

Приняв решение о выходе на рынок Российской Федерации с указанным видом продукции, для индивидуализации своей деятельности компанией "Global Marketing and Distribution" 29.08.2013 в Роспатент была направлена заявка на регистрацию словесного обозначения "EUPHORIA" в качестве товарного знака N 2013729793 в отношении товаров 34-го класса МКТУ, однако, как утверждает истец, в регистрации указанного обозначения истцу было отказано, в связи с тем, что ему был противопоставлен, в том числе товарный знак ответчика. Кроме того, как указывает истец, им была направлена заявка в World Intellectual Property Organization/Всемирная организация по охране интеллектуальной собственности N 1213839 на регистрацию словесного обозначения "EUPHORIA" в качестве товарного знака по международной регистрации, в том числе в отношении товаров 34-го класса МКТУ.

Компания "Global Marketing and Distribution" указывает, что она производит сигары, маркированные товарным знаком "EUPHORIA" и поставляет их на территорию ряда государств, а также заинтересована в их реализации на территории Российской Федерации, однако данному обстоятельству препятствует зарегистрированный в отношении товаров того же класса МКТУ, товарный знак ответчика, который создает правовые препятствия для реализации коммерческих планов истца при реализации им своих законных интересов, поскольку, по его утверждению, спорный товарный знак ответчиком не используется.

Компания "Global Marketing and Distribution" также отмечает, что она провела поиск в открытых источниках информации, в результате которого ей было установлено, что информации, подтверждающей использование компанией "ORION TOBACCO POLAND" оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации в отношении товаров 34-го класса МКТУ, выявлено не было.

Поскольку товарный знак по международной регистрации N 1034258, по мнению истца, компанией компания "ORION TOBACCO POLAND" в отношении товаров, перечисленных в исковом заявлении, не используется, а указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 34-го класса МКТУ, истец просит досрочно прекратить правовую охрану оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации, в связи с его неиспользованием.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может, кроме того, просил рассмотреть настоящее дело в его отсутствие.

Роспатент, компания "Global Marketing and Distribution" и компания "ORION TOBACCO POLAND", извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие их представителей. При этом суд считает необходимым отметить следующее.

Компания "ORION TOBACCO POLAND" является иностранным юридическим лицом, зарегистрированным в Республике Польша, извещение которой осуществляется в порядке, установленном Договором о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам, заключенным между Российской Федерацией и Республикой Польша (Варшава, 16.09.1996), и Соглашением о порядке сношений по гражданским делам в рамках Договора между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 16.09.1996, заключенным между Министерством Юстиции Российской Федерации и Министерством Юстиции Республики Польша (Санкт-Петербург, 17.05.2012), в связи с чем судом была предпринята попытка ее уведомления о рассматриваемом деле.

Суд по интеллектуальным правам направлял надлежащим образом оформленную судебную корреспонденцию как напрямую в адрес компании "ORION TOBACCO POLAND", а также 22.04.2016 был направлен запрос о вручении копии определения о назначении дела к судебному заседанию от 20.04.2016, а также запрос от 04.07.2016 о вручении копии определения об отложении судебного заседания от 29.06.2016 в уполномоченный орган страны места нахождения ответчика, а именно в Окружной суд города Радом/ w Radomiu (ul. M.J. , 10 26-600, Radom, Polska).

Запросы о вручении получены указанным органом и вручены компании "ORION TOBACCO POLAND", что подтверждается подтверждением о вручении документа (от 27.06.2016 о получении определения о назначении дела к судебному заседанию от 20.04.2016 и от 21.09.2016 о получении определения об отложении судебного заседания от 29.06.2016).

Судебная корреспонденция, направляемая напрямую по известному суду адресу ответчика, была вручена получателю 21.03.2016, 23.05.2016, 25.05.2016, 28.04.2016, о чем свидетельствуют возвращенные в суд почтовые уведомления (штриховой почтовый идентификатор RA386475145RU, RA300804730RU, RA300804791RU, RA300803972RU) соответственно.

Учитывая указанные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что компания "ORION TOBACCO POLAND" располагает сведениями о времени и месте судебного разбирательства.

Исходя из изложенных обстоятельств, суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся в судебное заседание представителей компании "ORION TOBACCO POLAND", извещенной надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в соответствии с частями 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Из материалов настоящего дела следует, что компания "ORION TOBACCO POLAND" является правообладателем словесного товарного знака "EUPHORIA" по международной регистрации N 1034258, зарегистрированного в отношении товаров 34-го "Cigarettes, tobacco, smokers' articles, cigarette tubes, cigarette paper, cigarettes filters, accessories for smokers (included in this class), matches/Сигареты, табак, табачные изделия, трубки курительные, сигаретная (папиросная) бумага, фильтры для сигарет, курительные принадлежности (включенные в данный класс), спички" и 35-го "Wholesaling and retailing of cigarettes, tobacco and smokers' articles and accessories/Оптовая и розничная торговля сигаретами, табаком, табачными изделиями и курительным принадлежностями" классов МКТУ, с датой приоритета от 02.03.2010.

Компания "Global Marketing and Distribution", ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика на территории Российской Федерации, и полагая, что названный товарный знак не используется ответчиком на протяжении последних трех лет, обратилась в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны.

Установив, что словесное обозначение по заявке N 2013729793 тождественно словесному товарному знаку ответчика по международной регистрации N 1034258 в отношении однородных товаров, Роспатент вынес предварительный отказ в предоставлении правовой охраны словесному обозначению в качестве товарного знака со ссылкой на пункт 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

На это обращено внимание в частности в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

В качестве доказательств, подтверждающих заинтересованность компании "Global Marketing and Distribution" в удовлетворении исковых требований, истцом представлены:

- контракт от 15.09.2014 N 01/9/2014 на поставку табачной продукции;

- выписка из торгового реестра от 08.09.2015.

В подтверждение своей заинтересованности в удовлетворении иска истцом была также представлена заявка, направленная в Роспатент от 29.08.2013 N 2013729793 о государственной регистрации словесного обозначения "EUPHORIA" в качестве товарного знака для товаров 34-го класса МКТУ.

Правовая охрана по заявке N 2013729793 испрашивается для товаров 34-го "Сигариллы; сигары; спички; табак" класса МКТУ.

Вопрос о тождественности словесного обозначения и товарного знака, а также однородности товаров, для которых испрашивается правовая охрана по названной заявке, а также товаров, которым предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, был разрешен по существу уполномоченным органом исполнительной власти, и сторонами по делу это обстоятельство не оспаривается.

Следовательно, противопоставляемый товарный знак препятствует регистрации заявленного истцом обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных им в заявке товаров 34-го класса МКТУ.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что компания "Global Marketing and Distribution" является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте словесное обозначение, тождественное со словесным товарным знаком по международной регистрации N 1034258 в отношении товаров 34-го класса МКТУ, однородных товарам, для которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован, то есть является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении его правовой охраны.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Пунктом 2.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

С учетом даты подачи искового заявления компанией "Global Marketing and Distribution" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (18.02.2016) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, исчисляется с 18.02.2013 по 17.02.2016 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из материалов дела следует, что правообладатель спорного товарного знака своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, доказательств надлежащего использования принадлежащего ему товарного знака суду в отношении товаров 34-го класса МКТУ на территории Российской Федерации не представил, доводы истца не опроверг, возражений против заявленных требований и представленных в дело истцом доказательств не заявил.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, ответчиком не представлено возражений против доводов истца о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака и не доказан факт его использования на территории Российской Федерации в отношении товаров 34-го класса МКТУ, а также не представлено суду доказательств того, что неиспользование произошло по не зависящим от него обстоятельствам, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что компанией "ORION TOBACCO POLAND" не подтверждено фактическое использование на территории Российской Федерации оспариваемого товарного знака в отношении товаров 34-го класса МКТУ, указанных в свидетельстве на товарный знак, в то время как компания "Global Marketing and Distribution" подтвердила свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в отношении товаров 34-го класса МКТУ, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования компании "Глобал Маркетинг энд Дистрибьюшн АГ/Global Marketing and Distribution AG" удовлетворить.

Досрочно прекратить на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 1034258 в отношении всех товаров 34-го класса МКТУ, для которых ему предоставлена правовая охрана.

Взыскать с компании "ОРИОН ТОБАККО ПОЛЬША Сп. з. О.О./ORION TOBACCO POLAND Sp. z. О.О." (Jakubow 5, gmina Goszczyn, powiat Grojecki, woj. Mazowieckie, Polska, 05-610) в пользу компании "Глобал Маркетинг энд Дистрибьюшн АГ/Global Marketing and Distribution AG" (Dammstrasse, 19, Zug, Switzerland, 6301) расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6000 рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.А. Кручинина