Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 марта 2017 г. по делу N СИП-921/2014 Суд отказал в удовлетворении иска о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку правообладатель доказал его использование при введении в гражданский оборот указанной части услуг

Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 марта 2017 г. по делу N СИП-921/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 23 марта 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 27 марта 2017 года.

ГАРАНТ:

См. Дополнительное решение Суда по интеллектуальным правам от 21 апреля 2017 г. по делу N СИП-921/2014

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Булгакова Д.А., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сарсенбаевой Д.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление

индивидуального предпринимателя Батршиной Гузели Радиковны (г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРНИП 312028015000412)

к обществу с ограниченной ответственностью "Си-Би-Ай консалт" (ул. Кибальчича, д. 9, Москва, 129366, ОГРН 104779611573)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 206105 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и общество с ограниченной ответственностью "Си-Би-Ай консалт" (ул. Ярославская, д. 8/6, Москва, 129164, ОГРН 1137746564230).

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца - Кандауров Р.Ю. (по доверенности от 01.02.2017);

от ответчика - Вишневская Н.Ю. (директор, протокол общего собрания учредителей от 27.04.2015 N 5), Красноперов Р.А. (по доверенности от 24.10.2016) и Красноперова Л.P. (по доверенности от 07.10.2015);

от третьего лица (общества с ограниченной ответственностью "Си-Би-Ай консалт" (ОГРН 1137746564230) - Красноперов Р.А. (по доверенности от 24.10.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Батршина Гузель Радиковна (далее - предприниматель, истец) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Си-Би-Ай консалт" (ОГРН 1137746564230) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 206105 вследствие его неиспользования в отношении услуг 35-го класса МКТУ: "реклама, выпуск рекламных материалов, рекламные агентства, прокат рекламных материалов, публикация рекламных текстов, сбыт товара через посредников, фотокопирование, административная деятельность в сфере бизнеса, менеджмент в сфере бизнеса".

Судом в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принят отказ от исковых требований в части досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 206105 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "фотокопирование, административная деятельность в сфере бизнеса, менеджмент в сфере бизнеса".

Решением Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2015 исковые требования были удовлетворены частично, правовая охрана спорного товарного знака прекращена в отношении части услуг 35-го класса МКТУ "реклама, выпуск рекламных материалов, рекламные агентства, прокат рекламных материалов, публикация рекламных текстов", а в отношении таких услуг 35-го класса МКТУ как "фотокопирование, административная деятельность в сфере бизнеса и менеджмент в сфере бизнеса" производство по делу было прекращено, в удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2015 решение от 04.03.2015 было отменено. Направляя дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что суд первой инстанции, досрочно прекратив правовую охрану спорного товарного знака вследствие его неиспользования, принял решение о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле, поскольку правообладателем этого товарного знака является общество с ограниченной ответственностью "Си-Би-Ай консалт" (ОГРН 1047796113573).

При новом рассмотрении дела определением Суда по интеллектуальным правам от 30.05.2015 произведена замена ненадлежащего ответчика по настоящему делу - общества "Си-Би-Ай консалт" (ОГРН 1137746564230) на надлежащего ответчика - общество "Си-Би-Ай консалт" (ОГРН 1047796113573) (далее - общество "Си-Би-Ай консалт", ответчик).

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и общество "Си-Би-Ай консалт" (ОГРН 1137746564230).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 15.06.2016 исковые требования удовлетворены частично: суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 206105 в отношении части услуг 35-го класса МКТУ: "реклама, выпуск рекламных материалов, рекламные агентства, прокат рекламных материалов, публикация рекламных текстов"; в отношении таких услуг, как "фотокопирование, административная деятельность в сфере бизнеса и менеджмент в сфере бизнеса" производство по делу было прекращено, а в удовлетворении остальной части иска отказано.

Также суд оставил без удовлетворения заявление общества с ограниченной ответственностью "Си-Би-Ай консалт" (ОГРН 104779611573) об отнесении судебных расходов независимо от результатов рассмотрения спора на предпринимателя и взыскал с ответчика в пользу истца 4 000 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2016 решение Суда по интеллектуальным правам от 15.06.2016 отменено в части досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 206105 в отношении части услуг 35-го класса МКТУ: "реклама, выпуск рекламных материалов, рекламные агентства, прокат рекламных материалов, публикация рекламных текстов" и в части взыскания с ответчика в пользу истца 4 000 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины. При этом дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином составе суда.

В ходе судебного разбирательства при новом рассмотрении дела предпринимателем подано заявление о фальсификации обществом "Си-Би-Ай консалт" доказательств: договора от 11.11.2010 N 80-10 РХ, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" (далее - общество "Роза Хутор"), с приложениями от 11.11.2010 N 8, от 01.12.2011 N 10, от 19.04.2012 N 11, от 03.07.2012 N 12 к нему, актов приема-передачи от 18.05.2012, от 13.08.2012, от 28.06.2012 к названному договору, счетов от 05.12.2011 N 29, от 16.02.2012 N 02, от 20.04.12 N 15, от 27.06.2012 N 21, от 27.06.2012 N 22, от 13.08.2012 N 30; договора от 24.10.2014 N 14/10-24, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью "Сыроварня "Волжанка" (далее - общество "Сыроварня "Волжанка"), актов от 17.06.2015 и от 24.06.2015 к этому договору, счетов от 15.04.2015 N 9, от 24.06.2015 N 18, от 29.10.2014 N 31, отчета о результатах оказанных услуг по пункту 5 приложения N 1 к договору N 14/10-24 от 24.10.2014 и отчета о результатах оказанных услуг по приложению N 1 и приложению N 2 к договору N 14/10-24 от 24.10.2014; договора от 28.11.2011 N 75/115-11, заключенного с акционерным обществом "Калужский завод путевых машин и гидроприводов" (далее - общество "Калугапутьмаш"), приложений N 1 и N 2 к нему, актов от 28.12.2011 N 05, счетов от 28.11.2011 N 28 и от 29.11.2011 N 29; договора от 26.04.2011, заключенного с акционерным обществом "Калужский завод "Ремпутьмаш" (далее - общество "Калугаремпутьмаш"), приложений от 26.04.2011 N 1 к нему, актов от 29.06.2011 N 01, от 26.09.2011 N 04, от 26.06.2012 N 06, счетов от 11.05.2011 N 12, от 26.06.2011 N 20 и от 26.06.2012 N 20.

Заявление о фальсификации мотивировано наличием у истца сомнений в том, что оригиналы документов, находящиеся у обществ "Роза Хутор", "Сыроварня "Волжанка", "Калугапутьмаш" и "Калугаремпутьмаш", содержат изображение товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 206105, который имеется на экземплярах, представленных ответчиком.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2017 оригиналы вышеперечисленных документов были истребованы у обществ "Роза Хутор", "Сыроварня "Волжанка", "Калугапутьмаш" и "Калугаремпутьмаш" соответственно.

Документы по запросу суда были представлены обществами "Сыроварня "Волжанка" (оригиналы) и "Калугапутьмаш" (копии), общество "Роза Хутор" сообщило суду о невозможности представления оригиналов в связи с их утратой, а общество "Калугаремпутьмаш" - об отсутствии у него оригиналов.

Рассмотрев заявление истца о фальсификации доказательств, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии достаточных оснований для исключения из числа доказательств по делу документов, перечисленных в заявлении о фальсификации.

При этом коллегия судей исходит из того, что на оригиналах указанных документов, представленных обществом "Сыроварня "Волжанка", имеется изображение спорного товарного знака, аналогичное тому, которое содержится на представленных ответчиком в материалы дела копиях этих документов.

Отсутствие изображения спорного товарного знака на оригиналах документов, представленных обществом "Калугапутьмаш", свидетельствует о том, что оказание правообладателем этого товарного знака услуг обществу "Калугапутьмаш" не сопровождалось использованием спорного товарного знака, однако не означает, что правообладатель этого товарного знака не мог проставить изображение на своих экземплярах этих документов, с которых делались копии, представленные в материалы дела.

Непредставление обществами "Роза Хутор" истребованных документов в связи с их утратой либо отсутствием безусловно не свидетельствует о фальсификации ответчиком этих документов, поскольку вывод о фальсификации доказательств не может основываться лишь на предположении о недобросовестности лиц, заявивших об утрате документов. При этом ходатайств о проверке подлинности документов иными способами истцом не заявлено.

В обоснование заявленных требований предприниматель ссылается на то, что правообладателем (ответчиком) спорный товарный знак не используется непрерывно на протяжении более трех лет вплоть до обращения с настоящим иском (представленные ответчиком доказательства не подтверждают факт использования товарного знака в отношении услуг, для индивидуализации которых этот знак зарегистрирован).

При этом истец считает себя лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ "реклама, выпуск рекламных материалов, рекламные агентства, прокат рекламных материалов, публикация рекламных текстов", поскольку осуществляет деятельность по оказанию однородных услуг.

Учитывая, что постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2016 по настоящему делу соответствующие выводы суда первой инстанции о наличии у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны были признаны законными и обоснованными, а при новом рассмотрении суду первой инстанции указано только на необходимость оценить представленные ответчиком доказательства с точки зрения подтверждения или неподтверждения ими использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 206105 в отношении части услуг 35-го класса МКТУ "реклама, выпуск рекламных материалов, рекламные агентства, прокат рекламных материалов, публикация рекламных текстов", то доводы лиц, участвующих в деле, относительно наличия либо отсутствия у предпринимателя заинтересованности в обращении с настоящим иском Судом по интеллектуальным правам не рассматриваются.

По этим же основаниям судом признано не подлежащим рассмотрению заявление ответчика о фальсификации представленных истцом в подтверждение своей заинтересованности доказательств (определение суда от 09.02.2017).

По утверждению ответчика, спорный товарный знак в установленном законом порядке в трехлетний период, предшествующий обращению с настоящим иском, использовался им при осуществлении предпринимательской деятельности, в частности, при оказании другим лицам различных услуг рекламного характера.

Роспатентом представлен отзыв на исковое заявление, в котором по существу предъявленных требований пояснения не даны, содержится ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя. К отзыву приложена справка об актуальном состоянии государственной регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 206105.

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные требования.

Представители ответчика и третьего лица (общества "Си-Би-Ай консалт" (ОГРН 1137746564230)) возражали против удовлетворения исковых требований.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, явку представителя в судебное заседание не обеспечил, что в силу части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными Роспатентом сведениями из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, общество "Си-Би-Ай консалт" является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 206105 (приоритет товарного знака - 14.04.1999, дата истечения срока действия - 14.04.2019), включающего словесное обозначение "ПИОНЕ", выполненное заглавными буквами в кириллице ("ПИОНЕ") и буквой латинского алфавита ("R", заключенное в окружность), зарегистрированного в отношении товаров 16-го и услуг 35, 41-го и 42-го классов МКТУ, в том числе в отношении услуг 35-го класса МКТУ "реклама, выпуск рекламных материалов, рекламные агентства, прокат рекламных материалов, публикация рекламных текстов".

На основании заявления, поданного правообладателем названного товарного знака 08.12.2017 в Роспатент в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 1505 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), из перечня услуг 35-го класса МКТУ исключены следующие услуги: "выпуск рекламных материалов, прокат рекламных материалов, публикация рекламных текстов".

Предъявляя в суд исковые требования, предприниматель ссылается на наличие у него заинтересованности в досрочном прекращении спорного товарного знака и на неиспользование ответчиком этого товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до обращения с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, оценив представленные доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, указания, данные судом кассационной инстанции, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 той же статьи).

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Статьей 5С(1) Конвенции об охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), статьями 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в г. Марракеше 15.04.1994) предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как отмечается в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), следует, что для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора).

Принимая во внимание, что на момент рассмотрения настоящего дела по существу из перечня регистрации спорного товарного знака исключены услуги 35-го класса МКТУ "выпуск рекламных материалов, прокат рекламных материалов, публикация рекламных текстов", исковые требования в этой части удовлетворению не подлежат.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (27.10.2014), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 27.10.2011 по 26.10.2014 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В подтверждение факта использования спорного товарного знака в вышеназванный период ответчик представил следующие доказательства: договор от 24.10.2014 N 14/10-24 с приложениями, заключенный с обществом "Сыроварня "Волжанка", согласно которому ответчик принял на себя обязательства по созданию и развитию бренда "Сыроварня "Волжанка", в том числе оказанию дизайнерских, рекламно-художественных услуг, акты от 17.06.2015 и от 24.06.2015, счета на оплату от 29.10.2014 N 31, от 15.04.2015 N 9, от 24.06.2015 N 18, платежные поручения от 12.11.2014 N 320, от 16.04.2015 N 472, от 02.06.2015 N 625, от 06.07.2015 N 785, от 07.07.2015 N 788 к этому договору, письмо общества "Сыроварня "Волжанка" от 21.01.2015, отчеты по проекту для общества "Сыроварня "Волжанка" (отчеты о результатах оказанных услуг по пункту 5 приложения N 1, по приложению N 1 и приложению N 2 к договору N 14/10-24 от 24.10.2014; договор от 02.02.2012 N 1/12 с приложениями, заключенный ответчиком с обществом с ограниченной ответственностью "ИКБ "ПАРАД" (далее - общество "ИКБ "ПАРАД"), согласно которому ответчик обязался оказать услуги по разработке дизайна и бренда, акт от 30.03.2012, акты приема-передачи работ (услуг) от 30.03.2012, от 01.08.2012, от 29.11.2012, от 07.12.2012, от 14.03.2013, счета на оплату от 02.02.2012 N 01, от 01.08.2012 N 01, от 20.11.2012 N 39, от 07.12.2012 N 43, от 18.02.2013 N 4, от 06.12.2013 N 32, от 27.02.2014 N 2, от 24.12.2014 N 40, платежные поручения от 03.02.2012 N 26, от 18.04.2012 N 144, от 20.04.2012 N 144, от 20.11.2012 N 557, от 07.12.2012 N 659, от 18.02.2013 N 83, от 06.12.2013 N 2, от 27.02.2014 N 181, от 08.04.2014 N 304, от 25.12.2014 N 158 к указанному договору, письмо общества "ИКБ "ПАРАД" от 24.02.2015 N 23; договор от 11.11.2010 N 80-10 РХ, заключенный ответчиком с обществом "Роза Хутор", с приложениями от 18.11.2011 N 7, от 16.02.2012 N 8, от 01.12.2011 N 10, от 19.04.2012 N 11, от 03.07.2012 N 12, акты приема-передач услуг от 18.05.2012, от 20.04.2012, от 28.06.2012, от 13.08.2012, счета на оплату от 05.12.2011 N 29, от 16.02.2012 N 02, от 20.04.2012 N 15, от 27.06.2012 N 21, от 27.06.2012 N 22, от 13.08.2012 N 30, платежные поручения от 14.12.2011 N 222, от 02.03.2012 N 637, от 13.06.2012 N 895, от 23.07.2012 N 666, от 02.07.2012 N 257, от 18.10.2012 N 941, к указанному договору; договор от 28.11.2011 N 75/115-11, заключенный обществом "Калугапутьмаш", приложений N 1 и N 2 к нему, акт от 28.12.2011 N 05, счета от 28.11.2011 N 28 и от 29.11.2011 N 29, платежное поручение от 30.11.2011 N 658; договор от 26.04.2011, заключенный обществом "Калугаремпутьмаш", приложение от 26.04.2011 N 1 к нему, актов от 29.06.2011 N 01, от 26.09.2011 N 04, от 26.06.2012 N 06, счета от 11.05.2011 N 12, от 26.06.2011 N 20 и от 26.06.2012 N 20, платежные поручения от 20.05.2011 N 540, от 04.10.2011 N 344, от 13.07.2012 N 412.

В судебном заседании 23.03.2017 представителем ответчика на обозрение суда также были представлены рекламные буклеты общества "Роза Хутор".

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все представленные обществом "Си-Би-Ай консалт" в материалы дела доказательства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о доказанности использования ответчиком в спорный период товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 206105 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "реклама, рекламные агентства". При этом суд исходит из следующего.

Так, факт использования спорного товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ "реклама, рекламные агентства" подтверждается документами, оформленными во исполнение договора от 11.11.2010 N 80-10 РХ, заключенного ответчиком с обществом "Роза Хутор", в частности, актами от 18.05.2012, от 20.04.2012, от 28.06.2012 и от 13.08.2012, согласно которым ответчиком во исполнение вышеназванного договора и приложений к нему оказывались услуги по разработке сувенирной и полиграфической продукции бренда горнолыжного курорта "Роза Хутор", по разработке рекламной кампании для горнолыжного курорта "Роза Хутор", по производству документальных представительских видеофильмов о горнолыжном курорте "Роза Хутор", а также оформленным во исполнение договора от 26.04.2011, заключенного с обществом "Калугаремпутьмаш", актом от 26.06.2012 N 06, согласно которому ответчиком во исполнение названного договора оказывал услуги по разработке коммуникационной стратегии, созданию веб-сайта, созданию бренд-бука.

Вышеназванные акты оказания услуг содержат в верхнем части логотип, идентичный товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 206105, что рассматривается судом как использование ответчиком указанного товарного знака при оказании услуг 35-го класса МКТУ "реклама, рекламные агентства" путем указания его на документации, связанной с введением этих услуг в гражданский оборот.

Факт оказания перечисленных услуг в период, соответствующий периоду доказывания использования товарного знака, подтверждается и иными документами: приложениями к названным договорам, содержащим спецификацию услуг; выставленными ответчиком счетами; платежными поручениями. Кроме того, в судебном заседании 23.03.2017 судом обозревалась рекламная полиграфическая продукция, в выходных данных которой хотя и нет указания на общество "Си-Би-Ай консалт", но ее наименование соответствует полиграфической продукции, которая должна была быть разработана в соответствии с вышеуказанными документами.

Ссылка предпринимателя на то, что осуществляемая ответчиком деятельность не может быть отнесена к рекламной, а является деятельностью по разработке брендов, не может быть признана обоснованной в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" (далее - Закон о рекламе) реклама - это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Согласно пунктам 5-7 статьи 3 Закона о рекламе услуги, которые можно отнести к услугам по рекламе, оказывают не только рекламодатели (изготовители или продавцы товара либо иные определившие объект рекламирования и (или) содержание рекламы лица) и рекламораспространители (лица, осуществляющие распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств), но и рекламопроизводители (лица, осуществляющие полностью или частично приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы форму).

При этом к услугам рекламным Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 N 14-ст, относит широкий спектр услуг (код 73.1), включающий в числе услуги по подготовке, созданию и размещению рекламы, такие как: выбор информационных средств для размещения рекламы, оформление рекламных объявлений, иллюстраций, плакатов и т.д., написание сценариев рекламных роликов, размещение в средствах массовой информации, подготовка рекламных образцов или фильмов (без их изготовления), организация рекламных кампаний прямого маркетинга или кампаний прямой почтовой рекламы, а равно услуги по прямому маркетингу и прямой почтовой рекламе (разработка и организация рекламных кампаний по прямому маркетингу, т.е. организация прямой рассылки рекламных и маркетинговых сообщений потребителям, а не по их передаче через средства массовой информации), услуги по разработке рекламного дизайна и концепции (разработка основной идеи для рекламного объявления, написание слов для рекламы, составление планов печатных рекламных объявлений, иллюстраций, плакатов, написание сценариев для рекламных фильмов) и другие.

В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденном приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 N 14-ст, отмечено, что деятельность рекламных агентств (код 73.11) включает предоставление всех видов услуг в области рекламы (через заключение субподрядного договора), включая консультирование, творческое обслуживание, изготовление рекламных материалов и закупки (в том числе подготовка и проведение рекламных кампаний: подготовка и размещение рекламных материалов в газетах, периодических изданиях, на радио, телевидении, в информационно-коммуникационной сети Интернет и прочих средствах массовой информации, подготовка и размещение рекламы, например, на афишных тумбах, рекламных щитах, стендах для афиш и объявлений, в витринах, в демонстрационных залах, размещение рекламы на автомобилях и автобусах и т.п., воздушную рекламу, распространение или доставку рекламных материалов или пробных образцов, подготовку стендов и прочих демонстрационных материалов и сайтов; проведение маркетинговых исследований и прочие услуги в сфере рекламы, нацеленные на привлечение и удержание клиентов, промо-акции продукции, маркетинговые исследования пунктов продаж, адресную рассылку рекламных материалов, консультирование в области маркетинга).

Осуществляя, в том числе деятельность по разработке и продвижению брендов, разработке рекламных кампаний, изготовлению рекламных проспектов, ответчик использует средства, призванные привлекать внимание к клиенту со стороны потребителей, формировать и поддерживать интерес к продуктам заказчика, то есть фактически осуществляет деятельность, относимую законом к рекламной деятельности. Причем соответствующие услуги оказываются ответчиком третьим лицам в целях продвижениях их товаров и услуг. В связи с этим следует признать, что ответчиком оказывается услуга 35-го класса МКТУ "реклама", а, учитывая, что эти услуги оказываются ответчиком на систематической профессиональной основе, то и услуга 35-го класса МКТУ "рекламные агентства".

Иные представленные ответчиком доказательства не свидетельствуют об использовании им спорного товарного знака в период с 27.10.2011 по 26.10.2014.

Так, документы, свидетельствующие о введении рекламных услуг в гражданский оборот по договору от 24.10.2014 N 14/10-24 с обществом "Сыроварня "Волжанка" (акты от 17.06.2015 и от 24.06.2015), оформлены за пределом периода доказывания использования товарного знака.

Документы, оформленные в рамках исполнения договора от 02.02.2012 N 1/12, заключенного ответчиком с обществом "ИКБ "ПАРАД", не содержат изображения спорного товарного знака.

Наличие изображения спорного товарного знака на документах, оформленных во исполнение договора от 28.11.2011 N 75/115-11, заключенного с обществом "Калугапутьмаш", которые представлены ответчиком, и одновременное отсутствие спорного товарного знака на аналогичных документах, которые были представлены по запросу суда обществом "Калугапутьмаш", свидетельствуют о том, что спорный товарный знак непосредственно не использовался ответчиком при введении соответствующих услуг в гражданский оборот.

Таким образом, несмотря на то, что истцом подтверждена заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 206105 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "реклама, рекламные агентства", правовая охрана названного товарного знака в отношении перечисленных услуг подлежит сохранению, поскольку правообладателем доказано использование товарного знака при введении в гражданский оборот этих услуг.

В силу изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака не подлежащими удовлетворению.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судьи

Д.А. Булгаков

Р.В. Силаев