Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 августа 2017 г. по делу N СИП-287/2016 Суд признал недействительным решение Роспатента об удовлетворении возражения общества против выдачи патента РФ на промышленный образец, поскольку содержащиеся в оспариваемом решении выводы о несоответствии спорного промышленного образца условию патентоспособности "новизна" являются необоснованными

Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 августа 2017 г. по делу N СИП-287/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 25 августа 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 31 августа 2017 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 ноября 2017 г. N С01-774/2016 по делу N СИП-287/2016 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Пашковой Е.Ю.,

судей - Голофаева В.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чесноковой Е.Н.,

рассмотрел в судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Глембовского Эдуарда Эдуардовича (г. Краснодар, ОГРНИП 304230833000067) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 11.04.2016 об удовлетворении возражения общества с ограниченной ответственностью "Прок" (ул. Тоннельная, д. 20/2, г. Армавир, Краснодарский край, 352900, ОГРН 1042300667045) против выдачи патента Российской Федерации N 75390 на промышленный образец "Узел прохода декоративный для гофрированного воздуховода".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Прок".

В судебном заседании приняли участие:

индивидуальный предприниматель Глембовский Эдуард Эдуардович (паспорт гражданина Российской Федерации);

представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Конюхова В.А. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-495/41);

представители общества с ограниченной ответственностью "Прок" - генеральный директор Савельев Н.В. (паспорт гражданина Российской Федерации) и Чакилев В.К. (по доверенности от 20.04.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Глембовский Эдуард Эдуардович (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 11.04.2016 об удовлетворении возражения общества с ограниченной ответственностью "Прок" (далее - общество) против выдачи патента Российской Федерации N 75390 на промышленный образец "Узел прохода декоративный для гофрированного воздуховода".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество.

В обоснование заявленных требований предприниматель ссылается на существенное нарушение Роспатентом процедуры рассмотрения возражения общества, поскольку Роспатент не уведомил предпринимателя о дате заседания по рассмотрению названного возражения, в связи с чем он не имел возможности принять участие в заседании 19.02.2016. При этом предприниматель предполагает, что соответствующее уведомление было направлено только в адрес патентного поверенного, который на тот момент находился в отпуске, в связи с чем предприниматель не имел возможности получить указанное уведомление.

По мнению заявителя, заинтересованное лицо при рассмотрении возражения не дало оценку всем обстоятельствам дела и доводам заявителя, а именно, заинтересованное лицо не учло довод заявителя о том, что представленные третьим лицом документы (договоры, товарные накладные, счета-фактуры) не могут порочить новизну промышленного образца по спорному патенту, так как не содержат описания внешнего вида "Узла прохода декоративного для гофрированного воздуховода". Также данные документы не могут доказывать факт реализации именно той продукции (изготовленной в точном соответствии с ТУ 4863-001-71759668-2007), которая содержала все существенные признаки спорного промышленного образца, поскольку названные ТУ не согласуются с представленными документами, из этих документов не следует, что продавалась именно такая продукция, документы не содержат ссылки на указанные ТУ, условные обозначения, используемые в ТУ, не совпадают с условными обозначениями, используемыми в товаросопроводительных документах.

Как полагает предприниматель, общество до даты приоритета спорного промышленного образца не производило и не реализовывало продукцию, содержащую все существенные признаки спорного промышленного образца, что подтверждается самим обществом в ответе на требование предпринимателя прекратить незаконное использование этого промышленного образца, где указано, что общество не производит изделие, в котором использован промышленный образец и готово рассмотреть предложения по производству таких изделий по лицензии.

Заявитель считает, что письма-запросы к сторонам договоров, датированные 2014 годом, о том, что они действительно приобретали продукцию с определенным внешним видом, не могут быть использованы в качестве доказательств, подтверждающих факт реализации продукции, содержащей все признаки спорного промышленного образца, поскольку они не могут быть отнесены к общедоступным сведениям на дату приоритета этого промышленного образца (13.02.2009), а также вызывают сомнения относительно достоверности сообщенных в них физическими лицами данных с учетом свойств человеческой памяти, прошедшего периода времени (более 7 лет), невысокой стоимости продукции, внешней формы, сходной с формой иных изделий, выполняющих ту же техническую функцию, поставку тем же лицам других фланцев. Помимо этого, в отношении некоторых контрагентов поданы заявления о привлечении их к административной ответственности, предусмотренной статьей 7.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за незаконное использование промышленного образца, в связи с чем их позиция не может рассматриваться как объективная информация. Однако данные доводы заявителя также не были учтены Роспатентом, что повлекло неполное и необъективное рассмотрение дела.

Кроме того, в порядке, предусмотренном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предпринимателем заявлено о фальсификации ТУ 4863-001-71759668-2007, копия которых была представлена обществом в Роспатент при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны промышленному образцу по патенту Российской Федерации N 75390. Предприниматель полагает, что фактическая дата создания названного документа не соответствует дате указанной на титульном листе этого документа и в штампе федерального государственного учреждения "Краснодарский центр стандартизации, метрологии и сертификации" Армавирский филиал (далее - учреждение).

С целью проверки названного заявления предпринимателем также были заявлены ходатайства об истребовании подлинных экземпляров ТУ 4863-001-71759668-2007 из дела N А32-1906/2015 Арбитражного суда Краснодарского края и учреждения и проведении экспертизы давности исполнения истребованных документов.

В отзыве на заявление Роспатент не согласился с доводами предпринимателя, полагая оспариваемое решение законным и обоснованным.

Заинтересованное лицо отметило, что заявитель не оспаривает его выводы о том, что изображенному в письмах общества к контрагентам, а также в ТУ 4863-001-71759668-2007 фланцу присуща совокупность существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков спорного промышленного образца, а также о том, что представленные в возражении общества документы подтверждают введение в гражданский оборот фланца до даты приоритета спорного промышленного образца.

По мнению Роспатента, представленные в возражении общества документы (договоры купли-продажи, счета-фактуры, транспортные накладные, платежные поручения, письма общества к контрагентам) в их совокупности и взаимосвязи подтверждают введение в гражданский оборот до даты приоритета спорного промышленного образца фланца, внешний вид которого соответствует изображениям, приведенным в ТУ 4863-001-71759668-2007, то есть осуществлялась продажа продукции, содержащей существенные признаки спорного промышленного образца, в связи с чем у любого лица существовала принципиальная возможность ознакомиться с внешним видом данного фланца, кроме того, сведения о нем могли быть законным путем сообщены любому лицу.

Возражая против довода предпринимателя о том, что письма общества к контрагентам не могут быть отнесены к общедоступным источникам информации, Роспатент указал, что его выводы основаны на том, что сведения о внешнем виде фланца стали общедоступными в результате его введения гражданский оборот до даты приоритета спорного промышленного образца, а не в результате общедоступности названных писем. В свою очередь, эти письма подтверждают то, что по договорам купли-продажи приобретались именно те фланцы, внешний вид которых соответствует приведенным в ТУ 4863-001-71759668-2007 изображениям.

Как полагает заинтересованное лицо, признак "выполнением из стали, покрытой краской", включенный в перечень существенных признаков, не позволяет идентифицировать его на изображениях внешнего вида промышленного образца по спорному патенту, что недопустимо в силу подпункта 1 пункта 9.10.2 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 325 (далее - Административный регламент).

Также Роспатент в отзыве отмечает, что действующим законодательством он не наделен полномочиями по проверке подлинности представляемых документов, в связи с чем у него отсутствовали правовые основания для исключения каких-либо документов из перечня подлежащих учету.

Заинтересованное лицо полагает необоснованными доводы заявителя относительно неизвещения его о дате рассмотрения возражения, поскольку все уведомления направлялись заказными письмами с уведомлениями о вручении на адрес для переписки, представитель заявителя принимал участие в заседаниях коллегии палаты по патентным спорам 24.03.2015 и 12.08.2015, им представлен отзыв на возражение. При этом уведомление о переносе даты заседания коллегии на 19.02.2016 было возвращено в связи с истечением срока его хранения, сведения о всех назначаемых заседаниях коллегии публикуются на официальном сайте федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности", в ранее полученных заявителем уведомлениях имелись номера телефонов лиц, ответственных за рассмотрение возражения, в связи с чем заявитель имел реальную возможность узнать дату заседания коллегии.

Общество в отзыве на заявление оспорило доводы предпринимателя, просило отказать в удовлетворении заявленных требований, полагая, что оснований для отмены оспариваемого решения Роспатента не имеется.

По мнению третьего лица, заявитель был уведомлен о дате рассмотрения возражения третьего лица коллегией палаты по патентным спорам и представил отзыв на возражение и имеющиеся у него доказательства, а также дал пояснения в заседании коллегии 24.03.2015, в связи с чем Роспатент пришел к обоснованному выводу о надлежащем извещении предпринимателя о дате рассмотрения возражения общества, что также свидетельствует об отсутствии существенных нарушений со стороны Роспатента, поскольку предприниматель реализовал свое право, представив отзыв и доказательства.

Также третье лицо отмечает, что в оспариваемом решении Роспатента указано на невозможность идентификации признака "из стали, покрытой краской" на представленных изображениях внешнего вида рассматриваемого изделия, что недопустимо в силу пункта 9.10.2 Административного регламента.

В судебном заседании заявитель требования поддержал, выступил по доводам, изложенным в заявлении, просил удовлетворить заявленные требования в полном объеме.

Представитель Роспатента пояснил, что оспариваемое решение было принято на основании представленных документов, в том числе спорных технических условий. Вместе с тем, в случае удовлетворения заявленных требований, представитель Роспатента просил возложить судебные расходы на третье лицо в связи с тем, что со стороны Роспатента отсутствует нарушение прав заявителя, так как Роспатент не обладает полномочиями по проверке достоверности копий представляемых документов.

Представители третьего лица просили отказать в удовлетворении заявленных требований, выступили по доводам, изложенным в отзывах, полагали, что оснований для признания технических условий недостоверными нет.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 75390 на промышленный образец "Узел прохода декоративный для гофрированного воздуховода" выдан по заявке N 2009500358 с приоритетом от 13.02.2009 на имя предпринимателя со следующим перечнем признаков: "Узел прохода декоративный для гофрированного воздуховода, характеризующийся:

- наличием корпуса, выполненного в виде полого открытого с двух сторон цилиндра;

- наличием на одном конце корпуса кольцевого обода;

- выполнением обода в виде усеченного конуса с выпуклой боковой поверхностью, переходящей в плоскую поверхность по наружному краю обода;

- наличием на наружной поверхности центральной части корпуса чередующихся рядов кольцевых выступов и углублений;

- наличием на внутренней поверхности центральной части корпуса чередующихся рядов кольцевых углублений и выступов;

- выполнением из стали, покрытой краской.".

В Роспатент 28.04.2014 поступило возражение общества против предоставления правовой охраны названному промышленному образцу, мотивированное его несоответствием условию патентоспособности "новизна", поскольку производимому и реализуемому обществом на территории Южного федерального округа (г. Армавир, г. Абинск, г. Краснодар и т.д.) изделию (фланцу) присущи все существенные признаки промышленного образца по патенту Российской Федерации N 75390.

По результатам рассмотрения возражения общества 11.04.2016 Роспатентом принято оспариваемое решение, которым возражение удовлетворено, патент Российской Федерации N 75390 на промышленный образец "Узел прохода декоративный для гофрированного воздуховода" признан недействительным полностью.

Оспариваемое решение Роспатента мотивировано тем, что представленные обществом договоры купли-продажи, заключенные в 2007 - 2008 годах с обществом с ограниченной ответственностью "Лабиринт-Х", индивидуальным предпринимателем Остроушко Л.В. и т.д., предметом которых являлись воздуховоды и фланцы с различными диаметрами, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, платежные поручения подтверждающие исполнение этих договоров, а также письма общества к контрагентам, содержащие чертеж внешнего вида фланца с указанием ТУ 4863-001-71759668-2007, свидетельствуют о том, что сведения о воздуховодах и фланцах стали известны до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту в результате использования указанной продукции.

Также Роспатент обратил внимание на то, что признак "выполнением из стали, покрытой краской" включен патентообладателем в перечень наряду с существенными признаками промышленного образца, однако, характеристика этого признака не позволяет идентифицировать его на представленных изображениях внешнего вида рассматриваемого изделия, что свидетельствует о недопустимости такой характеристики на основании подпункта 1 пункта 9.10.2 Административного регламента.

С учетом изложенного Роспатент пришел к выводу о том, что совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедших отражение на изображениях изделия, приведенная в перечне существенных признаков промышленного образца (включая характеристику назначения), известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

Предприниматель, полагая, что данное решение является недействительным, нарушает его права и законные интересы, обратился в суд с настоящим заявлением.

В силу статьи 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и не оспариваются заявителем.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом.

При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета спорного промышленного образца (13.02.2009), правовая база для проверки его патентоспособности включает ГК РФ и Административный регламент.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 ГК РФ (в редакции, действовавшей 13.02.2009) в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Согласно пункту 2 статьи 1352 ГК РФ (в редакции, действовавшей 13.02.2009), промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

В соответствии с пунктом 22.5.4 Административного регламента проверка новизны промышленного образца проводится в отношении всей совокупности признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображении изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

Промышленный образец признается несоответствующим условию новизны, если совокупность его признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту 2 пункта 23.3 Административного регламента датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, в частности, является:

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

- для нормативно-технической документации - дата ее регистрации в уполномоченном на это органе;

- для сведений об изделии, ставшем известным в результате его использования, документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Таким образом, оспорить "новизну" промышленного образца можно только на основании сведений, ставших общедоступными до даты его приоритета.

С учетом изложенного для определения патентоспособности спорного промышленного образца на предмет его новизны, Роспатент обоснованно осуществил исследование представленных с возражением документов относительно возможности их включения в общедоступные до даты приоритета промышленного образца сведения.

Судом установлено, что при рассмотрении возражения коллегией палаты по патентным спорам общество в обоснование своей позиции представило, наряду с другими документами, технические условия ТУ 4863-001-71759668-2007 (копию), которые легли в основу оспариваемого решения Роспатента.

Данный документ (копия) был также представлен Роспатентом в суд в составе материалов административного дела. При этом, как указано выше, предприниматель заявил о фальсификации названного доказательства.

Согласно положениям части 1 статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд: 1) разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления; 2) исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу; 3) проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу.

В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.

Статья 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает исключение доказательства лишь с согласия лица, представившего его. Представитель Роспатента в судебном заседании отказался исключить указанное доказательство, поскольку оно было положено в основу обжалуемого ненормативного правового акта.

В целях проверки заявления предпринимателя о фальсификации ТУ 4863-001-71759668-2007, судом были предприняты действия, направленные на получение сведений об обстоятельствах согласования ТУ 4863-001-71759668-2007.

В связи с этим судом был направлен запрос от 08.07.2016 в учреждение о предоставлении сведений о Кулагине В.Г. - лице, согласовавшем ТУ 4863-001-71759668-2007 от имени учреждения 16.11.2007, подпись которого имеется на титульном листе этих технический условий, а также о том, использовался ли учреждением в ноябре 2007 года такой вид штампа о согласовании и печать юридического лица, оттиски которых имеются на титульном листе ТУ 4863-001-71759668-2007.

Из ответа учреждения от 25.07.2016 N 27/17.07-1294 на указанный судебный запрос следует, что Кулагин В.Г. на 16.11.2007 действительно являлся сотрудником этого учреждения, занимал должность начальника отдела стандартизации и научно-технической информации. Учреждение в ноябре 2007 года использовало в работе штамп и печать, оттиски которых имеются на титульном листе ТУ 4863-001-71759668-2007.

Также по ходатайству предпринимателя определением от 25.08.2015 у учреждения были истребованы копия каталожного листа регистрации продукции относительно ТУ 4863-001-71759668-2007 и выписка из журнала регистрации продукции относительно ТУ 4863-001-71759668-2007.

Согласно ответу учреждения от 12.09.2016 N 27/17.07-1620 заявка на регистрацию каталожного листа от общества не поступала, в связи с чем учреждение не оформляло каталожный лист на ТУ 4863-001-71759668-2007, а "Журнал регистрации работ по согласованию и регистрации технических условий" уничтожен по истечении срока хранения, о чем составлен акт от 27.12.2012 N 4 "О выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению", копия которого приложена к ответу учреждения.

Кроме того, определениями от 06.10.2016 и от 03.11.2016 в суд в качестве свидетеля вызван Кулагин В.Г. с целью получения пояснений в рамках проверки заявления о фальсификации доказательства.

Однако Кулагин В.Г. в суд не явился.

При таких обстоятельствах с учетом отсутствия возможности получить свидетельские показания Кулагина В.Г. в связи с его неявкой в судебное заседание суд пришел к выводу о невозможности проверить достоверность ТУ 4863-001-71759668-2007 исходя из незначительного объема полученных судом сведений об обстоятельствах их согласования, не позволяющих сделать соответствующий тот или иной вывод.

В связи с этим с целью проверки заявления предпринимателя о фальсификации названного доказательства суд удовлетворил ходатайство предпринимателя о назначении судебно-технической экспертизы давности изготовления ТУ 4863-001-71759668-2007. С целью проведения экспертизы из Арбитражного суда Краснодарского края были истребованы оригинальные экземпляры ТУ 4863-001-71759668-2007, представленные обществом "Прок".

В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.

Назначение экспертизы в целях проверки заявления о фальсификации является одной из тех мер, которые может принять суд для проверки обоснованности заявления о фальсификации доказательств и, соответственно, выбор такого способа и меры проверки является прерогативой суда.

При этом суд отмечает, что по смыслу статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверке может быть подвергнуто только то доказательство (документ), которое непосредственно представлялось в Роспатент, и на котором был основан обжалуемый ненормативный правовой акт. То есть в рассматриваемом деле экспертным путем может быть проверен только тот оригинальный экземпляр ТУ 4863-001-71759668-2007, копия которого была представлена обществом при рассмотрении возражения в палате по патентным спорам и приобщена к материалам административного дела.

Из числа трех поступивших из Арбитражного суд Краснодарского края оригинальных экземпляров ТУ 4863-001-71759668-2007 суд, сравнив их с копией, имеющейся в материалах административного дела, установил тот, копия которого и была представлена обществом "Прок" в Роспатент при подаче возражения.

Предприниматель ходатайствовал о проведении экспертизы в негосударственном частном экспертном учреждении "Межрегиональный центр независимой экспертизы" (эксперт Моисеев Ю.А.), перечислил на депозитный счет суда 32 695 рублей 60 копеек, представил перечень вопросов эксперту.

Общество в качестве экспертных организаций предложило федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации или некоммерческое партнерство экспертных организаций "Кубань-Экспертиза" (эксперты Плетень О.И., Яськая И.И.), представило перечень вопросов эксперту.

Роспатент оставил вопрос выбора экспертного учреждения / эксперта на усмотрение суда, перечень вопросов эксперту не представил.

Кроме того, судом самостоятельно был направлен запрос федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации о возможности, сроках и стоимости проведения экспертизы давности изготовления документа.

Рассмотрев предложенные лицами, участвующими в деле, кандидатуры экспертов и экспертных организаций, вопросы эксперту, учитывая приведенные предпринимателем основания заявления о фальсификации доказательства, а также принимая во внимание круг обстоятельств, подлежащих установлению в настоящем деле, суд поручил проведение судебно-технической экспертизы федеральному бюджетному учреждению Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации и поставил перед экспертом, следующие вопросы:

1. Соответствует ли период выполнения подписей, оттисков печати и штампа на титульном листе, подписи и оттиска штампа на одиннадцатом листе (рисунок 7) оригинала ТУ 4863-001-71759668-2007 дате составления этого документа, указанной на титульном листе и в штампе (16.11.2007)? Если не соответствует, то в какой период времени они были выполнены?

2. Были ли изготовлены титульный и одиннадцатый (в том числе рисунок 7) листы оригинала ТУ 4863-001-71759668-2007 в один и тот же период времени? Если нет, то в какие периоды времени они были изготовлены?

3. Имеются ли признаки искусственного воздействия на исследуемый документ, влияющие на выводы о периоде составления документа и выполнения его реквизитов.

В поступившем в суд 31.05.2017 заключении эксперта от 29.05.2017 N 812/07-3 по результатам проведения судебно-технической экспертизы содержатся следующие выводы на поставленные судом вопросы:

1. В ТУ 4863-001-71759668-2007 установить, соответствует ли период выполнения подписей, оттисков печати и штампа на титульном листе оригинала дате составления этого документа, указанной на титульном листе, не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части заключения.

Время нанесения оттиска штампа, рукописных записей в графах штампа на одиннадцатом листе не соответствует дате, указанной в документе. Оттиск штампа нанесен и рукописные реквизиты выполнены не ранее 2012 года.

2. Печатный текст титульного и одиннадцатого листа (в том числе рисунок 7) ТУ 4863-001-71759668-2007 выполнены не в один прием, установить с каким разрывом во времени они выполнены не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части заключения.

3. Признаков термического или химического воздействия, повлекших изменение свойств материалов письма в представленном ТУ не имеется.

Детальное обоснование указанных выводов содержится в названном заключении судебно-технической экспертизы.

Таким образом, экспертизой установлено, что оттиск штампа, рукописные записи в графах штампа на одиннадцатом листе ТУ 4863-001-71759668-2007 не соответствуют дате, указанной в документе (16.11.2007), поскольку выполнены не ранее 2012 года, при этом печатный текст титульного и одиннадцатого (в том числе рисунок 7) листов этих ТУ выполнены в разное время.

Вместе с тем дата приоритета спорного промышленного образца - 13.02.2009, то есть с учетом изложенных выводов судебно-технической экспертизы ТУ 4863-001-71759668-2007, в частности одиннадцатый лист с рисунком 7, не могут порочить новизну указанного промышленного образца, поскольку не имели место быть на дату приоритета этого промышленного образца, а, следовательно, не являлись общедоступным источником информации.

При таких обстоятельствах ТУ 4863-001-71759668-2007 не могут быть признаны судом достоверным доказательством, свидетельствующим о несоответствии спорного промышленного образца условию патентоспособности "новизна".

Заявленное в судебном заседании 21.06.2017 обществом "Прок" ходатайство о проведении повторной экспертизы, разрешение которого было отложено до дачи экспертами пояснений, не было поддержано обществом "Прок" после выступлений экспертов в судебном заседании 25.08.2017.

Судом отклонено ходатайство общества, заявленное в судебном заседании 25.08.2017, об истребовании из федерального бюджетного учреждения Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации хроматограмм, поскольку сведения, изложенные в экспертном заключении от 29.05.2017 N 812/07-3 с учетом данных в судебном заседании экспертами пояснений достаточны для рассмотрения дела, ясны и непротиворечивы, в экспертном заключении содержится описание хроматограмм.

При этом суд отмечает, что с экспертным заключением общество "Прок" ознакомилось задолго до данного судебного заседания, в предыдущем судебном заседании 21.06.2017 им было заявлено лишь ходатайство о вызове экспертов в судебное заседание, которое было удовлетворено судом. В связи с этим суд полагает, что заявление нового ходатайства, которое могло быть заявлено ранее, направлено на затягивание судебного процесса.

Кроме того, довод общества "Прок" о том, что в материалах дела имеется заключение эксперта от 15.03.2016 N 2418/05-3/3.2, 2506/05-3/3.1 по делу N А32-1906/2015, которое содержит иные выводы, чем изложенные в заключении судебной экспертизы, проведенной по настоящему делу, не может быть принят во внимание, поскольку в рамках дела N А32-1906/2015 перед экспертом были поставлены иные вопросы, в связи с чем ответы на них не могут быть идентичными ответам эксперта, изложенным в заключении судебной экспертизы от 29.05.2017 N 812/07-3 по настоящему делу.

Кроме того, заключение эксперта от 15.03.2016 N 2418/05-3/3.2, 2506/05-3/3.1 по делу N А32-1906/2015 не является заключением судебной экспертизы по настоящему делу, а представляет собой иное письменное доказательство.

Копия трудовой книжки Кулагина В.Г., содержащая запись о его увольнении из учреждения в 2011 году, вопреки доводу общества, также не может порочить выводы, изложенные в заключении судебной экспертизы от 29.05.2017 N 812/07-3, поскольку данное обстоятельство само по себе не подтверждает подлинность одиннадцатого листа (в том числе рисунка 7) спорных технических условий и изготовление этого листа (в том числе рисунка 7) 16.11.2007 при наличии неопровержимых доказательств, свидетельствующих об обратном.

Вместе с тем заключение судебной экспертизы от 29.05.2017 N 812/07-3 по настоящему делу носит ясный, полный, непротиворечивый характер, сомнений в выводах экспертов, с учетом данных в судебном заседании 25.08.2017 экспертами пояснений, не вызывает.

При этом суд также отмечает, что вопреки доводу общества "Прок" о проведении судебной экспертизы двумя экспертами, положениями статьи 83 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что экспертиза проводится государственными судебными экспертами по поручению руководителя государственного судебно-экспертного учреждения и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями, в соответствии с федеральным законом. Проведение экспертизы может быть поручено нескольким экспертам.

Проведение экспертизы было поручено судом федеральному бюджетному учреждению Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, при этом конкретные эксперты судом не определялись.

Согласно статье 14 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" (далее - Закон об экспертной деятельности), руководитель государственного судебно-экспертного учреждения по получении постановления или определения о назначении судебной экспертизы поручает ее производство конкретному эксперту или комиссии экспертов данного учреждения, которые обладают специальными знаниями в объеме, требуемом для ответов на поставленные вопросы; предупреждает экспертов об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

При этом как следует из статьи 21 Закона об экспертной деятельности комиссионный характер судебной экспертизы определяется органом или лицом, ее назначившими, либо руководителем государственного судебно-экспертного учреждения, исходя из того, какой объем знаний требуется для ответов на поставленные вопросы, и специализации экспертов.

Таким образом, проведение экспертизы двумя экспертами, назначенными руководителем федерального бюджетного учреждения Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, которому судом было поручено проведение экспертизы, не противоречит действующему законодательству.

Коллегия судей отмечает, что, как правильно обращено внимание предпринимателем, ТУ 4863-001-71759668-2007 являются единственным документом, который содержит изображение внешнего вида изделия, содержащего совокупность всех существенных признаков промышленного образца по спорному патенту, и который был датирован датой до даты приоритета промышленного образца.

Письма общества от 03.02.2014 к индивидуальным предпринимателям Андрющенко Г.В., Остроушко Л.В., обществам с ограниченной ответственностью "Лабиринт-Х", "Торговый Дом "Зори Кубани", "Вентар" с просьбой подтвердить приобретение ими фланцев, содержащих совокупность всех существенных признаков спорного промышленного образца, содержат лишь ссылку на рисунок из ТУ 4863-001-71759668-2007.

Договоры купли-продажи, заключенные обществом с названными лицами и документы, подтверждающие их исполнение (счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения) также не содержат изображения внешнего вида изделия, содержащего совокупность существенных признаков спорного промышленного образца.

Роспатент, делая вывод о несоответствии спорного промышленного образца условию патентоспособности "новизна", исходил именно из совокупности представленных обществом доказательств и их взаимной связи, включая ТУ 4863-001-71759668-2007.

Однако, поскольку ТУ 4863-001-71759668-2007 признаны судом недостоверным доказательством, а иные представленные в материалы дела документы (договоры, товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения) не содержат внешнего вида изделия, которому присущи все существенные признаки промышленного образца по спорному патенту, ввиду чего сами по себе не свидетельствуют о реализации именно той продукции, которая содержала все существенные признаки спорного промышленного образца, то названные документы также не могут порочить новизну этого промышленного образца.

Таким образом исследовав и оценив заключение судебно-технической экспертизы, а также иные представленные в материалы дела документы по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Суд по интеллектуальным правам полагает, что содержащиеся в оспариваемом решении Роспатента выводы о несоответствии спорного промышленного образца условию патентоспособности "новизна" являются необоснованными, поскольку судом установлено, что в приложении к поданному обществом в Роспатент возражению не были представлены документы, свидетельствующие о наличии сведений, ставших общедоступными до даты приоритета спорного промышленного образца, о существовании изделия, обладающего совокупностью всех существенных признаков, присущих спорному промышленному образцу, и на основании которых можно было бы опорочить новизну оспариваемого промышленного образца.

При таких обстоятельствах решение Роспатента подлежит признанию недействительным, как несоответствующее статье 1352 ГК РФ и нарушающее права предпринимателя, являющегося патентообладателем, а правовая охрана промышленного образца "Узел прохода декоративный для гофрированного воздуховода" по патенту Российской Федерации N 75390 - восстановлению.

Вместе с тем суд полагает, что довод заявителя о нарушении Роспатентом процедуры рассмотрения возражения является необоснованным, поскольку не нашел своего подтверждения в материалах дела.

Из материалов дела следует, что все уведомления направлялись Глембовскому Э.Э. по адресу, указанному им в заявке в качестве адреса для переписки, что не отрицается заявителем. Представитель заявителя принимал участие в заседания палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения общества "Прок".

При таких обстоятельствах возвращение в Роспатент корреспонденции (уведомление о переносе даны заседания), направленной по указанному заявителем адресу, с отметкой об истечении срока хранения, не свидетельствует о ненадлежащем уведомлении заявителя и нарушении процедуры рассмотрения возражения.

Кроме того, как справедливо было отмечено Роспатентом в отзыве, сведения обо все назначаемых заседания коллегии по рассмотрению возражений публикуются на официальном сайте ФГТУ "ФИПС".

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Вместе с тем коллегия судей принимает во внимание, что при принятии оспариваемого решения Роспатент действовал в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56. В то же время вывод суда о несоответствии оспариваемого решения Роспатента требованиям статьи 1352 ГК РФ и нарушении им прав предпринимателя явился следствием не неправомерных действий Роспатента, а установления судом факта недостоверности ТУ 4863-001-71759668-2007, копия которых была представлена в Роспатент обществом.

С учетом того, что оспариваемое решение Роспатента подлежит признанию незаконным по указанной причине, при отсутствии нарушения именно Роспатентом прав предпринимателя, а также принимая во внимание правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации, изложенную в пункте 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", судебные расходы по настоящему делу подлежат отнесению на общество "Прок".

Аналогичная правовая позиция выражена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2016 по делу N СИП-214/2016.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

заявление индивидуального предпринимателя Глембовского Эдуарда Эдуардовича удовлетворить.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.04.2016 об удовлетворении возражения общества с ограниченной ответственностью "Прок" против выдачи патента Российской Федерации N 75390 на промышленный образец "Узел прохода декоративный для гофрированного воздуховода" признать недействительным как несоответствующее статье 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности восстановить правовую охрану промышленного образца "Узел прохода декоративный для гофрированного воздуховода" по патенту Российской Федерации N 75390.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Прок" (ОГРН 1042300667045) в пользу индивидуального предпринимателя Глембовского Эдуарда Эдуардовича (ОГРНИП 304230833000067) 300 (триста) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины и 32695 (тридцать две тысячи шестьсот девяносто пять) рублей в возмещение расходов на проведение экспертизы.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

B.В. Голофаев

Судья

C.П. Рогожин