Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 апреля 2018 г. N С01-143/2017 по делу N А32-12961/2016 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суды нижестоящих инстанций при разрешении спора произвольно определили размер компенсации, немотивированно снизив его ниже минимального предела, установленного законом

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 апреля 2018 г. N С01-143/2017 по делу N А32-12961/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 29 марта 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 3 апреля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Васильевой Т.В., Уколова С.М.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Макаренко М.В.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "РУСМАШ" (ул. Мира, д. 23, оф. 1, Электросталь, 144007, ОГРН 1085053002495) на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 20.09.2017 по делу N А32-12961/2016 (судья Ермолова Н.А.) и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2017 по тому же делу (судьи Баранова Ю.И., Еремина О.А., Пономарева И.В.)

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "РУСМАШ" к индивидуальному предпринимателю Калашниковой Наталье Валерьевне (г. Тимашевск, ОГРНИП 306235330500029) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак,

при участии в деле качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Должанского Юрия Станиславовича.

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание своих представителей не направили.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Русмаш" (далее - общество "Русмаш", общество) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Калашниковой Наталье Валерьевне (далее - предприниматель) о взыскании 200 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 473042, 20 597 рублей судебных расходов, а также расходов на оплату государственной пошлины (с учетом уточнения заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Должанский Юрий Станиславович.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 22.09.2016, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2016, исковые требования удовлетворены частично: суд взыскал с предпринимателя с пользу общества 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, 1 000 рублей расходов по проведению исследования товара, 28 рублей расходов на приобретение товара, 1 рубль 85 копеек почтовых расходов, 350 рублей расходов на уплату государственной пошлины; в остальной части в иске отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2017 указанные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Суд кассационной инстанции указал, что при новом рассмотрении суд первой инстанции обязан учесть, что общество "РУСМАШ", обращаясь с настоящим иском, избрало вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поэтому снижение размера компенсации ниже двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, возможно только при наличии мотивированного заявления предпринимателя, подтвержденного соответствующими доказательствами.

При новом рассмотрении решением Арбитражного суда Краснодарского края от 20.09.2017, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2017 исковые требования удовлетворены частично: за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 473042 в пользу общества взыскана компенсация в размере 10 000 рублей, а также расходы на исследование товаров в размере 1 000 рублей, на приобретение товара в размере 28 рублей, почтовые расходы в размере 1 рубль 85 копеек, а также расходы на оплату государственной пошлины в размере 350 рублей.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "РУСМАШ", ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, неприменение норм материального права, подлежащих применению, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Кроме того, в кассационной жалобе содержалось ходатайство об участии в судебном заседании посредством использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Краснодарского края.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2018 кассационная жалоба принята к производству, ходатайство общества об участии в судебном заседании посредством использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Краснодарского края удовлетворено.

Однако в судебное заседание ни в Арбитражный суд Краснодарского края, ни в Суд по интеллектуальным правам представители лиц, участвующих в деле, не явились.

В обоснование доводов кассационной жалобы общество "РУСМАШ" указывает на применение судами нормы пункта 3 статьи 433 ГК РФ, не подлежащей применению, в соответствии с которой лицензионный договор N 2 от 01.03.2016 был признан судами незаключенным.

Кроме того, как указывается обществом, принятые по настоящему делу судебные акты не соответствуют положениям статей 170 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку являются необоснованными.

При этом, как указывается в кассационной жалобе, суды не применили нормы подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ при определении размера компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, ошибочно применив норму подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, позволяющую суду по своему усмотрению определить размер подлежащей взысканию компенсации исходя из характера нарушения.

Вместе с тем, общество "РУСМАШ" указывает, что суды также не учли положения статей 9 и 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при снижении размера компенсации, учитывая, что ответчиком не были представлены доказательства о необходимости снижения размера компенсации.

Лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в судебное заседание своих представителей не направили, что не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие в порядке части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В представленном отзыве ответчик с доводами, изложенными в кассационной жалобе, не согласен, считает, что истец не обосновал размер компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, в связи с чем, судами первой и апелляционной инстанции приняты законные судебные акты.

Согласно части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими.

В силу прямого указания в части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено этим Кодексом. Следовательно, законодатель обязывает суд кассационной инстанции проверять законность и обоснованность обжалуемых судебных актов исключительно исходя из доводов кассационной жалобы.

Обсудив доводы кассационной жалобы о неправильном применении норм материального и процессуального права, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов суда первой и апелляционной инстанций, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения кассационной жалобы ввиду следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судами при рассмотрении настоящего спора, общество является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "РУСМАШ" по свидетельству Российской Федерации N 473042 в отношении товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Судами также установлено, что ответчик с целью извлечения прибыли, 10.04.2016 в магазине по продаже автомобильных запчастей "АВТОМАТ", расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Фестивальная, д. 3, осуществлял реализацию Автоматического натяжителя цепи "ПИЛОТ" для автомобилей ВАЗ, на упаковке которого имеется обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу, что подтверждается представленными в материалы дела кассовым и товарным чеками от 10.04.2016 и диском с видеосъемкой, произведенной в целях самозащиты.

Ссылаясь на отсутствие у ответчика правовых оснований на использование указанного товарного знака, общество обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с ответчика компенсации в размере 200 000 рублей, рассчитанной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В обоснование заявленного размера компенсации истцом представлен лицензионный договор от 01.03.2016 N 2, по которому истец в качестве лицензиара и правообладателя вышеуказанного товарного знака предоставляет индивидуальному предпринимателю Новикову Сергею Владимировичу лицензию на использование товарного знака с размером вознаграждения 100 000 рублей.

Удовлетворяя исковые требования в части, суды, руководствуясь положениями статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ, исходили из доказанности факта нарушения предпринимателем исключительного права общества на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 473042.

При этом, снижая размер подлежащей взысканию компенсации до 10 000 руб., суд первой инстанции исходил из принципов разумности и справедливости, а также однократности нарушения ответчиком прав на один товарный знак истца и учитывал незначительную стоимость контрафактного товара, в то же время признав лицензионный договор от 01.03.2016 N 2, положенный истцом в основу расчета размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак незаключенным.

Между тем судами не учтено следующее.

Так при повторном рассмотрении спора по существу, судами первой и апелляционной инстанций, представленный истцом договор от 01.03.2016 N 2, в подтверждение цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, признан незаключенным на дату совершения ответчиком нарушения исключительного права истца на этот товарный знак. Поэтому названный договор признан судами ненадлежащим доказательством подтверждения расчета размера компенсации, произведенного обществом "РУСМАШ".

Вместе с тем, суд признал доказанным факт нарушения ответчиком исключительного права на товарный знак и взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 10 000 руб.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с названным Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 ГК РФ (пункт 2 статьи 1235 ГК РФ).

При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования признаются несостоявшимися (пункт 6 статьи 1232 ГК РФ).

В случаях, определенных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ, договоры об отчуждении исключительного права и лицензионные договоры подлежат государственной регистрации. При этом несоблюдение требования о государственной регистрации согласно пункту 2 статьи 1234, пункту 2 статьи 1235 ГК РФ влечет недействительность договора.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1490 ГК РФ отчуждение и залог исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 названного Кодекса.

Таким образом, из толкования указанных норм права следует, что отсутствие государственной регистрации лицензионного договора на право использования товарного знака может служить основанием для признания его недействительным.

Между тем договор от 01.03.2016 N 2 зарегистрирован в установленном законом порядке Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) 26.05.2016, то есть после нарушения ответчиком исключительных прав на названный товарный знак.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Природа сделки как волевого акта предполагает наличие воли субъекта, совершающего сделку, и внешнее выражение этой воли, что возможно лишь при наличии правосубъектности стороны сделки как на стадии волеобразования, так и на момент волеизъявления. При этом государственная регистрация сделки не является частью процесса волеобразования и волеизъявления субъекта, не относится к форме сделки (способу выражения воли), а представляет собой дополнительный юридический факт, необходимый в силу закона для придания сделке свойства акта, влекущего для сторон соответствующие последствия.

Исходя из правовой позиции, изложенной Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 08.02.2011 N 13970/10, суд, оценив условия договора и действия сторон по его исполнению, в том числе при установлении обстоятельств согласования сторонами существенных условий договора и его фактического исполнения, этот договор не может быть признан незаключенным.

В материалах дела отсутствуют доказательства признания в установленном законом порядке договора от 01.03.2016 N 2 недействительным либо незаключенным.

Выводы судов о незаключенности договора от 01.03.2016 N 2 на момент совершения ответчиком нарушения исключительного права истца на товарный знак противоречат представленным в материалы дела доказательствам, поскольку обстоятельства исполнения этого договора судами не устанавливались, сторона по этому договору индивидуальный предприниматель Новиков Сергей Владимирович не был привлечен к участию в деле.

Выводы судов о незаключенности договора от 01.03.2016 N 2 затрагивают права Новикова С.В. как стороны этого договора.

Кроме того, выводы судов о незаключенности этого договора противоречат нормам пункта 2 статьи 1232, пункта 2 статьи 1234, пункта 2 статьи 1235, пункта 2 статьи 1490 ГК РФ.

Также суды не указали, какими нормами права они руководствовались, признавая этот договор незаключенным на период до его регистрации в Роспатенте.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Учитывая системную связь подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, аналогичный подход должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 65, частью 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, сторона, заявившая о необходимости снижения размера компенсации, обязана в соответствии с вышеуказанными нормами Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Данная правовая позиция сформирована в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2017 N 305-ЭС16-13233.

Обществом "РУСМАШ" при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Ранее суд кассационной инстанции, отменяя судебные акты судов первой и апелляционной инстанций, указывал на то, что снижение размера компенсации ниже двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, возможно только при наличии мотивированного заявления предпринимателя, подтвержденного соответствующими доказательствами. По поскольку суды при первоначальном рассмотрении снизили размер компенсации до 10 000 руб. без соответствующего заявления предпринимателя и без представления ответчиком доказательств, обосновывающих и подтверждающих необходимость снижения размера компенсации ниже установленного законом.

Следовательно, суды в нарушение требований части 2.1 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при определении размера подлежащей взысканию компенсации не выполнили указания суда кассационной инстанции данные в постановлении от 24.05.2017.

В материалах дела имеется возражение предпринимателя на иск (л.д. 140-144 т. 2), в котором им оспаривается заявленный размер требований и указывается на недоказанность цены, которая обычно взимается за правомерное использование товарного знака при сравнимых обстоятельствах.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два вида компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подпунктами 1 либо 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. При этом вид компенсации не может быть изменен судом по своей инициативе, это может сделать только правообладатель (истец) до принятия по существу решения судом первой инстанции.

Суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Однако суды при разрешении настоящего спора произвольно определили размер компенсации, не мотивированно снизив размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, установленного подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Аналогичная позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.07.2017 по делу N А53-22718/2016.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене на основании частей 2, 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, как принятые с существенными нарушениями норм материального и процессуального права, повлиявшими на исход дела, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду следует определить цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака, обеспечить полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы суда о размере компенсации и возможности снижения размера компенсации ниже установленного законом.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 20.09.2017 по делу N А32-12961/2017 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2017 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Т.В. Васильева

Судья

С.М. Уколов