Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 31 мая 2018 г. N С01-268/2018 по делу N СИП-450/2017 Суд отменил вынесенное ранее судебное решение и направил дело о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку ему необходимо провести оценку вероятности смешения спорных обозначений, сделав выводы о степени их сходства, а также провести сравнение перечней товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, и установить наличие обстоятельств, которые влияют на вероятность смешения

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 31 мая 2018 г. N С01-268/2018 по делу N СИП-450/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 28 мая 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 31 мая 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Батршиной Гузели Радиковны (г. Уфа, ОГРНИП 312028015000412) на решение Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2018 по делу N СИП-450/2017 (судьи Голофаев В.В., Мындря Д.И., Рогожин С.П.)

по заявлению индивидуального предпринимателя Батршиной Гузели Радиковны о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 11.04.2017 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 573754.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено общество с ограниченной ответственностью "Глобал 1" (ул. 2-я Хуторская, 38А, стр. 23, Москва, 127287, ОГРН 1047796691821).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Козача А.С. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-402/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Глобал 1" - Джалилова Э.Э. (по доверенности от 01.12.2016 N 25/2016).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Батршина Гузель Радиковна (далее - предприниматель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 11.04.2017 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 573754.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Глобал 1" (далее - общество "Глобал 1").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2018 в удовлетворении заявленных требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, предприниматель, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, просит решение суда отменить и направить дело на новое рассмотрение.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что вывод суда первой инстанции о несходстве сравниваемых товарных знаков (знаков обслуживания) до степени смешения основан на неверном толковании норм материального права.

Предприниматель вывод суда первой инстанции об отсутствии фонетического сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков обслуживания считает неверным ввиду наличия фонетического тождества словесных элементов "ВЕРНИСАЖ".

Учитывая вывод суда первой инстанции о том, что словесный элемент "ЯРОСЛАВСКИЙ" товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 573754 лишь указывает на место нахождения правообладателя и (или) место производства, реализации товаров, оказания услуг, предприниматель полагает, что охраняемый словесный элемент "ЯРОСЛАВСКИЙ ВЕРНИСАЖ" оспариваемого товарного знака является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками обслуживания "ВЕРНИСАЖ" и выявление судом первой инстанции фонетических различий между словесными элементами "ЯРОСЛАВСКИЙ ВЕРНИСАЖ" и "ВЕРНИСАЖ" неправомерно.

Предприниматель в кассационной жалобе заявляет, что суд первой инстанции уклонился от оценки степени сходства охраняемых словесных элементов сравниваемых знаков "ЯРОСЛАВСКИЙ ВЕРНИСАЖ" и "ВЕРНИСАЖ".

По мнению заявителя кассационной жалобы, словесный элемент "ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС" оспариваемого товарного знака не просто является неохраняемым, а указывает на вид оказываемых услуг, в связи с чем сравнению подлежали только словесные элементы "ЯРОСЛАВСКИЙ ВЕРНИСАЖ" и "ВЕРНИСАЖ".

Кроме того, предприниматель отмечает, что судом первой инстанции не дана оценка указанному в заявлении в качестве довода выводу Роспатента об оригинальности шрифта в оспариваемом товарном знаке.

Вместе с тем заявитель кассационной жалобы считает, что наличие графических отличий в сравниваемых знаках является недостаточным для признания их несходными до степени смешения, если охраняемые и несущие различительную способность словесные элементы являются сходными до степени смешения.

Кроме того, предприниматель отмечает, что оспариваемый судебный акт нарушает устоявшуюся судебную практику при рассмотрении аналогичных дел.

Предприниматель полагает, что суд первой инстанции неправомерно учел наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента "ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС", указывающего на вид оказываемых услуг, а также с учетом отсутствия в оспариваемом товарном знаке изобразительных элементов неправомерно указал на наличие графических отличий, тогда как наличие отличий в сравниваемых знаках свидетельствует лишь об отсутствии тождества, но не сходства до степени смешения.

Третье лицо представило отзыв на кассационную жалобу, в котором просит в ее удовлетворении отказать, считая обжалуемое решение законным и обоснованным.

Предприниматель представил возражения на отзыв на кассационную жалобу, в которых указывает на необоснованность доводов общества "Глобал 1".

В судебное заседание 28.05.2018 явились представители Роспатента и общества "Глобал 1", которые возражали против доводов, содержащихся в кассационной жалобе, просили оставить кассационную жалобу без удовлетворения.

Представитель Роспатента в судебном заседании представил письменные пояснения на кассационную жалобу предпринимателя, содержащие текст его выступления.

Предприниматель, извещенный надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы, ходатайствовал о рассмотрении кассационной жалобы в его отсутствие, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения кассационной жалобы.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 573754 зарегистрирован 12.05.2016 с датой приоритета от 16.03.2015 на имя общества "Глобал 1" в отношении товаров 16-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) (печатная продукция; авторучки; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; календари; карандаши; конторские принадлежности [за исключением мебели наборы бумажных письменных принадлежностей; открытки почтовые; пакеты бумажные; мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки бумажные или пластмассовые; папки для документов; писчебумажные товары; письменные принадлежности) и услуг 35-го класса МКТУ (реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; комплектование штата сотрудников; консультации профессиональные в области бизнеса; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат торговых автоматов; распространение рекламных материалов; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая), 36-го класса МКТУ (агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; взыскание арендной платы; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; консультирование по вопросам задолженности; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; сбор благотворительных средств; управление недвижимостью; финансирование), 41-го класса МКТУ (воспитание; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; видеосъемка; воспитание физическое; дискотеки; игры азартные; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; мюзик-холлы; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; производство видеофильмов; прокат видеокамер; развлечение гостей; развлечения; услуги казино; фотографирование; шоу-программы), 43-го класса МКТУ (аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; закусочные; кафе; кафетерии; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом).

Товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент "ЯРОСЛАВСКИЙ ВЕРНИСАЖ", выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в синем, зеленом, красном, желтом, черном цветовом сочетании, и словесный элемент "ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС", выполненный более мелким шрифтом в стандартном исполнении заглавными буквами русского алфавита. Словесный элемент "ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС" включен в оспариваемый товарный знак в качестве неохраняемого элемента.

Предприниматель 15.02.2017 обратился в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 573754, полагая, что его регистрация не соответствует пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Возражение предпринимателя было мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со словесными знаками обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 515954, 550628, 573377, ранее зарегистрированными на имя предпринимателя в отношении однородных услуг 35, 42, 43-го классов МКТУ, которые также являются однородными товарам 16-го класса МКТУ и услугам 36-го класса МКТУ "аренда недвижимого имущества" оспариваемого товарного знака.

Словесный знак обслуживания с приоритетом от 09.10.2000 по свидетельству Российской Федерации N 515954 охраняется в отношении услуг 35-го класса МКТУ (реклама; помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями; маркетинг; коммерческая и статистическая информация; аукционная продажа; импортно-экспортные операции; услуги по ведению банков данных; организация ярмарок, выставок с рекламной и коммерческой целью; консультации, оценка, исследования и экспертиза в деловых операциях; услуги по содействию в сбыте товаров (для третьих лиц); сбыт товара через посредников) и 42-го класса МКТУ (обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; реализация товаров).

Словесный знак обслуживания с приоритетом от 26.07.2013 по свидетельству Российской Федерации N 550628 охраняется в отношении услуг 35-го класса МКТУ (аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров; розничная продажа продовольственных товаров; неспециализированная розничная продажа; оптовая продажа непродовольственных товаров; оптовая продажа продовольственных товаров; неспециализированная оптовая продажа; демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей товаров; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи товаров; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; дистанционная продажа товаров потребителям).

Словесный знак обслуживания с приоритетом от 27.10.2014 по свидетельству Российской Федерации N 573377 охраняется в отношении услуг 35-го класса МКТУ (аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров; розничная продажа продовольственных товаров; неспециализированная розничная продажа; оптовая продажа непродовольственных товаров; оптовая продажа продовольственных товаров; неспециализированная оптовая продажа; демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей товаров; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям) и 43-го класса МКТУ (услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры, за исключением используемой в театрах или телестудиях; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; ясли детские).

По результатам рассмотрения этого возражения решением Роспатента от 11.04.2017 в его удовлетворении отказано. Правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 573754 оставлена в силе.

Роспатент пришел к выводу, что сравниваемый товарный знак и знаки обслуживания не являются сходными до степени смешения, так как они производят разное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом.

В то же время Роспатент признал однородность услуг 35-го и 43-го классов МКТУ, указанных в регистрациях сравниваемых знаков, в силу их идентичности или соотношения друг с другом как род/вид.

При этом Роспатентом сделан вывод о том, что товары 16-го класса МКТУ и услуги 36-го класса МКТУ "аренда недвижимого имущества" не могут рассматриваться как однородные услугам 35-го класса МКТУ по продвижению товаров, поскольку относятся к другим родовым и видовым группам товаров и услуг, имеющим различное назначение и круг потребителей.

Предприниматель, не согласившись с названным решением Роспатента и полагая, что оно принято с нарушением действующего законодательства и затрагивает его права и законные интересы, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Отказывая в удовлетворении заявленных предпринимателем требований, суд первой инстанции исходил из того, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 573754 соответствует положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что наличие в оспариваемом товарном знаке, помимо слова "ВЕРНИСАЖ", слова "ЯРОСЛАВСКИЙ", расположенного в начальной позиции, делает его фонетически несходным с противопоставленными знаками обслуживания за счет большего количества слогов (7 слогов в оспариваемом товарном знаке, 3 слога в противопоставленных знаках обслуживания), количества и состава звуков (19 звуков в оспариваемом товарном знаке, 8 звуков в противопоставленных знаках обслуживания).

Как указал суд первой инстанции, присутствие в оспариваемом товарном знаке неохраняемого словесного элемента "ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС", существенно удлиняет звуковой ряд товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 573754 и делает его еще более фонетически несходным с противопоставленными знаками обслуживания.

Суд первой инстанции, отметив, что сравниваемые товарный знак и знаки обслуживания существенно различаются по графическому критерию сходства ввиду характерного для оспариваемого товарного знака общего композиционного построения, расположения и количества дополнительных словесных элементов, значительно увеличивающих его визуальную длину, наличия оригинального шрифта, а также использования яркого цветового решения, пришел к выводу, что, несмотря на наличие в сравниваемых знаках тождественного словесного элемента "ВЕРНИСАЖ", оспариваемый и противопоставленные знаки производят разное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии сходства между ними.

Суд первой инстанции отклонил довод предпринимателя о том, что неохраняемый словесный элемент товарного знака не подлежит учету при проведении сравнения, поскольку указанный подход не соответствует правовой позиции высших судебных инстанций по данному вопросу, касающейся необходимости учета таких неохраняемых элементов при проведении сравнения товарных знаков (знаков обслуживания).

При рассмотрении вопроса об однородности услуг 35-го и 43-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, суд первой инстанции, согласившись с доводами Роспатента, пришел к выводу о том, что они являются однородными в силу их идентичности или соотношения друг с другом как род/вид.

Анализируя однородность товаров 16-го класса МКТУ оспариваемого товарного знака услугам 35-го, 42-го классов МКТУ противопоставленных знаков обслуживания, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что они различны по своей природе и назначению, не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, относятся к разным видам хозяйственной деятельности (с одной стороны, производство печатной продукции и конторских принадлежностей, с другой - продвижение и реализация товаров иных производителей), в связи с чем не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. В части услуги 36-го класса МКТУ "аренда недвижимого имущества" оспариваемого товарного знака суд первой инстанции пришел к выводу, что она не является однородной услугам 35-го и 42-го классов МКТУ противопоставленных знаков.

В то же время, учитывая обстоятельства рассматриваемого дела, суд первой инстанции согласился с доводами предпринимателя и признал сравниваемые услуги 36, 35, 42-го классов МКТУ однородными "по факту" ввиду использования оспариваемого товарного знака при осуществлении деятельности торгового центра, в рамках которой происходит сдача помещений в аренду именно для цели осуществления торговли.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения и о применимом законодательстве. Кроме того, предпринимателем не оспариваются выводы суда первой инстанции об однородности услуг сравниваемых товарных знаков (знаков обслуживания).

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав мнения представителей Роспатента и третьего лица, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда обстоятельствам дела и представленным доказательствам, исходя из конкретных обстоятельств по делу, пришел к следующим выводам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что переоценка имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судом первой инстанций обстоятельств (в том числе обстоятельств сходства обозначений и однородности товаров) не входит в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем доводы заявителя кассационной жалобы свидетельствуют не о несогласии с данной судом первой инстанции оценкой доказательств, а о неправильном применении судом первой инстанции положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату приоритета оспариваемого товарного знака) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015; далее - Обзор от 23.09.2015).

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (противопоставленных товарных знаков, знаков обслуживания) (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом суд должен учитывать, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 N 307-ЭС16-881 по делу N А56-62226/2014).

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

В части оценки сходства обозначений президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2014 по делу N СИП-159/2013, от 04.07.2014 по делу N СИП-9/2013, от 19.06.2015 по делу N СИП-901/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.11.2015 N 300-ЭС15-12309 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 02.12.2016 по делу N СИП-315/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 27.03.2017 N 300-КГ17-1908 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 16.02.2017 по делу N СИП-314/2016, от 29.05.2017 по делу N СИП-677/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2017 N 300-КГ17-12149 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 13.03.2017 по делу N СИП-605/2016 и других.

При этом в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 по делу N СИП-605/2016 и от 21.05.2018 по делу N СИП-210/2017 дополнительно отмечено, что не имеет значения, на каком месте стоит дополняющее (то есть уточняющее или характеризующее) слово (до или после совпадающего), поскольку доминирующее положение словесного элемента в товарном знаке не определяется его местонахождением.

Как указывалось выше, вопрос сходства товарных знаков является вопросом факта, разрешаемого судом с позиций среднего потребителя. В то же время разрешение такого вопроса не предполагает произвольное усмотрение суда, а должно быть основано на приведенных нормах и методологических подходах.

Судом первой инстанции сделан вывод о том, что "присутствие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента "ЯРОСЛАВСКИЙ" не придает ему, вопреки позиции Роспатента, какого-либо иного семантического значения в сравнении со словом "ВЕРНИСАЖ", кроме уточнения места нахождения правообладателя и (или) места производства, реализации товаров, оказания услуг".

При таком установленном обстоятельстве вывод суда первой инстанции о полном несходстве обозначений, как правильно отмечено в кассационной жалобе, противоречит вышеуказанной сложившейся судебной практике толкования нормы подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку сделан исходя из того, что словесный элемент "ЯРОСЛАВСКИЙ" фонетически удлиняет обозначение, но без учета того, что этот словесный элемент является уточняющим для словесного элемента "ВЕРНИСАЖ".

Вывод суда первой инстанции о полном несходстве обозначений также основан на несогласии с мнением предпринимателя о том, что противопоставленные знаки обслуживания являются словесными, в связи с чем использование оригинального шрифта и цветовой гаммы не имеет значения.

Вместе с тем следует отметить, что и этот вывод суда первой инстанции противоречит сложившейся судебной практике.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 N 16577/11 отмечено, что для словесных обозначений отличие шрифта не влияет на оценку обозначения.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2018 по делу N СИП-314/2017 и от 09.02.2018 по делу N СИП-362/2017.

При этом "комбинированность" оспариваемого товарного знака выражается в применении оригинального шрифта и заливке отдельных букв разными цветами (синий, зеленый, красный, желтый). Какие-либо изобразительные элементы в оспариваемом товарном знаке отсутствуют. В чем состоит оригинальность шрифта, суд первой инстанции не указал.

Суд первой инстанции установил тождество словесного элемента "ВЕРНИСАЖ" оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков обслуживания.

В отношении однородности товаров президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Судом первой инстанции сделан вывод о тождестве отдельных услуг, для которых зарегистрированы оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки обслуживания, однородности других и неоднородности третьих.

Вместе с тем это обстоятельство не проанализировано судом первой инстанции в числе обстоятельств, которые учитываются при определении вероятности смешения обозначений.

Судом первой инстанции вывод об отсутствии вероятности смешения обозначений основан на выводе о полном несходстве обозначений.

Вместе с тем не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента "ВЕРНИСАЖ", являющегося единственным словесным элементом противопоставленных знаков обслуживания и одним из двух охраняемых словесных элементов оспариваемого товарного знака.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу N СИП-210/2017.

Как отмечено выше, вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

Соответствующая правовая позиция должна быть учтена судом первой инстанции при оценке вероятности смешения.

Вероятность смешения товарных знаков зависит не только от степени сходства обозначений и однородности товаров, но и, в частности, от степени известности товарного знака, степени его различительной способности, узнаваемости в глазах потребителей (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06), от длительности использования этого знака, ценовой категории товаров, наличия у правообладателя серии товарных знаков, чем-либо объединенных (совпадение с серийным элементом повышает вероятность смешения) (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06).

В данном случае судом первой инстанции не учтено, что противопоставленные знаки обслуживания представляют собой серию, объединенную общим словесным элементом "ВЕРНИСАЖ".

Таким образом, вывод суда первой инстанции об отсутствии вероятности смешения сравниваемых знаков в рассматриваемом случае сделан без учета вышеуказанных правовых подходов.

Что касается обстоятельств неиспользования правообладателем противопоставленных знаков президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что данное дело не является делом о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, в рамках которого бремя доказывания распределено законом и правообладатель обязан доказать использование товарного знака.

В рамках же настоящего дела в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо должно само доказывать обстоятельства, на которые ссылается.

Учитывая все вышеизложенные положения, при разрешении настоящего спора суду необходимо было провести оценку вероятности смешения обозначений, сделав выводы о степени сходства (высокой, средней или низкой); провести сравнение перечней товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, с целью установления степени их однородности (высокой, средней или низкой); а также при наличии соответствующих доводов установить наличие обстоятельств, которые влияют на вероятность смешения (различительную способность старших знаков обслуживания, круг потребителей и уровень их внимательности, наличие серии товарных знаков, наличие доказательств фактического смешения, приобретение спорным обозначением высокой различительной способности и другие). Установление всех этих обстоятельств должно предшествовать выводу о наличии или отсутствии вероятности смешения товарных знаков (знаков обслуживания).

Между тем судом первой инстанции при разрешении настоящего спора не приняты во внимание указанные нормы материального права и подходы высших судебных инстанций, сложившиеся при рассмотрении подобных дел.

Кроме того, сравнив обозначения, охраняемые в виде товарного знака и знаков обслуживания, и установив однородность части услуг, суд первой инстанции не установил наличие иных названных выше обстоятельств, которые могли бы повлиять на выводы о наличии или отсутствии вероятности смешения сравниваемых знаков.

Поскольку для разрешения спора о недействительности оспариваемого ненормативного правового акта необходимо установление всех указанных значимых для дела обстоятельств, решение суда подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение (пункт 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При новом рассмотрении дела суду необходимо дать правовую оценку законности выводов, изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте, и, обеспечив полноту исследования имеющихся в деле доказательств и установление значимых для правильного разрешения спора обстоятельств, рассмотрев доводы и возражения лиц, участвующих в деле, принять законный судебный акт.

В силу части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о распределении судебных расходов, понесенных в связи с подачей кассационной жалобы, подлежит разрешению при новом рассмотрении дела.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2018 по делу N СИП-450/2017 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

B.А. Корнеев

C.М. Уколов