Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 августа 2018 г. по делу N СИП-53/2018 Суд удовлетворил иск о признании недействительными патентов РФ на изобретения в части указания патентообладателя и признании истца патентообладателем данных изобретений, поскольку они являются служебными и воля автора на получение патента на имя его работодателя была выражена с достаточной степенью определенности, не позволяющей сомневаться в ее направленности на достижении именно того результата, который и был достигнут

Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 августа 2018 г. по делу N СИП-53/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 2 августа 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 3 августа 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Голофаев В.В., Лапшина И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Забузовой А.Э., рассмотрев в судебном заседании, проводимом в порядке, предусмотренном статьей 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Челябинской области, дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Промышленные технологии химического синтеза" (ул. Постышева, д. 2, оф. 204, г. Челябинск, 454091, ОГРН 1127447014298) к Жмаеву Валерию Викторовичу (г. Челябинск) о признании недействительными патентов Российской Федерации N 2625109, 2618010, 2637221, 2623755 на изобретения в части указания патентообладателя и признании истца патентообладателем указанных изобретений, третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), при участии в судебном заседании представителя от общества с ограниченной ответственностью "НПП "ПромТехноХимСинтез" - Брюханова К.В., по доверенности от 16.01.2018, установил:

общество с ограниченной ответственностью "общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Промышленные технологии химического синтеза" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к Жмаеву Валерию Викторовичу о признании:

1) недействительным патента Российской Федерации N 2625109 на изобретение "Антипирогенный реагент для хранения и транспортировки угля", зарегистрированного в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 11.07.2017, в части указания патентообладателя Жмаева В.В.;

2) общества патентообладателем изобретения "Антипирогенный реагент для хранения и транспортировки угля" по патенту Российской Федерации N 2625109, зарегистрированному в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 11.07.2017;

3) недействительным патента Российской Федерации N 2618010 на изобретение "Антиобледенительная жидкость для обработки стенок и днищ горнотранспортного оборудования от примерзания и смерзания угля в массе и при транспортировке сыпучего груза", зарегистрированного в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 02.05.2017, в части указания патентообладателя Жмаева В.В.;

4) общества патентообладателем изобретения "Антиобледенительная жидкость для обработки стенок и днищ горнотранспортного оборудования от примерзания и смерзания угля в массе и при транспортировке сыпучего груза" по патенту Российской Федерации N 2618010, зарегистрированному в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 02.05.2017;

5) недействительным патента Российской Федерации N 2637221 на изобретение "Антипирогенный реагент для предотвращения самовозгорания угля при хранении транспортировке", зарегистрированного в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 01.12.2017, в части указания патентообладателя Жмаева В.В.;

6) общества патентообладателем изобретения "Антипирогенный реагент для предотвращения самовозгорания угля при хранении транспортировке" по патенту Российской Федерации N 2637221, зарегистрированному в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 01.12.2017;

7) недействительным патента Российской Федерации N 2623755 на изобретение "Состав для предотвращения самовозгорания угля при хранении и транспортировке", зарегистрированного в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 29.06.2017, в части указания патентообладателя Жмаева В.В.;

8) общества патентообладателем изобретения "Состав для предотвращения самовозгорания угля при хранении и транспортировке" по патенту Российской Федерации N 2623755, зарегистрированному в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 26.06.2017.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил. Ранее в предварительном судебном заседании представитель ответчика устно возражал против заявленных требований.

Роспатент на стадии подготовки дела к судебному разбирательству представил отзыв от 25.04.2018 на иск, в котором сообщил об отсутствии позиции по существу спора и о рассмотрении дела (проведении судебных заседаний) в отсутствие его представителей.

Ответчик и Роспатент, надлежащим образом извещенные о начале судебного процесса с их участием, месте и времени судебного заседания, в том числе посредством размещения соответствующей информации в картотеке арбитражных дел, своих представителей в судебное заседание не направили, что в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению спора по существу.

Через систему "Мой Арбитр" от представителя ответчика поступило ходатайство о назначении судебной патентоведческой экспертизы с постановкой перед экспертом вопросов о соответствии формул спорных патентов внутренней документации общества, представленной истцом в материалы дела.

В судебном заседании представитель общества возражала против удовлетворения ходатайства ответчика о назначении судебной экспертизы, сослались на отсутствие оснований, предусмотренных статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев названное ходатайство, судебная коллегия пришла к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Ответчик полагает, что для выяснения вопроса о том, являются ли спорные изобретения служебными необходимо наличие специальных знаний и нужно провести судебную экспертизу.

Обращаясь с названным ходатайством заявитель никак не обосновал, в чем сложность сравнения спорных патентов и внутренней документации общества, влекущая необходимость использования специальных познаний.

Кроме того, тот вопросы, которые ответчик полагал необходимым поставить перед экспертом, носит юридический характер.

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения заявленного ходатайства судебная коллегия не усматривает.

В судебном заседании представитель общества поддержал заявленные требования, заявил о служебном характере спорных изобретений.

На основании материалов дела судом установлено нижеследующее.

Патент Российской Федерации N 2625109 на изобретение "Антипирогенный реагент для хранения и транспортировки угля" был выдан по заявке N 2016117237 с приоритетом от 29.04.2016, установленным по дате ее подачи, с указанием в нем в качестве автора и патентообладателя - Жмаева В.В. Согласно сведениям из Государственного реестра изобретений Российской Федерации указанный патент является действующим, годовые пошлины за поддержание его в силе учтены по 29.04.2019.

Патент Российской Федерации N 2618010 на изобретение "Антиобледенительная жидкость для обработки стенок и днищ горнотранспортного оборудования от примерзания и смерзания угля в массе и при транспортировке сыпучего груза" был выдан по заявке N 2016128284 с приоритетом от 12.07.2016, установленным по дате ее подачи, с указанием в нем в качестве автора и патентообладателя - Жмаева В.В. Согласно сведениям из Государственного реестра изобретений Российской Федерации указанный патент является действующим, годовые пошлины за поддержание его в силе учтены по 12.07.2018.

Патент Российской Федерации N 2637221 на изобретение "Антипирогенный реагент для предотвращения самовозгорания угля при хранении и транспортировки" был выдан по заявке N 2016117236 с приоритетом от 29.04.2016, установленным по дате ее подачи, с указанием в нем в качестве автора и патентообладателя - Жмаева В.В. Согласно сведениям из Государственного реестра изобретений Российской Федерации указанный патент является действующим, годовые пошлины за поддержание его в силе учтены по 29.04.2019.

Патент Российской Федерации N 2623755 на изобретение "Состав для предотвращения для предотвращения самовозгорания угля при хранении и транспортировки" был выдан по заявке N 2016117235 с приоритетом от 29.04.2016, установленным по дате ее подачи, с указанием в нем в качестве автора и патентообладателя - Жмаева В.В. Согласно сведениям из Государственного реестра изобретений Российской Федерации указанный патент является действующим, годовые пошлины за поддержание его в силе учтены по 29.04.2019.

Регистрация перечисленных изобретений была осуществлена Роспатентом на основании данных, приведенных в заявлениях о выдаче патентов на изобретения, содержащихся в материалах упомянутых заявок.

Общество полагая, что Жмаев В.В. не является легитимным патентообладателем указанных изобретений, в силу их служебного характера для общества обратилось в суд с настоящим иском.

Изучив материалы дела, выслушав доводы лиц, участвующих в деле, и их представителей, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований общества в силу следующего.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29), часть четвертая ГК РФ вступила в действие с 01.01.2008, поэтому в силу статьи 5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" она применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. К правоотношениям, возникшим до 01.01.2008, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникли после 31.12.2007.

При рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав подлежит применению российское законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего права.

Так, автор произведения определяется на основе законодательства, действовавшего на момент его создания; автор изобретения, полезной модели или промышленного образца - на основе законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на выдачу патента на это изобретение, полезную модель или промышленный образец.

При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров.

Принимая во внимание, что заявки о выдаче патента на изобретение были поданы 29.04.2016 и 12.07.2016, суд приходит к выводу о том, что к рассматриваемым правоотношениям применяются нормы части четвертой ГК РФ (в соответствующей редакции).

Пунктом 1 статьи 1370 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) установлено, что изобретение, полезная модель или промышленный образец (объекты патентного права), созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются служебными.

Согласно пункту 2 названной статьи право авторства на служебный объект патентного права принадлежит работнику (автору).

Исключительное право на служебный объект патентного права и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное (пункт 3 статьи 1370 ГК РФ).

С учетом этого в случае создания работником служебного объекта патентного права заключение между ним и работодателем договора на отчуждение права на получение патента не требуется. Такое право принадлежит работодателю на основании закона в силу создания работником соответствующего объекта в процессе выполнения трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

По смыслу статьи 1370 ГК РФ для признания объекта патентного права служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось указание на выполнение соответствующих работ по созданию конкретных объектов патентного права либо усовершенствованию известных объектов. Определяющим для признания данного объекта служебным является факт его создания работником в связи с выполнением трудовых обязанностей, содержание которых может быть выражено в виде относительно общего круга осуществляемых работником трудовых функций, или конкретного задания работодателя.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с ГК РФ.

Общество в обоснование своих доводов о служебном характере спорных изобретений, ссылается на следующие обстоятельства.

Жмаев В.В. на дату подачи заявок на выдачу патентов на спорные изобретения, являлся генеральным директором общества, о чем свидетельствует приказ N 1а от 01.11.2012 (т. 2, л.д. 21), протоколы заседания Совета директоров общества N 4 от 23.10.2015 (т. 2., л.д. 23) и 5 от 31.05.2017 (т. 1, л.д. 44).

В соответствии с приказами общества от 06.08.2015 N 13-НМА, 14-НМА, от 23.03.2016 N 17-НМА, Жмаеву В.В. и Баринову С.В. как работникам общества было поручено выполнить разработку технических решений (разработка реагентов), связанных с хранением и транспортировкой угля (т. 1, л.д. 50-53). Соотношении соответствующих названий служебных изобретений во внутренних документах общества и названий патентов представлено истцом виде таблицы (т. 2, л.д. 55-57).

Сфера деятельности, в которой созданы спорные изобретения, совпадает с уставной деятельностью общества, как то: производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов; научно-исследовательская деятельность, что подтверждается Уставом общества и выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц.

По утверждению общества местом проведения НИОКР, связанных с созданием и апробированием спорных изобретений, является местонахождение общества; оборудование и средства, использованные для их создания, принадлежали истцу, о чем представлены соответствующие акты и сметы (т. 1, л.д. 90-127), за счет общества Жмаев В.В. участвовал в лабораторных и производственных испытаниях соответствующих препаратов (т. 4, л.д. 19-54).

Также истец указывает, что от имени общества Жмаевым В.В. с ФГБУ "РЭА" Минэнерго России были заключены договоры N ПКТ 74/22/15 от 25.08.2015, ПКТ 74/23/15 от 08.09.2015, ПКТ 74/06/16 от 26.03.2016 на оформление заявок на изобретения и все заявки на выдачу патентов на спорные изобретения на имя общества были подписаны генеральным директором Жмаевым В.В. лично и поданы в Роспатент. Пошлины за проведение формальной экспертизы Роспатентом были оплачены также обществом.

Данные утверждения ответчиком не опровергнуты, документально подтвержденных сведений об ином месте создания и апробирования спорных технических решений, связанных со спорными патентами, не представлено.

Судом проведено сравнительное исследование документации общества, связанной с разработкой технических решений, представленной истцом, из которого судом не следует наличие существенных различий, которые могли бы однозначно свидетельствовать о том, что созданные Жмаевым В.В. технические решения в рамках служебных заданий отличаются от технических решений, охраняемых спорными патентами. В то же время ответчиком не представлено иных доказательства, свидетельствующих о создании им технических решения вне рамок служебного задания, тождественных техническим решениям спорных патентов.

При решении вопроса о том, является ли созданный работником объект патентного права служебным, во внимание могут быть приняты в частности: соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект; пределы трудовых обязанностей работника (применительно к пункту 39.1 постановления от 26.03.2009 N 5/29); место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов; источник оборудования и средств, использованных для их создания; возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект; цель создания патентоспособного объекта; последующее поведение работника и работодателя; составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке объектов в порядке исполнения трудовых обязанностей (данные критерии, в частности, отражены в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2015 по делу N СИП-253/2013 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 07.12.2015 N 300-ЭС15-15213 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации), от 15.03.2016 по делу N СИП-818/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2016 N 300-ЭС16-7077 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Исходя из этого, установлению при рассмотрении настоящего спора подлежат: период, в течение которого были созданы спорные технические решения; факт наличия трудовых правоотношений между Жмаевым В.В. и обществом; наличие взаимосвязи между выполнением Жмаевым В.В. своих трудовых обязанностей и созданием спорных технических решений.

Исходя из представленных истцом доказательств следует, что Жмаев В.В., будучи работником общества с 28.10.2012, создал технические решения, изложенные в спорных патентах, выполняя задания общества.

Наличие трудовых отношений с обществом в период создания спорных изобретений ответчиком не оспаривается.

При этом суд учитывает, что исходя из статей 16, 273 и 274 Трудового кодекса Российской Федерации на Жмаева В.В., являвшегося единоличным исполнительным органом общества и не являвшегося на дату подачи заявок при этом единственным участником этого общества, распространяется действие трудового законодательства Российской Федерации с особенностями, предусмотренными главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации.

Суд считает, что факт подписания заявок на выдачу изобретений является доказательством того, что общество по отношению к Жмаеву В.В. как автору изобретений являлось работодателем, поэтому, созданные изобретения носят служебный характер.

Оценив представленные доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличие достаточных и достоверных доказательств, представленных истцом в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, свидетельствующих о том, что спорные изобретения созданные Жмаевым В.В. являются служебными изобретениями.

При этом, считая, что спорные изобретения являются служебными, то есть были созданы в рамках трудовых обязанностей Жмаева В.В., суд также принимает во внимание, что воля автора на получение патента на имя общества была выражена с достаточной степенью определенности, не позволяющей сомневаться в ее направленности на достижении именно того результата, который и был достигнут.

Суд отмечает, что сам по себе факт оплаты Жмаевым В.В. пошлин за выдачу патентов, а не обществом не означает, что спорные изобретения не являются служебными.

Суд полагает, что действия Жмаева В.В. по изменению патентообладателей спорных изобретений с общества на себя путем подачи соответствующих заявлений (28.11.2016), совершенные после подачи Жмаевым В.В. 01.11.2016 (т. 2, л.д. 24) в общество заявления об освобождении его от должности генерального директора общества, без извещения об этом участников общества, совершены в нарушение положений статьи 1370 ГК РФ, а также пункта 2 статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Как указывалось выше, в соответствии с положениями пунктов 2 и 3 статьи 1370 ГК РФ, право авторства на служебное изобретение принадлежит работнику (автору). Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

Таким образом, на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патенты Российской Федерации N 2625109, 2618010, 2637221, 2623755 на изобретения подлежат признанию недействительными в части указания в нем в качестве патентообладателя Жмаева В.В. и неуказания в качестве патентообладателя общества.

Согласно пунктам 4 - 7 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 того же Кодекса, либо вступившего в законную силу решения суда. В случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент. Лицензионные договоры, заключенные на основе патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента.

Признание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1387) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (пункт 1 статьи 1393).

Судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на Жмаева В.В.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Промышленные технологии химического синтеза" удовлетворить.

Признать недействительными патенты Российской Федерации N 2625109, 2618010, 2637221, 2623755 на изобретения в части указания патентообладателем Жмаева Валерия Викторовича.

Признать общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Промышленные технологии химического синтеза" патентообладателем изобретений по заявкам N 2016117235, 2016117236, 2016117237, 2016128284.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности выдать новые патенты Российской Федерации на изобретения по заявкам N 2016117235, 2016117236, 2016117237, 2016128284 с указанием в качестве патентообладателя общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Промышленные технологии химического синтеза" (ул. Постышева, д. 2, оф. 204, г. Челябинск, 454091, ОГРН 1127447014298).

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести соответствующие сведения в Государственный реестр изобретений Российской Федерации.

Взыскать с Жмаева Валерия Викторовича в пользу общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Промышленные технологии химического синтеза" 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина