Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 марта 2016 г. N С01-1210/2015 по делу N СИП-818/2014
Резолютивная часть постановления объявлена 4 марта 2016 года.
Полный текст постановления изготовлен 15 марта 2016 года.
Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.,
членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А.,
при участии судьи-докладчика Булгакова Д.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сухановой Н.К.
рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Седьмого апелляционного арбитражного суда (судья Афанасьева Е.В.) кассационные жалобы Кривошапко Александра Васильевича (г. Кемерово) и Ширяева Юрия Олеговича (г. Кемерово) на решение Суда по интеллектуальным правам от 14.12.2015 по делу N СИП-818/2014 (судьи Силаев Р.В., Пашкова Е.Ю., Снегур А.А.)
по иску открытого акционерного общества "Кемеровский экспериментальный завод средств безопасности" (Институтская ул, д. 3, корп. А, г. Кемерово, ОГРН 1034205050241) к Кривошапко Александру Васильевичу о признании недействительным патента Российской Федерации N 2386034 на изобретение "Способ подогрева шахтного вентиляционного воздуха и устройство для его осуществления" в части указания автора и патентообладателя
и иску Ширяева Юрия Олеговича к тому же ответчику о признании того же патента недействительным в части указания патентообладателя и признании патентообладателями изобретения Ширяева Юрия Олеговича и Кривошапко Александра Васильевича.
К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), Дубровский Геннадий Эдуардович (г. Кемерово), Карасева Тамара Михайловна (г. Кемерово).
В судебном заседании приняли участие:
представители открытого акционерного общества "Кемеровский экспериментальный завод средств безопасности" - Гусев Ю.А. (по доверенности от 11.01.2016), Мухортов В.В. (по доверенности от 11.01.2016 N 01/16), Шехтман Е.Л. (по доверенности от 09.10.2014 N 53; до перерыва), Касьяненко К.К. (по доверенности от 29.06.2015; после перерыва), Панчишин О.В. (принимал участие в судебном заседании при помощи систем видеоконференц-связи при содействии Седьмого апелляционного арбитражного суда);
Кривошапко А.В. (паспорт; после перерыва не явился, извещен); представитель Кривошапко А.В. - Бедарев А.А. (по доверенности от 09.10.2014 N 42АА1487441; до перерыва), Григорьев Д.А. (по доверенности от 20.05.2015 N 42АА1502576; после перерыва);
Дубровский Г.Э. (паспорт; после перерыва не явился, извещен); Карасева Т.М. (паспорт);
представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Русаков И.А. (по доверенности от 11.08.2015 N 01/32-534/41).
Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:
открытое акционерное общество "Кемеровский экспериментальный завод средств безопасности" (далее - общество "КЭЗСБ", общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к Кривошапко Александру Васильевичу:
о признании недействительным патента Российской Федерации N 2386034 на изобретение "Способ подогрева шахтного вентиляционного воздуха и устройство для его осуществления" в части указания автора и патентообладателя,
о признании общества патентообладателем спорного изобретения, Дубровского Геннадия Эдуардовича и Карасевой Тамары Михайловны - его авторами,
о применении последствий недействительности лицензионного договора N РД0072106, зарегистрированного 02.11.2010, о признании регистрации указанного договора недействительной,
об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) внести соответствующую запись в реестр изобретений.
К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, по инициативе суда привлечены Дубровский Г.Э. и Карасева Т.М.
Определением Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2014 приняты уточнение и частичный отказ общества от исковых требований. Как следствие, судом первой инстанции были рассмотрены требования:
о признании патента Российской Федерации N 2386034 на изобретение "Способ подогрева шахтного вентиляционного воздуха и устройство для его осуществления" недействительным в части указания в качестве патентообладателя Кривошапко А.В. и неуказания в качестве соавторов Дубровского Г.Э. и Карасевой Т.М.,
с обязанием Роспатента выдать новый патент на спорное изобретение с указанием в качестве патентообладателя общества, а в качестве авторов - Дубровского Г.Э., Карасевой Т.М. и Кривошапко А.В.
Определением Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2015 по делу N СИП-502/2015, возбужденному по заявлению Ширяева Юрия Олеговича о признании патента Российской Федерации N 2386034 на изобретение недействительным в части указания патентообладателя и признания патентообладателями этого изобретения Ширяева Ю.О. и Кривошапко А.В., данное дело объединено с делом N СИП-818/2014 для совместного рассмотрения; объединенному делу присвоен номер СИП-818/2014.
Решением Суда по интеллектуальным правам от 14.12.2015 требования общества "КЭЗСБ" удовлетворены: спорный патент признан недействительным в части указания в качестве патентообладателя Кривошапко А.В. и неуказания в качестве соавторов Дубровского Г.Э. и Карасевой Т.М., на Роспатент возложена обязанность в 15-дневный срок с момента вынесения данного решения выдать патент на изобретение "Способ подогрева шахтного вентиляционного воздуха и устройство для его осуществления" с указанием в качестве патентообладателя общества "КЭЗСБ", в качестве авторов - Дубровского Г.Э., Карасевой Т.М., Кривошапко А.В.; в удовлетворении требований Ширяева Ю.О. отказано.
Не согласившись с решением суда от 14.12.2015, Кривошапко А.В. и Ширяев Ю.О. обратились в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационными жалобами.
Кривошапко А.В. в кассационной жалобе, ссылаясь на неполное выяснение фактических обстоятельств, несоответствие выводов суда обстоятельствам дела и неправильное применение судом норм материального права, просит решение от 14.12.2015 отменить в части удовлетворения требований общества.
Кривошапко А.В. указывает на то, что суд не исследовал и не оценил заключенные им с обществом лицензионные договоры от 16.04.2003, от 01.09.2010, которые, по мнению заявителя кассационной жалобы, имеют существенное значение для разрешения спора.
Также Кривошапко А.В. полагает, что суд первой инстанции неправомерно не применил положения пункта 4 статьи 1370 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).
Суд не исследовал и не оценил все доводы ответчика, а также противоречия в позиции общества.
По мнению Кривошапко А.В., суд первой инстанции неправильно применил норму статьи 10 ГК РФ. При этом судом был разрешен спор, подлежащий рассмотрению другим судом.
Кроме того, Кривошапко А.В. считает, что судом первой инстанции разрешен спор относительно результатов интеллектуальной деятельности, на которые общество не заявляло своих требований.
Кривошапко А.В. считает, что данный спор не отнесен к компетенции Суда по интеллектуальным правам, а вывод суда первой инстанции об обратном основан на неверном истолковании нормы абзаца четвертого подпункта 2 пункта 1 статьи 43.4 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 N 1-ФКЗ, которая прямо не относит к подсудности Суда по интеллектуальным правам рассмотрение требований о признании недействительным патента на изобретение в связи с тем, что патент выдан с указанием в качестве автора лица, не являющегося таковым, или без указания в патенте в качестве автора лица, являющегося таковым.
Ширяев Ю.О. в кассационной жалобе просит решение суда от 14.12.2015 отменить и направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам.
По мнению Ширяева Ю.О., вывод суда относительно ничтожности договора от 23.03.2007 на создание технического решения не соответствует фактическим обстоятельствам дела.
Ширяев Ю.О. считает, что суд необоснованно пришел к выводу о мнимости этого договора.
Ширяев Ю.О. полагает, что фактические обстоятельства дела свидетельствуют лишь о недобросовестности Ширяева Ю.О. по отношению к Кривошапко А.В., выражающейся в неисполнении Ширяевым Ю.О. своих обязательств как стороны по договору от 23.03.2007 на создание технического решения, а именно пунктов 3.1 и 3.2 договора.
При этом последующая недобросовестность поведения Кривошапко А.В. по отношению к Ширяеву Ю.О. выразилась в неисполнении положений пункта 8.8 названного договора, а именно об информировании контрагента.
Ширяев Ю.О. в кассационной жалобе указывает, что суд первой инстанции при признании договора от 23.03.2007 мнимым не установил подлежащие обязательному установлению обстоятельства, а отразил иные обстоятельства, не вытекающие из положений статьи 170 ГК РФ.
Общество в отзыве на кассационную жалобу Кривошапко А.В. просит в удовлетворении жалобы отказать, сославшись на несостоятельность ее доводов.
В отзыве на кассационную жалобу Ширяева Ю.О. общество просит в удовлетворении жалобы отказать, сославшись на несоответствие ее доводов фактическим обстоятельствам дела, считая, что доводы жалобы направлены на переоценку доказательств, исследованных судом первой инстанции, что выходит за рамки полномочий суда кассационной инстанции.
Карасева Т.М. и Дубровский Г.Э. в отзыве на кассационные жалобы Кривошапко А.В. и Ширяева Ю.О. просят в удовлетворении жалоб отказать, сославшись на несостоятельность их доводов.
В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам Кривошапко А.В. и его представитель доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддержали.
Представители общества "КЭЗСБ" в удовлетворении жалоб просили отказать, дополнительно указав, что лицензионный договор от 01.09.2010 на использование изобретения Кривошапко А.В., охраняемого спорным патентом, действительно был подписан обществом. Вместе с тем 14.09.2010 был заключен договор купли-продажи долей общества с ограниченной ответственностью "Кузбассгорноспасатель", являвшимся единственным акционером общества.
При этом новый собственник не знал о существовании спорного патента.
Карасева Т.М. и Дубровский Г.Э. в судебном заседании поддержали позицию общества, просили в удовлетворении кассационных жалоб отказать.
Ширяев Ю.О., извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационных жалоб, в судебное заседание не явился, явку представителя не обеспечил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалоб в его отсутствие.
В судебном заседании по рассмотрению кассационных жалоб 29.02.2016 объявлялся перерыв до 04.03.2016.
Президиум Суда по интеллектуальным правам, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационных жалобах и отзывах на них, выслушав представителей участвующих в деле лиц, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии решения, а также соответствие выводов суда установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу, что решение от 14.12.2015 подлежит отмене в связи с жалобой Кривошапко А.В. в связи со следующим.
Как установлено судом первой инстанции и усматривается из материалов дела, Роспатентом по заявке Кривошапко А.В. от 08.07.2008 N 2008127847/03 выдан патент Российской Федерации N 2386034 на изобретение "Способ подогрева шахтного вентиляционного воздуха и устройство для его осуществления". В качестве патентообладателя и автора названного изобретения указан Кривошапко А.В.
Общество, полагая, что указанное изобретение является служебным, поскольку создано его работниками - Дубровским Г.Э., Карасевой Т.М. и Кривошапко А.В. в связи с выполнением ими трудовых обязанностей, обратилось в суд с иском.
Требование Ширяева Ю.О. о признании спорного патента недействительным в части указания его патентообладателем Кривошапко А.В. мотивированы тем, что охраняемое патентом изобретение было создано Кривошапко А.В. в рамках исполнения договора от 23.03.2007 на создание технического результата.
Отказывая в удовлетворении заявленного Ширяевым Ю.О. требования, суд первой инстанции пришел к выводу о мнимости договора от 23.03.2007.
По мнению суда первой инстанции, на мнимость договора от 23.04.2007 указывает отсутствие иных, помимо подписания акта от 14.06.2007, действий сторон, свидетельствующих о том, что стороны приступили к исполнению договора или имели намерение исполнить договор в будущем.
Удовлетворяя заявленное обществом "КЭЗСБ" требование, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что отрицаемое Кривошапко А.В. участие Дубровского Г.Э. и Карасевой Т.М. в разработке технического решения, защищаемого оспариваемым патентом, подтверждается помимо заключения судебной экспертизы и показаниями свидетелей Левашова С.А. и Назимовой С.В.
При этом суд, несмотря на высказанные ответчиком сомнения в соответствии данных о моменте создания (редактирования) компьютерных файлов, осмотренных нотариусом на компьютере Карасевой Т.М. и зафиксированных в протоколах осмотра доказательств 42АА1303585, 42АА1303595, 42АА1303596, 42АА1303599, 42АА1303013, учел, что о фальсификации указанных доказательств (файлов) ответчик не заявил и о проведении компьютерно-технической экспертизы не ходатайствовал. Поэтому у суда первой инстанции с учетом презумпции добросовестности отсутствовали основания сомневаться в добросовестности третьих лиц, создавших соответствующие файлы.
Также суд не принял во внимание представленные обществом и Кривошапко А.В. заключения специалистов, поскольку соответствующие заключения отражали субъективное мнение лиц, не участвующих в данном деле и судебном процессе, и с точки зрения процессуального законодательства не являлись заключением эксперта (статья 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) либо консультацией специалиста (статья 87.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Суд учел положения пунктов 2 и 3 статьи 1370 ГК РФ, согласно которым право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору). Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.
Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о мнимости договора от 23.03.2007 на создание технического результата и правомерно принял во внимание правовую позицию высшей судебной инстанции, согласно которой подписание Кривошапко А.В. и Ширяевым Ю.О. акта от 14.06.2007 могло быть осуществлено для вида формального исполнения сделки (пункт 86 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").
В определении Верховного Суда Российской Федерации от 01.12.2015 по делу N 22-КГ15-9 указано, что, исходя из смысла статьи 170 ГК РФ, для признания сделки мнимой необходимо установить, что на момент совершения сделки стороны не намеревались создать соответствующие условиям этой сделки правовые последствия, характерные для сделок данного вида. При этом обязательным условием признания сделки мнимой является порочность воли каждой из ее сторон. Мнимая сделка не порождает никаких правовых последствий и, совершая мнимую сделку, стороны не имеют намерений ее исполнять либо требовать ее исполнения.
В материалы дела не был представлен подлинник договора от 23.03.2007 на создание технического результата, в том числе по предложению суда.
Кроме того, в материалы дела не представлены какие-либо доказательства исполнения сторонами указанного договора, положений предусмотренных пунктами 8.1-8.12 данного договора, в том числе связанных с необходимостью взаимного информирования о притязаниях иных лиц на результат интеллектуальной деятельности.
Названные обстоятельства свидетельствуют о порочности воли каждой из сторон договора от 23.03.2007, что является основанием для признания сделки мнимой.
В силу пункта 1 статьи 170 ГК РФ мнимые сделки относятся к категории ничтожных, поэтому такие сделки недействительны согласно положениям пункта 1 статьи 166 ГК РФ независимо от признания их судом.
В связи с этим суд первой инстанции пришел к правильному выводу о недействительности ничтожной сделки (договор от 23.03.2007 на создание технического результата) при рассмотрении настоящего дела, так как вывод о том, что недействительность сделки может непосредственно повлиять на выводы суда первой инстанции по настоящему делу, является обоснованным.
Поэтому правомерный вывод суда первой инстанции о ничтожности договора от 23.03.2007 исключил предусмотренные статьей 1371 ГК РФ правовые основания для удовлетворения требования Ширяева Ю.О.
В силу вышеуказанного кассационная жалоба Ширяева Ю.О. не подлежит удовлетворению.
Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что выводы суда о признании патента на изобретение Российской Федерации N 2386034 недействительным в части указания в нем в качестве патентообладателя Кривошапко А.В. и неуказания в качестве соавторов Дубровского Г.Э. и Карасевой Т.М. не соответствуют фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.
Как видно из материалов дела и установлено судом первой инстанции, возражая против удовлетворения требований общества, Кривошапко А.В. настаивал на том, что спорное изобретение не является служебным, разработано им единолично вне рамок трудовой деятельности и без участия других лиц. Кроме того, Кривошапко А.В. ссылался на заключение с обществом лицензионного договора от 01.09.2010.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1370 ГК РФ изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.
По смыслу этой статьи для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение соответствующих работ по созданию конкретных патентоспособных объектов либо усовершенствованию известных конструкций.
Определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может быть выражено в виде относительно общего круга осуществляемых работником трудовых функций, или конкретного задания.
При этом во внимание могут быть приняты в частности: соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект, пределы трудовых обязанностей работника (применительно к пункту 39.1 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"), место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов, источник оборудования и средств, использованных для их создания, возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект, цель создания патентоспособного объекта, последующее поведение работника и работодателя, составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке технических решений в порядке исполнения трудовых обязанностей, иные обстоятельства.
Аналогичная позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2014 и от 07.08.2015 по делу N СИП-253/2013.
В подтверждение довода о самостоятельном создании Кривошапко А.В. изобретения, защищенного спорным патентом, им в частности представлена копия лицензионного договора от 01.09.2010, заключенного между обществом и Кривошапко А.В., согласно которому Кривошапко А.В. предоставляет обществу право использования изобретения, удостоверенного патентом Российской Федерации N 2386034.
При этом указанный лицензионный договор (на условиях исключительной лицензии) был зарегистрирован 02.11.2010 Роспатентом, за номером государственной регистрации - РД0072106.
Сведения об этом лицензионном договоре размещены на официальном сайте Роспатента в сети Интернет.
Кроме того, Кривошапко А.В. в ходе рассмотрения спора ссылался на лицензионный договор от 16.04.2003 на использование изобретения, защищенного патентом Российской Федерации N 2189533 на изобретение "Установка для подогрева воздуха, подаваемого в шахту", автором и патентообладателем которого он является.
Вступившим в законную силу решением суда Рудничного района г. Кемерово от 04.06.2014 по делу N 2-16/2014, копия которого представлена ответчиком в материалы настоящего дела, удовлетворены требования Кривошапко А.В. о взыскании с общества задолженности по лицензионному договору от 01.09.2010 в размере 4 641 449 рублей 93 копейки.
Из текста указанного решения суда следует, что по данному договору обществом частично были выплачены лицензионные платежи. При этом общество оспаривало размер роялти, а не правомерность их требования со стороны Кривошапко А.В.
При установлении обстоятельств создания изобретения по патенту на изобретение Российской Федерации N 2386034 в связи с выполнением Кривошапко А.В., Карасевой Т.М., Дубровским Г.Э., своих трудовых обязанностей, суд первой инстанции не исследовал лицензионный договор от 01.09.2010 N РД0072106, заключенный обществом и Кривошапко А.В., не дал ему оценку, как и доводам, и возражениям сторон, в связи с заключением и исполнением этого договора.
Вместе с тем из содержания подписанного Кривошапко А.В. и обществом лицензионного договора от 01.09.2010 N РД0072106 усматривается, что он заключен в отношении использования обществом - истцом - изобретения, защищенного оспариваемым патентом, автором и патентообладателем которого является Кривошапко А.В.
Как верно отмечено судом первой инстанции, к числу обстоятельств, на основании которых устанавливается, носит ли техническое решение служебный характер, относится в том числе последующее поведение работника и работодателя.
В связи с этим суду следовало дать оценку названному договору, имеющемуся в материалах дела, применительно к обстоятельствам настоящего спора.
Кроме того, как усматривается из обжалуемого решения, одним из оснований для удовлетворения требований общества является непредставление ответчиком каких-либо доказательств того, что ответчик уведомил общество как работодателя о создании технического решения, в отношении которого возможна правовая охрана.
В соответствии с пунктом 4 статьи 1370 ГК РФ при отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином (пункт 3 статьи 1370 ГК РФ) работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана.
Если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит работнику. В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право использования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю компенсации, размер, условия и порядок выплаты которой определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора - судом (абзац второй пункта 4 статьи 1370 ГК РФ).
Президиум Суда по интеллектуальным правам не может согласиться с доводом Кривошапко А.В. о том, что судебный спор по настоящему делу не подлежит рассмотрению Судом по интеллектуальным правам по существу как в части требований, связанных с установлением патентообладателя спорного изобретения, так и его авторов в силу следующего.
Как правильно указал суд первой инстанции в решении от
