Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 августа 2018 г. по делу N СИП-306/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака в отношении части товаров, поскольку ответчиком не были представлены доказательства использования им спорного товарного знака в части товаров, в отношении которых истец был признан лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 августа 2018 г. по делу N СИП-306/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 29 августа 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 31 августа 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Кручининой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Фреш Маркет" (пр-кт Юных Ленинцев, д. 67, г. Подольск, Московская обл., 142111, ОГРН 1117847374171) к обществу с ограниченной ответственностью "Дадада-Актив" (ул. Николая Островского, д. 59, оф. 805, г. Пермь, 614007, ОГРН 1175958017300) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 346649.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Фреш Маркет" - Усков В.В. (по доверенности от 11.12.2017 N ФМ-17/201);

от общества с ограниченной ответственностью "Дадада-Актив" - Романченко Ю.Н. (по доверенности от 20.06.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Фреш Маркет" (далее - общество "Фреш Маркет") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Дадада-Актив" (далее - общество "Дадада-Актив") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 346649 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; ведение автоматизированных баз данных; ведение автоматизированных баз данных для организации дисконта [скидка с цены товара]; демонстрация товаров; информация деловая; продвижение товаров [для третьих лиц], а именно: продажа розничная, оптовая, аукционная; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации по компьютерным базам данных; сбор информации по компьютерным базам данных для организации дисконта [скидка с цены товара]; систематизация информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных для организации дисконта [скидка с цены товара]".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент).

В обоснование заявленных требований общество "Фреш Маркет" отмечает, что истец представляет по всей России сеть из более чем 50 магазинов продуктов питания и бытовых товаров - "ДА!".

Однако ответчик, являясь правообладателем оспариваемого товарного знака, направил истцу письмо с предложением о предоставлении истцу прав на оспариваемый товарный знак, а также с угрозой оспаривания товарных знаков общества "Фреш Маркет".

Тогда как, по мнению общества "Фреш Маркет", оспариваемый товарный знак, в отношении услуг, указанных в исковом заявлении, обществом "Дадада-Актив" не используется.

Общество "Фреш Маркет" указывает, что оно заинтересовано в прекращении правовой охраны товарного знака ответчика в отношении услуг 35-го класса МКТУ, поскольку основным видом его деятельности является розничная и оптовая торговля преимущественно пищевыми продуктами, путем их продажи через свою сеть магазинов и продвижением товаров в сети Интернет и через рекламные каталоги, а также оказывает рекламные услуги производителям товаров, которые размещаются и демонстрируются на специализированном оборудовании.

Также истец отмечает, что он собирает и представляет своим партнерам информацию о динамиках цен и продаж всех производителей по интересующим их товарам, которая представляется им в электронной форме.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может.

В судебном заседании представитель общества "Фреш Маркет" поддержал исковые требования, просил их удовлетворить.

Представитель общества "Дадада-Актив" выступил по доводам, изложенным в отзыве и дополнениях к нему, просил отказать в удовлетворении исковых требований.

В отзыве на исковое заявление и дополнениях к нему общество "Дадада-Актив" указывает, что истцом не доказана его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 346649 в отношении услуг 35-го класса, поскольку наличие у ответчика оспариваемой регистрации, не препятствует деятельности истца.

Общество "Дадада-Актив" указывает, что оспариваемый товарный знак используется на основании лицензионного договора от 07.02.2018 РД0243377 в отношении услуг 35-го класса МКТУ акционерным коммерческим банком "Профессиональный инвестиционный банк", а также иными подконтрольными ему лицами, в том числе используется для обозначения дисконтной системы дисконтных карточек с нанесенным на них оспариваемого товарного знака, и вводился в гражданский оборот в качестве обозначения Интернет-магазина "www.dadada.ru" по продаже подарочных сертификатов.

Ответчик отмечает, что имеет зарегистрированное доменное имя "DaDaDa.RU", на котором размещён Интернет-сайт ответчика, и через который он оказывает услуги 35-го класса МКТУ, для которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован.

Также общество "Дадада-Актив" отмечает, что его товарный знак присутствует на печати ответчика, на бланках, на рекламных материалах, на визитках, а при заключении агентских договоров ответчик предоставляет агентам право использовать товарный знак для введения товаров в оборот и демонстрации товаров и услуг.

Общество "Дадада-Актив" считает, что поскольку товарный знак на него был зарегистрирован лишь с 22.06.2017, оно не может предоставить документальные отчеты о его использовании до указанной даты.

В связи с чем, по мнению ответчика, общество "Фреш Маркет" не может быть истцом по делу, поскольку направило предложение заинтересованного лица ранее срока, установленного законом.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направил, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителей.

Из материалов настоящего дела следует, что общество "Дадада-Актив", на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак от 22.06.2017 N РД0225941, является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 346649, зарегистрированного в отношении услуг 35-го и 37-го классов МКТУ, с датой приоритета от 03.08.2006.

Общество "Фреш Маркет", ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 346649 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; ведение автоматизированных баз данных; ведение автоматизированных баз данных для организации дисконта [скидка с цены товара]; демонстрация товаров; информация деловая; продвижение товаров [для третьих лиц], а именно: продажа розничная, оптовая, аукционная; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации по компьютерным базам данных; сбор информации по компьютерным базам данных для организации дисконта [скидка с цены товара]; систематизация информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных для организации дисконта [скидка с цены товара]", и полагая, что данный товарный знак правообладателем которого является общество "Дадада-Актив", не используются ответчиком на протяжении последних трех лет, обратилось в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны в испрашиваемой части.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнения представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований лишь в части.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Судом установлено, что общество "Фреш Маркет" предлагало обществу "Дадада-Актив" в установленном законом порядке обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на спорный товарный знак, либо заключить с истцом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении услуг 35-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, для чего ответчику 20.03.2018 было направлено предложение по юридическому адресу правообладателя (том 1, л.д. 67-70).

Поскольку на указанное предложение ответчиком истцу не был дан ответ, общество "Фреш Маркет" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым иском.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

На это обращено внимание в частности в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

В качестве доказательств, подтверждающих заинтересованность общества "Фреш Маркет" в удовлетворении исковых требований, истцом были представлены копии документов: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ); информация о торговой сети "ДА!" с Интернет-сайта "market-da.ru"; договор поставки от 22.07.2015 N 2015-07-701 с платежными поручениями и товарными накладными к нему; кассовые чеки; договор на оказание рекламных и маркетинговых услуг от 01.12.2015 N 2015-12-1200 с сопроводительной документацией к нему; электронный каталог магазина; договор на поддержание наличия ассортимента от 26.08.2015 N 051877.

Из указанных выше доказательств усматривается, что общество "Фреш Маркет" осуществляет торговую деятельность через свою сеть магазинов по всей стране, реализую как пищевую, так и бытовую продукцию розничному потребителю, а также занимается деятельностью, связанной с оказанием рекламных услуг третьим лицам, путем демонстрации их товаров потребителям, также осуществляет сбор статистических данных по динамике продаж товара третьего лица и представляет ему полученные результаты.

Таким образом, оказывает услуги, однородные услугам 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что о фальсификации представленных обществом "Фреш Маркет" доказательств, обществом "Дадада-Актив" в установленном законом порядке суду не заявлено.

Как указывалось ранее, истец просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 346649 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; ведение автоматизированных баз данных; ведение автоматизированных баз данных для организации дисконта [скидка с цены товара]; демонстрация товаров; информация деловая; продвижение товаров [для третьих лиц], а именно: продажа розничная, оптовая, аукционная; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации по компьютерным базам данных; сбор информации по компьютерным базам данных для организации дисконта [скидка с цены товара]; систематизация информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных для организации дисконта [скидка с цены товара]".

В постановлении Президиума Высшего арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10 указано, что применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Как отмечалось выше, Судом по интеллектуальным правам установлено, что общество "Фреш Маркет" занимается деятельностью, связанной с продажей через свою розничную сеть различной продукции, а также оказывает рекламные услуги третьим лицам, услуги по демонстрации товаров, осуществляет сбор статистических данных по динамике продаж товара третьего лица и представляет ему полученные результаты.

Основанием же для обращения общества "Фреш Маркет" в Суд по интеллектуальным правам послужило обращение к нему ответчика с письмом о предложении предоставить истцу право на оспариваемый товарный знак, а также с угрозой оспаривания товарных знаков, принадлежащих обществу "Фреш Маркет" (том 1, л.д. 120-121).

Кроме того, Судом по интеллектуальным правам установлено, что согласно выписке из ЕГРЮЛ (том 1, л.д. 12-17), основным видом деятельности истца является "Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах" (код ОКВЭД 47.11).

Таким образом, с учетом приведенных норм права, а также указанных обстоятельств, Суд по интеллектуальным правам признает общество "Фреш Маркет" заинтересованным лицом в подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 346649.

Как отмечено в пункте 42 Обзора, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Кроме того, однородные товары - это товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 3.6 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198).

Указанные правила в полной мере относятся и к определению однородности услуг.

К 35-му классу МКТУ относятся услуги, оказываемые лицами или организациями, основной целью которых является: помощь в эксплуатации или управлении коммерческого предприятия, или помощь в управлении делами или в коммерческой деятельности промышленного или торгового предприятия, а также услуги, оказываемые рекламными учреждениями, обеспечивающими, главным образом, связь с потребителями и оповещение или объявление с помощью любых средств информации о всевозможных товарах и видах услуг.

Таким образом, данный класс включает в себя, в основном рекламу; менеджмент в сфере бизнеса; административную деятельность в сфере бизнеса; оказание консультативных услуг в сфере бизнеса.

Сравнение услуг 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 346649, и услуг, оказываемых истцом в своей хозяйственной деятельности, с целью определения их однородности показало, что однородными деятельности общества "Фреш Маркет" в данном случае, могут быть признаны указанные им в исковом заявлении услуги 35-го класса МКТУ - для которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован, - "агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; ведение автоматизированных баз данных; ведение автоматизированных баз данных для организации дисконта [скидка с цены товара]; демонстрация товаров; информация деловая; продвижение товаров [для третьих лиц], а именно: продажа розничная, оптовая, аукционная; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации по компьютерным базам данных; сбор информации по компьютерным базам данных для организации дисконта [скидка с цены товара]; систематизация информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных для организации дисконта [скидка с цены товара]", поскольку сопоставляемые услуги оспариваемого товарного знака аналогичны либо однородны деятельности, оказываемой истцом, имеют одинаковые потребительские свойства и функциональное назначение (область применения), являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми, имеют схожие условия реализации (через торговую сеть), круг потребителей.

Также суд учитывает то обстоятельство, что истцу принадлежат товарные знаки "ДДА", "ДА!", "", "", "", "", "", "", "", по свидетельствам Российской Федерации N 435700, 445206, 484287, 581310, 634483, 634482, 632493, 587517, 615874, которые используются истцом для маркировки оказываемых им при осуществлении своей деятельности услуг, и которые также зарегистрированы, в том числе, в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

Сравнив товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 346649 с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 435700, 445206, 484287, 581310, 634483, 634482, 632493, 587517, 615874, суд пришел к выводу о том, что сравниваемый спорный товарный знак и товарные знаки, принадлежащие истцу, являются сходными до степени смешения по фонетическим, графическим и семантическим признакам, поскольку сравниваемые обозначения включают в свой состав тождественный словесный элемент "ДА", который является транслитерацией словесных элементов "DA DA DA", оспариваемого товарного знака.

Таким образом, оценив представленные обществом "Фреш Маркет" в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истец доказал использование в гражданском обороте обозначения со словесным элементом "ДА", сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 346649 в отношении всех заявленных им услуг 35-го класса МКТУ, для которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован, поскольку представленными доказательствами в совокупности подтверждается, что истец, используя, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком обозначение, для индивидуализации своей деятельности, связанной с продажей через свою розничную сеть различной продукции, также уже оказывает рекламные услуги третьим лицам, услуги по демонстрации товаров, осуществляет сбор статистических данных по динамике продаж товара третьего лица и представляет ему полученные результаты, то есть является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении его правовой охраны.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что совокупность обстоятельств дела и представленных истцом доказательств, свидетельствует о том, что общество "Фреш Маркет" подтвердило свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика в отношении всех услуг 35-го класса МКТУ, указанных в исковом заявлении, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Однако данное обстоятельство не свидетельствует о том, что правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 346649 может быть досрочно прекращена в отношении услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; информация деловая; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети".

Как указывалось ранее, именно правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, в отношении которого истцом были предъявлены исковые требования, поскольку в силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Пунктом 2.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

С учетом даты направления обществом "Фреш Маркет" ответчику предложения заинтересованного лица (20.03.2018) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, исчисляется с 20.03.2015 по 19.03.2018 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Возражая против исковых требований, общество "Дадада-Актив" в отзыве ссылается на надлежащее использование оспариваемого товарного знака.

В подтверждение указанного обстоятельства обществом "Дадада-Актив" в материалы дела были представлены копии следующих доказательств: письма от 01.06.2018 N 1832 и 1833; письмо от 01.04.2017; справка из АО "Региональный Сетевой Информационный Центр" от 09.06.2018; статистические данные; скриншоты страниц Интернет-сайта "DaDaDa.ru" от 19.12.2014; перечень описания фирменного стиля; газета "Наш Район" от 12.08.2017; фотография с рекламным щитом "DaDaDa"; копии писем на бланке от 06.02.2018; акт приема-передачи выполненных работ от 12.01.2018; выписка из ЕГРЮЛ от 13.05.2018 в отношении аффилированного с обществом "Дадада-Актив" лица - общества с ограниченной ответственностью Интернет-дискаунтер "ДаДаДа"; договор от 05.06.2015 N ДМ-2327 и акты оказанных услуг по договору от 31.03.2016, 30.04.2016, 31.05.2016, 30.06.2016, 31.07.2016, 31.08.2016, 30.09.2016, 31.10.2016, 30.10.2016, 31.12.2016; скриншот страниц интернет-магазина "DaDaDa.ru"; копия банковских карт - том 1, л.д. 86-113; агентское соглашение от 29.06.2017 с сопроводительной документацией к нему и платёжными поручениями; договор об оказании маркетинговых услуг от 23.06.2017 с актом выполненных работ от 10.03.2018; выписки из ЕГРЮЛ от 21.04.2017 и 23.06.2018 в отношении аффилированного с обществом "Дадада-Актив" лица - общества с ограниченной ответственностью система поддержки покупателей "ДаДаДа"; бланк оферты платежной карты, утвержденный с 15.11.2017; договоры об оказании информационных услуг от 20.03.2018 и 07.05.2018; акт приемки-сдачи работ от 11.12.2017 к договору от 14.06.2017 N 08/17; договор об оказании маркетинговых услуг от 03.11.2017 с актом приемки-сдачи работ от 12.02.2018; договор об оказании маркетинговых услуг от 11.05.2018 с актом приемки-сдачи работ от 05.07.2018; агентский договор об оказании маркетинговых услуг от 10.10.2017 N 25/17 с актом приемки-сдачи работ от 05.07.2018; письмо от 27.08.2018 N 130; соглашение об оказании юридической помощи от 23.08.2018; справка от 23.08.2018 - (том 2).

Оценив представленные обществом "Дадада-Актив" в материалы дела доказательства в их совокупности на основании требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о недоказанности ответчиком надлежащего использования принадлежащего ему товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ "агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; ведение автоматизированных баз данных; ведение автоматизированных баз данных для организации дисконта [скидка с цены товара]; продвижение товаров [для третьих лиц], а именно: продажа розничная, оптовая, аукционная; сбор информации по компьютерным базам данных; сбор информации по компьютерным базам данных для организации дисконта [скидка с цены товара]; систематизация информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных для организации дисконта [скидка с цены товара]".

Так, письма от 01.06.2018 N 1832 и 1833; справка из АО "Региональный Сетевой Информационный Центр" от 09.06.2018; договоры об оказании информационных услуг от 20.03.2018, 07.05.2018; договор об оказании маркетинговых услуг от 11.05.2018 с актом приемки-сдачи работ от 05.07.2018; соглашение об оказании юридической помощи от 23.08.2018; справка от 23.08.2018, не могут быть расценены судом в качестве доказательств использования спорного товарного знака, поскольку дата их составления выходит за период времени (с 20.03.2015 по 19.03.2018 включительно), в течение которого правообладателем должно быть доказано использование принадлежащего ему товарного знака.

Акт приемки-сдачи работ от 11.12.2017 к договору от 14.06.2017 N 08/17, тоже не может быть расценен судом в качестве доказательств использования спорного товарного знака, поскольку сам договор в материалы дела не представлен.

Статистические данные; перечень описания фирменного стиля; фотография с рекламным щитом "DaDaDa" скриншот страниц интернет-магазина DaDaDa.ru; копия банковских карт, не могут быть приняты судом в качестве надлежащих доказательств использования спорного товарного знака, поскольку названные доказательства не содержит сведений о дате их происхождения, а следовательно, они надлежащим образом не заверены представителем общества "Дадада-Актив", как того требует действующее законодательство (часть 1 статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, часть 3 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в пункте 38 Обзора, указано, что для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Однако письмо от 01.04.2017, свидетельствующее о выпуске банком банковских карт с оспариваемым товарным знаком по договору от 15.12.2016 N 1-2016-12/15; вырезка из газеты "Наш Район" от 12.08.2017, в которой описывается возможность получения указанных карт; агентское соглашение от 29.06.2017 и бланк оферты платежной карты, утвержденный с 15.11.2017, из которых следует, что ответчику предоставляются рекламные услуги по продвижению банковских карт; письмо от 27.08.2018 N 130, в котором подтверждается упоминание в видеоролике, вышедшем на телеканале "Россия" (г. Пермь), об использовании спорного товарного знака в дисконтных системах, не свидетельствуют о совершении правообладателем действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, поскольку распространение банковских карт, относится к услугам 36-го класса МКТУ - финансовые услуги, тогда как предметом спора по настоящему дела, являются услуги 35-го класса МКТУ. К тому же, указанный в названном письме от 01.04.2017 договор, в материалы дела представлен не был, а в названной вырезке из газеты, отсутствуют ссылки на ответчика.

Копии писем на бланке от 06.02.2018 подтверждают лишь заинтересованность истца в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 346649, поскольку содержат обращения ответчика в антимонопольный орган о принятии в отношении истца мер по пресечению с его стороны недобросовестной конкуренции. Вместе с тем, указанные письма также не свидетельствуют о совершении правообладателем действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, поскольку не содержат сведений о его использовании в отношении оспариваемых услуг 35-го класса МКТУ.

Договор от 05.06.2015 N ДМ-2327 и акты оказанных услуг к нему, не содержат ссылок на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 346649, а следовательно, они тоже не свидетельствуют о совершении правообладателем действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. Имеющиеся на них проставленные печати с использованием товарного знака ответчика, не свидетельствует об его использовании в отношении оспариваемых услуг 35-го класса МКТУ, в связи с тем, что в предмете данного договора указано, что именно третьим лицом правообладателю оказываются услуги информационного характера, тогда как, как указывалось ранее, именно правообладателем должен использоваться товарный знак в отношении услуг, для которых он зарегистрирован (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что данные доказательства, представленные ответчиком, и их взаимная связь друг с другом не подтверждают факт оказания услуг ответчиком или с его согласия с использованием оспариваемого товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ "агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; ведение автоматизированных баз данных; ведение автоматизированных баз данных для организации дисконта [скидка с цены товара]; продвижение товаров [для третьих лиц], а именно: продажа розничная, оптовая, аукционная; сбор информации по компьютерным базам данных; сбор информации по компьютерным базам данных для организации дисконта [скидка с цены товара]; систематизация информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных для организации дисконта [скидка с цены товара]", для которых зарегистрирован спорный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 346649.

Следовательно, они не подтверждают факт ввода в гражданский оборот продукции с использованием товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 346649 в отношении названных услуг 35-го класса МКТУ.

В свою очередь, Суд по интеллектуальным правам считает, что обществом "Дадада-Актив" доказано использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 346649, в том числе под контролем правообладателя, в отношении услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; информация деловая; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети", поскольку представленные в материалы дела документы (договор об оказании маркетинговых услуг от 23.06.2017 с актом выполненных работ от 10.03.2018, договор об оказании маркетинговых услуг от 03.11.2017 с актом приемки-сдачи работ от 12.02.2018; агентский договор об оказании маркетинговых услуг от 10.10.2017 N 25/17 с актом приемки-сдачи работ от 05.07.2018), свидетельствуют об использовании спорного товарного знака, в том числе с изменением их отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака (пункт 2 статьи 1486 ГК РФ) в отношении названных услуг 35-го класса МКТУ, в связи с тем, что спорный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 346649 упоминается в тексте договора об оказании маркетинговых услуг от 23.06.2017, и используется на печатях ответчика, проставленных в названных документах.

Тогда как, указанными документами подтверждается, что ответчиком используется оспариваемый товарный знак для оказания им услуг по размещению информации о производимых третьими лицами товаров на своем Интернет-сайте, о местах продаж их товаров. Таким образом, информируя покупателей о новинках, выпускаемых третьими лицами, путем демонстрации их товаров неопределенному кругу лиц, по мнению коллегии судей, общество "Дадада-Актив" использует принадлежащий ему товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 346649, в том числе под контролем правообладателя, в отношении услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; информация деловая; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети".

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование в том виде, в котором он зарегистрирован, или с изменениями, при которых это обозначение осталось узнаваемым (отличаемым) в глазах потребителя как конкретный товарный знак.

Аналогичная позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.04.2014 по делу N СИП-225/2013, от 02.02.2015 по делу N СИП-539/2014, от 23.04.2015 по делу N СИП-804/2014, от 21.10.2015 по делу N СИП-883/2014, от 01.02.2016 по делу N СИП-380/2015, от 08.07.2016 по делу N СИП-448/2015 и от 30.09.2016 по делу N СИП-714/2015.

Суд по интеллектуальным правам считает, что названные доказательства, подтверждают использование обществом "Дадада-Актив" оспариваемого товарного знака в том виде как он зарегистрирован или с изменениями их отдельных элементов, не меняющими существа товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; информация деловая; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети".

Таким образом, поскольку из содержания представленных ответчиком доказательств усматривается, что им или с его согласия осуществляется оказание в гражданском обороте услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; информация деловая; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети" с использованием оспариваемого товарного знака в том виде как он зарегистрирован, либо с изменениями его отдельных элементов, не меняющими существа товарного знака, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что ответчиком доказано осуществление деятельности с использованием товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 346649 в отношении названных услуг 35-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

В свою очередь, ответчиком не доказан факт его использования в отношении услуг 35-го класса МКТУ "агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; ведение автоматизированных баз данных; ведение автоматизированных баз данных для организации дисконта [скидка с цены товара]; продвижение товаров [для третьих лиц], а именно: продажа розничная, оптовая, аукционная; сбор информации по компьютерным базам данных; сбор информации по компьютерным базам данных для организации дисконта [скидка с цены товара]; систематизация информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных для организации дисконта [скидка с цены товара]", а также не представлено суду доказательств того, что неиспользование произошло по не зависящим от него обстоятельствам, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Довод общества "Дадада-Актив" о том, что общество "Фреш Маркет" не может быть истцом по делу, поскольку направило предложение заинтересованного лица ранее срока, установленного законом, в связи с тем, что оспариваемый товарный знак был зарегистрирован на ответчика лишь с 22.06.2017, а следовательно, он не может предоставить документальные отчеты о его использовании до указанной даты, признается необоснованным в связи со следующим.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что статья 1486 ГК РФ, определяя основания для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, в числе таковых называет неиспользование товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Исходя из содержания данной правовой нормы, отчуждение исключительного права на товарный знак правообладателем не прерывает течение установленного трехлетнего срока неиспользования товарного знака, который начинает течь со дня государственной регистрации товарного знака, а не с даты регистрации перехода исключительного права на него на имя нового правообладателя, поскольку в силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ товарный знак служит для индивидуализации товаров и услуг, а не для целей индивидуализации определенного лица в глазах рядового потребителя, следовательно, смена правообладателя не изменяет течение срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ.

Таким образом, принимая во внимание, что предложение заинтересованного лица было направлено ответчику обществом "Фреш Маркет" 20.03.2018, трехлетний период, установленный пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, подлежит исчислению с 20.03.2015 по 19.03.2018 включительно.

Поскольку доказательств использования спорного товарного знака в указанный период в отношении услуг 35-го класса МКТУ "агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; ведение автоматизированных баз данных; ведение автоматизированных баз данных для организации дисконта [скидка с цены товара]; продвижение товаров [для третьих лиц], а именно: продажа розничная, оптовая, аукционная; сбор информации по компьютерным базам данных; сбор информации по компьютерным базам данных для организации дисконта [скидка с цены товара]; систематизация информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных для организации дисконта [скидка с цены товара]", обществом "Дадада-Актив" в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.

Поскольку в соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что обществом "Дадада-Актив" не подтверждено фактическое использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 346649 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; ведение автоматизированных баз данных; ведение автоматизированных баз данных для организации дисконта [скидка с цены товара]; продвижение товаров [для третьих лиц], а именно: продажа розничная, оптовая, аукционная; сбор информации по компьютерным базам данных; сбор информации по компьютерным базам данных для организации дисконта [скидка с цены товара]; систематизация информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных для организации дисконта [скидка с цены товара]", в то время как общество "Фреш Маркет" подтвердило свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в отношении названных услуг 35-го класса МКТУ, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в указанной части.

Согласно подпунктам 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Фреш Маркет" удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 346649 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; ведение автоматизированных баз данных; ведение автоматизированных баз данных для организации дисконта [скидка с цены товара]; продвижение товаров [для третьих лиц], а именно: продажа розничная, оптовая, аукционная; сбор информации по компьютерным базам данных; сбор информации по компьютерным базам данных для организации дисконта [скидка с цены товара]; систематизация информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных для организации дисконта [скидка с цены товара]".

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Дадада-Актив" (ОГРН 1175958017300) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Фреш Маркет" (ОГРН 1117847374171) 6 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.А. Кручинина