Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 октября 2018 г. по делу N СИП-710/2017 Суд признал незаконным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения, поступившего против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку при установлении степени сходства спорных обозначений Роспатент не исследовал в полном объеме представленные предпринимателем к возражению материалы, не дал оценку всем доводам подателя возражения и правообладателя оспариваемого товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 октября 2018 г. по делу N СИП-710/2017
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 2 октября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 5 октября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Кручининой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрел в судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Ерицяна Артема Арамовича (г. Москва, ОГРНИП 312774605800238) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 18.09.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 22.06.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 606235.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество "Московский ювелирный завод" (ул. Нагатинская, д. 5, Москва, 115533, ОГРН 1027700201902).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Ерицяна Артема Арамовича - Калашян М.А. (по доверенности от 08.02.2018 N 77 АВ 6665473), Колесов Е.В. и Робинов А.А. (по доверенности от 21.11.2017 N 77 АВ 5413526);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Гибер В.И. (по доверенности от 15.08.2018 N 01/32-409/41) и Русаков И.А. (по доверенности от 15.08.2018 N 01/32-401/41);

от открытого акционерного общества "Московский ювелирный завод" - Кирбай А.К. (по доверенности от 15.01.2018 N 22/2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Ерицян Артем Арамович (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 18.09.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 22.06.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 606235.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество "Московский ювелирный завод" (далее - общество).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2018 требования предпринимателя оставлены без удовлетворения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2018 отменено, дело направлено на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении дела, в судебном заседании представители предпринимателя поддержали доводы, изложенные в заявлении, а также письменных пояснениях, просили удовлетворить заявленное требование.

Представители общества и Роспатента поддержали доводы, изложенные в отзывах и письменных пояснениях, просили отказать в удовлетворении заявленного требования.

Из материалов настоящего дела следует, что обществу принадлежит товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 606235, зарегистрированный 18.02.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания по заявке N 2015719739 в отношении товаров 14-го, 16-го и услуг 35-го, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации, с датой приоритета от 29.06.2015.

В Роспатент 22.06.2017 поступило возражение предпринимателя против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 606235, мотивированное несоответствием предоставления правовой охраны названному товарному знаку требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В поданном возражении предприниматель указал, что является правообладателем серии товарных знаков:

по свидетельству Российской Федерации N 413209 "" с приоритетом от 14.05.2008;

по свидетельству Российской Федерации N 362781 "" с приоритетом от 20.06.2007;

по свидетельству Российской Федерации N 443091 "" с приоритетом от 01.04.2008;

по свидетельству Российской Федерации N 458013 "" с приоритетом от 25.12.2009;

по свидетельству Российской Федерации N 602450 "" с приоритетом от 25.12.2009.

По мнению предпринимателя, оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 606235 является сходным до степени смешения с серией товарных знаков предпринимателя, зарегистрированных в отношении товаров 14-го, 16-го, услуг 35-го и части услуг 42-го классов МКТУ, которые являются однородными товарам и услугам оспариваемого товарного знака, однако, имеют более раннюю дату приоритета.

В обоснование поданного в Роспатент возражения предприниматель привел следующие доводы:

1. Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение "The Legend 1920", при этом то обстоятельство, что заглавная буква "L" словесного элемента "Legend" одновременно выступает в качестве цифры "1" не мешает прочтению слова "Legend", поскольку она выполнена в слове слитно с остальными буквами, одним шрифтом и в одном цвете. Буквы в слове "Legend" объединены общим смысловым значением "Legend", что переводится как "легенда". Значение данного слова понятно российскому потребителю.

Кроме того, на сайтах в сети "Интернет" общество предлагает к продаже коллекции ювелирных изделий с названием "The Legend 1920", что, по утверждению предпринимателя, подтверждается нотариально заверенными протоколами осмотра доказательств (страниц информационных ресурсов в сети "Интернет"). Предложение к продаже ювелирных изделий под таким названием должно учитываться как фактическое обстоятельство использования товарного знака на основании пункта "С" статьи 6 quinquies Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция).

Также в возражении предприниматель ссылается на Аналитический отчет по итогам социологического опроса "Характер сравнительного восприятия товарных знаков со словесным элементом "ЛЕГЕНДА" и товарного знака "" среди российских потребителей" (далее - аналитический отчет по итогам социологического опроса), проведенного обществом с ограниченной ответственностью "Аналитическая социология", согласно результатам которого, 94,4% потребителей при прочтении оспариваемого товарного знака называли слово "Legend".

2. В оспариваемом товарном знаке основным является словесный элемент "Legend" (Легенда), поскольку только он обладает смысловым значением, в силу чего влияет на различительную способность товарного знака в целом. Артикль "The" в английском языке является служебным словом - одним из основных формальных признаков существительного. Данный артикль не имеет самостоятельного значения и не переводится на русский язык. Число "1920" при этом в силу положений пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и пункта 34 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Здесь и далее по тексту имеется в виду "пункта 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. N 482"

В противопоставленных товарных знаках, образующих серию, основным элементом также является слово "Легенда", написанное кириллицей или латинскими буквами. При этом изобразительный элемент в виде простой геометрической фигуры - круга, и неохраняемый элемент "Manufacture Since 1992" противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 602450 обладают слабой различительной способностью и не могут существенно повлиять на сходство противопоставляемых товарных знаков, обусловленное полным совпадением сильных элементов "Legenda" / "Legend".

3. Сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков по смысловому признаку обусловлено следующими обстоятельствами:

несмотря на выполнение латиницей первой буквы в словесном элементе "Lегенда" в товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации N 413209, 458013, 443091, потребителем он читается как "легенда";

словесные элементы в противопоставленных товарных знаках по свидетельству Российской Федерации N 602450 "Legenda Manufacture Since 1992" (элемент "Manufacture Since 1992" является неохраняемым) и по свидетельству Российской Федерации N 362781 "Legenda Легенда" практически воспроизводят словесный элемент "Legend" оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 606235 "The Legend 1920";

смысловое логическое ударение в оспариваемом товарном знаке падает на словесный элемент "The Legend", который переводится с английского языка как легенда;

артикль "The" и цифровой элемент "1920" являются второстепенными и не несут существенной смысловой нагрузки, основным является словесный элемент "Legend";

сравниваемые обозначения сходны по смысловому признаку, поскольку в данных обозначениях существует подобие заложенных в них понятий и идей, а также имеет место совпадение одного из элементов обозначений, на который падет логическое ударение и который обладает самостоятельным значением. Во всех сравниваемых товарных знаках речь идет о легенде.

4. Сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков по звуковому признаку заключается в следующем:

в близости звуков в обозначениях, месте совпадающих звукосочетаний;

в полном вхождении одного элемента в другой;

в близости состава гласных и согласных;

характер совпадающих частей в товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации N 362781, 602450 и 606235 одинаковый, поскольку совпадающая часть обозначений - "Legend" - в данных товарных знаках имеет первостепенное значение (основное смысловое значение падает на слова "Legend" и "Legenda" (Легенда)).

5. Сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков по графическому признаку обусловлено тем, что они одинаково выполнены стандартным шрифтом, в черно-белой цветовой гамме, не имеют оригинальных изобразительных элементов. Сходство по графическому признаку также заключается в расположении букв по отношению друг к другу, графическом написании с выделением заглавной буквы, цветовом сочетании, алфавите, которым они выполнены.

6. Товары и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, являются однородными товарам и услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, по родовым и видовым признакам, потребительским свойствам, функциональному назначению, условиям и каналам реализации, кругу потребителей.

7. Согласно данным аналитического отчета по итогам социологического опроса, проведенного среди российских потребителей, при визуальном восприятии оспариваемого товарного знака 65,9% потребителей обращают внимание на словесный элемент и лишь 24,7% потребителей - на цифровой элемент. Также в названном отчете содержатся данные в процентном соотношении о восприятии потребителями оспариваемого товарного знака при сравнении с каждым противопоставленным товарным знаком по отдельности.

По результатам рассмотрения поступившего 22.06.2017 возражения Роспатентом 18.09.2017 вынесено решение об отказе в удовлетворении возражения, правовая охрана оспариваемого товарного знака оставлена в силе.

Отказывая в удовлетворении поданного предпринимателем возражения, Роспатент исходил из того, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки не являются сходными между собой, следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 606235 соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Полагая решение Роспатента от 18.09.2017 незаконным, предприниматель обратился в суд с заявлением по настоящему делу.

Обосновывая поданное в суд заявление, предприниматель сослался на следующие обстоятельства:

1. Выводы Роспатента об отсутствии семантического сходства между оспариваемым товарным знаком и противопоставленными товарными знаками основаны на предположениях, не подтверждены какими-либо фактическими обстоятельствами, ссылками на словарно-справочные источники, вариантами перевода элементов оспариваемого товарного знака, свидетельствующего о наличии у него иного смыслового значения, кроме слова "легенда".

2. Делая вывод об отсутствии фонетического сходства между сравниваемыми товарными знаками, Роспатент не учел полное вхождение словесного элемента "Legend" и в оспариваемый товарный знак и в противопоставленные товарные знаки. Незначительное различие словесного элемента "Legend" оспариваемого товарного от словесных элементов "Lегенда" и "Legenda" противопоставленных товарных знаков обусловлено наличием в конце данных элементов буквы "а".

Входящие в оспариваемый товарной знак артикль "The" и цифровой элемент "1920" в силу положений пункта 34 Правил N 32 обладают слабой различительной способностью, в связи с чем не являются значимыми и не могут оказывать влияние на вывод о сходстве товарных знаков до степени смешения.

3. Выводы Роспатента о различном зрительном впечатлении, производимом оспариваемым и противопоставленными товарными знаками, не соответствуют положениям пункта 14.4.2.4 Правил N 32 и пункта 14.2.1.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации).

Артикль "The" и цифровой элемент "1920" имеют вспомогательное значение и не могут выступать в качестве самостоятельных, "сильных" элементов оспариваемого товарного знака. При анализе визуального сходства сравниваемых товарных знаков должны учитываться "сильные" элементы, влияющие на общее зрительное впечатление.

Вопреки выводу Роспатента оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 606235 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 602450 и N 413209 вызывают одинаковое общее зрительное впечатление за счет использования в них оригинального шрифта (стилизованного под рукописный текст) и наличия доминирующих элементов "Legend", "Lегенда" и "Legenda".

4. Оспариваемое решение Роспатента не содержит каких-либо указаний на то, каким нормам Правил N 32 и Методических рекомендаций противоречит представленный предпринимателем в материалы дела аналитический отчет по итогам социологического опроса. Вместе с тем при проведении социологического опроса выявлено мнение потребителей о сходстве сравниваемых товарных знаков по семантическому, фонетическому и визуальному признакам, что соответствует критериям оценки, указанным в пункте 14.4.2.2 Правил N 32. Кроме того, социологические опросы и исследования приводятся на основании собственной методики и не регламентируются названными Правилами и Методическими рекомендациями.

5. Регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 606235, сходного до степени смешения с товарным знаками предпринимателя по свидетельствам Российской Федерации N 413209, N 443091, N 458013, N 362781 и N 602450, имеющими более ранний приоритет, в отношении товаров 14-го, 16-го, услуг 35-го и части услуг 42-го классов МКТУ, создает угрозу смешения этих товаров и услуг.

6. В соответствии с абзацем шестым пункта 3 Методических рекомендаций сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг). Учитывая наличие в перечне товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные товарные знаки, в том числе идентичных товаров 14-го, 16-го и услуг 35-го, 42-го классов МКТУ, а также семантическое и фонетическое сходство сравниваемых товарных знаков, вероятность их смешения является высокой.

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Оценив и сопоставив оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки, образующие серию, суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента об отсутствии у них сходства до степени смешения, таким образом, оставив требования предпринимателя без удовлетворения, тем самым посчитав, что регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 606235 соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В свою очередь, президиум Суда по интеллектуальным правам, отменяя решение суда первой инстанции, и согласившись с доводами заявителя кассационной жалобы о неправильном применении судом первой инстанции положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, посчитал, что при установлении степени сходства обозначений суд первой инстанции не исследовал в полном объеме представленные доказательства, не дал оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и не применил правовые позиции, выработанные высшими судебными инстанциями.

Также указал, что при новом рассмотрении дела суду необходимо дать правовую оценку законности выводов, изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте, и, обеспечив полноту исследования имеющихся в деле доказательств и установление значимых для правильного разрешения спора обстоятельств, рассмотрев доводы и возражения лиц, участвующих в деле, принять законный судебный акт.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки N 2015719739) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в названном подпункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015; далее - Обзор от 23.09.2015).

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 N 307-ЭС16-881 по делу N А56-62226/2014).

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023), степени известности, узнаваемости товарного знака (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06), степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены) (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06). При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Судом по интеллектуальным правам установлено, что оспариваемый товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 606235, представляет собой комбинированное обозначение, включающее цифровой элемент "1920" и словесные элементы "The" и "Legend", выполненные оригинальным стилизованным под рукописный шрифтом буквами латинского алфавита, и образующими единую композицию, в которой цифра "1" может одновременно восприниматься как стилизованная латинская буква "L".

Противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 413209 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слова, выполненного оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный текст, в котором первая заглавная буква выполнена латинским алфавитом, а остальные - строчными буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки "" и "" по свидетельствам Российской Федерации N 443091 и N 458013 представляют собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, в котором первая заглавная буква выполнена латинским алфавитом, а остальные - строчными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 362781 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом строчными буквами с первой заглавной буквами русского и латинского алфавитов.

Противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 602450 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента "Legenda", выполненного стилизованным под рукописный текст оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с первой заглавной буквой, и неохраняемых словесных элементов "Manufacture Since 1992", выполненных более мелким шрифтом буквами латинского алфавита. Все словесные элементы расположены на фоне круга морковного цвета.

Как следует из оспариваемого решения Роспатента от 18.09.2017 в результате сравнительного анализа оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками, Роспатент пришел к следующим выводам:

1. Присутствие в оспариваемом товарном знаке артикля "The", который используется в английском языке для выражения категории определенности, свидетельствует о том, что словесный элемент "Legend" относится к лексике английского языка и произносится по правилам английской фонетики (ледженд), в отличие от словесных элементов противопоставленных товарных знаков, которые содержат звуки, соответствующие слову "легенда". Фонетические различия между сравниваемыми обозначениями также усиливаются за счет присутствия в конечной части словесных элементов Легенда", "Легенда / Legenda" и "Legenda" противопоставленных товарных знаков звука [а].

При звуковом воспроизведении должно учитываться присутствие в оспариваемом товарном знаке артикля и цифровых элементов, которые также оказывают влияние на произношение, отсутствие полного фонетического вхождения одного обозначения в другое, наличие неохраняемых словесных элементов "Manufacture since 1992" в комбинированном товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 602450, что также определяет фонетическое различие при сравнении с оспариваемым товарным знаком.

2. Сравниваемые товарные знаки обладают семантическими различиями, что обусловлено отсутствием подобия заложенных в них понятий и идей. Оспариваемый товарный знак может вызвать в сознании потребителя различные ассоциации в зависимости от перевода словесных и цифровых элементов, который не является однозначным в отличие от прямого словарного значения слова "легенда".

Комбинация словесных элементов, включенных в оспариваемый товарный знак, способна вызвать в сознании потребителя ассоциации, связанные с конкретным предприятием, функционирующим с 1920 года и обладающим определенной репутацией, в силу чего оспариваемый товарный знак не может вызвать сходных ассоциаций с противопоставленными товарными знаками.

3. Сравниваемые товарные знаки обладают визуальным различием. Общее зрительное впечатление от восприятия оспариваемого товарного знака формируется с учетом артикля "The", цифровых элементов и целостной композиции, в которой словесные и цифровые элементы органично переплетены.

В противопоставленных товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации N 413209, 443091, 458013 оригинально использованы буквы различных алфавитов, что сказывается на их восприятии. При этом использование в противопоставленном товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 413209 оригинального шрифта, стилизованного под рукописный текст, несмотря на тот же визуальный прием, что и в оспариваемом товарном знаке, в целом не может повлиять на общий вывод о визуальном различии между сравниваемыми обозначениями, поскольку наличие дополнительных элементов в оспариваемом товарном знаке увеличивает его визуальную длину, что также оказывает влияние на формирование различного общего зрительного впечатления.

Визуальное различие оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 362781 и N 602450 формируется с учетом дополнительных элементов, объединенных в оспариваемом товарном знаке единой композицией, использованием различных алфавитов в словесных элементах, присутствующих в противопоставленном словесном товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 362781, использованием дополнительных неохраняемых словесных элементов и цветового сочетания в комбинированном товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 602450.

При этом использование в противопоставленном товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 602450 оригинального шрифта, стилизованного под рукописный текст, несмотря на тот же визуальный прием, что и в оспариваемом товарном знаке, в целом не может повлиять на общий вывод о визуальном различии между сравниваемыми обозначениями, поскольку наличие дополнительных элементов в сравниваемых обозначениях определяет различную визуальную длину, формируя различия в общем зрительном впечатлении при их восприятии потребителем.

4. Все товары 14-го, 16-го, услуги 35-го и часть услуг 45-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, включают однородные товары и услуги в силу их идентичности или соотношения друг с другом как род-вид.

Между тем, поскольку оспариваемый товарный знак не вызывает сходных ассоциаций с противопоставленными товарными знаками, он не может вызвать смешения в сознании потребителя даже в отношении однородных товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

5. Результаты аналитического отчета по итогам социологического опроса не могут быть положены в основу вывода о сходстве товарных знаков, поскольку мнение респондентов, полученное без учета признаков тождества и сходства до степени смешения товарных знаков, установленных положениями ГК РФ и Правил N 32, применяемых при экспертизе товарных знаков, и методических подходов, выработанных при таком анализе, нельзя признать объективным и обоснованным.

Целевая группа исследования подобрана некорректно, что делает невозможным использование выводов данного исследования при подтверждении доводов лица, подавшего возражение, поскольку неизвестно, какая доля участников опроса является потребителем ювелирных изделий, а какая - нет.

Данное исследование также содержит недостатки в формулировке вопросов, которые способны привести к получению искаженных данных.

Целью данного исследования являлось определение способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя маркируемого товара, что не относится к доводам возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

6. Содержащийся в возражении предпринимателя довод о том, что правообладатель оспариваемого товарного знака на своих сайтах в сети "Интернет" предлагает к продаже ювелирные изделия под обозначением "The Legend 1920" подлежит отклонению, поскольку это обозначение отличается от оспариваемого товарного знака, в связи с чем не может рассматриваться в рамках данного возражения.

Таким образом, Роспатент пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения возражения, поступившего 22.06.2017, в связи с чем, решением от 18.09.2017 в удовлетворении поданного предпринимателем возражения отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 606235 оставлена в силе.

Суд по интеллектуальным правам, учитывая рекомендации президиума Суда по интеллектуальным правам, повторно изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, считает, что заявленное требование предпринимателя подлежит удовлетворению.

Как указывалось ранее, поскольку оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 606235, по мнению Роспатента, может вызывать в сознании потребителя различные ассоциации в зависимости от перевода словесных и цифровых элементов, который не является однозначным, указанные обстоятельства позволили федеральному органу исполнительной власти сделать вывод об отсутствии семантического, фонетического и графического сходства между сравниваемыми товарными знаками.

Вместе с тем, по мнению судебной коллегии, соответствующий вывод Роспатента не основан на вышеуказанном правиле оценки обозначений с точки зрения восприятия именно российского потребителя, поскольку им не было учтено, что для российских потребителей, не знающих английского языка, именно транслитерационное значение слова будет превалирующим.

Суд по интеллектуальным правам считает, что при рассмотрении возражения предпринимателя и, как следствие, при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения положений статьи 1483 ГК РФ, Роспатенту необходимо было учитывать ассоциативные связи современного российского среднего потребителя.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу N СИП-546/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-547/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-548/2014, от 01.02.2016 по делу N СИП-383/2015, от 24.03.2016 по делу N СИП-311/2015 и от 19.03.2018 по делу N СИП-384/2017.

Судебная коллегия отмечает, что при оценке сходства товарных знаков устанавливается не сходство и полное отсутствие такового, а наличие определенной степени сходства или отсутствие таковой.

Как указано выше, степень сходства учитывается впоследствии при формулировании вывода о наличии или отсутствии вероятности смешения.

Вместе с тем для средних российских потребителей, знающих английский язык, не может быть признано полное отсутствие семантического сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего значения словесного элемента, которое вероятно является превалирующим значением с точки зрения восприятия потребителя, учитывая транслитерационное соотношение словесных элементов.

Суд по интеллектуальным правам также соглашается с доводом заявителя о немотивированности вывода Роспатента о том, что комбинация словесных ("The" и "Legend") и цифровых ("1920") элементов, включенных в оспариваемый товарный знак, способна вызывать в сознании потребителя ассоциации, связанные с конкретным предприятием, функционирующим с 1920 года и обладающим определенной репутацией, в силу чего оспариваемый товарный знак не может вызывать сходных ассоциаций с противопоставленными товарными знаками, поскольку из оспариваемого решения Роспатента не следует, на каких имеющихся материалах административного дела документах основан как вывод о том, что спорный товарный знак принадлежит конкретному предприятию, функционирующему с 1920 года, так и вывод о том, что среднему российскому потребителю соответствующий факт (при его установлении) известен настолько, чтобы вызывать какие-либо ассоциации со спорным обозначением.

Выводы Роспатента о различном общем зрительном впечатлении в оспариваемом товарном знаке артикля "The", цифровых элементов и целостной композиции и, как следствие, о силе элемента "1920" сделаны без анализа доводов предпринимателя о том, что этот элемент не может быть признан обладающим сильной различительной способностью, поскольку Роспатентом оставлены без внимания, основанные на пункте 2.3.1 Правил N 32 доводы предпринимателя о том, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности цифры, не имеющие характерного графического исполнения.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что если признать, что у оспариваемого товарного знака имеется характерное графическое исполнение, то оно должно быть сравнено с графическим исполнением противопоставленных товарных знаков при определении общего зрительного впечатления.

Суд по интеллектуальным правам также не может поддержать и сделанные Роспатентом выводы относительно представленного предпринимателем аналитического отчета.

Коллегия судей отмечает, что при оценке вероятности смешения обозначений, которые фактически используются и доводятся до потребителей, возможно учитывать и фактически складывающиеся ассоциативные связи, которые устанавливаются, как правило, путем опроса адресной группы потребителей.

Кроме того, опросы мнения потребителей могут представляться в подтверждение иных обстоятельств, учитывающихся при определении вероятности смешения, как то: восприятия потребителями сравниваемых товаров как однородных, установления семантического, визуального, фонетического восприятия обозначения (которое впоследствии может быть учтено при определении сходства обозначений), известности товарного знака и другое.

При представлении результатов таких опросов в подтверждение своих доводов они подлежат оценке наряду с другими материалами как с точки зрения выводов, сделанных по результатам опроса мнения потребителей, так и с точки зрения использованной методики, круга опрошенных лиц, поставленных вопросов, предоставленных респондентам наглядных материалов и других обстоятельств.

Аналогичная позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2017 по делу N СИП-171/2016.

Таким образом, данный аналитический отчет должен был получить надлежащую оценку в оспариваемом решении Роспатента, даже несмотря на то, что он содержит, по мнению Роспатента, недостатки в формулировке вопросов.

Некорректный, по мнению Роспатента, отбор целевой группы исследования, не делает невозможным использование выводов аналитического отчета при подтверждении доводов лица, подавшего возражение, поскольку то обстоятельство, что из него невозможно установить какая доля участников опроса является типичными потребителями ювелирных изделий, а какая нет, не свидетельствует о недостоверности данных, содержащихся в нем.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что первый вопрос, заданный респондентам, звучал следующим образом: "Как часто вы покупаете часы и ювелирные изделия?".

Таким образом, с учетом результатов ответа на этот вопрос должны были быть оценены и результаты опроса в целом.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам исходит из того, что при установлении степени сходства обозначений Роспатент не исследовал в полном объеме представленные предпринимателем к возражению материалы, не дал оценку всем доводам подателя возражения и правообладателя оспариваемого товарного знака, а также не применил правовые позиции, выработанные высшими судебными инстанциями.

Суд по интеллектуальным правам также полагает необходимым отметить, что вывод о наличии или отсутствии вероятности смешения товарных знаков делается не только на основе установления степени сходства обозначений, но также и на основе установления степени однородности товаров, и по результатам исследования иных факторов (в том числе, вышеуказанных степени внимательности потребителей, наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом, и других).

Все вышеуказанные обстоятельства должны оцениваться в совокупности и во взаимном влиянии друг на друга.

При этом вероятность смешения зависит от соотношения степени сходства обозначений и степени однородности товаров, а равно от влияния степени сходства товарных знаков и степени однородности товаров на иные факторы.

Суд по интеллектуальным правам считает, что вышеуказанные обстоятельства не были учтены Роспатентом, что не позволило ему всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанное возражение, тогда как они носят существенный характер, и данное условие, по мнению суда первой инстанции, является основанием для признания принятого ненормативного правового акта незаконным, в связи с тем, что Роспатентом допущены существенные нарушения процедуры рассмотрения возражения.

В связи с изложенным, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что решение Роспатента от 18.09.2017, принятое по результатам рассмотрения возражения, поступившего 22.06.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 606235, не соответствует подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Как разъяснено в пункте 53 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд, согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

При признании решения органа незаконным у Роспатента возникает обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленном законом порядке, в том числе путем обязания Роспатента повторного рассмотрения названных возражений.

В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Пунктом 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должно содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Поскольку оспариваемым решением затрагиваются права и законные интересы заявителя, и оспариваемое решение признано судом несоответствующим действующему законодательству, а именно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, с учетом положений статьи 13 ГК РФ, пунктов 6 постановления N 5/29 и совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", решение Роспатента от 18.09.2017, признается незаконным.

Поскольку оспариваемое решение было признано незаконным, суд обязывает Роспатент повторно рассмотреть возражение предпринимателя, поступившее 22.06.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 606235, с учетом решения суда.

Судебные расходы, за рассмотрение Судом по интеллектуальным правам заявления предпринимателя и президиумом Суда по интеллектуальным правам его кассационной жалобы, распределены в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на Роспатент.

Поскольку в силу статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными, сумма государственной пошлины для физических лиц, составляет 300 рублей, а согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации уплаченная государственная пошлина в большем размере, чем это предусмотрено законом, подлежит возврату, учитывая, что при подаче заявления предпринимателем уплачена государственная пошлина по платежному поручению от 20.11.2017 N 176 в сумме 3 000 рублей, возврату из федерального бюджета подлежит излишне уплаченная государственная пошлина в размере 2 700 рублей.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования индивидуального предпринимателя Ерицяна Артема Арамовича удовлетворить.

Признать незаконным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.09.2017, принятое по результатам рассмотрения возражения, поступившего 22.06.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 606235, как несоответствующее подпункту 2 пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение индивидуального предпринимателя Ерицяна Артема Арамовича, поступившее 22.06.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 606235.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Ерицяну Артему Арамовичу из федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 700 рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 20.11.2017 N 176 за подачу заявления.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу индивидуального предпринимателя Ерицяна Артема Арамовича (ОГРНИП 312774605800238) 450 рублей расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления и кассационной жалобы.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.А. Кручинина