Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 ноября 2018 г. по делу N СИП-448/2018 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку Роспатентом при принятии оспариваемого ненормативного правового акта дана ненадлежащая оценка вопросу соответствия государственной регистрации оспариваемого товарного знака требованиям гражданского законодательства

Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 ноября 2018 г. по делу N СИП-448/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 13 ноября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 16 ноября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Мындря Д.И., Рассомагиной Н.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Арсентьевым Е.А.,

рассмотрел в судебном заседании заявление иностранного лица - GRUPO OSBORNE, S.A. (Calle Caballero 7, 11500 El Puerto de Santa - , Spain) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 19.04.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 622884.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Таманская винная компания-Кубань" (ул. Ростовская, д. 192, станица Старотитаровская, р-он Темрюкский, Краснодарский край, 353531, ОГРН 1037728054033).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица - GRUPO OSBORNE, S.A. - Баглай А.А. (по доверенности от 23.05.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Шеманин Я.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-415/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Таманская винная компания-Кубань" - Исаев А.Е. (по доверенности от 13.08.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - GRUPO OSBORNE, S.A. (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 19.04.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 622884.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Таманская винная компания-Кубань" (далее - общество).

В обоснование заявленного требования компания указывает на то, что изобразительный элемент в виде черного силуэта боевого быка был создан по заказу компании в середине 1950-х годов испанским художником и дизайнером Маноло Прието, авторское право на это изображение впоследствии было передано компании. Как утверждает компания, данное изображение приобрело известность за счет его активного использования компанией, получив при этом название "Бык Осборна".

Компания отмечает, что "Бык Осборна" является одним из известных товарных знаков Испании, что подтверждается удостоверением, выданным ассоциацией по охране товарных знаков при Высшем совете Торговопромышленной палаты Испании (ANDEMA) в 2012 году.

По утверждению заявителя, данное обозначение широко известно и за пределами Испании, что подтверждается сведениями, опубликованными в сети Интернет.

Компания полагает, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации N 758711, поскольку включает в свой состав тождественный изобразительный элемент в виде черного быка, который является доминирующим в сравниваемых обозначениях, а, следовательно, возникает угроза смешения этих обозначений в сознании потребителя, что влечет введение его в заблуждение относительно производителя вин, маркированных таким обозначением.

По мнению заявителя, наличие в оспариваемом товарном знаке словесных элементов "El Tentador", выполненных буквами латинского алфавита, затрудняет его восприятие рядовым российским потребителем, в то время как изобразительный элемент в виде черного быка является более запоминающимся в силу наличия у него устойчивой семантической окраски.

Компания обращает внимание на то, что факт доминирования изобразительного элемента в оспариваемом товарном знаке подтверждается заключением специалиста В.В. Орловой от 18.06.2018 (далее - заключение от 18.06.2018), а также результатами социологического опроса, проведенного Всероссийским центром исследования общественного мнения в период с 1 по 11 июня 2018 года (далее - отчет ВЦИОМ).

Заявитель считает, что неправильный вывод Роспатента об отсутствии сходства до степени смешения между сравниваемыми товарными знаками привел Роспатент к неверному выводу об отсутствии угрозы введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), маркируемых этими знаками.

В связи с этим компания обращает внимание на то, что согласно отчету ВЦИОМ две трети опрошенных респондентов восприняли бы вина, маркированные сравниваемыми товарными знаками, как продукцию одного производителя.

С точки зрения заявителя, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение не только относительно производителя товара, но также и относительно места его происхождения, поскольку доминирующий изобразительный элемент оспариваемого товарного знака вызывает у потребителя ассоциации с корридой, Испанией, а словесный элемент "Tentador" созвучен с испанским словом "Тореадор".

Как полагает компания, в случае, даже если оспариваемый товарный знак используется обществом в отношении вин испанского происхождения, то это обстоятельство не исключает возможности использования им данного товарного знака в отношении иных товаров, в том числе вин собственного, российского производства.

Роспатент в отзыве не согласился с заявленным требованием, полагая, что оспариваемый ненормативный правовой акт принят уполномоченным органом в соответствии с его компетенцией, соответствует закону, не нарушает прав и законных интересов компании в сфере предпринимательской деятельности.

Возражая против доводов компании, изложенных в заявлении, Роспатент отмечает, что стилизованное изображение быка, использованное в товарном знаке общества и противопоставленном ему товарном знаке компании, широко используется иными производителями вин, является негласным символом Испании, а, следовательно, сам по себе такой элемент обладает низкой различительной способностью.

При этом Роспатент указывает на то, что наличие в оспариваемом товарном знаке словесных элементов "El Tentador", образующих оригинальную и запоминающуюся композицию, формирует отличное восприятие его потребителем от товарного знака компании, что свидетельствует об отсутствии сходства между ними.

По мнению Роспатента, факт однородности товаров 33-го класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана сравниваемым товарным знакам, при отсутствии сходства между ними обеспечивает отсутствие угрозы их смешения в гражданском обороте.

Роспатент отмечает, что известность товарного знака по международной регистрации N 758711 на территории Испании не подтверждает его известность на территории Российской Федерации, поскольку товарный знак компании не признан в установленном законом порядке общеизвестным на территории Российской Федерации.

Также Роспатент ссылается на то, что компанией в материалы дела не представлено доказательств, однозначно свидетельствующих о возникновении у российского потребителя стойкой ассоциативной связи между компанией и обозначением в виде стилизованного черного быка.

С точки зрения Роспатента, представленные компанией документы (счета на поставку товаров) не подтверждают факт введения компанией в гражданский оборот на территории Российской Федерации вин, маркированных товарным знаком по международной регистрации N 758711 до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что свидетельствует о необоснованности утверждения заявителя о возникновении у потребителя устойчивой ассоциации между вином, маркированным обозначением в виде быка, с компанией, и, как следствие, возникновения угрозы смешения в сознании потребителей производителей таких товаров.

В отношении довода заявителя о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара, маркированного этим знаком, Роспатент отмечает, что само по себе изображение быка не вызывает однозначной ассоциации с конкретной страной, а наличие у правообладателя спорного товарного знака лицензионного договора с испанскими компаниями "BACO BODEGAS ASOCIADAS COOPERATIVAS" и "Raisa International Traders SA" от 14.02.2014, договора от 26.02.2014 N SP10-13 на поставку виноматериалов из Испании для производства вин, маркированных оспариваемым товарным знаком, свидетельствует о возникновении у потребителя ассоциации с испанским происхождением вин правообладателя спорного товарного знака.

Роспатент считает, что представленные компанией непосредственно в суд заключение от 18.06.2018 и отчет ВЦИОМ не подлежат учету, поскольку эти доказательства не представлялись при рассмотрении возражения Роспатентом, в связи с чем данные доказательства могут лечь в основу нового возражения.

Общество в отзыве на заявление также указывает на законность оспариваемого ненормативного правового акта, поддерживая правовую позицию Роспатента.

Общество отмечает, что компанией в материалы дела не представлено доказательств, свидетельствующих о наличии у ассоциации ANDEMA полномочий на признание товарного знака по международной регистрации N 758711 общеизвестным на территории Испании, а на территории Российской Федерации этот товарный знак в установленном законом порядке общеизвестным не признан.

При этом общество обращает внимание на то, что Роспатентом верно проведен анализ сравниваемых товарных знаков и учтены все критерии для оценки сходства обозначений, в том числе правомерно принято во внимание, что стилизованное обозначение быка используется также иными производителями вин, в связи с чем этот элемент обладает низкой различительной способностью.

По мнению общества, компания, ссылаясь на введение потребителей в заблуждение относительно производителя товаров 33-го класса МКТУ, маркированных оспариваемым товарным знаком, не представила надлежащих доказательств, подтверждающих данное обстоятельство.

С точки зрения третьего лица, довод заявителя о возможности введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара носит предположительный характер, документально не подтвержден.

Общество ссылается на то, что при выборе изобразительного элемента оспариваемого товарного знака оно руководствовалось наличием ассоциативной связи именно с Испанией, в которой силуэт быка стал символом данного государства.

В судебном заседании представитель компании поддержал заявленное требование в полном объеме. Кроме того, представил дополнительные письменные пояснения, в которых указал на необоснованность доводов, изложенных в отзывах Роспатента и общества.

Представители Роспатента и общества против удовлетворения заявленного требования возражали.

Как следует из материалов дела, комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 622884 зарегистрирован на имя общества 07.07.2017 с приоритетом от 15.09.2014 в отношении товара 33-го класса МКТУ "вина".

Компания 24.11.2017 обратилась в Роспатент в возражением против предоставления правовой охраны названному товарному знаку по мотивам несоответствия регистрации этого товарного знака положениям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Доводы, изложенные в возражении аналогичны тем, что изложены в заявлении, поданном в суд.

Компанией совместно с возражением представлены следующие документы:

1) выписка из Центрального реестра интеллектуальной собственности Королевства Испания, подтверждающая авторство на изображение "Бык Осборна" и передачу исключительного права на него компании;

2) распечатки из сети Интернет в отношении изображения "Бык Осборна";

3) удостоверение ANDEMA об общеизвестности обозначения "Бык Осборна" на территории Королевства Испания;

4) сведения о производимой компанией продукции;

5) образец этикетки вина "Osborne";

6) транспортные накладные от 30.09.2011 N 23155, от 14.11.2012 N 25433, от 17.12.2014 N 31044, от 18.06.2014 N 29738, от 22.03.2013 N 26399, от 14.03.2014 N 29045, от 30.10.2014 N 30424.

Общество представило отзыв на возражение компании, в котором указало на отсутствие сходства между оспариваемым товарным знаком и товарным знаком компании, а, следовательно, и на отсутствие в данном случае угрозы введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара 33-го класса МКТУ "вина", маркированного оспариваемым товарным знаком.

Совместно с отзывом на возражение обществом представлено заключение от 14.03.2018 N 96-2018, подготовленное федеральным государственным бюджетным учреждением науки "Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской Академии наук" (далее - заключение от 14.03.2018 N 96-2018).

Роспатент решением от 19.04.2018 отказал в удовлетворении возражения компании, оставив в силе регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 622884.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент установил, что в оспариваемом товарном знаке основную индивидуализирующую функцию выполняют словесные элементы "El Tentador", которые являются конкретной лексической единицей, обладающей строго определенным звучанием и смысловым значением; расположены над изобразительным элементом, а, следовательно, акцентируют на себе основное внимание, в отличие от изобразительного элемента в виде темного силуэта быка.

При этом Роспатент указал на то, что стилизованное изображение силуэта быка само по себе не является оригинальным изображением, используется правообладателями иных товарных знаков, что свидетельствует о том, что данный изобразительный элемент не несет основной индивидуализирующей нагрузки.

Роспатент в оспариваемом решении отметил, что изображение быка в сравниваемых товарных знаках воспринимается российским потребителем не как средство индивидуализации товаров или услуг, а как неофициальный символ Испании, что подтверждено заключением от 14.03.2018 N 96-2018.

Таким образом, Роспатент, сравнив товарные знаки общества и компании, пришел к выводу о том, что в целом данные знаки не могут быть признаны сходными до степени смешения.

Однородность товаров 33-го класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому и противопоставленному товарным знакам, как указал Роспатент, при отсутствии между ними сходства до степени смешения исключает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности таких товаров одному лицу.

С учетом изложенного Роспатент пришел к выводу о том, что оспариваемый товарный знак не способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя соответствующих товаров и места их происхождения.

В то же время, как отметил Роспатент в оспариваемом решении, факт принадлежности компании товарного знака при отсутствии доказательств осуществления до даты приоритета оспариваемого товарного знака введения компанией на территории Российской Федерации в гражданский оборот товаров, маркированных им, не может свидетельствовать об угрозе введения потребителя в заблуждение при маркировке товаров 33-го класса МКТУ оспариваемым товарным знаком.

Также Роспатент принял во внимание, что компанией не доказано наличие у ассоциации ANDEMA полномочий на предоставление товарному знаку статуса общеизвестного на территории Испании, а указание на наличие у компании объекта авторского права в подтверждение несоответствия государственной регистрации оспариваемого товарного знака положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, при отсутствии указания в возражении на несоответствие регистрации этого товарного знака положениям пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, не имеет правового значения.

Кроме того, Роспатент, оценив представленное обществом заключение от 14.03.2018 N 96-2018, с учетом отсутствия в материалах дела достаточных доказательств того, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 33-го класса МКТУ "вина", пришел к выводу о том, что регистрация оспариваемого товарного знака соответствует положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Роспатент также не усмотрел несоответствия государственной регистрации оспариваемого товарного знака положениям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку подателем возражения не представлено доказательств ее противоречия общественным интересам.

Компания, не согласившись с вынесенным Роспатентом решением и полагая, что оно является недействительным, поскольку принято с нарушением действующего законодательства и нарушает ее права и законные интересы, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав доводы явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на оспаривание ненормативного правового акта компанией соблюден, что не оспаривается Роспатентом и обществом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против представления правовой охраны товарному знаку и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных указанным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решения этого органа вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (15.09.2014) законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, является ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32).

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 622884 является комбинированным, состоящим из словесных элементов "El Tentador", выполненных буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения черного силуэта быка. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товара 33-го класса МКТУ "вина".

Противопоставленный ему товарный знак по международной регистрации N 758711, зарегистрированный 21.02.2001, является изобразительным, выполнен в виде очертания черного силуэта боевого быка. Правовая охрана данному товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 29, 30, 32, 33-го, в том числе товара "вина", и услуг 35, 38, 42-го класса МКТУ.

Роспатент, признавая данные товарные знаки не сходными, руководствуясь положениями подпунктов 14.4.2.2-14.4.2.4 Правил N 32, исходил из того, что в оспариваемом товарном знаке основную индивидуализирующую функцию выполняют словесные элементы "El Tentador", поскольку само по себе стилизованное изображение силуэта быка не является оригинальным, широко используется иными производителями алкогольной продукции, а, следовательно, данный изобразительный элемент является слабым в оспариваемом товарном знаке.

Однако, при проведении сравнительного анализа на наличие либо отсутствие сходства между оспариваемым и противопоставленным товарными знаками, Роспатентом не учтено следующее.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил N 32 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 названных Правил комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 этих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В силу пункта 14.4.2.3 Правил N 32 изобразительные и объемные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как указано в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При этом оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов.

При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и других.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Действительно, каждый из сравниваемых товарных знаков содержит изобразительный элемент в виде стилизованного изображения быка, что лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

При этом необходимо учитывать, что согласно правовому подходу, сформулированному в пункте 6.3.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), действовавших на дату приоритета оспариваемого товарного знака, при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента в композиции. Значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный (пункт 6.3.2 Методических рекомендаций).

Вместе с тем словесный элемент не во всех случаях может быть признан доминирующим в комбинированном обозначении. Значимость изобразительного и словесного элемента в комбинированном обозначении определяется исходя из конкретных фактических обстоятельств. Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2017 по делу N СИП-28/2017.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 6.3.3 Методических рекомендаций, изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности.

Коллегия судей считает необходимым отметить, что наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента "El Tentador", выполненного полностью на иностранном языке, затрудняет его восприятие рядовым российским потребителем, внимание которого в таком случае может акцентироваться на изобразительном элементе, обладающим ярко выраженным смысловым значением.

Так, президиумом Суда по интеллектуальным правам неоднократно обращалось внимание на то, что при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения различных положений статьи 1483 ГК РФ необходимо учитывать ассоциативные связи именно российского среднего потребителя (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу N СИП-546/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-547/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-548/2014, от 01.02.2016 по делу N СИП-383/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 30.05.2016 N 300-КГ16-4512 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 24.03.2016 по делу N СИП-311/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 19.07.2016 N 300-ЭС16-8048 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 16.02.2017 по делу N СИП-415/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.06.2017 N 300-ЭС17-6394 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.03.2018 по делу N СИП-384/2017 и другие).

В постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2015 по делу N СИП-19/2015 и от 16.02.2017 по делу N СИП-415/2016 дополнительно отмечено, что восприятие обозначений (в том числе словесных обозначений в латинице) с учетом культурных, исторических, языковых и иных особенностей у потребителей в разных странах может различаться.

В нарушение положений пункта 14.4.2.3 Правил N 32 Роспатент при сравнении изобразительного элемента, входящего в состав оспариваемого товарного знака, и противопоставленного изобразительного товарного знака, ограничился лишь указанием на то, что сравниваемые изобразительные элементы имеют определенные очевидные отличия, не исследовав при этом обозначения по таким критериям, как внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов. Также Роспатентом не оценивались размеры и пространственное положение изобразительного элемента в комбинированном обозначении относительно словесного элемента.

Между тем установление степени сходства либо тождественности изобразительных элементов сравниваемых обозначений имеет существенное значение для исследования вопроса о наличии или отсутствии сходства в отношении комбинированного обозначения в целом.

Также Роспатентом не учтена идентичность товара 33-го класса МКТУ, для индивидуализации которого зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, что может усиливать возможность смешения обозначений.

Изложенное соответствует подходу, выработанному самим Роспатентом и содержащимся в пункте 6.3.3 Методических рекомендаций, согласно которому, если при сравнении изобразительного элемента комбинированного обозначения с изобразительным товарным знаком будет установлена их тождественность или сходство до степени смешения, то заявленное комбинированное обозначение может быть отнесено к сходным до степени смешения с выявленным изобразительным знаком.

Неустановление Роспатентом степени сходства изобразительных элементов сравниваемых обозначений в соответствии с нормами Правил N 32 могло привести к неправильной оценке вопроса о наличии либо отсутствии сходства до степени смешения между оспариваемым и противопоставленным товарными знаками в целом.

При этом Суд по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что подход, согласно которому дополнение словесным элементом изобразительного обозначения, обладающего сходством, близким к тождеству, с изобразительным товарным знаком иного лица, исключает сходство товарных знаков, не может быть признан соответствующим правовым подходам, выработанным правоприменительной практикой, и сущности исключительного права на средство индивидуализации.

Представленное правообладателем оспариваемого товарного знака при рассмотрении возражения Роспатентом заключение от 14.03.2018 N 96-2018 не подтверждает отсутствия возможности смешения потребителями оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, поскольку подготовлено на основе результатов исследования наличия у потребителей ассоциаций между товарным знаком по международной регистрации N 758711 и компанией, а также местами происхождения товара (Испанией и Аргентиной).

Представленное обществом на стадии рассмотрения дела в суде заключение от 03.10.2018 N 328-2018, подготовленное лабораторией социологической экспертизы федерального государственного бюджетного учреждения науки "Федеральный научно-исследовательский центр Российской Академии Наук" (далее - заключение от 03.10.2018 N 328-2018) по результатам социологического опроса, проведенного с 15 по 26 сентября 2018, также не свидетельствует об отсутствии возможности смешения потребителями в гражданском обороте оспариваемого и противопоставленного товарных знаков в силу некорректности поставленного перед респондентами вопроса (могут ли они отличить одно изображение от другого). Соответствующая постановка вопроса обуславливает определенный ответ на него и не может подтверждать иные обстоятельства, в частности, невозможность смешения обозначений.

Исходя из изложенного, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков не произведен Роспатентом должным образом, что могло в этой части привести к принятию Роспатентом неправильного решения в части соответствия обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1481 ГК РФ.

При таких обстоятельствах оспариваемое решение Роспатента подлежит признанию недействительным в части признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 622884 соответствующей положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1481 ГК РФ.

Вместе с тем коллегия судей соглашается с выводом Роспатента об отсутствии оснований для признания государственной регистрации оспариваемого товарного знака недействительной ввиду ее несоответствия положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его производителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил N 32 к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Исходя из разъяснения, данного в подпункте 1 пункта 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39), обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте происхождения товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

Элементы обозначений, содержащие сведения об изготовителе или месте происхождения товара через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение.

Согласно подходу, сформулированному в пункте 3.1 Рекомендаций N 39, элементы обозначений, указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Под способностью товарного знака ввести в заблуждение потребителя подразумевается, в частности ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке, может создать искаженное представление о товаре и его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

Для установления наличия возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара необходимо установление факта осведомленности потребителя о ранее существовавшем обозначении и ассоциации его с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака, в том числе и на основании предшествующего опыта потребителя об использовании тождественного или сходного обозначения в гражданском обороте лицом, отличным от правообладателя.

Для того, чтобы можно было сделать вывод о возможности введения российского потребителя конкретных товаров (услуг) в заблуждение ввиду того, что конкретное обозначение используется иным лицом, должно быть установлено как минимум следующее: иное лицо использует конкретное обозначение в Российской Федерации; это используемое обозначение российскому потребителю, по крайней мере, известно. В случае если конкретное обозначение не используется в Российской Федерации, то оно должно использоваться на территории иных государств таким образом, чтобы быть известным российскому потребителю.

В случае если обозначение российскому потребителю не известно, то вероятность возникновения каких-либо ассоциативных связей между этими обозначением и лицом, оказывающим услуги под этим обозначением, стремится к нулю.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.02.2017 по делу N СИП-415/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.06.2017 N 300-ЭС17-6394 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным (либо одним из нескольких) производителем (производителями) необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самим товаром и его производителем.

Аналогичная правовая позиция выражена президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 10.04.2015 по делу N СИП-771/2014.

Компанией в материалы административного производства представлены транспортные накладные от 30.09.2011 N 23155, 14.11.2012 N 25433, 17.12.2014 N 31044, 18.06.2014 N 29738, 22.03.2013 N 26399, 14.03.2014 N 29045, 30.10.2014 N 30424, выполненные на бланке компании International Osborne.

Суд, оценив данные доказательства, приходит к выводу о том, что они не могут подтверждать введение компанией в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров 33-го класса МКТУ, маркированных товарным знаком по международной регистрации N 758711, поскольку в данных документах отсутствуют указания на то, что они подготовлены компанией; наличие между лицом, на официальном бланке которого выполнены данные накладные, и компанией правовой связи документально не подтверждено.

При этом переводы названных транспортных накладных на русский язык не соответствуют требованиям, предъявляемым к таким документам частью 5 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Кроме того, имеющиеся в материалах дела образцы этикеток алкогольной продукции не содержат указания на компанию как на изготовителя такой продукции.

Коллегия судей также отмечает, что факты разовой поставки алкогольной продукции на территорию Российской Федерации в небольшом количестве не могут свидетельствовать о том, что российскому потребителю известно обозначение в виде быка и что оно однозначно ассоциируется у него с компанией.

Доказательств, подтверждающих объемы осуществляемого компанией производства и реализации на территории Российской Федерации алкогольной продукции, маркированной этим обозначением, либо проведение масштабной рекламной акции, из которой потребитель мог бы узнать о производимой компанией продукции, в материалы дела не представлено.

Имеющиеся в материалах дела распечатки из сети Интернет, представляющие собой каталог алкогольной продукции и содержащие сведения о различных видах вин производства винодельческого дома "Осборн", также не свидетельствуют об известности среднему российскому потребителю и узнаваемости обозначения в виде стилизованного изображения быка и ассоциации его именно с компанией, поскольку сведения, опубликованные на этих сайтах, невозможно соотнести с компанией и осуществляемой ею деятельностью.

По аналогичным основаниям не могут быть приняты во внимание иные распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о "Быке Осборна", поскольку в них отсутствуют указания на факт разработки и принадлежности данного обозначения компании.

Факт признания на территории Испании обозначения в виде стилизованного изображения быка общеизвестным и удостоверения ассоциацией ANDEMA статуса принадлежащего компании товарного знака не имеют в данном случае правового значения, поскольку, как указывалось ранее, при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения различных положений статьи 1483 ГК РФ необходимо учитывать ассоциативные связи именно российского среднего потребителя.

Вместе с тем из материалов дела не следует, что товарный знак по международной регистрации N 758711 был признан Роспатентом в установленном законом порядке общеизвестным на территории Российской Федерации либо в результате интенсивного его использования он стал широко известен в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров, для которых ему предоставлена правовая охрана.

Также судом поддерживается вывод Роспатента о недоказанности наличия у ассоциации ANDEMA полномочий на признание на территории Испании товарных знаков общеизвестными.

С учетом изложенного коллегия судей приходит к выводу о том, что компанией не доказано возникновение у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака устойчивой ассоциативной связи между обозначением в виде стилизованного изображения черного быка и компанией, обусловленной известностью такого обозначения, в том числе в связи с интенсивным и длительным его использованием на территории Российской Федерации.

При этом Роспатентом в оспариваемом решении верно обращено внимание на то, что обозначение в виде стилизованного изображения быка также используется многими другими производителями алкогольной продукции (товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 299351, N 226811, N 557878, N 391144, N 464354 и другие), что само по себе препятствует созданию у российского потребителя представления о принадлежности товара, маркированного знаком, включающим изображение быка, какому-то конкретному лицу.

Роспатент также обоснованно учел выводы, изложенные в заключении от 14.03.2018 N 96-2018, представленном обществом совместно с отзывом на возражение. Так, из этого заключения усматривается, что лишь незначительная часть респондентов ассоциировала стилизованное изображение быка (товарный знак по международной регистрации N 758711) на дату приоритета оспариваемого товарного знака и на дату проведения социологического опроса с компанией.

Кроме того, согласно заключению от 03.10.2018 N 328-2018 потребители также не ассоциируют товарный знак по международной регистрации N 758711 исключительно с компанией. При оценке данного доказательства суд исходит из следующего.

В пункте 78 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации" содержится подход, допускающий по публично-правовым спорам в случае представления одной стороной спора доказательств, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, представление другой стороной спора опровергающих их доказательств. Такой подход является универсальным и применяется в том числе в случае представления в суд доказательств, которые не исследовались Роспатентом. Вместе с тем суд должен оценить, могут ли соответствующие доказательства быть положены в основу решения суда с учетом особенностей рассмотрения конкретного спора.

Аналогичная позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2016 по делу N СИП-70/2016.

При этом в отличие от подателя возражения, чьи доказательства, представляемые в суд, могут быть направлены на опровержение выводов Роспатента, если они не дополняют изначально поданное возражение (аналогичная позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.08.2016 по делу N СИП-108/2016), общество как правообладатель оспариваемого товарного знака, против которого было подано возражение, не может быть лишено права в суде при рассмотрении дела о проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта приводить любые доводы и представлять доказательства, в том числе те, которые не были предметом рассмотрения в Роспатенте.

Коллегия судей отмечает, что при представлении результатов таких опросов в материалы дела они подлежат оценке судом наряду с другими доказательствами как с точки зрения выводов, сделанных по результатам опроса мнения потребителей, так и с точки зрения использованной методики, круга опрошенных лиц, поставленных вопросов, предоставленных респондентам наглядных материалов и других обстоятельств.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2017 по делу N СИП-171/2016.

Представленные обществом результаты социологических опросов как на стадии рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, так и на стадии судебной ревизии решения Роспатента от 19.04.2018 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению подобных опросов, в том числе в отношении выборки респондентов, их числа, территории и сроков проведения опросов.

Компания не ставит под сомнение результаты этих исследований, равно как и методику их проведения, ходатайств об истребовании иных материалов, связанных с проведением данных исследований, не заявляла, в связи с чем у суда отсутствуют основания полагать, что содержащиеся в заключениях от 14.03.2018 N 96-2018 и от 03.10.2018 N 328-2018 выводы в части отсутствия у российских потребителей ассоциаций между товарным знаком по международной регистрации N 758711 и компанией не соответствуют действительности.

О фальсификации упомянутых заключений компанией в порядке, предусмотренном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, также не заявлялось.

Таким образом, суд, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, приходит к выводу о том, что рядовой российский потребитель не ассоциирует обозначение в виде стилизованного изображения быка с компанией.

Вместе с тем коллегией судей не могут быть приняты во внимание выводы, изложенные в заключении от 18.06.2018 и отчете ВЦИОМ, которые представлены компанией непосредственно в суд.

Так, из пункта 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56) следует, что в случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если (в том числе) приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

При судебной ревизии решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, судом проверяется соответствие применимым нормам материального права выводов, содержащихся в самом оспариваемом решении, сделанных в отношении доводов, изложенных в возражении, и приложенных к нему материалов.

При таких обстоятельствах судом при рассмотрении заявления компании, являвшейся подателем возражения, не могут быть приняты во внимание новые доказательства, представленные заявителем в обоснование своей правовой позиции в ходе рассмотрения настоящего дела в суде.

Представленные заявителем документы не только сами по себе являются новыми источниками информации, которые не исследовались Роспатентом при принятии оспариваемого решения, но и содержат дополнительные ссылки на иные неисследованные Роспатентом источники.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что представленные суду дополнительные документы могут быть использованы компанией при подаче нового возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Таким образом, коллегия судей, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи, приходит к выводу о том, что компанией не доказано возникновение устойчивой ассоциативной связи между обозначением в виде стилизованного изображения быка и компанией до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а, следовательно, факт регистрации за обществом этого товарного знака, содержащего в себе изобразительный элемент в виде быка, не может свидетельствовать о введении потребителя в заблуждение относительно производителя товара, маркированного этим знаком.

Помимо этого Суд по интеллектуальным правам полагает, что в рассматриваемом случае регистрация оспариваемого товарного знака не влечет введения потребителя в заблуждение и относительно места происхождения товаров (места нахождения производителя товара).

Положения, предусмотренные в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, закрепляют абсолютное основание для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака и касаются случаев, когда само обозначение в силу определенных признаков является ложным или вводящим в заблуждение потребителя в отношении конкретных товаров.

С учетом этого наличие или отсутствие у общества хозяйственной деятельности на территории Испании, равно как и наличие или отсутствие у него каких-либо соглашений с хозяйствующими субъектами названной страны, не могут влиять на оценку соответствия заявленного обозначения положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. Такие же подходы применимы и к способности введения потребителя в заблуждение относительно места производства товара, а также места нахождения изготовителя товаров.

При этом Роспатент в уведомлении от 03.11.2015 указал обществу на то, что обозначению по заявке N 2014731115 (оспариваемый товарный знак) не может быть предоставлена правовая охрана на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку заявленное на регистрацию обозначение может вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товара, а также места нахождения изготовителя товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана этому обозначению.

В ответ на указанное уведомление обществом в материалы административного дела были представлены доказательства, свидетельствующие о том, что реализуемое им на территории Российской Федерации вино, маркированное оспариваемым товарным знаком, изготавливается на основе винных материалов, поставляемых из Испании.

В частности, между обществом и иностранными лицами - "BACO BODEGAS ASOCIADAS COOPERATIVAS" и "Raisa International Traders SA" заключено лицензионное соглашение от 14.02.2014, в соответствии с пунктами 5.1 и 8.1 которого общество обязуется производить вино на основании винных материалов, поставляемых "BACO BODEGAS ASOCIADAS COOPERATIVAS", с использованием определенных технологий (ноу-хау).

При этом пунктом 5.3 этого же соглашение предусмотрена обязанность общества по регистрации на свое имя необходимых для маркировки вин обозначений в качестве товарных знаков в соответствии с требованиями территории, на которой будет осуществляться реализация винной продукции.

Приложением N 1 к лицензионному соглашению стороны согласовали порядок производства вин "El Tentador", территорию их реализации - Российская Федерация, а также передачу "BACO BODEGAS ASOCIADAS COOPERATIVAS" обществу всей совокупности информации, методов и технологий производства вин "El Tentador".

Также из представленного в материалы дела договора, заключенного между "BACO BODEGAS ASOCIADAS COOPERATIVAS" (продавцом) и обществом (покупателем) от 26.02.2014 N SP10-13 следует, что продавец обязуется поставить покупателю виноматериалы из Испании для производства вин, маркированных оспариваемым товарным знаком.

Дополнительным соглашением от 01.10.2014 к договору от 26.02.2014 N SP10-13 стороны изменили преамбулу договора от 26.02.2014 N SP10-13 в части указания продавца - DCOOP Sociedad Cooperativa Andaluza (в связи с слиянием первоначального продавца - "BACO BODEGAS ASOCIADAS COOPERATIVAS").

Имеющимися в материалах декларациями на товары подтверждается факт поставки DCOOP Sociedad Cooperativa Andaluza в адрес общества винных материалов производства DCOOP Sociedad Cooperativa Andaluza.

Представленный образец этикетки вина "El Tentador Premium", а также письмо общества с ограниченной ответственностью "Эксперсс Вин" от 17.08.2015 N 325 и письмо общества с ограниченной ответственностью "ВИНОВИН" от 02.09.2015 N 521 в совокупности с иными доказательствами подтверждают факт реализации обществом вина, изготовленного на основе винных материалов, поставляемых из Испании.

Следовательно, представленными обществом в материалы дела доказательствами в достаточной степени подтверждается факт производства им вин на основе испанских винных материалов, что указывает на отсутствие в данном случае введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, что верно было установлено Роспатентом.

При этом наличие в оспариваемом товарном знаке стилизованного изобразительного элемента в виде быка не может являться единственным основанием для признания регистрации этого товарного знака противоречащей положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 в связи с наличием угрозы введения потребителя в заблуждение относительно места производства товара, поскольку, несмотря на то, что согласно заключению от 14.03.2018 N 96-2018, большинство опрошенных потребителей ассоциируют обозначение в виде быка с Испанией, само по себе данное обстоятельство не свидетельствует о том, что такое обозначение однозначно ассоциируется у российских потребителей только с этой страной, поскольку из данного заключения также следует, что 24% опрошенных соотносят его с Аргентиной, а 9% - с Российской Федерацией.

Таким образом, выводы, изложенные в заключении от 14.03.2018 N 96-2018, указывают на вариативность возможного восприятия потребителем обозначения в виде силуэта быка и соотношения с конкретным географическим регионом.

Вместе с тем представленными обществом доказательствами подтверждается производство и реализация вин, изготовленных на основе испанского винного сырья, что компанией не оспаривается.

Следовательно, при маркировке такого товара оспариваемым товарным знаком отсутствует угроза введения потребителя в заблуждение относительно особых свойств и качества товара, обусловленных конкретным местом его производства (Испания).

При этом коллегия судей отклоняет довод компании о том, что использование обществом оспариваемого товарного знака в отношении вин испанского происхождения не исключает возможность маркировки таким товарным знаком иных товаров, в том числе российского происхождения, поскольку носит предположительный характер, основан на субъективном несогласии компании с выводами Роспатента в данной части. При этом суд исходит из презюмируемой добросовестности участников гражданского оборота (часть 5 статьи 10 ГК РФ).

На основании изложенного, принимая во внимание совокупность установленных обстоятельств, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что оспариваемый ненормативный правовой акт в части выводов Роспатента о соответствии государственной регистрации оспариваемого товарного знака положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ является законным и обоснованным.

Роспатент также обосновано указал на отсутствие правовых оснований для признания государственной регистрации оспариваемого товарного знака недействительной на основании подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, а также на невозможность оценки добросовестности действий общества по обращению с заявкой на регистрацию этого товарного знака ввиду ограниченности компетенции Роспатента.

Компанией данные выводы Роспатента не оспариваются, в связи с чем оспариваемый ненормативный правовой акт не подлежит проверке в судебном порядке в указанной части.

В то же время компанией при оспаривании решения Роспатента от 19.04.2018 не заявлено самостоятельных доводов о наличии в действиях общества по обращению в Роспатент с заявкой на регистрацию оспариваемого товарного знака акта недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом. При этом суд обращает внимание, что компания не лишена права обратиться в компетентный орган либо в суд с самостоятельным требованием о признании действий общества по приобретению права на оспариваемый товарный знак актом недобросовестной конкуренции.

Как разъяснено в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Таким образом, для признания недействительным ненормативного акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Учитывая, что Роспатентом при принятии оспариваемого ненормативного правового акта дана ненадлежащая оценка вопросу соответствия государственной регистрации оспариваемого товарного знака положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, то в указанной части решение Роспатента подлежит признанию недействительным.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 53 постановления от 26.03.2009 N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 той же статьи указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Коллегия судей, принимая во внимание, что оспариваемый ненормативный правовой акт в части признания государственной регистрации оспариваемого товарного знака соответствующей положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ принят с нарушением норм действующего законодательства, полагает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение компании в этой части.

Оснований для удовлетворения заявления компании в остальной части (в части несоответствия положениям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ) не имеется.

Понесенные заявителем расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 198-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.04.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 622884 признать недействительным как не соответствующее подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение иностранного лица - GRUPO OSBORNE, S.A., поступившее 24.11.2017, по вышеназванному основанию.

В удовлетворении заявления в остальной части отказать.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу иностранного лица - GRUPO OSBORNE, S.A. (Calle Caballero 7, 11500 El Puerto de Santa - , Spain) в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления 3 000 (Три тысячи) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

Д.И. Мындря

Судья

Н.Л. Рассомагина