Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 декабря 2018 г. N С01-137/2018 по делу N СИП-210/2017 Суд оставил без изменения решение, которым частично удовлетворен иск о признании недействующим решение Роспатента, поскольку суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о сходстве спорного и противопоставленного товарных знаков и об однородности услуг, в отношении которых они зарегистрированы

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 декабря 2018 г. N С01-137/2018 по делу N СИП-210/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 26 ноября 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 3 декабря 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Уколова С.М., Химичева В.А.,

судьи-докладчика Погадаева Н.Н. -

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы индивидуального предпринимателя Романькова Ивана Васильевича (г. Волоколамск, ОГРНИП 309500403400024) и Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская, наб. д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу N СИП-210/2017 (судьи Голофаев В.В., Лапшина И.В., Рогожин С.П.)

по заявлению индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (Республика Башкортостан, ОГРНИП 311028012400084) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.03.2017 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 522910.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Романьков Иван Васильевич.

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Глоба Г.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-408/41);

от индивидуального предпринимателя Романькова Ивана Васильевича - Михальченко А.А. (по доверенности от 03.05.2018).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее также - заявитель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 21.03.2017 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 522910.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Романьков Иван Васильевич (далее также - третье лицо).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 требования удовлетворены частично: признано недействительным решение Роспатента от 21.03.2017 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 522910 как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 522910 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "демонстрация товаров; продвижение товаров для третьих лиц, включая услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 01, 02, 06, 07, 08, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 27, 31 классов, в том числе с использованием интернет-сайтов", в удовлетворении остальной части заявления отказано.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, Роспатент и Романьков И.В. обратились в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационными жалобами.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, просит указанный судебный акт отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Роспатент полагает, что суд первой инстанции неправильно применил пункт 6 статьи 1483 ГК РФ и пункты 14.4.2.2 и 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), тем самым необоснованно пришел к выводу о том, что Роспатент ошибочно установил отсутствие сходства до степени смешения спорного комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 522910 и противопоставленного словесного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 543558, поскольку они не ассоциируются друг с другом и производят различное общее впечатление.

Как отмечает Роспатент, судом первой инстанции не принято во внимание то, что словесные элементы "МУРАВЕЙ" и "ТРУДЯГА" являются существительными, при этом словесный элемент "ТРУДЯГА" не является дополнением к словесному элементу "МУРАВЕЙ", а кроме того, суд не учел, что слово "ТРУДЯГА" расположено в спорном товарном знаке на первом месте и именно с него начинается прочтение (восприятие) товарного знака потребителем, то есть указанный элемент занимает доминирующее положение в спорном товарном знаке.

По мнению Роспатента, суд первой инстанции не принял во внимание также то, что словосочетание "ТРУДЯГА МУРАВЕЙ" и слово "МУРАВЕЙ" различны и по фонетическому признаку за счет наличия на первом месте в спорном товарном знаке словесного элемента "ТРУДЯГА", разного количества слогов, наличия в спорном товарном знаке звуков, которые отсутствуют в противопоставленном товарном знаке. Различие достигается также за счет разницы состава гласных и согласных.

При этом Роспатент отмечает различие противопоставляемых товарных знаков и по графическому критерию за счет того, что сравниваемые товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление, поскольку словесная часть спорного товарного знака выполнена оригинальным цветным шрифтом и в его композиции присутствует запоминающийся графический элемент, в то время как противопоставленный товарный знак выполнен стандартным шрифтом и не имеет запоминающихся графических особенностей.

Кроме того, Роспатент полагает, что выводы суда первой инстанции о том, что сравниваемые товарные знаки обладают средней степенью сходства, основаны на неправильном толковании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, а также пунктов 14.4.2.2 и 14.4.3 Правил N 32, поскольку указанные нормы не содержат положений, согласно которым при определении сходства товарных знаков до степени смешения может быть установлена средняя степень их сходства, а также средняя степень однородности товаров либо услуг, в отношении которых данные товарные знаки зарегистрированы.

В своей кассационной жалобе Романьков И.В., также ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, просит указанный судебный акт отменить и направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Кассационная жалоба Романькова И.В. содержит доводы, аналогичные доводам кассационной жалобы Роспатента в части несогласия с выводами суда первой инстанции о сходстве сравниваемых товарных знаков по графическому признаку, поскольку по всем признакам, перечисленным в подпункте "б" пункта 14.4.2.2 Правил N 32, товарные знаки имеют графические отличия.

Романьков И.В. в части неверного определения судом первой инстанции сходства по графическому признаку в кассационной жалобе ссылается на пункт 6.3.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197.

Кроме того, по мнению Романькова И.В., суд первой инстанции, делая вывод об однородности услуг 42-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и услуг 35-го класса МКТУ спорного товарного знака, не принял во внимание, используется ли товарный знак правообладателем в отношении данных услуг, и не установил наличие обстоятельств, которые влияют на вероятность смешения (различительная способность старшего товарного знака, круг потребителей и уровень их внимательности, наличие доказательств фактического смешения, приобретение спорным обозначением высокой различительной способности).

Романьков И.В. полагает, что суд первой инстанции неправомерно не применил к действиям заявителя статью 10 ГК РФ и не признал в его действиях признаков злоупотребления правом, направленных на причинение вреда третьему лицу.

В отзыве на кассационную жалобу Роспатента Романьков И.В. поддержал изложенные в ней доводы, просил ее удовлетворить.

В отзыве на кассационные жалобы Роспатента и Романькова И.В. заявитель просил в их удовлетворении отказать, оставить обжалуемый судебный акт без изменения, поскольку доводы, содержащиеся в кассационных жалобах, направлены на переоценку обстоятельств, установленных судом первой инстанции.

В судебном заседании представители Роспатента и Романькова И.В. доводы, изложенные в кассационных жалобах, поддержали, просили отменить решение суда первой инстанции.

Ибатуллин А.В., извещенный надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения кассационных жалоб в его отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, комбинированный товарный знак зарегистрирован Роспатентом 23.09.2014 в отношении товаров 1, 2, 6, 8, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 27, 31-го класса и услуг 35-го класса МКТУ на имя Романькова И.В. (свидетельство Российской Федерации N 522910; дата приоритета от 21.05.2013).

В Роспатент 08.02.2017 поступило возражение Ибатуллина А.В. против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное тем, что правовая охрана ему предоставлена в нарушение подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, согласно которому не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В обоснование своего возражения Ибатуллин А.В. указал, что спорный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 522910 является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 543558 ("МУРАВЕЙ") и N 591604 ("МУРАВЕЙ"), зарегистрированными в отношении однородных услуг.

Решением Роспатента от 21.03.2017 в удовлетворении названного возражения отказано, правовая охрана товарного знака оставлена в силе ввиду отсутствия вероятности смешения сравниваемых товарных знаков.

Роспатентом отмечено, что различие сравниваемых товарных знаков обусловлено наличием в спорном товарном знаке словесного элемента "ТРУДЯГА", занимающего первостепенную позицию и придающего ему отличные от противопоставленного товарного знака звучание и смысловую окраску. Наличие в спорном товарном знаке словесного элемента "ТРУДЯГА" значительно увеличивает длину словесной части анализируемого товарного знака и обуславливает существенную роль в восприятии знаков в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании спорного знака по сравнению с обычным словом "МУРАВЕЙ". Следовательно, сходство сравниваемых товарных знаков и по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Семантически сравниваемые товарные знаки также имеют различия. Согласно представленным источникам словесные элементы, входящие в состав спорного товарного знака, имеют следующие значения: "ТРУДЯГА" - очень трудолюбивый, старательный человек, работяга. "МУРАВЕЙ" - жалящее общественное насекомое, живущее большими колониями. Пример: крылатые муравьи (в брачный период летающие). Муравьи образуют касты: самки, самцы и рабочие особи. Существуют паразитические виды, которые обитают в гнездах других муравьев, муравьи-"рабовладельцы", содержащие в своих гнездах "рабов" - муравьев других видов. Ряд видов приспособился к обитанию в жилищах человека. Некоторые виды ценятся за регулирование численности насекомых-вредителей, другие могут считаться вредителями. В мире - более 14 000 видов, в России обитает около 300 видов муравьев.

Таким образом, Роспатент указал, что спорный товарный знак содержит конструкцию "существительное плюс существительное" и воспринимается как словосочетание. С точки зрения семантики слова "ТРУДЯГА" данное словосочетание может восприниматься как "трудолюбивый муравей", "муравей-работяга", "старательный муравей". Таким образом, данное словосочетание имеет иное значение, отличное от отдельно взятого слова "МУРАВЕЙ". Изобразительный элемент в виде стилизованного изображения муравья-строителя, сооружающего кирпичную стену, усиливает смысловое значение словосочетания "ТРУДЯГА МУРАВЕЙ" в указанном смысловом образе: "старательный муравей-труженик".

В отношении визуального признака сходства Роспатент отметил, что сравниваемые знаки отличаются и ввиду разного общего зрительного впечатления. Противопоставленный товарный знак выполнен стандартным шрифтом буквами черного цвета, в то время как в спорном товарном знаке словесный элемент "ТРУДЯГА МУРАВЕЙ" выполнен оригинальным стилизованным шрифтом. Товарный знак содержит также изобразительный элемент в виде муравья, строящего кирпичную стену, при этом вся комбинация товарного знака выполнена в цветовом сочетании "светло-коричневый, коричневый, черный, желтый, белый, голубой".

С учетом изложенного Роспатент пришел к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

В отношении однородности сравниваемых услуг Роспатент отметил, что отсутствие сходства спорного товарного знака и противопоставленного товарного знака позволяет детально не анализировать перечень товаров/услуг на предмет установления их однородности.

При этом анализ сходства товарного знака "МУРАВЕЙ" по свидетельству Российской Федерации N 591604 и спорного товарного знака Роспатентом не проводился, поскольку данный противопоставленный товарный знак зарегистрирован с приоритетом от 08.12.2014, то есть позднее чем дата приоритета спорного товарного знака (21.05.2013).

Не согласившись с решением Роспатента от 21.03.2017 в части выводов об отсутствии сходства до степени смешения спорного товарного знака с товарным знаком "МУРАВЕЙ" по свидетельству Российской Федерации N 543558, Ибатуллин А.В. обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании указанного решения Роспатента недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2017 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2017 по делу N СИП-210/2017 отменено, дело направлено на новое рассмотрение Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Направляя дело на новое рассмотрение, президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что при разрешении настоящего спора суду необходимо было провести оценку сходства товарного знака и знака обслуживания по визуальному, фонетическому и семантическому аспектам, сделав выводы о степени сходства (высокой, средней или низкой); провести сравнение перечней товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, с целью установления степени их однородности (высокой, средней или низкой); а также при наличии соответствующих доводов установить наличие обстоятельств, которые влияют на вероятность смешения (различительная способность старшего товарного знака, круг потребителей и уровень их внимательности, наличие серии товарных знаков, наличие доказательств фактического смешения, приобретение спорным обозначением высокой различительной способности и другие).

Президиум Суда по интеллектуальным правам также указал, что суду первой инстанции следует обеспечить полноту исследования имеющихся в деле доказательств, представленных заявителем в подтверждение однозначности ассоциации слова "муравей" с понятием трудолюбия, организованности и дисциплины; дать оценку доводам предпринимателя о том, что при полном совпадении противопоставленного словесного знака обслуживания со словесным элементом спорного товарного знака невозможно отрицать наличие сходства между соответствующими обозначениями.

Дело повторно рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 и с учетом части 2.1 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении настоящего спора судом установлено, что спорный товарный знак является комбинированным, включает в себя подчеркнутый неровной линией синего цвета словесный элемент "ТРУДЯГА МУРАВЕЙ", выполненный стилизованным шрифтом буквами кириллического алфавита оранжевого цвета, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения муравья-строителя, сооружающего кирпичную стену. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01, 02, 06, 08, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 27, 31-го класса и услуг 35-го класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании "светло-коричневый, коричневый, черный, желтый, белый, голубой".

Принадлежащий заявителю противопоставленный товарный знак "МУРАВЕЙ" по свидетельству Российской Федерации N 543558 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета; зарегистрирован в отношении услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров".

Проанализировав принадлежащий заявителю противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 543558 и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 522910, проверив решение Роспатента от 21.03.2017 на соответствие закону и иным нормативным правовым актам, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что регистрация спорного товарного знака противоречит положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, в связи с этим признал решение Роспатента недействительным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационных жалобах и в отзывах на них, выслушав объяснения явившихся в судебное заседание представителей участвующих в деле лиц, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для его отмены.

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения и применимое законодательство заявителями кассационных жалоб не оспариваются, а соответственно президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяются.

Согласно пункту 6 статьи 1483 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату приоритета оспариваемого товарного знака) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492 Кодекса) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном ГК РФ порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в данном пункте статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

В отношении применения данной нормы права президиум Суда по интеллектуальным правам, направляя дело на новое рассмотрение, в постановлении от 21.05.2018 отметил следующее.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015; далее - Обзор от 23.09.2015).

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 N 307-ЭС16-881 по делу N А56-62226/2014).

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

В отношении правил определения степени сходства обозначений президиум Суда по интеллектуальным правам, отправляя дело на новое рассмотрение, ссылался на следующее.

Как отмечено в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2014 по делу N СИП-159/2013, от 04.07.2014 по делу N СИП-9/2013, от 19.06.2015 по делу N СИП-901/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.11.2015 N 300-ЭС15-12309 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 02.12.2016 по делу N СИП-315/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 27.03.2017 N 300-КГ17-1908 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 16.02.2017 по делу N СИП-314/2016, от 29.05.2017 по делу N СИП-677/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2017 N 300-КГ17-12149 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 13.03.2017 по делу N СИП-605/2016 и других.

При этом в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 по делу N СИП-605/2016 дополнительно отмечено, что не имеет значения, на каком месте стоит дополняющее (то есть уточняющее или характеризующее) слово (до или после совпадающего), поскольку доминирующее положение словесного элемента в товарном знаке не определяется его местонахождением.

С учетом правовых подходов высшей судебной инстанции и указаний президиума Суда по интеллектуальным правам суд первой инстанции в отношении сходства установил, что принадлежащий заявителю противопоставленный товарный знак "МУРАВЕЙ" по свидетельству Российской Федерации N 543558 и словесный элемент "ТРУДЯГА МУРАВЕЙ" товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 522910 имеют полное фонетическое тождество элемента "муравей".

Кроме того, суд первой инстанции определил, что в словесном элементе спорного товарного знака логическое ударение падает на слово "МУРАВЕЙ", которое несет основную смысловую нагрузку в словосочетании и указанный элемент не носит описательный характер, легко запоминается, является доминирующим и на нем акцентируется внимание при восприятии спорного товарного знака, а элемент "ТРУДЯГА" в спорном товарном знаке не является доминирующим, так как воспринимается в качестве характеризующего термина.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что при анализе на предмет фонетического сходства Роспатентом не учтены такие критерии, как характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение, которые свидетельствуют о наличии фонетического сходства сравниваемых обозначений.

Суд первой инстанции, учитывая указанные разъяснения вышестоящих судов и положения подпунктов 14.4.2, 14.4.2.2 Правил N 32, установил семантическое и фонетическое сходство обозначений, при этом отметив, что исполнение словесного элемента "ТРУДЯГА МУРАВЕЙ" стилизованным шрифтом не влияет на его восприятие потребителем в целом, особенно ввиду исполнения словесных элементов спорного и противопоставленного ему товарных знаков заглавными буквами.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции в части установления семантического, фонетического и визуального сходства отверг выводы Роспатента.

В отношении однородности президиум Суда по интеллектуальным правам, отправляя дело на новое рассмотрение, отметил, что при установлении вероятности смешения обозначений учитывается степень однородности товаров, которая может компенсировать низкую степень сходства обозначений. Кроме того, вероятность смешения товарных знаков, в отношении которых установлена та или иная степень сходства обозначений, может зависеть и от иных факторов, в том числе от степени известности, узнаваемости товарного знака.

При отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков (знаков обслуживания) при применении положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ установления иных факторов не требуется.

Вместе с тем не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента "МУРАВЕЙ", являющегося единственным словесным элементом противопоставленного знака обслуживания и одним из двух словесных элементов спорного товарного знака.

Таким образом, подход суда первой инстанции в отношении отсутствия установления однородности товаров в числе признаков, свидетельствующих о вероятности (или отсутствии вероятности) смешения, противоречит подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

С учетом этого судом первой инстанции принято во внимание, что сходство обозначений связано с однородностью услуг, для которых обозначения зарегистрированы. При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг). Поскольку однородность услуг, в отношении которых зарегистрированы спорный и противопоставленный товарные знаки (реализация товаров, продвижение товаров для третьих лиц), близка к идентичности, что не оспаривается Роспатентом, однако не было учтено им при принятии решения, вероятность смешения в глазах конечного потребителя повышается.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с указанными выводами суда первой инстанции, так как они сделаны с учетом указаний кассационной инстанции, а при оценке степени сходства обозначений и степени однородности приняты во внимание позиции высших судебных инстанций.

Учитывая приведенные нормы и разъяснения высших судебных инстанций, а также совокупность представленных по делу доказательств, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что спорный и противопоставленный товарные знаки являются сходными, а услуги, в отношении которых они зарегистрированы, - однородными. Соответствующее исчерпывающее обоснование этих выводов изложено в обжалуемом судебном акте. При этом, вопреки доводам заявителей кассационной жалобы, при оценке сходства судом первой инстанции учтено общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми товарными знаками, что также отражено в судебном акте.

Полномочиями для переоценки указанных выводов суда первой инстанции президиум Суда по интеллектуальным правам не обладает.

Президиума Суда по интеллектуальным правам отклоняет довод Романькова И.В. о том, что суд первой инстанции не принял во внимание, используется ли товарный знак правообладателем в отношении зарегистрированных услуг.

Суд первой инстанции рассмотрел указанный довод Романькова И.В., о чем свидетельствует вывод, содержащийся на странице 21 обжалуемого судебного акта, где суд отметил, что вопрос использования товарного знака не входит в предмет рассматриваемого спора.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что по делам данной категории заявитель не обязан доказывать использование противопоставленного товарного знака. Доказательств того, что судом признано неиспользование данного товарного знака в рамках другого дела, не представлено. Признание судом такого обстоятельства может являться основанием для пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Аналогичный правовой подход изложен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2017 по делу N СИП-694/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 26.07.2018 N 300-ЭС17-12126 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что дело рассматривалось судом первой инстанции повторно с учетом положений части 2.1 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и в кассационных жалобах не приведены доводы, которые бы свидетельствовали о невыполнении судом первой инстанции указаний кассационной инстанции.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12 сформулирована правовая позиция, согласно которой принцип правовой определенности обусловливает, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Исходя из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224 суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основании иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

Из обжалуемого судебного акта следует, что доказательства, представленные в дело лицами, участвующими в деле, были оценены судом в соответствии с требованиями части 2 статьи 65, части 1 статьи 67, статей 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом всех доводов участвующих в деле лиц.

В целом доводы, содержащиеся в кассационных жалобах, сводятся к несогласию с осуществленной судом оценкой представленных в материалы дела доказательств и не свидетельствуют о неправильном применении судом норм материального права.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет довод Романькова И.В. о неправильном применении судом первой инстанции статьи 10 ГК РФ, поскольку данный довод был предметом рассмотрения суда первой инстанции и получил надлежащую правовую оценку в тексте обжалуемого судебного акта, а соответственно также направлен на переоценку установленным судом обстоятельств дела.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что судом первой инстанции верно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу; правильно применены законы и иные нормативные акты, регулирующие спорные правоотношения; дана оценка всем имеющимся в материалах дела доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для безусловной отмены судебного акта, президиумом Суда по интеллектуальным правам не установлено.

При названных обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что решение Роспатента от 21.03.2017 не соответствует пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на Романькова И.В. Судебные расходы с Роспатента не взыскиваются, поскольку он освобожден от уплаты государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

С учетом того что при обращении с кассационной жалобой Романьковым И.В. уплачена государственная пошлины в сумме 3 000 рублей, на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40, подпункта 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации излишне уплаченная государственная пошлина в размере 2850 рублей подлежит возврату из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу N СИП-210/2017 оставить без изменения, кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности и индивидуального предпринимателя Романькова Ивана Васильевича - без удовлетворения.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Романькову Ивану Васильевичу (ОГРНИП 309500403400024) из федерального бюджета 2850 (Две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 21.09.2018 N 407 при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Н.Н. Погадаев