Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 февраля 2019 г. N С01-1182/2018 по делу N СИП-85/2018 Суд отменил решение суда первой инстанции по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в части и направил дело в этой части на новое рассмотрение в суд первой инстанции , поскольку для правильной классификации каждого конкретного товара было необходимо воспользоваться непосредственно перечнями товаров и пояснениями к каждому классу

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 февраля 2019 г. N С01-1182/2018 по делу N СИП-85/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 11 февраля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 15 февраля 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Уколова С.М., Химичева В.А. -

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Паксимади Е.Э.

рассмотрел в судебном заседании, проводимом с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Приморского края (судья Тихомирова Н.А., при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания Мазуровой Л.И.) кассационную жалобу иностранного лица - MIRAGE GRANITO CERAMICO S.p.A. (Via Giardini Nord, 225 I-41026 Pavullo nel Frigano (MO) Italia) на решение Суда по интеллектуальным правам от 08.10.2018 по делу N СИП-85/2018 (судьи Булгаков Д.А., Рассомагина Н.Л., Силаев Р.В.)

по исковому заявлению иностранного лица - MIRAGE GRANITO CERAMICO S.p.A. к индивидуальному предпринимателю Горшковой Алине Александровне (г. Владивосток, ОГРНИП 306253719400039)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 461816 в отношении части товаров 19-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие:

от иностранного лица - MIRAGE GRANITO CERAMICO S.p.A. - Филатов А.Ю. (по доверенности от 18.01.2018);

индивидуальный предприниматель Горшкова Алина Александровна - лично (паспорт гражданина Российской Федерации).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - MIRAGE GRANITO CERAMICO S.p.A. (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Горшковой Алине Александровне (далее - предприниматель) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 461816 вследствие его неиспользования в отношении части товаров 19-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): "неметаллические строительные материалы; карнизы; материалы огнеупорные; материалы строительные; материалы строительные огнеупорные неметаллические; настилы; облицовки для стен; обломы; обшивки для стен; панели для обшивки стен; паркет; плитки; плитки для настилов, полов; плиты из материалов на основе цементов; покрытия; покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные; пробка [прессованная]; терракота".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 08.10.2018 требования компании удовлетворены частично: досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 461816 в отношении товаров 19-го класса МКТУ "карнизы; материалы огнеупорные; материалы строительные огнеупорные неметаллические; обломы; паркет; плиты из материалов на основе цементов; покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные; пробка [прессованная]; терракота"; в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, компания, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просит решение суда от 08.10.2018 отменить в части отказа в иске и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование кассационной жалобы компания указывает на то, что суд пришел к ошибочному выводу о подтверждении имеющимися в деле доказательствами использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 461816 в отношении таких товаров, как "неметаллические строительные материалы; материалы строительные; настилы; облицовки для стен; обшивки для стен; панели для обшивки стен; плитки; плитки для настилов, полов; покрытия".

По мнению компании, полис страхования имущества от 18.11.2014 названное обстоятельство подтверждать не может, поскольку в нем имеется информация лишь в отношении таких товаров, как "теплый пол тип Mirae; термостат (терморегулятор); пенофол (порилекс); пенотерм; изоспан А; геоспан ГС; техническая пробка; армирующая сетка, соединительные коннекторы; клейкая лента черного цвета; теплый пол; Ecolon". В полисе не указаны товары, в отношении которых истец просил досрочно прекратить правовую охрану спорного знака; спорный товарный знак используется всего лишь для теплого пола.

Заявитель кассационной жалобы указывает на то, что спорный товарный знак зарегистрирован и для товаров 11-го класса МКТУ, а именно для товара "элементы нагревательные (в том числе греющая пленка)", чем, по его мнению, является и "теплый пол", представляющий собой греющую пленку, которая укладывается под пол (под плиты или другие виды поверхности пола). Компания полагает, что маркировка "теплого пола" указанным товарным знаком обозначает маркировку товара не 19-го класса, а 11-го класса МКТУ, именно "греющей пленки".

Таким образом, по мнению компании, полис страхования имущества от 18.11.2014 не является подтверждением ни наличия у ответчика товаров 19-го класса МКТУ, маркированных спорным товарным знаком, ни их введения в гражданский оборот.

Компания также указывает, что суд первой инстанции, ошибочно полагая, что все рекламные материалы относятся к предложению к продаже, принял рекламу, статьи, макеты, буклет на инфракрасную сауну, сведения о битумной изоляции в качестве доказательства использования спорного товарного знака в отношении таких товаров, как "неметаллические строительные материалы, материалы строительные; настилы, облицовки для стен; панели для обшивки стен; плитки; плитки для настилов, полов; покрытия".

Однако, как отмечает компания, ответчиком не были представлены ни информация, ни доказательства распространения указанной рекламы, ни конкретизация времени рекламирования. Кроме того, исходя из самой рекламы спорный товарный знак использовался для ограниченного круга товаров, в который не включены все товары, в отношении которых суд отказал в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака. По мнению компании, ответчиком также были представлены рекламные материалы, касающиеся товаров, которые относятся к другим классам МКТУ и не интересуют истца; например, как указывает компания, реклама инфракрасной сауны относится к продвижению собственных товаров 11-го класса МКТУ.

Обращая внимание на то, что спорный товарный знак зарегистрирован также и применительно к товарам 17-го класса МКТУ "материалы для конопачения, уплотнения и изоляции", компания полагает, что информация о битумной изоляции свидетельствует лишь об использовании названного товарного знака в отношении товаров 17-го, а не 19-го класса МКТУ.

Компания также указывает, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что ответчик принимал участие в выставках в период с 01.11.2014 по 31.10.2017 и продвигал там именно товары, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны спорного товарного знака. По мнению компании, ответчиком не представлена информация о месте и времени проведения выставок, об основаниях, на которых он принимал участие в выставках; не конкретизировано, какие же именно товары, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны спорного товарного знака, на таких выставках предлагались к продаже.

Соглашаясь с выводом суда о том, что копии соглашений к договору субаренды от 01.12.2016 подтверждают наличие у ответчика складских и торговых площадей, компания отмечает, что ответчик не доказал, что на указанных площадях хранятся именно товары, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны спорного товарного знака.

Компания также указывает, что имеющиеся в материалах дела копии расходных накладных, товарных чеков не доказывают фактическое введение в гражданский оборот (непосредственно потребителю) в период с 01.11.2014 по 31.10.2017 товаров, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны спорного товарного знака.

В обоснование названного довода компания указывает на то, что по одним расходным накладным не представлены доказательства оплаты указанных в них товаров и получения дохода от продажи, в других накладных нет товаров 19-го класса МКТУ; в одних товарных чеках отсутствуют указание на конкретный товарный знак и информация о продавце, в других товарных чеках нет подтверждения зачисления оплаты на счет ответчика.

Компания обращает внимание на то, что даже если учитывать те накладные и чеки, которые представил ответчик, то лишь незначительное количество из них содержит информацию в отношении товаров 19-го класса МКТУ, что указывает на "символическое" использование спорного товарного знака.

По мнению компании, суд также необоснованно отнес к 19-му классу МКТУ товары, которые относятся к товарам других классов МКТУ: фольга (среди товаров 17-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, указана "фольга металлическая изоляционная"); битумная изоляция (среди товаров 17-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, указаны "материалы для конопачения, уплотнения и изоляции"); антифрикционная подложка (товар "антифрикционный сплав" относится к товарам 6-го класса МКТУ).

Таким образом, как полагает компания, суд необоснованно отказал в досрочном прекращении спорного товарного знака в отношении части товаров, ссылаясь лишь на их возможность быть отнесенными к товарам 19-го класса МКТУ, без учета того, что товарный знак должен использоваться применительно к тем товарам и услугам, для которых он непосредственно зарегистрирован.

Предприниматель представил письменные возражения, которые суд, исходя из их содержания, квалифицирует как отзыв на кассационную жалобу. В названных возражениях предприниматель не соглашается с приведенными в кассационной жалобе доводами. Предприниматель считает, что выводы суда о применении норм права соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам; суд правильно установил все обстоятельства дела и пришел к обоснованному выводу об использовании спорного товарного знака.

При этом предприниматель указал на отсутствие у компании заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие факт совершения подготовительных действий к использованию или введению в гражданский оборот в Российской Федерации товарного знака MIRAGE со стороны истца.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2019 представитель компании поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Предприниматель возражал против удовлетворения кассационной жалобы, просил оставить решение суда первой инстанции без изменения.

Определением президиума Суда по интеллектуальным правам рассмотрение кассационной жалобы было отложено на 11.02.2019.

После отложения судебного разбирательства по рассмотрению кассационной жалобы компания посредством электронной системы "Мой арбитр" 08.02.2019 представила письменные пояснения, содержащие обоснование классификации товаров, в отношении которых суд установил использование спорного товарного знака.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает возможным, несмотря на возражения предпринимателя, приобщить указанный процессуальный документ в материалы дела, поскольку его получение заблаговременно до дня судебного заседания подтверждено предпринимателем, а ненаправление его в адрес Роспатента не может служить основанием для отказа в приобщении к материалам дела, так как представленные пояснения не содержат новых доводов. При этом в адрес ответчика - предпринимателя этот документ был направлен заблаговременно.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам, состоявшемся 11.02.2019, представитель компании поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, высказал мнение о необоснованности произведенной судом классификации товаров при установлении обстоятельств использования спорного товарного знака.

Предприниматель возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая, что суд правильно установил обстоятельства использования спорного товарного знака.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание своего представителя не направил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, предприниматель является правообладателем комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 461816 с приоритетом от 16.07.2010, зарегистрированного Роспатентом 16.05.2012 в отношении товаров 9, 11, 17, 19-го и услуг 37-го классов МКТУ, в том числе в отношении товаров 19-го класса МКТУ: "неметаллические строительные материалы; карнизы; материалы огнеупорные; материалы строительные; материалы строительные огнеупорные неметаллические; настилы; облицовки для стен; обломы; обшивки для стен; панели для обшивки стен; паркет; плитки; плитки для настилов, полов; плиты из материалов на основе цементов; покрытия; покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные; пробка [прессованная]; терракота".

Компания, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании сходного с данным товарным знаком обозначения в отношении однородных товаров и полагая, что он не используется ответчиком для этих товаров в течение трех лет, предшествующих дате направления предпринимателю предложения заинтересованного лица на основании пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратилась в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции установил соблюдение компанией досудебного порядка урегулирования спора и ее заинтересованность в подаче настоящего иска.

Суд также счел доказанным использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 461816 в отношении товаров 19-го класса МКТУ "неметаллические строительные материалы; материалы строительные; настилы; облицовки для стен; обшивки для стен; панели для обшивки стен; плитки; плитки для настилов, полов; покрытия".

В результате оценки имеющихся в деле доказательств суд первой инстанции пришел к выводу о том, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 461816 используется самим предпринимателем, а также под контролем правообладателя используется обществом "МИРЭ" (ОГРН 306253719400039), единственным учредителем и генеральным директором которого является сам предприниматель.

Суд признал обоснованными доводы предпринимателя о введении им в гражданский оборот, в том числе посредством реализации обществом "МИРЭ", товаров, маркированных спорным товарным знаком, по их физическим свойствам, техническим параметрам и характеристикам относящихся к товарам 19-го класса МКТУ "неметаллические строительные материалы; материалы строительные; настилы; облицовки для стен; обшивки для стен; панели для обшивки стен; плитки; плитки для настилов, полов; покрытия".

Не установив обстоятельств использования спорного товарного знака для товаров 19-го класса МКТУ "карнизы; материалы огнеупорные; материалы строительные огнеупорные неметаллические; обломы; паркет; плиты из материалов на основе цементов; покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные; пробка [прессованная]; терракота", суд прекратил правовую охрану названного товарного знака в отношении указанных товаров.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора и заинтересованности компании в подаче настоящего иска в части досрочного прекращения правовой охраны спорного товарного знака в отношении рассматриваемых товарных позиций.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

При этом предприниматель указал на отсутствие у компании заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие факт совершения подготовительных действий к использованию или введению в гражданский оборот в Российской Федерации товарного знака MIRAGE со стороны истца.

Довод предпринимателя об отсутствии у компании заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака не может быть оценен президиумом Суда по интеллектуальным правам, поскольку он не является ответом на доводы, содержащиеся в кассационной жалобе компании. Названный довод мог быть предметом самостоятельной кассационной жалобы, но такую жалобу предприниматель не подавал.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в отзыве на нее, выслушав объяснения представителя компании и предпринимателя, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак (знак обслуживания) как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования на ответчика - правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, далее - Обзор).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака (знака обслуживания) правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, непосредственно связанных с введением товара (услуг) в гражданский оборот.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что использование товарного знака (знака обслуживания) может осуществляться самим правообладателем, лицом, которому право использования товарного знака передано по лицензионному договору, а также иным лицом под контролем правообладателя.

Таким образом, ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака (знака обслуживания) самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя. По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака (знака обслуживания) третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2014 по делу N СИП-56/2013 (определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 07.07.2014 N ВАС-8509/14 в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отказано), от 15.12.2014 по делу N СИП-285/2014, от 22.07.2016 по делу N СИП-643/2015, от 03.11.2016 по делу N СИП-320/2016 и от 12.12.2016 по делу N СИП-206/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.04.2017 N 300-ЭС17-2418 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 04.12.2017 по делу N СИП-36/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.04.2018 N 300-КГ18-2423 2418 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и других.

Для целей применения положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ правовое значение имеет не формальное соблюдение требований к оформлению отношений участников гражданского оборота, которое в данном случае определяет наступление или ненаступление определенных правовых последствий лишь для участников этих отношений, а наличие в гражданском обороте товаров (услуг), маркированных спорным товарным знаком (знаком обслуживания), на законном основании, то есть по воле правообладателя (пункт 3 статьи 1484 данного Кодекса).

При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2014 по делу N СИП-110/2013, от 12.12.2016 по делу N СИП-206/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.04.2017 N 300-ЭС17-2418 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 24.04.2017 по делу N СИП-638/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.07.2017 N 300-ЭС17-8135 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 05.06.2017 по делу N СИП-728/2016 и от 03.11.2017 по делу N СИП-155/2017.

В результате оценки имеющихся в деле доказательств суд первой инстанции пришел к выводу о том, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 461816 используется в отношении следующих товаров: светоплитка, терморегулятор, инфракрасная сауна, греющая пленка, фольга, армирующая сетка, антифрикционная подложка, техническая пробка, битумная изоляция, солнечная черепица, солнечные модули.

Вывод суда об использовании спорного товарного знака в отношении названных товаров сделан на основе совокупности имеющихся в деле доказательств, которые подтверждают использование спорного товарного знака.

Так, суд признал обоснованным довод предпринимателя об использовании спорного товарного знака обществом "МИРЭ" с разрешения правообладателя путем его размещения на упаковке товаров, в сопроводительной документации, в сети Интернет на интернет-сайте www.mirae.ru, зарегистрированном на имя предпринимателя, а также через российскую розничную сеть и путем участия в выставках, конференциях.

Спорный товарный знак, как установил суд первой инстанции, используется на документации как предпринимателя, так и общества "МИРЭ", в том числе на документах, которые передаются покупателю, а именно: в расходных накладных, товарных чеках, в печатях общества и предпринимателя, на упаковках товаров, на самих товарах, в предложении к продаже: в буклетах, инструкции, прайс-листах, в сети Интернет на сайте www.mirae.ru; в доменном имени mirae.ru, администратором которого является предприниматель.

Суд установил, что на указанном сайте представлены к продаже такие маркированные спорным товарным знаком товары, как греющая пленка, светоплитка, солнечная черепица, солнечные модули, битумная изоляция, инфракрасная сауна, антифрикционная подложка, фольга, техническая пробка.

При этом суд отклонил довод компании о том, что документация, представленная ответчиком, касается только продвижения товаров, их рекламы, то есть услуг 35-го класса МКТУ.

Кроме того, как установил суд первой инстанции, предприниматель в обоснование довода о наличии у него складских и торговых площадей представил договоры субаренды нежилых помещений, дополнительные соглашения к договорам аренды, акты приема передачи помещений.

Суд первой инстанции также установил факт реализации таких товаров, как светоплитка, терморегулятор, греющая пленка, фольга, армирующая сетка, антифрикционная подложка, техническая пробка, битумная изоляция, подтверждаемый представленными в материалы дела копиями расходных накладных и товарных чеков с указанием наименования этих товаров и спорного обозначения.

При этом суд отклонил довод компании о том, что введение товара в гражданский оборот не может подтверждаться лишь кассовыми чеками, поскольку в случае розничной продажи товара сделка купли-продажи носит обезличенный характер (отсутствует идентификация покупателя).

Отклоняя названный довод, суд исходил из того, что вышеуказанные копии кассовых чеков и расходных накладных имеют все необходимые реквизиты, в том числе указание на наименование продавца (предпринимателя, общество "МИРЭ"), дату, время продажи, телефоны, адрес, наименование реализуемого товара, иные реквизиты.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что представленные в материалы дела документы о рекламе подтверждают осуществление деятельности по доведению до потребителей сведений о реализуемом именно ответчиком товаре. Предложение к продаже товаров и реализация товаров осуществляются предпринимателем и обществом "МИРЭ" через розничную сеть, а также посредством сайта www.mirae.ru, администратором которого является предприниматель.

Таким образом, решение суда в части установления обстоятельств использования спорного товарного знака в отношении вышеназванных товаров является законным и мотивированным, доводы же компании, направленные на опровержение указанных выводов, заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции.

В отношении доводов компании, касающихся отсутствия доказательств оплаты указанных в отдельных расходных накладных товаров и получения дохода от продажи, а также зачисления оплаты на счет ответчика по товарным чекам, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым указать следующее.

Названные доводы были предметом оценки в суде первой инстанции. Отклоняя эти доводы, суд обоснованно учитывал, что предпринимателем при продаже товаров в розничной сети контрольно-кассовая техника не использовалась, поскольку предприниматель, исчисляющий единый налог на вмененный доход на основании статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт и отдельные законодательные акты Российской Федерации", мог работать без контрольно-кассовой техники, соблюдая при этом обязанность по требованию покупателя в момент оплаты товара по выдаче товарного чека или иного документа, подтверждающего покупку товара.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с доводом компании о необоснованном отнесении к 19-му классу МКТУ товаров, относящихся, по мнению компании, к товарам других классов МКТУ, для которых, в частности, также зарегистрирован спорный товарный знак.

Как неоднократно отмечалось президиумом Суда по интеллектуальным правам, доказыванию подлежит использование товарного знака в отношении каждого товара или услуги в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2014 N СИП-627/2014, от 10.09.2015 N СИП-873/2014, от 21.03.2016 N СИП-354/2015, от 04.07.2016 по делу N СИП-438/2015 и от 18.07.2016 по делу N СИП-605/2015).

МКТУ предназначена для классификации товаров и услуг в первую очередь с точки зрения потребителей и как международный акт может оперировать обобщенными категориями.

При этом, как отмечалось в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.07.2016 по делу N СИП-605/2015, МКТУ как международная классификация может не иметь точного соответствия товарных позиций с точки зрения национального законодательства.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции должен был сам на основе имеющихся в материалах дела доказательств оценить, к какой товарной позиции из числа поименованных в МКТУ следовало отнести конкретный товар.

Вместе с тем классификация товара, осуществляемая судом первой инстанции, должна быть, с одной стороны, мотивированной, а с другой стороны - основанной на правилах классификации, приведенных в разделах "Руководство по применению" и "Общие замечания" МКТУ.

Необходимо обратить внимание на то, что заголовки классов МКТУ определяют в общем виде только области, к которым товары и услуги в принципе могут относиться, и в основном не содержат названия конкретных товаров или услуг. Для правильной классификации каждого конкретного товара или услуги необходимо пользоваться непосредственно перечнями товаров и услуг и пояснениями к каждому классу, которые размещены в разделе "Перечень классов товаров и услуг с пояснениями". Если не удается осуществить классификацию товара или услуги с помощью "Перечня классов товаров и услуг с пояснениями", а также "Перечня товаров и услуг, объединенных в классы", следует пользоваться разделом "Общие замечания". Отнесение общего термина в перечне товаров и услуг к какому-либо определенному классу товаров и услуг не исключает возможность использования этого термина в словосочетаниях в этом или в других классах (пункты 1-3 Руководства по применению МКТУ).

В разделе "Руководство по применению. Общие замечания" МКТУ определены общие правила классификации товаров, в которых отмечено следующее:

"a) Готовые изделия классифицируются, в основном, в соответствии с их функцией или назначением. В случае если таковые не упомянуты в разделе "Перечень классов товаров и услуг с пояснениями", готовые изделия следует классифицировать по аналогии с другими подобными изделиями, содержащимися в "Перечне товаров и услуг, объединенных в классы". Если функции или назначения не найдены, необходимо руководствоваться вспомогательными критериями, например материалом, из которого изготовлено изделие, или его принципом действия.

b) Готовые изделия многоцелевого назначения (например, радиобудильник) могут быть отнесены к определенным классам в соответствии с выполняемыми функциями или назначением, а в случае, если эти функции или назначение не упомянуты ни в одном из заголовков классов, следует руководствоваться критериями, сформулированными в пункте a).

c) Необработанное или частично обработанное сырье следует классифицировать, в основном, по материалу, из которого оно состоит.

d) Товары, предназначенные для использования в другом изделии, классифицируются, в основном, в том же классе, что и последний только в случае, если он не используется для иных целей. Во всех остальных случаях для классификации таких товаров следует руководствоваться критериями, сформулированными в пункте а).

e) Если готовые изделия или полуфабрикаты классифицируются по материалу, из которого они изготовлены, то в случае изготовления изделия из различных материалов его следует классифицировать по преобладающему в составе материалу.

f) Емкости, предназначенные для упаковки и хранения товаров, классифицируются в том же классе, что и сам товар.".

Суд первой инстанции не учел приведенные критерии классификации.

Так, суд первой инстанции установил, что предпринимателем доказано использование спорного товарного знака в отношении светоплитки, терморегуляторов, инфракрасной сауны, греющей пленки, фольги, армирующей сетки, антифрикционной подложки, технической пробки, битумной изоляции, солнечной черепицы, солнечных модулей.

Относя названные товары к таким товарам 19-го класса МКТУ, как "неметаллические строительные материалы; материалы строительные; настилы; облицовки для стен; обшивки для стен; панели для обшивки стен; плитки; плитки для настилов, полов; покрытия", суд исходил из того, что они используются в том числе при жилищном строительстве домов, квартир, при их отделке. При этом такие товары являются "неметаллическими материалами", они многофункциональны и используются для нанесения, в том числе на стены, для покрытия полов и потолков.

Согласно выводу суда первой инстанции греющая пленка применяется как для устройства теплого пола, стен, потолков, так и для создания целой отопительной системы во всем доме. Такая пленка может использоваться одновременно и в качестве настила и покрытия, и для облицовки стен (в частности, в рекламируемой на сайте предпринимателя сауне), так как эта пленка изготовлена из неметаллического материала и может применяться в строительстве, в ремонте помещений, домов. "Светоплитка" является светящейся в темноте декоративной плиткой, используется в строительстве, в качестве настилов и панели для обшивки стен (для фасадов зданий), полов, покрытия. Иные товары, для которых используется спорный товарный знак: фольга, армирующая сетка, битумная изоляция, антифрикционная подложка, техническая пробка - также являются строительными материалами и применимы при строительстве, для обшивки и облицовки стен, в качестве покрытия.

В результате суд пришел к выводу о том, что указанные товары по своим физическим свойствам и техническим параметрам, характеристикам могут быть отнесены к таким товарам 19-го класса МКТУ, как "неметаллические строительные материалы; материалы строительные; настилы; облицовки для стен; обшивки для стен; панели для обшивки стен; плитки; плитки для настилов, полов; покрытия".

Президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает в обжалуемом судебном акте применение судом основанных на МКТУ критериев классификации названных товаров.

Термин "многофункциональность", с учетом которого суд первой инстанции отнес спорные товары в том числе к 19-му классу МКТУ, использован в противоречии с правилом классификации товаров, приведенном в пункте "b" раздела "Руководство по применению. Общие замечания" МКТУ.

Суд первой инстанции не устанавливал, что спорные товары являются готовыми изделиями многоцелевого назначения. Только при установлении этого факта допускается отнесение одного товара к двум самостоятельным (не соотносящимся как общее-частное или не являющимся разными формами одного товара) товарным позициям.

Кроме того, суд первой инстанции не учел, что, по общему правилу, к 19-му классу МКТУ не относятся готовые изделия, если конкретный вид готовых изделий прямо не указан в 19-м классе МКТУ.

Аналогичный подход следует из Руководства Всемирной организации интеллектуальной собственности по применению МКТУ.

19-й класс МКТУ составляют неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники.

В пояснениях к 19-му классу МКТУ указано, что данный класс включает в основном неметаллические строительные материалы, к которым, в частности, относятся частично обработанная древесина (например, балки, доски, панели); фанера; строительное стекло (например, плитка, черепица); гранулированное (дробленое) стекло для разметки дорог; почтовые ящики из кирпича (камня).

Приведенная характеристика товаров 19-го класса МКТУ судом не учитывалась, доводы компании об отнесении названных товаров к другим классам МКТУ не рассматривались.

Так, данный товарный знак зарегистрирован для товаров 17-го класса МКТУ, таких, в частности, как материалы для конопачения, уплотнения и изоляции. Согласно пояснению к данному классу он включает в основном электро-, тепло- и звукоизоляционные материалы и частично обработанные пластмассы в виде листов, плиток, пластин или прутков, а также некоторые изделия из каучука, гуттаперчи, камеди, асбеста, слюды или их заменителей.

С учетом этого суду следовало аргументировать, почему товар "битумная изоляция" не включен в 17-й класс МКТУ, который содержит позицию "изоляция", а подлежит отнесению к 19-му классу МКТУ.

Требует также дополнительного обоснования и отнесение фольги к товарам 19-го класса МКТУ с учетом того, что среди товаров 17-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, указана "фольга металлическая изоляционная".

Устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические составляют 11-й класс МКТУ.

Включая товар "греющая пленка" в 19-й класс МКТУ, суд не соотносил характеристики этого товара с общей характеристикой товаров 11-го класса МКТУ, в частности, с товарами "элементы нагревательные (в том числе греющая пленка)", для которых также зарегистрирован спорный товарный знак.

Отнесение к товарам 19-го класса МКТУ таких товаров, как фольга, армирующая сетка, антифрикционная подложка, техническая пробка, только потому, что они являются применимы при строительстве, для обшивки и облицовки стен, в качестве покрытия, не отвечает принципам обоснованной классификации. Судом не приведен анализ в отношении каждого конкретного товара, а сделан лишь обобщающий вывод, который, как было указано выше, не отвечает правилам классификации.

Из материалов дела не усматривается, что такие товары, как инфракрасная сауна, солнечная черепица и солнечные модули, были оценены судом на предмет их отнесения к рассматриваемым товарам 19-го класса МКТУ.

Вместе с тем для правильной классификации каждого конкретного товара суду было необходимо воспользоваться непосредственно перечнями товаров и пояснениями к каждому классу. При невозможности осуществить классификацию товара таким путем следовало учесть, что отнесение общего термина в перечне товаров и услуг к какому-либо определенному классу товаров и услуг не исключает возможность использования этого термина в словосочетаниях в этом или в других классах. Необходимо также было принять во внимание то, что готовые изделия классифицируются в основном в соответствии с их функцией или назначением, и лишь при отсутствии таковых - руководствоваться вспомогательными критериями, например материалом, из которого изготовлено изделие.

Таким образом, обжалуемое решение суда первой инстанции о классификации товаров, в отношении которых предпринимателем доказано использование спорного товарного знака, не отвечает требованиям законности обоснованности и мотивированности и подлежит отмене в части отказа в удовлетворении исковых требований.

Доводы компании о номинальном использовании спорного товарного знака президиумом Суда по интеллектуальным правам не могут быть оценены в силу полномочий суда кассационной инстанции. Они подлежат оценке судом первой инстанции при новом рассмотрении дела, поскольку для их проверки первоначально необходимо установление обстоятельств использования спорного товарного знака именно в отношении вышеназванных товаров 19-го класса МКТУ.

Поскольку для принятия обоснованного и законного решения по настоящему спору требуются исследование и оценка доказательств и доводов сторон, что невозможно в суде кассационной инстанции исходя из его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное, установить обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения дела, в том числе произвести классификацию всех товаров, в отношении которых предпринимателем доказано использование спорного товарного знака, на предмет их возможного отнесения к соответствующим товарам 19-го класса МКТУ, привести мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, принял или отклонил доводы лиц, участвующих в деле, и на основе этого, исходя из подлежащих применению норм материального права, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, принять законное и обоснованное решение.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 08.10.2018 по делу N СИП-85/2018 отменить в части отказа в удовлетворении исковых требований.

Дело N СИП-85/2018 в указанной части направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

В остальной части решение Суда по интеллектуальным правам от 08.10.2018 по делу N СИП-85/2018 оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

В.А. Химичев