Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 июля 2019 г. по делу N СИП-341/2018 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, и обязал его восстановить правовую охрану товарного знака, поскольку представленными доказательствами не подтверждается факт известности рядовому российскому потребителю спорного обозначения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 июля 2019 г. по делу N СИП-341/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 11 июля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 15 июля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Булгакова Д.А., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лялиной А.Е.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" (Большой Знаменский пер., д. 2, стр. 3, Москва, 119019, ОГРН 1167746750181) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 24.05.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 593503,

при участии в деле третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "Пинса Бистро" (ул. Марксистская, д. 20, стр. 1, пом. 2, ком. 3, Москва, ОГРН 1177746464280).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" - Свинцов М.Л. (по доверенности от 13.09.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Тетцоева З.В. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-349/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Пинса Бистро" - Бахтыозин Д.Н. и Езерская Ю.А. (по доверенности от 03.11.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" (далее - общество "БонтемпиРест") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 24.05.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения общества с ограниченной ответственностью "Пинса Бистро" (далее - общество "Пинса Бистро") против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 593503.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество "Пинса Бистро", на основании возражения которого Роспатентом был вынесен оспариваемый ненормативный правовой акт.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2018 заявление общества "БонтемпиРест" удовлетворено, решение Роспатента от 24.05.2018, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 593503, признано недействительным как не соответствующее подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Суд обязал Роспатент в 30-дневный срок с момента вступления судебного акта в законную силу восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 593503 в прежнем объеме.

Так, удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что представленными с возражением обществом "ПИНСА БИСТРО" доказательствами, на основании которых Роспатент сделал вывод об отсутствии у спорного товарного знака различительной способности, не подтверждается факт известности рядовому российскому потребителю обозначения "pinzeria", а следовательно, вывод Роспатента о том, что государственная регистрация спорного товарного знака в отношении товаров 30-го класса "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, пицца; тесто для пиццы" и услуг 43-го класса "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии" МКТУ противоречит требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, является необоснованным.

Принимая во внимание то, что позиция Роспатента по вопросу наличия оснований для частичного признания недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку определенно выражена, существенных нарушений процедуры принятия Роспатентом решения не установлено, суд первой инстанции счел возможным обязать Роспатент устранить допущенное нарушение путем восстановления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 593503 в объеме, существовавшем до принятия ненормативного правового акта, а именно в отношении товаров 30-го класса "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, пицца; тесто для пиццы" и услуг 43-го класса "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии" МКТУ без исключения из объема правовой охраны словесного элемента "PINZERIA".

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2019 указанное решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При этом суд кассационной инстанции указал суду первой инстанции на необходимость учесть при новом рассмотрении дела следующие обстоятельства.

Суд первой инстанции не оценил представленный в материалы дела аналитический отчет всероссийского социологического исследования, проведенного обществом с ограниченной ответственностью "Аналитическая социология", утвержденного доктором социологических наук, профессором кафедры социологических исследований социологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Авериным Ю.П. (далее - аналитический отчет Аверина Ю.П.), согласно которому 28% опрошенных известно обозначение "пинца" в качестве вида пиццы, явившийся одним из оснований принятия оспариваемого ненормативного правового акта, и в нарушение пункта 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не отразил в решении мотивы, по которым он отверг это доказательство, ограничившись указанием на то, что в судебном заседании представитель общества "БонтемпиРест" исключил ссылки на аналитический отчет всероссийского социологического исследования как на неотносимое доказательство. Однако суд первой инстанции не учел, что данное доказательство было представлено в суд не обществом "БонтемпиРест", а Роспатентом в составе материалов административного дела в обоснование законности и обоснованности обжалуемого ненормативного правового акта, содержащего выводы, основанные на указанном исследовании. При таких обстоятельствах у общества "БонтемпиРест" отсутствовали полномочия по "уточнению оснований требования путем исключения ссылки на аналитический отчет всероссийского социологического исследования, проведенного обществом с ограниченной ответственностью "Аналитическая социология", утвержденного доктором социологических наук, профессором кафедры социологических исследований социологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Авериным Ю.П.".

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам обратил внимание суда первой инстанции на то, что в отношении оценки данного доказательства у лиц, участвующих в деле, имеются существенные противоречия, в частности, обществом "Пинса Бистро" заявлялось о фальсификации аналитического отчета. Роспатент, как лицо, представившее данное доказательство в материалы судебного дела в составе материалов заявки (административного дела), согласие на исключение спорного доказательства не давал. Тем не менее, указанное заявление о фальсификации доказательства не было рассмотрено судом первой инстанции по существу. С учетом изложенного суд преждевременно, до разрешения вопроса о судьбе вышеуказанных доказательств в установленном законом порядке, пришел к выводу о несоответствии ненормативного правового акта требованиям закона и, соответственно, о признании его недействительным и о восстановлении правовой охраны спорного товарного знака.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным указал суду первой инстанции на необходимость при новом рассмотрении дела устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, дать оценку всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, в том числе на основании текста оспариваемого решения Роспатента и материалов административного дела, представленного в судебное дело, и принять мотивированное и обоснованное решение согласно требованиям действующего законодательства.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что при новом рассмотрении суд первой инстанции должен учесть, что предметом настоящего дела является спорный товарный знак, который представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент "PiNzeria by Bontempi". При этом доводы возражения касались словесных элементов "PINSA", "PINZA" и "PIZZA" и производных от них. При таких обстоятельствах суд первой инстанции должен оценить с учетом доводов лиц, участвующих в деле, имеющиеся в материалах дела документы с точки зрения их отношения непосредственно к спорному товарному знаку. Документы, относящиеся к иному обозначению, например, "PINSA", могут быть оценены только в той мере, в которой они могут (или не могут) свидетельствовать о восприятии адресной группой потребителей именно спорного обозначения "PiNzeria by Bontempi", которому предоставлена правовая охрана по товарному знаку, являющемуся предметом конкретного административного дела.

Дело принято на новое рассмотрение Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции определением от 08.04.2019.

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству лицам, участвующим в деле, было предложено уточнить правовые позиции с учетом вышеприведенных выводов и указаний суда кассационной инстанции, изложенных в постановлении от 05.04.2019.

В предварительном судебном заседании 13.05.2019 представители третьего лица настаивали на рассмотрении судом заявления о фальсификации доказательств.

Предварительное судебное заседание было отложено судом в целях обоснования третьим лицом названного требования о рассмотрении (повторном) заявления о фальсификации доказательств с учетом протокольных определений от 01.10.2018 и от 15.11.2018, а также обоснования доводов о фальсификации (подложности) оспоренных документов, на основании которых Роспатентом было вынесено оспариваемое решение, и одновременно о законности и обоснованности такого решения.

Представители третьего лица и Роспатента в судебном заседании 27.05.2019 ходатайствовали о рассмотрении судом первой инстанции заявления о фальсификации доказательств. Представитель заявителя - возражал. Представитель Роспатента не дал согласия на исключение оспоренных документов из числа доказательств по делу.

По результатам рассмотрения заявления третьего лица о фальсификации доказательств судом вынесено протокольное определение от 27.05.2019 об отказе в рассмотрении заявления третьего лица о фальсификации доказательств в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Так, судом не усмотрено оснований для оценки оспоренных документов в порядке, предусмотренном указанной процессуальной нормой, поскольку лицом, заявившим о фальсификации доказательств, не оспаривается отсутствие физического подлога доказательств; доводы третьего лица о недостоверности результатов социологического опроса, отраженных в аналитическом отчете Аверина Ю.П., и сведений, изложенных в письме Корадо ди Марко, сводятся к оспариванию репрезентативности и правильности (достоверности) соответствующих выводов Аверина Ю.П., и информации, изложенной в письме Корадо ди Марко относительно самостоятельности в разработке названия блюда "пинца" и его рецептуры. С учетом этого суд определил, что оспоренные третьим лицом письменные доказательства подлежат оценке на стадии исследования собранных по делу доказательств на предмет относимости, допустимости, достоверности и достаточности в совокупности с иными доказательствами в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Аналогичными выводами было мотивировано тождественное протокольное определение от 15.11.2018, вынесенное при первом рассмотрении данного спора. При этом коллегия судей отмечает, что протокольным определением от 01.10.2018 (также как и при повторном рассмотрении настоящего дела) представителям третьего лица предлагалось дополнительно обосновать заявление о фальсификации доказательств. В частности, суд разъяснял третьему лицу, что закрепление в процессуальном законе правил, регламентирующих рассмотрение заявления о фальсификации доказательства, направлено на исключение оспариваемого доказательства из числа доказательств по делу. Положения статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представляют собой механизм проверки подлинности формы доказательства, а не его достоверности. Арбитражное процессуальное законодательство не содержит специального определения термина "фальсификация доказательств", поэтому при применении названной статьи следует руководствоваться понятием, используемым в уголовном законодательстве. Исходя из норм Уголовного кодекса Российской Федерации, под фальсификацией доказательств надлежит понимать искажение фактических данных, являющихся вещественными или письменными доказательствами, в том числе внесение в документы заведомо ложных сведений (их подделка, подчистка), уничтожение доказательств, составление полностью поддельного доказательства.

Несмотря на это, общество "Пинса Бистро" при новом рассмотрении дела иного дополнительного обоснования заявления о фальсификации доказательств не привело.

По итогам рассмотрения заявления названного третьего лица о фальсификации доказательств представители лиц, участвующих в деле, подтвердили неизменность правовых позиций, ранее изложенных в заявлении, отзывах и письменных пояснениях. Заявитель подтвердил, в том числе исключение из обоснования заявленных требований ссылок на оспоренные третьим лицом заключение социологической экспертизы и письмо Корадо ди Марко, как не имеющие доказательственного значения для настоящего дела, поскольку названные аналитический отчет и письмо представлялись в палату по патентным спорам в обоснование контрдовода о соответствии спорного обозначения подпункту 1 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в то время как решение Роспатента основано лишь на выводе о несоответствии товарного знака иной норме - подпункту 3 пункта 1 названной статьи.

Дополнительно при новом рассмотрении дела заявителем и третьим лицом были представлены следующие документы: дополнительные пояснения общества "Пинса Бистро" от 04.07.2019 с приложением дополнительных доказательств, письменные пояснения общества "БонтемпиРест" от 09.07.2019 и возражения указанного лица от 23.05.2019, повторяющие в целом правовые позиции указанных процессуальных субъектов.

В судебное заседание явились представители всех лиц, участвующих в деле, которые поддержали свои правовые позиции в неизменном виде.

Уточнение оснований заявленных требований было принято судом как не противоречащее положениям статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Общество "БонтемпиРест" является правообладателем следующих товарных знаков:

- словесного "Пинса Романа" по свидетельству Российской Федерации N 586010 (дата приоритета - 20.08.2015, дата регистрации - 07.09.2016, дата окончания срока регистрации - 20.08.2025), зарегистрированного в отношении услуг "рестораны; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; пиццерии; услуги баров; кафе; кафетерии; закусочные" 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ);

- комбинированного "" по свидетельству Российской Федерации N 589910 (дата приоритета - 04.09.2015, дата регистрации - 06.10.2016, дата окончания срока регистрации - 04.09.2025), зарегистрированного в том числе в отношении товаров "кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; пицца; тесто для пиццы" 30-го и услуг "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии" 43-го классов МКТУ;

- комбинированного "" по свидетельству Российской Федерации N 593503 (дата приоритета - 04.09.2015, дата регистрации - 02.11.2016, дата окончания срока регистрации - 04.09.2025), зарегистрированного в том числе в отношении товаров "кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед" 30-го и услуг "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания" 43-го классов МКТУ;

- словесного "ПИНЦА" по свидетельству Российской Федерации N 633778 (дата приоритета - 05.12.2016, дата регистрации - 24.10.2017, дата окончания срока регистрации - 05.12.2026), зарегистрированного в том числе в отношении товаров "кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; пицца; тесто для пиццы" 30-го и услуг "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии" 43-го классов МКТУ;

- "PINZA" по свидетельству Российской Федерации N 633779 (дата приоритета - 05.12.2016, дата регистрации - 24.10.2017, дата окончания срока регистрации - 05.12.2026), зарегистрированного в том числе в отношении товаров "кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; пицца; тесто для пиццы" 30-го и услуг "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии" 43-го классов МКТУ.

Общество "Пинса Бистро" 15.03.2018 обратилось в Роспатент с возражениями против предоставления правовой охраны вышеперечисленным товарным знакам.

Решением Роспатента от 24.05.2018 правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 586010 признана недействительной частично, дискламирован словесный элемент "ПИНСА".

Решениями Роспатента от 24.05.2018 признано недействительным предоставление правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 589910, N 593503, N 633778 и N 633779 в части товаров "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, пицца, тесто для пиццы" 30-го класса и услуг "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, услуги баров, рестораны, рестораны самообслуживания, пиццерии" 43-го классов МКТУ; из регистраций N 589910 и N 593503 дискламированы словесные элементы "ПИНЦЕРИЯ", "PINZERIA" соответственно.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 593503 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент "PiNzeria by Bontempi", выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения подкинутого вверх раскатанного теста. Знак охраняется в белом, оранжевом, желтом цветовом сочетании.

Исключительное право на указанный товарный знак перешло к обществу "БонтемпиРест" от Валентино Бонтемпи (Италия) на основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 11.10.2017 за N РД0233925.

Доводы поданного в Роспатент возражения общества "Пинса Бистро" о несоответствии указанного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 593503 подпунктам 1 и 3 пункта 1 и подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ сводились к следующему:

- словесные элементы "PINSA", "PINZA" и "PIZZA" в настоящее время представляют собой блюдо итальянской кухни, происходят от одного слова латинского языка "PINSERE";

- потребители, в том числе российские, относят такие слова как "ПИНЦА" ("PINZA") и "ПИНСА" ("PINSA") к названию определенного блюда и считают его разновидностью такого блюда, как "ПИЦЦА" ("PIZZA");

- в различных источниках, в которых речь идет о таком блюде как "ПИЦЦА", в том числе упоминаются "ПИНСА" и "ПИНЦА", и наоборот, как описание сходных между собой блюд, относящихся к хлебобулочным изделиям, а в некоторых случаях и то, что одно производное от другого;

- в связи с тем, что "ПИНЦА" ("PINZA") и "ПИНСА" ("PINSA") представляют собой названия блюд, то многие заведения используют данные обозначения как в названиях своих заведений, так и в названиях предлагаемых блюд при составлении меню;

- учитывая, что заведения, которые предлагают такие блюда как "ПИЦЦА" именуются "ПИЦЦЕРИЯ" и, соответственно, указывают на вид деятельности, то аналогичным образом заведения, которые предлагают такие блюда, как "ПИНЦА" и "ПИНСА" именуются "ПИНЦЕРИЯ" или "ПИНСЕРИЯ";

- заведения общественного питания, включающие в свои названия как слова "PINZA", "PINSA", "PINSERIA", так и предлагающие посетителям блюда "PINZA" и "PINSA", расположены во многих странах мира;

- крупнейший в мире Интернет-сервис о путешествиях tripadvisor, который создан в 2000 году и в настоящее время используется 315 миллионами посетителей в 45 странах мира и на котором зарегистрировано 70 миллионов пользователей, иллюстрирует большое количество отзывов о подобных заведениях. В своих отзывах посетители именуют в одних и тех же заведениях одно и то же блюдо как "PINSA", так и "PINZA";

- существует практика регистрации товарных знаков, в которых словесные элементы "ПИЦЦА" ("PIZZA"), "ПИЦЦЕРИЯ" ("PIZZERIA") являются неохраняемыми элементами товарного знака;

- отделом по аннуляции Ведомства по гармонизации на внутреннем рынке, торговые марки и промышленные образцы ("European union intellectual property office", далее - "EUIPO") 29.04.2015 принято решение об аннулировании товарного знака N 2548964, состоящего из словесного элемента "PINSA", который был зарегистрирован в отношении товаров 30-го класса МКТУ "пицца и приготовления продуктов для пиццы";

- установленные в решении EUIPO факты сами по себе являются достаточными для признания обозначений "PINZA" / "PINSA" / "ПИНСА" неохраноспособными элементами, которым не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана в качестве товарных знаков на территории Российской Федерации в отношении соответствующих товаров и услуг;

- динамика въезда/выезда российских граждан на территорию Италии и иных стран Евросоюза предопределяет вывод о том, что российские граждане уже до даты подачи заявки были знакомы с обозначениями "PINZA" / "PINSA", означающими вид пиццы и вид предприятия;

- в словаре венецианского диалекта (второе улучшенное издание 1856 года) упоминается такое слово, как "PINZA" - в переводе с итальянского языка "ж.р. Пицца. Маленькая лепешка, делалась в домах простых людей, в основном в день свежего хлеба, выпекалась руками, чаще всего эллиптической формы";

- слова "ПИНЦА" ("PINZA"), "ПИНСА" ("PINSA") представляют собой обозначение характеризующее товар, а именно указывает на его вид, а именно вид пиццы, а с учетом того, что на территории Италии слово "PINSA" признано вошедшим во всеобщее употребление словом для обозначения товара/услуги определенного вида, то соответственно оно не обладает различительной способностью. Как следствие, словесный элемент "PINZERIA" спорного товарного знака воспринимается потребителями в качестве описательной характеристики услуг, указывающий на вид услуги и ее назначение. При этом указанный элемент занимает в знаке доминирующее положение. Следовательно, оспариваемый товарный знак не соответствует подпунктам 1 и 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ;

- Валентино Бонтемпи не может принадлежать авторское право на название блюда "ПИНЦА", а также на названия таких блюд, как "ПИНСА", "ПИНСА РОМАНА", "PINZA", "PINSA" и "PINSA ROMANA";

- несоответствие спорного товарного знака подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ обусловлено тем, что слово "PINZERIA" относится к обозначению, в написании которого нарушены правила орфографии, в связи с чем оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В подтверждение приведенных доводов возражения обществом "Пинса Бистро" в материалы административного дела были представлены следующие документы:

- распечатки с Интернет-сайта www.pinsamaestrello.com и сведения о регистрации данного доменного имени за обществом "ПИНСА БИСТРО";

- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения об открытии заведения общественного питания "PINSA MAESTRELLO";

- решения Роспатента в отношении товарного знака по международной регистрации N 11650472, товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 590244 и обозначения по заявке N 2015700984;

- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о словесной единице "ПИНСЕ" / "ПИНЦЕ" / "ПИЦЦЕ" с зарубежных сайтов с их переводом на русский язык;

- распечатки из сети Интернет с российских сайтов, содержащие сведения о словесной единице "ПИНСЕ" / "ПИНЦЕ" / "ПИЦЦЕ";

- распечатки из сети Интернет в отношения значения слова "просо" и страниц книги "Древнее общество от 1935 года";

- выдержки из Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности и ГОСТа 31985-2013 "Услуги общественного питания. Термины и определения";

- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о заведениях, расположенных на территории Российской Федерации, в которых предлагают готовое блюдо "пинца";

- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о заведениях, расположенных в иностранных государствах, в которых предлагают готовое блюдо "пинца";

- распечатки с Интернет-сайта www.tripadvisor.com;

- сведения о товарных знаках, содержащих неохраняемые словесные элементы "ПИЦЦА" ("PIZZA"), "ПИЦЦЕРИЯ" ("PIZZERIA");

- сведения об аннулировании европейского товарного знака N 002548964;

- копии материалов, представленных с заявлением об аннулировании европейского товарного знака N 002548964;

- копия указания Министерства политики продовольствия и лесного хозяйства Республики Италия;

- статистические данные в отношении россиян, выезжающих за границу, опубликованные на Интернет-сайте www.gsk.ru;

- статистические данные о количестве туристов по месту пребывания, опубликованные на Интернет-сайте www.ontit.it;

- распечатки из сети Интернет, содержащие выдержки из Словаря венецианских диалектов Джузеппе Борио, Венеция, 1856 год с переводом на русский язык;

- распечатки с Интернет-сайта www.pinzeria.ru, содержащие сведения о ресторанах Валентино Бонтемпи;

- распечатки с Интернет-сайта www.whois-service.ru, содержащие сведения о принадлежности доменного имени www.pinzeria.ru;

- распечатки с архивного сервиса web.archive.org, содержащие сведения о правообладателе спорного товарного знака.

Как указывалось выше, Роспатент решением от 24.05.2018 удовлетворил возражение общества "Пинса Бистро", признав недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 633778 в отношении товаров "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, пицца; тесто для пиццы" 30-го и услуг "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии" 43-го классов МКТУ, а также дискламировав словесный элемент "pinzeria".

При принятии указанного ненормативного правового акта Роспатент принял во внимание такие документы как: словарь венецианского диалекта, сведения из сети Интернет, а именно распечатки с сайтов tripadviser.com и it.wikipedia.org, а также онлайн словаря vocabolario.it, датированного 15.03.2011 и указанного в качестве примечания к статье, расположенной на сайте it.wikipedia.org, указал, что слово "PINZA" упоминается по отношению к готовому изделию (блюду) из муки в виде лепешки, как вариант пиццы.

При этом Роспатент исходил из восприятия современного российского потребителя, формируемого на основании повседневного жизненного опыта, популярности в Российской Федерации итальянской кухни, пришел к выводу о вероятности возникновения ассоциативной связи между спорным товарным знаком и наименованием блюда итальянской кухни (вариации пиццы).

Кроме того, Роспатент учел, что аналитическим отчетом, представленным правообладателем спорного товарного знака, подтверждается, что 28% опрошенных респондентов известно данное обозначение как название пиццы, в связи с чем Роспатент констатировал, что до даты приоритета спорного товарного знака обозначение "PINZA" воспринималось в качестве наименования вида товара, что исключает возможность индивидуализации этим обозначением товаров и услуг одного лица, действующего на рынке ресторанов итальянской кухни и пиццерий.

Роспатент указал, что спорный товарный знак включает словесный элемент "pinzeria", который образован от слова "pinza" - по аналогии с обозначением "пиццерия", происходящим от слова "пицца". С учетом этого Роспатентом был сделан вывод, что учитывая значение словесного элемента "pinza", потребитель может отнести спорные услуги 43-го класса и связанные с ними товары 30-го класса МКТУ непосредственно к заведениям общественного питания, которые предлагают товар pinza.

Таким образом, Роспатент констатировал, что словесный элемент "pinzeria" спорного товарного знака воспринимается как характеристика спорных товаров и услуг, указывая на вид товаров и назначение услуг (услуги по приготовлению пинцы).

В отношении довода правообладателя спорного товарного знака - общества "БонтемпиРест" о необходимости учитывать сведения, которые относятся исключительно к территории Российской Федерации, Роспатент указал, что, несмотря на иностранное происхождение сайтов tripadviser.com и it.wikipedia.org, современный российский потребитель способен ознакомиться с расположенной на сайтах информацией и получить необходимые сведения об интересующих его товарах и услугах. Также Роспатент признал достоверными распечатки с сайта it.wikipedia.org, поскольку они содержат ссылочный материал, представляющие собой словарные источники информации.

Относительно представленных подателем возражения документов, которые датированы после даты приоритета спорного товарного знака, либо не содержат обозначение "пинца", Роспатент отметил, что такие документы при принятии решения им не учитывались.

Роспатент при этом посчитал неубедительными доводы общества "БонтемпиРест" о фантазийности слова "пинца", которое иллюстрируется информационными письмами ассоциации рестораторов и отельеров "Федерация рестораторов и отельеров" и некоммерческого партнерства "Школа высшего кулинарного мастерства "Национальная гильдия шеф-поваров" и представляет собой маркетинговую легенду, поскольку данное слово присутствовало в словарных источниках задолго до даты приоритета спорного товарного знака и создания легенды, в связи с чем признал указанное слово неохраняемым элементом.

В то же время Роспатент исходил из отсутствия в материалах дела доказательств, свидетельствующих о том, что спорный товарный знак вошел во всеобщее употребление для обозначение определенного вида товаров, в связи с чем отказал в признании предоставления правовой охраны этому товарному знаку недействительным ввиду не соответствия положениям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, установив, что спорный товарный знак воспроизводит транслитерацию наименования блюда итальянской кухни, а, следовательно, не противоречит общественным интересам, Роспатент отказал в признании правовой охраны спорного товарного знака положениям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Общество "БонтемпиРест", полагая, что решение Роспатента от 24.05.2018 является недействительным в силу его несоответствия закону и нарушает его права и законные интересы, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

В обоснование заявленного требования общество "БонтемпиРест" отмечает, что Роспатент, признавая спорный товарный знак не обладающим различительной способностью, принял во внимание доказательства третьего лица, касающиеся возникновения ассоциативных связей между этим товарным знаком и блюдом итальянской кухни у потребителей в зарубежных странах. Данные доказательства выполнены полностью либо частично на иностранном языке и недоступны среднему российскому потребителю, поскольку такая информация может быть доступна лишь лицам, свободно владеющим иностранными языками, а сам факт ссылки на них в оспариваемом решении является грубым процедурным нарушением рассмотрения возражения.

Представленные в материалы дела распечатки из сети Интернет с сайта it.wikipedia.org, по мнению общества "БонтемпиРест", не могут быть признаны достоверными доказательствами, поскольку данный ресурс является открытым, то есть любой пользователь может внести изменения в сведения, опубликованные в нем. При этом невозможно установить точную дату публикации сведений в итальянской версии указанного сайта, поскольку последнее изменение на указанной странице датированы после даты приоритета спорного товарного знака.

Также общество "БонтемпиРест" обращает внимание, что представленные обществом "Пинса Бистро" распечатки с сайта http://tripadvizor.ru не содержат перевода на русский язык, перевод был представлен только на отдельные сайты страниц ресторанов, которые указаны на данном сайте, а также на комментарии пользователей.

По мнению заявителя, данные доказательства не подтверждают, что спорный товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку названные рестораны находятся на территории иностранных государств, а распечатки не содержат дату публикации информации.

По мнению общества "БонтемпиРест", Роспатент, анализируя представленные распечатки (без перевода на русский язык) из сети Интернет, пришел к неправомерному выводу о том, что обозначение "PiNza" является на территории Российской Федерации общепринятым обозначением вида пиццы, в связи с чем не обладает различительной способностью.

Кроме того, общество "БонтемпиРест" ссылается на то, что Роспатентом не были приняты во внимание доводы и не оценены доказательства приобретения спорным товарным знаком различительной способности.

Также общество "БонтемпиРест" указывает на то, что ссылка на известность ресторанов "PiNzeria Bontempy" и самого господина Валентино Бонтемпи содержится в решении Арбитражного суда города Москвы от 26.03.2018 по делу N А40-217070/2017.

Общество "БонтемпиРест" в заявлении, поданном в Суд по интеллектуальным правам, также указывало на то, что Роспатент при принятии оспариваемого ненормативного правового акта не учел выводы, изложенные в аналитическом отчете Аверина Ю.П., согласно которым большинству опрошенных респондентов не известно слово "пинца" и, что данное слово у них вызывает ассоциации с итальянским блюдом "пицца", а также не учел письмо владельца международной сети ресторанов Ди Марко Коррадо, из которого усматривается факт предоставления согласия Валентино Бонтемпи (владельцу общества "БонтемпиРест") на использование обозначения "PINSA". Названным письмом также подтверждается факт разработки Ди Марко Коррадо легенды относительно того, что блюдо "пинса" появилось в Древнем Риме задолго до появления "пиццы", на которую также ссылается Роспатент в оспариваемом ненормативном правовом акте. При этом наличие у Ди Марко Коррадо исключительных прав на международные товарные знаки "PINSA" дополнительно свидетельствует о том, что данное обозначение не является указанием на наименование блюда итальянской кухни. Вместе с тем, как указывалось выше, данные доводы со ссылками на аналитический отчет Аверина Ю.П. и письмо владельца международной сети ресторанов Ди Марко Коррадо были исключены заявителем из числа оснований заявленных требований

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения требования заявителя в силу нижеследующего.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным, а действий незаконными являются одновременно как несоответствие решения или действий закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом или действиями гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на подачу заявления об оспаривании ненормативного правового акта обществом "БонтемпиРест" соблюден, что не оспаривается Роспатентом и обществом "Пинса Бистро".

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против представления правовой охраны товарному знаку и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и иными лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Как разъяснено в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент. По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета спорного товарного знака (04.09.2015) законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Обществом "БонтемпиРест" не оспариваются выводы Роспатента в части соответствия спорного товарного знака положениям подпункта 1 пункта 1 и подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Доводы общества "БонтемпиРест" сводятся к его несогласию с выводом Роспатент о несоответствии спорного товарного знака подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, следовательно, ненормативный правовой акт Роспатента подлежит проверке именно на соответствие указанной норме, согласно которой не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил N 482 в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- простые геометрические фигуры, линии, числа;

- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;

- общепринятые наименования;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ и пунктом 35 Правил N 482 указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 ГК РФ.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

При этом представленные доказательства относимы, если на основании них возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из: восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров; в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение заявлено на государственную регистрацию.

Аналогичная правовая позиция следует из постановлений Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2014 по делу N СИП-572/2014 (Определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.04.2015 N 300-ЭС15-1994 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 23.07.2015 по делу N СИП-35/2015.

Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана.

Согласно обязательным для применения Роспатентом, его сотрудников и сотрудников подчинённых организаций и учреждений положениям Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39), если в процессе экспертизы возникает вопрос - является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным. Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы: 1) понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания, 2) воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет (пункт 2.2 Рекомендаций N 39).

Элементу, который исходя из вышеизложенного может быть отнесен к описательным, может быть предоставлена правовая охрана, если представленные заявителем материалы подтверждают то, что заявленный описательный элемент воспринимался потребителем как обозначение товаров производителя до даты подачи заявки. В качестве такого подтверждения могут быть представлены сведения, указанные в пункте 2.1 Рекомендаций, а именно подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров. Например, в пункте 3 Рекомендаций N 39, отмечено, что одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным.

Следовательно, при даче квалификации спорному обозначению (товарному знаку) в отношении широкого перечня товаров и услуг МКТУ Роспатент обязан привести мотивы, по которым это обозначение, как оно заявлено к регистрации, исходя из восприятия его потребителями в отношении конкретных товаров, для которых испрашивается правовая охрана, не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Из оспариваемого решения Роспатента следует, что вывод о несоответствии государственной регистрации спорного товарного знака приведенной норме закона обусловлен тем, что обозначение "pinza" является указанием на одноименное блюдо итальянской кухни, разновидность пиццы, и что данное обозначение как наименование этого блюда известно российскому потребителю.

С учетом этого в рассматриваемом случае нуждаются в установлении вероятные ассоциативные связи средних потребителей (адресатов конкретных товаров) в отношении конкретного обозначения. При этом, учитывая, что в силу статьи 1479 ГК РФ действие исключительного права на товарный знак распространяется на территорию Российской Федерации, средним потребителем в целях определения описательности обозначения является потребитель в Российской Федерации.

Правовая позиция о том, что при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения различных положений статьи 1483 ГК РФ необходимо учитывать ассоциативные связи современного российского среднего потребителя, содержится и в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу N СИП-546/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-547/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-548/2014, от 01.02.2016 по делу N СИП-383/2015, от 24.03.2016 по делу N СИП-311/2015.

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2015 по делу N СИП-19/2015 дополнительно отмечено, что восприятие обозначений (в том числе словесных обозначений в латинице) с учетом культурных, исторических, языковых и иных особенностей у потребителей в разных странах может различаться.

Согласно представленному заявителем в материалы административного и судебного дел Итальянско-русскому русско-итальянскому словарю. Грамматика. Лексика к разговорным темам / сост. И. Бойченко. - К.: АСК, 203, а также общедоступным интерактивным словарным источникам в сети Интернет (translate.yandex.ru) слово "pinza" ['pintsa] с итальянского переводится как "клещи, щипцы, пинцет, зажим, захват", а согласно сервису translate.google.com - как "воришка".

В то же время вывод Роспатента об отсутствии у спорного товарного знака различительной способности основан на оценке представленных в материалы дела распечатках из сети Интернет с сайта www.tripadvisor.com, онлайн-словаря vocabolario.it, указанного в примечании к статье, размещенной на сайте it.wikipedia.org, а также распечатки из сети Интернет, содержащей выдержки из Словаря венецианских диалектов Джузеппе Борио, Венеция, 1856 год, в которых имеются упоминание о "пинце" как о блюде итальянского происхождения, разновидности пиццы.

Вместе с тем коллегия судей соглашается с доводами заявителя о том, что указанные источники не могут в достаточной степени свидетельствовать о том, что обозначение "pinza" известно рядовому российскому потребителю и ассоциируется у него именно с наименованием итальянского блюда, являющегося разновидностью пиццы, поскольку сами по себе эти источники являются иностранными, не русскоязычными, сведения, содержащиеся в них, выполнены на иностранном языке, что снижает вероятность того, что рядовой российский потребитель имеет реальную возможность ознакомления с ними.

При этом утверждение Роспатента о том, что данные сведения опубликованы в открытом доступе, не опровергает того обстоятельства, что размещение их в нерусскоязычной части Интернета затрудняет возможность их получения российским потребителем. Доводы Роспатента и третьего лица об обратном носят голословный характер, более того основаны на предположении о том, что русскоязычные потребители будут адресно осуществлять поиск слова "pinza" и его возможных значений, в том числе в качестве названия блюда.

Единственный представленный в материалах дела русскоязычный источник информации о "пинце" как о блюде итальянской кухни, соответствующий дате приоритета спорного товарного знака, - распечатка статьи "Достопримечательности Венеции" Интернет-сайта Italia-tur.ru (том 9, листы дела 133-135). Однако указанного единичного упоминания данного понятия, по мнению коллегии судей, недостаточно для вывода о том, что российскими потребителями указанное слово однозначно воспринимается в таком качестве.

Судебная коллегия отмечает, что недопустимыми для признания недействительной регистрации товарного знака являются единичные упоминания по интересующему предмету, для выявления которых необходимо проведение тщательного и трудоемкого поиска; скудные сведения, на основании которых невозможно установить производителя товаров (услуг), то есть его наименование, страну происхождения, адрес и прочее; сведения, полученные из интернет-конференций, форумов, в которых высказываются частные мнения и суждения.

Таким образом, выводы Роспатента относительно использования в качестве доказательства информации, размещенной в сети Интернет, сделаны без учета специфики указанной информационно-телекоммуникационной сети, обуславливающей необходимость подтверждения достоверности таких сведений с использованием иных источников (аналогичная позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2015 N С01-1330/2014 по делу N СИП-687/2014).

Также заслуживают внимания доводы заявителя о несоответствии ряда принятых Роспатентом во внимание доказательств (распечаток из сети Интернет), представленных подателем возражения - третьим лицом по настоящему делу в палату по патентным спорам, критериям относимости и достоверности, а именно: распечаток сведений с сайта it.wikipedia.org, ввиду того, что данный ресурс является сайтом свободного наполнения и изменение информации на соответствующей странице произошло после даты приоритета спорного товарного знака.

Так, коллегия судей обращает внимание на то, что лица, участвующие в деле, могут самостоятельно фиксировать находящуюся в сети Интернет информацию доступными им средствами и представлять ее в материалы дела в виде скриншотов интернет-страниц, распечаток различных информационных ресурсов, распечаток электронной переписки и прочее. Такие носители должны содержать дату фиксации информации (дату изготовления скриншота, дату распечатки сведений информационного ресурса и т.п.), адрес нахождения информации в сети Интернет (сетевой адрес, доменное имя, IP адрес и т.п.), а также должны быть заверены подписью представляющего их лица (представителя). В случае, когда юридически значимой является дата размещения информации в сети Интернет, соответствующий носитель должен содержать и эту дату.

При рассмотрении дел, связанных с оспариванием решений Роспатента, вынесенных по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, по общему правилу, исследуются обстоятельства, существующие на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака, а также обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения.

Соответственно, представленные в материалы судебного дела доказательства, в том числе и полученные с использованием сети Интернет, при отсутствии иных оснований для отказа в их принятии и приобщении оцениваются на предмет их относимости к периоду, подлежащему исследованию, то есть к моменту подачи заявки на регистрацию товарного знака и к моменту подачи возражения.

Невозможность определения даты или периода размещения информации по общему правилу приводит к тому, что соответствующее доказательство не признается относимым к периоду доказывания.

Достоверность доказательств, полученных посредством самостоятельной фиксации информации, находящейся в сети Интернет, лицами, участвующими в деле, суд оценивает как на предмет факта размещения такой информации в сети Интернет в определенный период времени, так и на предмет достоверности самой по себе размещенной в сети Интернет информации по своему внутреннему убеждению, с учетом формирования предмета доказывания на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле (принцип состязательности).

При оценке достоверности информации, размещенной в сети Интернет и отраженной в доказательствах, представленных третьим лицом в палату по патентным спорам и в суд, коллегия судей учитывает следующее. Информация с онлайн-сервиса свободного наполнения "Википедия" не считается подтверждающей изложенные в ней обстоятельства, поскольку такая информация может быть внесена и отредактирована каждым желающим, в связи с чем не является объективной. Вместе с тем, поскольку в основу решения органа, осуществляющего публичные полномочия, положен сам факт размещения какой-либо информации в "Википедии" для всеобщего доступа - применительно к данному спору в целях установления уполномоченным органом известности потребителям спорного слова и его значения - Суд по интеллектуальным правам проверяет момент внесения (размещения) такой информации и сопоставляет эту дату с датой, которая является определяющей применительно к обстоятельствам данного конкретного дела.

Вопреки положениям части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Роспатент не опроверг довод заявителя о несоответствии распечатки информации с сайта it.wikipedia.org критерию относимости доказательств (статья 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), поскольку изменение на указанной странице имело место после даты приоритета спорного товарного знака.

Ссылка Роспатента в оспариваемом ненормативном правовом акте на то, что сам правообладатель спорного товарного знака позиционирует его как указание на наименование блюда итальянской кухни не свидетельствует о том, что данное наименование "pinza" ассоциируются у рядового российского потребителя с этим блюдом. Напротив, в спорном случае размещение на сайте общества "БонтемпиРест" сведений о "пинце" является частью рекламной кампании, направленной на привлечение внимания российского потребителя к блюду, отличному и неизвестному рядовому российскому потребителю, что не было принято Роспатентом во внимание.

Также судебная коллегия полагает необоснованными ссылки Роспатента в оспариваемом решении на сведения о динамике въезда и выезда российских граждан на территорию Итальянской Республики ввиду того, что сами по себе такие сведения не подтверждают того, что российским потребителям, в том числе находившимся на территории Итальянской Республики, известно о том, что "pinza" является наименованием блюда итальянской кухни.

Факт популярности в Российской Федерации итальянской кухни, на которую ссылается Роспатент в оспариваемом ненормативном правовом акте, также не может быть расценен как обстоятельство, обуславливающее известность рядовому российскому потребителю обозначения "pinza" как указания на конкретный товар и производного от него "pinzeria" как на услуги (заведение) общественного питания, поскольку документально не подтвержден факт использования данного обозначения на территории Российской Федерации иными лицами, равно как и не представлено доказательств изготовления одноименного блюда на территории Российской Федерации до даты приоритета спорного товарного знака.

Роспатент при оценке спорного товарного знака на соответствие подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ принял во внимание вывод, изложенный в аналитическом отчете Аверина Ю.П. о том, что 28% опрошенных известно слово "pinza".

Однако данное обстоятельство, как справедливо указал заявитель при обращении в суд, само по себе не свидетельствует о том, что указанные респонденты ассоциируют это обозначение с блюдом итальянской кухни, поскольку оставшимся 72% респондентов вовсе неизвестно данное обозначение, а 86,5% опрошенных потребителей не связывают обозначение "pinza" с блюдом "пицца".

Более того, названный аналитический отчет имеет отношение к обозначениям "пинца" и "пинса Романа", в то время как спорный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент "PiNzeria by Bontempi". При этом доводы возражения касались словесных элементов "PINSA", "PINZA" и "PIZZA" и производных от них.

На данные обстоятельства обратил внимание суда первой инстанции президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 05.04.2019, с учетом которых суд предложил представителю Роспатента обосновать доказательственное значение указанного аналитического отчета (выводов, изложенных в нем) для данного спора.

Представитель Роспатента поддержал правовую позицию уполномоченного органа в неизменном виде, сославшись на очевидность ассоциаций пинцерия/pinzeria с пиццерией. Аналогичные аргументы были приведены в ходе судебного разбирательства и представителями третьего лица.

Вместе с тем соответствующее консолидированное мнение Роспатента и третьего лица признано коллегией судей носящим сугубо субъективный и голословный характер, поскольку соответствующие доводы и аргументы не нашли подтверждения в материалах дела. Соответствующая позиция указанных лиц основана на мнении третьего лица, поддержанной Роспатентом в оспоренном ненормативном правовом акте, о том, что "pinza" однозначно ассоциируется потребителями с "pizza" и, как следствие, наличии оснований для распространения данной ассоциации и на понятия "pinzeria", "pizzeria".

Однако, как установлено судом, оснований для таких однозначных выводов (ассоциаций) в материалах дела не усматривается.

Дополнительно представленные третьим лицом в материалы судебного дела лингвистическое заключение ФГБУ "Институт русского языка им. В.В. Виноградова" от 11.09.2018 б/н, социологическое исследование Фонда ВЦИОМ 2018 года б/н, отзыв Аналитического центра Юрия Левады б/д б/н на аналитический отчет Аверина Ю.П., справка нотариуса города Рима (Италия), распечатки информации из иностранных патентных ведомств, сведения (примеры) иностранной правоприменительной практики, имеющей отношения к средствам индивидуализации со словесным обозначением "pinza", а также письма общества с ограниченной ответственностью "Корпорация пиццы" от 02.09.2018 и общества с ограниченной ответственностью "Девять" б/д не опровергают вышеприведенные выводы суда относительно необоснованности вывода Роспатента о том, что российским потребителем словесный элемент "PINZERIA" на дату приоритета спорного товарного знака воспринимался как описательное, характеризующее соответствующие товары и услуги общественного питания.

В частности, указанные документы не согласуются с датой приоритета спорного товарного знака и не подтверждают очевидности соответствующего восприятия (ассоциаций) российского потребителя на дату приоритета спорного товарного знака и дату подачи возражения обществом "Пинса Бистро".

Более того, представленные третьим лицом, являющимся подателем возражения в Роспатенте, непосредственно в суд в подтверждение его доводов документы не принимаются во внимание Судом по интеллектуальным правам в силу того, что эти документы не представлялись заявителем при рассмотрении возражения в Роспатенте и заявителем не обосновано, почему эти документы не могли быть представлены в Роспатент совместно с возражением. При этом судом учитывается, что указанные документы не относятся к словарно-справочным источникам.

В пункте 78 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации" содержится подход, допускающий по публично-правовым спорам в случае представления одной стороной спора доказательств, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, представление другой стороной спора опровергающих их доказательств. Данный подход является универсальным и применяется в том числе в случае представления в суд доказательств, которые не исследовались Роспатентом. Вместе с тем суд должен оценить, могут ли соответствующие доказательства быть положены в основу решения суда с учетом особенностей рассмотрения конкретного спора.

Аналогичная позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2016 по делу N СИП-70/2016, от 04.08.2016 по делу N СИП-108/2016 и от 26.05.2017 по делу N СИП-171/2016, от 23.10.2017 по делу N СИП-168/2017.

Согласно пункту 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны.

В случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, наименования места происхождения товара либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, установленными Правилами N 56.

Правообладатель товарного знака, против которого было подано возражение, не может быть лишен права в суде при рассмотрении дела о проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта приводить любые доводы и представлять доказательства, в том числе те, которые не были предметом рассмотрения в Роспатенте. Вместе с тем установление судом обстоятельств, на которые стороны не ссылались при рассмотрении возражения, может быть учтено при распределении судебных расходов.

Аналогичная позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2017 по делу N СИП-694/2016 и от 28.04.2018 по делу N СИП-324/2017.

Податель возражения вправе представлять дополнительные доказательства по существу поданного возражения, заявления и принятого на его основе решения в опровержение доказательств, представляемых иными лицами, участвующими в деле, непосредственно в суд (пункт 137 постановления от 23.04.2019 N 10).

Применительно к обстоятельствам настоящего спора, поскольку заявителем по делу - правообладателем спорного товарного знака, никаких новых доводов и доказательств, отличных о тех, которые заявлялись и представлялись им в палате по патентным спорам, не заявлено, доказательства, представляемые третьим лицом непосредственно в суд, могут быть направлены лишь на опровержение выводов Роспатента, если они не дополняют изначально поданное возражение. Однако усматривается, что все представленные третьим лицом новые доказательства, в том числе и при новом рассмотрении дела, фактически представлены в обоснование позиции, изложенной в возражении, рассмотренном Роспатентом.

Более того, большинство представленных обществом "Пинса Бистро" при новом рассмотрении настоящего дела письменных доказательств не представляется возможным сопоставить с датой приоритета спорного товарного знака, что также дезавуирует их доказательственное значение для данного спора.

Таким образом, в результате исследования собранных по делу доказательств в соответствии с нормами статей 65, 71 и 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Суд по интеллектуальным правам, вопреки выводу Роспатента, положенному в основу оспариваемого ненормативного правового акта, и доводам указанного полномочного органа и третьего лица, коллегия судей пришла к выводу о том, что материалами дела не подтверждается известность среднему российскому потребителю обозначений "PINZA" и "PINZERIA", а также восприятие (ассоциирование) данных обозначений как блюда итальянской кухни и услуг общественного питания.

Данный вывод согласуется и с представленными обществом "БонтемпиРест" в опровержение доводов возражения письмом Ассоциации рестораторов и отельеров "Федерация рестораторов и отельеров" б/д (том 13, лист дела 45), письмом некоммерческого партнерства "Школа высшего кулинарного мастерства "Национальная гильдия шеф-поваров" б/д (том 13, лист дела 46), письмом Посольства Италии в Москве от 12.04.2018 N 714 (том 13, листы дела 47, 48), выдержками (выкопировкой) из книги Авруцкой И. "Битва за гостя. Стратегия и тактика ресторанного маркетинга" - М.: ООО "ИГ "Ресторанные ведомости", 2015 (том 13, листы дела 37, 38), которые необоснованно не были приняты во внимание Роспатентом при принятии обжалуемого ненормативного правового акта.

Вопреки аргументам Роспатента и третьего лица, озвученным в ходе судебного разбирательства, убедительных непротиворечивых относимых и достаточных доказательств обратного судом в материалах дела не усматривается.

Доводы третьего лица о наличии в действиях правообладателя спорного товарного знака по его регистрации признаков злоупотребления правами, направленного на монополизацию рынка ресторанных услуг в определенном сегменте, подлежат отклонению как не нашедшие подтверждения в материалах дела.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Соответствующий довод третьего лица, приведенный в дополнительных письменных пояснениях, поступивших в Суд по интеллектуальным правам 14.11.2018, обусловлен мнением общества "Пинса Бистро" о том, что словесные элементы "pinsa"/"pinza" и производные от них являются неохраноспособными. Однако данное мнение третьего лица с учетом вышеприведенных выводов следует признать ошибочным.

При этом аргумент общества "Пинса Бистро" о том, что регистрация спорного товарного знака имела целью вытеснение с рынка услуг общественного питания иных предприятий, наравне с правообладателем использовавших спорное обозначение до даты приоритета товарного знака, не нашел документального подтверждения в материалах дела.

В частности, коллегией судей в материалах дела не усмотрено доказательств того, что податель возражения - общество "Пинса Бистро" до даты приоритета спорного товарного знака использовал в своей хозяйственной деятельности обозначения "pinza", "pinzeria" и т.п. На такие возможные доказательства использования спорных обозначений третьим лицом до даты приоритета спорного товарного знака и известности данного обстоятельства лицу, подавшему заявку на регистрацию спорного товарного знака, третье лицо в своих письменных пояснениях не указывает.

Ссылки третьего лица в обоснование довода о наличии в действиях заявителя злоупотребления правом на правоприменительную практику, связанную с регистрацией и аннулированием товарных знаков со словесными обозначениями "слайсы", "тирамису", "штрудель", "донер", "фалафель", "суши" и пр. судом во внимание не приняты, поскольку проверка охраноспособности каждого из обозначений осуществляется самостоятельно на основании фактических обстоятельств конкретных дел.

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что представленными обществом "Пинса Бистро" с возражением доказательствами, на основании которых Роспатент сделал вывод об отсутствии у спорного товарного знака различительной способности, не подтверждается факт известности рядовому российскому потребителю обозначения "PINZERIA", а, следовательно, вывод Роспатента о том, что государственная регистрация спорного товарного знака в отношении товаров 30-го "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, пицца; тесто для пиццы" и услуг 43-го "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии" МКТУ противоречит требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, является необоснованным.

С учетом изложенного оспариваемое решение Роспатента противоречит закону и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в связи с чем подлежит признанию недействительным.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 постановления от 23.04.2019 N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 той же статьи указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

С учетом разъяснений высшей судебной инстанции и принимая во внимание, что позиция Роспатента по вопросу о наличии оснований для частичного признания недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку является определенно выраженной и не установлено существенных нарушений процедуры принятия Роспатентом решения, суд считает возможным обязать Роспатент устранить допущенное нарушение путем восстановления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 593503 в объеме, существовавшем до принятия оспоренного ненормативного правового акта, а именно в отношении товаров "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, пицца; тесто для пиццы" 30-го и услуг "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии" 43-го классов МКТУ без исключения из объема правовой охраны словесного элемента "PINZERIA".

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации понесенные заявителем расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в суд первой инстанции подлежат отнесению на Роспатент, а понесенные третьим лицом расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы возмещению не подлежат.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.05.2018, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 593503, как не соответствующее подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности в 30-дневный срок с момента вступления настоящего судебного акта в законную силу восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 593503 в прежнем объеме.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" (Большой Знаменский пер., д. 2, стр. 3, Москва, 119019, ОГРН 1167746750181) 3 000 рублей в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.А. Булгаков

А.А. Снегур