Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 марта 2020 г. N С01-17/2020 по делу N А40-318628/2018 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о признании полезной модели зависимой от изобретения, о запрете использовать ее без разрешения правообладателя патента на изобретение на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суд не установил, содержит ли формула полезной модели все признаки формулы изобретения

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 марта 2020 г. N С01-17/2020 по делу N А40-318628/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 17 марта 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 марта 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Васильевой Т.В., Мындря Д.И.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "ПОЛИМЕР" (ул. Железнодорожная, д. 5, г. Электросталь, Московская область, 144002, ОГРН 1025007116045) на решение Арбитражного суда города Москвы от 14.06.2019 по делу N А40-318628/2018 и на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2019 по тому же делу

по исковому заявлению закрытого акционерного общества "ПОЛИМЕР"

к обществу с ограниченной ответственностью "Перспектива" (ул. Краснопрудная, д. 12/1, эт/пом/ком 3/15, 17/4А, Москва, 107140, ОГРН 1067746353730)

о признании полезной модели по патенту Российской Федерации N 155218 зависимой от изобретения по патенту Российской Федерации N 2445417, о запрете использовать полезную модель по патенту Российской Федерации N 155218 без разрешения правообладателя патента Российской Федерации N 2445417.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Акимов Владимир Павлович (г. Электросталь, Московская область) и общество с ограниченной ответственностью "ТРИЭС" (ул. Текучева, д. 162, оф. 1 А, г. Ростов-на-Дону, 344011, ОГРН 1107746572372).

В судебном заседании приняли участие представители:

от закрытого акционерного общества "ПОЛИМЕР" - Ломский С.М. (по доверенности от 26.09.2018 N 07/26-09);

от общества с ограниченной ответственностью "Перспектива" - Хубларян М.Т. и Гринкевич А.П. (по совместной доверенности от 20.03.2019), Кривошеев А.Ф. (по доверенности от 06.05.2019), Кудаков А.Д. (по доверенности от 28.05.2019);

от общества с ограниченной ответственностью "ТРИЭС" - Хубларян М.Т. (по доверенности от 06.05.2019) и Кривошеев А.Ф. (по доверенности от 06.05.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество "ПОЛИМЕР" (далее - общество "ПОЛИМЕР") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Перспектива" (далее - общество "Перспектива") о признании полезной модели по патенту Российской Федерации N 155218 зависимой от изобретения по патенту Российской Федерации N 2445417, о запрете использовать полезную модель по патенту Российской Федерации N 155218 без разрешения правообладателя патента Российской Федерации N 2445417.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Акимов Владимир Павлович и общество с ограниченной ответственностью "ТРИЭС" (далее - общество "ТРИЭС").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14.06.2019 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2019 решение Арбитражного суда города Москвы от 14.06.2019 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам общество "ПОЛИМЕР", ссылаясь на неправильное истолкование судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, нарушение норм процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, просит указанные судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как полагает заявитель кассационной жалобы, суды первой и апелляционной инстанций в результате ошибочного истолкования норм пункта 1 статьи 1358.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) пришли к неправомерному выводу о том, что обществом "ПОЛИМЕР" избран ненадлежащий способ защиты нарушенного права.

Истец не согласен с данным в решении суда первой инстанции толкованием вышеназванной нормы, согласно которому использование законодателем в абзаце первом пункта 1 статьи 1358.1 ГК РФ слова "соответственно" обладает таким значением, в соответствии с которым вопрос зависимости различных по своей сути результатов интеллектуальной деятельности может быть разрешен только в отношении параллельно указанных объектов, как то зависимость изобретения от изобретения, полезной модели от полезной модели, без пересечения их между собой.

По мнению общества "ПОЛИМЕР", нормы пункта 1 статьи 1358.1 ГК РФ охватывают зависимость таких объектов интеллектуальной собственности как изобретение - полезная модель.

Не соглашаясь с выводом судов первой и апелляционной инстанции о преюдициальности обстоятельств, установленных в решении Савеловского районного суда г. Москвы от 11.05.2016 по делу N 2-2254/16, заявитель кассационной жалобы отмечает, что при рассмотрении указанного дела не исследовался вопрос о зависимости полезной модели по патенту Российской Федерации N 155218 от изобретения по патенту Российской Федерации N 2445417, судом общей юрисдикции исследовался вопрос о наличии в конкретном изделии всех признаков изобретения по патенту Российской Федерации N 2445417, судебная экспертиза с целью установления этого обстоятельства судом общей юрисдикции не назначалась.

Общество "ПОЛИМЕР" также ссылается на то, что в рассматриваемом деле суд первой инстанции без проведения исследования, требующего специальных познаний, признал изделие "Вставка промежуточного рельсового скрепления" идентичным изделию "Вставка направляющая для скрепления" только на основании факта передачи ответчику документации на производство изделия. При этом истец обращает внимание на то, что настоящий иск не направлен на исследование изделия, а его предметом является установление факта зависимости полезной модели от изобретения.

С точки зрения заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции неправомерно отказал в назначении судебной экспертизы со ссылкой на то, что предлагаемые истцом вопросы направлены на исследование обстоятельств, которые уже ранее были установлены Савеловским районным судом г. Москвы при рассмотрении дела N 2-2254/16.

Ответчик в отзыве на кассационную жалобу, письменных возражениях на кассационную жалобу и дополнении к ним считает обжалуемые судебные акты законными и обоснованными, а доводы, изложенные в кассационной жалобе, направленными на переоценку обстоятельств, установленных судами первой и апелляционной инстанций.

Общество "ТРИЭС" в отзыве на кассационную жалобу также возражало против изложенных в ней доводов.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2020 судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы было отложено до 17.03.2020 в связи с необходимостью направления судебного запроса с целью выяснения профессионального мнения ученых по вопросу толкования норм материального права.

В судебном заседании 17.03.2020 к материалам дела было приобщено поступившее 12.03.2020 заключение федерального государственного бюджетного учреждения "Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации" (далее - ИЦЧП) от 06.03.2020 N 166-Ц, подготовленное в ответ на судебный запрос.

Судом по интеллектуальным правам рассмотрено и на основании части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отклонено ходатайство общества "Перспектива" о приобщении к материалам дела заключения специалиста от 05.03.2020 относительно толкования нормы пункта 1 статьи 1358.1 ГК РФ, поскольку данное заключение является дополнительным доказательством, которое не представлялось при рассмотрении дела в судах первой и апелляционной инстанций.

Вместе с тем, судом приобщено к материалам дела письменное мнение общества "Перспектива" по заключению ИЦЧП от 06.03.2020.

В судебном заседании 17.03.2020 представитель истца поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Представители ответчика и третьего лица (общества "ТРИЭС") возражали против удовлетворения кассационной жалобы.

Акимов В.П., надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание суда кассационной инстанции не явился, явку своего представителя не обеспечил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, отзывов и возражений на нее, письменных пояснений.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, общество "ПОЛИМЕР" является обладателем патента Российской Федерации N 2445417 на изобретение "Вставка промежуточного рельсового скрепления" с приоритетом 27.07.2010, который выдан со следующей формулой изобретения:

"1. Вставка промежуточного рельсового скрепления, содержащая основание из полимерного материала с отверстием для крепежного элемента, выполненное с выступом для фиксации в углублении металлической подкладки, с опорными поверхностями для концов ветвей пружинной клеммы и упорно-направляющими поверхностями для них, образованными боковыми стенками, ограничителями затяжки крепежного элемента и упорной стенкой, выполненной с возможностью взаимодействия с ребордой металлической подкладки.

2. Вставка по п. 1, отличающаяся тем, что концы боковых стенок выполнены криволинейными.

3. Вставка по п. 1 или 2, отличающаяся тем, что боковые стенки выполнены переменной высоты.

4. Вставка по п. 1, отличающаяся тем, что выступ для фиксации в отверстии металлической подкладки в сечении выполнен прямоугольным.

5. Вставка по п. 1 или 4, отличающаяся тем, что отверстие для крепежного элемента выполнено в выступе.".

Общество "Перспектива" является обладателем патента Российской Федерации N 155218 на полезную модель "Направляющая вставка для пружинной клеммы" с приоритетом 30.12.2014 на основании договора об отчуждении исключительного права, который зарегистрирован 07.12.2017 за N РД0238890, со следующей формулой полезной модели:

"1. Направляющая вставка для пружинной клеммы, содержащая основание с направляющими стенками, соединенными боковой стенкой, два ограничителя для установки крепежного элемента рельсового скрепления и выступ для установки вставки в рельсовое скрепление, расположенный на нижней поверхности основания, отличающаяся тем, что выступ для установки направляющей вставки в рельсовое скрепление выполнен в виде не менее двух установочных элементов, расположенных на разных расстояниях от оси симметрии отверстия для крепежного элемента, причем первый установочный элемент выполнен с некруглыми отверстиями, расположенными симметрично относительно оси отверстия ближе к краям, а второй установочный элемент выполнен с поперечным сечением, форма которого близка к С-образной, и с отверстиями, расположенными по краям и имеющими изогнутую форму, при этом толщина направляющих стенок составляет не менее 6,5 мм, второй ограничитель выполнен в виде пятиугольной призмы с отверстием, одна грань которой вогнута, а в первом ограничителе выполнено отверстие прямоугольной формы, стенки которого сужаются к основанию вставки.

2. Направляющая вставка по п. 1, отличающаяся тем, что площадь отверстий на установочных элементах составляет не менее одной третьей их площадей.

3. Направляющая вставка по п. 1, отличающаяся тем, что площадь отверстия второго ограничителя составляет не менее одной третьей его площади.".

По утверждению истца, ответчик на основании патента Российской Федерации N 155218 осуществляет производство и реализацию на территории Российской Федерации изделия "Вставка направляющая ТС-001.

Общество "ПОЛИМЕР", полагая, что полезная модель по патенту Российской Федерации N 155218 является зависимой по отношению к изобретению по патенту Российской Федерации N 2445417, в связи с чем не может быть использована без его разрешения, обратилось в Арбитражный суд города Москвы с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что при принятии судебных актов по делу N 2-2254/16 по иску обладателя патента Российской Федерации N 2445417 Акимова В.П. к обществу "ТРИЭС" о защите исключительного права на изобретение судами общей юрисдикции было установлено, что изделие "Вставка промежуточного рельсового скрепления" не содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы этого изобретения.

Ссылаясь на акт приема-передачи технической документации от 19.07.2017, паспорт изделия, транспортную накладную от 16.04.2018 N 26, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что общество "ТРИЭС" и общество "Перспектива" изготавливают одно и то же изделие.

Исходя из этого, суд первой инстанции установил, что ответчик не использует в производимом им изделии изобретение истца по патенту Российской Федерации N 2445417.

Отказывая в удовлетворении ходатайства истца о назначении судебной экспертизы на предмет установления того, является ли полезная модель ответчика зависимой от изобретения истца, суд первой инстанции указал, что истец просит поставить перед экспертом вопросы, которые направлены на исследование обстоятельств, которые ранее уже были установлены Савеловским районным судом г. Москвы при принятия судебных по делу N 2-2254/16.

Кроме того, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что истцом избран ненадлежащий способ защиты нарушенного права, а заявленный предмет иска и способ защиты нарушенного права не соответствуют основанию иска, обстоятельствам и характеру нарушений его права.

Делая данный вывод, суд первой инстанции исходил из толкования им нормы пункта 1 статьи 1358.1 ГК РФ, согласно которому использование законодателем слова "соответственно" обладает таким значением, согласно которому вопрос зависимости различных по своей сути результатов интеллектуальной деятельности может быть разрешен только в отношении параллельно указанных объектов, как то зависимость изобретения от изобретения, полезной модели от полезной модели, без пересечения их между собой.

По мнению суда первой инстанции, расширительного толкования в данном тексте нормы не усматривается, что указывает на то, что как таковая возможность того, что полезная модель может быть признана зависимой от изобретения либо промышленного образца, отсутствует.

Как отметил суд первой инстанции, указание законодателем в статье 1358.1 ГК РФ понятия "соответственности" с предыдущим и последующим перечислением объектов исключительных прав означает, что вопрос зависимости должен быть разрешен к каждому из таких объектов соответственно, что противоречит просительной части искового заявления.

Суд апелляционной инстанции, оставляя решение суда первой инстанции без изменения, поддержал выводы, изложенные в обжалуемом решении.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, отзыве и возражениях на нее, письменных пояснениях, заслушав мнение представителей обществ "ПОЛИМЕР", "Перспектива" и "ТРИЭС", проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 этой статьи.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ установлено, что изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358.1 ГК РФ изобретение, полезная модель, промышленный образец, использование которых в продукте или способе невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого промышленного образца, соответственно являются зависимым изобретением, зависимой полезной моделью, зависимым промышленным образцом.

Зависимым изобретением, в частности, является изобретение, охраняемое в виде применения по определенному назначению продукта, в котором используется охраняемое патентом и имеющее более ранний приоритет другое изобретение.

Изобретение или полезная модель, относящиеся к продукту или способу, также являются зависимыми, если формула такого изобретения или такой полезной модели отличается от формулы другого запатентованного изобретения или другой запатентованной полезной модели, имеющих более ранний приоритет, только назначением продукта или способа.

Пунктом 2 статьи 1358.1 ГК РФ установлено, что изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации специализированный арбитражный суд в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого специализированным арбитражным судом спора, может также направлять запросы.

Согласно разъяснению, данному в пункте 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 N 60 "О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам", направление такого запроса с учетом положений части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может иметь целью подтверждение (опровержение) правильности применения судом норм права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта.

Учитывая наличие разногласий между лицами, участвующими в деле, по вопросу о толковании норм пункта 1 статьи 1358.1 ГК РФ, а также наличие у суда кассационной инстанции сомнений относительно правильности применения данных норм судами первой и апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего дела, а также принимая во внимание, что вопрос о применении указанной нормы материального права имеет существенное значение для разрешения настоящего спора, коллегия судей направила в ИЦЧП судебный запрос от 11.02.2020, в котором просила изложить профессиональное мнение специалиста в сфере интеллектуальной собственности относительно толкования нормы пункта 1 статьи 1358.1 ГК РФ в части того, устанавливается ли этой нормой возможность признания полезной модели зависимой по отношению к изобретению, имеющему более ранний приоритет, либо такая возможность устанавливается только в отношении объектов патентных прав одного вида.

В поступившем в Суд по интеллектуальным правам заключении ИЦЧП по судебному запросу содержится вывод о том, что пункт 1 статьи 1358.1 ГК РФ допускает возможность признания полезной модели зависимой по отношению к изобретению, имеющему более ранний приоритет.

При толковании пункта 1 статьи 1358.1 ГК РФ Суд по интеллектуальным правам исходит из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

В силу пункта 1 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Статьей 1379 ГК РФ допускается преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель и наоборот заявки на полезную модель в заявку на изобретение.

Таким образом, изобретения и полезные модели являются не принципиально разными объектами, а различными правовыми режимами, применяемыми (в части устройств) к одним и тем же объектам.

Разграничение изобретений и полезных моделей применительно к определению вопроса об их зависимости друг от друга не позволило бы определить условия использования результатов интеллектуальной деятельности, включающих в себя иные результаты интеллектуальной деятельности.

Пункт 1 статьи 1358.1 ГК РФ не содержит ограничений по определению вида объекта, применительно к которому может определяться зависимость, поскольку слово "соответственно" стоит после перечисления объектов, с которыми осуществляется сравнение, а не перед этим перечнем, в связи с чем слово "соответственно" относится к выводу, а не к соотношению сравниваемых объектов.

При этом Судом по интеллектуальным правам учитывается разъяснение, данное в пункте 125 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10, согласно которому, если в независимом пункте формулы патента ответчика, помимо всех признаков независимого пункта формулы патента истца (для изобретений также эквивалентных), имеются и иные признаки, то изобретение, полезная модель или промышленный образец ответчика с учетом пункта 1 статьи 1358.1 ГК РФ являются зависимыми, а следовательно, в силу пункта 2 данной статьи действия ответчика по использованию патента истца без согласия последнего (даже если он одновременно использует свой патент) могут быть признаны нарушением исключительного права истца вне зависимости от того, был ли патент ответчика признан недействительным в установленном порядке.

С учетом приведенного разъяснения разграничение изобретений и полезных моделей относится только к случаю определению эквивалентности признаков.

Иное понимание (толкование) пункта 1 статьи 1358.1 ГК РФ приводило бы к ситуации, когда установленная законом необходимость получения разрешения на использование чужого технического решения в своем техническом решении могла бы быть обойдена путем перехода от изобретения к полезной модели или наоборот.

Аналогичное толкование норм пункта 1 статьи 1358.1 ГК РФ дано в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2018 по делу N А73-14482/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 05.04.2019 N 303-ЭС18-23359 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации).

Таким образом, суд первой инстанции при рассмотрении настоящего дела в результате неправильного толкования норм пункта 1 статьи 1358.1 ГК РФ пришел к ошибочному выводу о том, что обществом "ПОЛИМЕР" избран ненадлежащий способ защиты права.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам не может признать обоснованным отказ судов первой и апелляционной инстанций исследовать обстоятельства настоящего спора, а именно - устанавливать, содержит ли формула полезной модели по патенту Российской Федерации N 155218 все признаки формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2445417, ссылаясь на то, что судами общей юрисдикции при принятии судебных актов по делу N 2-2254/16 установлено, что изделие "Вставка промежуточного рельсового скрепления" не содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы этого изобретения.

Как усматривается из решения Савеловского районного суда г. Москвы от 11.05.2016 N 2-2254/16, правообладатель патента Российской Федерации N 2445417 на изобретение Акимов В.П. обратился с иском к обществу "ТРИЭС" о защите исключительного права на это изобретение, указывая на то, что общество "ТРИЭС" осуществляет производство изделия "Вставка промежуточного рельсового скрепления", в котором использованы все признаки, приведенные в независимом пункте формулы изобретения.

Савеловский районный суд г. Москвы в указанном решении пришел к выводу о том, что в изделии "Вставка промежуточного рельсового скрепления" использованы не все признаки, приведенные в независимом пункте формулы изобретения, в связи с чем отказал в иске.

Московский городской суд апелляционным определением от 06.03.2017 оставил решение Савеловского районного суда г. Москвы от 11.05.2016 N 2-2254/16 без изменения. При этом Московский городской суд не принял в качестве доказательства заключение судебной патентно-технической экспертизы в связи с тем, что эксперт исследовал не тот вопрос, который был перед ним поставлен, а также указал, что эксперт при проведении исследования исходил из предположения о том, что продукт выполнен согласно патенту на полезную модель, то есть основывал свои выводы на предположении, что недопустимо в силу статьи 8 Федерального закона от 31.05.2001 "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации".

Таким образом, единственным установленным судами общей юрисдикции в рамках дела N 2-2254/16 обстоятельством является то, что в изготавливаемом обществом "ТРИЭС" изделии "Вставка промежуточного рельсового скрепления" использованы не все признаки, приведенные в независимом пункте формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2445417.

При этом Суд по интеллектуальным правам не может признать обоснованным вывод суда первой инстанции, поддержанный судом апелляционной инстанции, о том, что общество "ТРИЭС" и общество "Перспектива" изготавливают одно и то же изделие, обусловленный тем, что это следует из пояснений указанных лиц и приемопередаточной документации.

В связи с этим коллегия судей отмечает, что какой-либо анализ этих документов в обжалуемых судебных актах отсутствует, поскольку суды ограничились лишь их перечислением, не проводя сопоставление признаков, присущих изделиям. При этом сама по себе передача технической документации безусловно не свидетельствует о том, что фактическое изготовление изделия осуществлялось именно на основании переданной технической документации.

Кроме того, следует учитывать, что сопоставление технических решений между собой осуществляется, как правило, с применением специальных познаний в данной области техники. Если в силу простоты технических решений сравнение их признаков осуществляется судом самостоятельно, то вывод об идентичности (неидентичности) технических решений должен быть мотивирован.

Суд по интеллектуальным правам также считает не соответствующим фактическим обстоятельствам дела обуславливающий отказ в удовлетворении ходатайства о назначении судебной экспертизы вывод суда первой инстанции о том, что предлагаемый истцом вопрос об установлении зависимости полезной модели от изобретения направлен на исследование обстоятельств, которые ранее уже были установлены Савеловским районным судом г. Москвы при принятия судебных по делу N 2-2254/16.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводами заявителя кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции при разрешении настоящего спора неправильно применил нормы материального права, нарушил нормы процессуального права (в части необоснованного отказа в назначении судебной экспертизы), а некоторые вышеназванные выводы суда первой инстанции не соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Суд апелляционной инстанции допущенные судом первой инстанции ошибки не устранил, надлежащей оценки доводам истца, изложенным в апелляционной жалобе, не дал.

Согласно пунктам 2 и 3 части 1 статьи 287 и частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, приведшее к принятию неправильных решения и постановления, а также несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела является основанием для удовлетворения кассационной жалобы и отмены принятых по делу судебных актов с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе проверить, имеются ли в формуле полезной модели все признаки, приведенные в формуле изобретения, и на основании результата рассмотрения спора распределить бремя судебных расходов, понесенных в рамках настоящего дела.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам нового рассмотрения данного дела суду первой инстанции также надлежит распределить судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной и кассационной жалоб.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 14.06.2019 по делу N А40-318628/2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2019 по тому же делу отменить.

Дело N А40-318628/2018 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судьи

Т.В. Васильева

Д.И. Мындря