Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 января 2021 г. N 11АП-12528/20 по делу N А55-11686/2020

г. Самара

28 января 2021 г.

Дело N А55-11686/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 21 января 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 января 2021 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи Дегтярева Д.А.,

судей Митиной Е.А., Ястремского Л.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Шлычковой Ю.Н.,

рассмотрев по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, в открытом судебном заседании 21 января 2021 года в зале N7 помещения суда дело NА55-11686/2020 по иску

по иску Индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (ОГРНИП 311028012400084)

к Индивидуальному предпринимателю Зобовой Татьяне Ивановне (ОГРНИП 304164516300060, ИНН 164500184146)

о взыскании,

при участии в судебном заседании:

от истца - не явился, извещен надлежащим образом;

от ответчика - представитель Комаровская О.И. по доверенности от 05.06.2020,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - "истец") обратился в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к Индивидуальному предпринимателю Зобовой Татьяне Ивановне (далее - "ответчик") о взыскании 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки N 161046 и N 595592.

Определением суда от 19.05.2020 года дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства по правилам, предусмотренным главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту - АПК РФ), лицам, участвующим в деле, разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 142, 227, 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истец представил заявление об увеличении размера исковых требований до 600 000 руб., которое принято судом на основании ч.1 ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст. 227-229 АПК РФ данное дело рассмотрено в порядке упрощенного производства по имеющимся в деле доказательствам.

Документы размещены на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (информационный ресурс "Картотека арбитражных дел").

Решением Арбитражного суда Самарской области в виде резолютивной части от 10.07.2020 исковые требования оставлены без удовлетворения. С Индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина 13 000 руб.

В арбитражный суд от истца поступило заявление о составлении мотивированного решения суда, на основании которого 21.07.2020 составлено решение в полном объеме.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец - Индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на решение Арбитражного суда Самарской области от 21.07.2020, по делу N А55-11686/2020, в которой считает принятое решение незаконным и необоснованным, вынесенным с нарушением норм материального и процессуального права, просит решение отменить, удовлетворив требования истца в полном объеме.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 04 сентября 2020 года апелляционная жалоба оставлена без движения, заявителю предложено в срок до 05 октября 2020 года устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления апелляционной жалобы без движения.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 06 октября 2020 апелляционная жалоба принята к производству без вызова сторон, в порядке упрощенного производства. Ответчикам предложено представить отзыв в срок до 06.12.2020.

Проверив материалы дела, оценив доводы, изложенные в апелляционной жалобе, в совокупности с исследованными доказательствами, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о наличии оснований для перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

Согласно материалам дела, истец представил заявление об увеличении размера исковых требований до 600 000 руб. к индивидуальному предпринимателю.

В силу части 4 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации требования истца не подлежали рассмотрению в порядке упрощенного производства

Учитывая изложенное, настоящее дело не могло быть принято к рассмотрению судом в порядке упрощенного производства, и, соответственно, подлежало рассмотрению по общим правилам искового производства.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.12.20г. суд перешел к рассмотрению дела N А55-11686/2020 по общим правилам искового производства, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, дело признано подготовленным, на 22.12.20г. назначено судебное заседание.

Определением председателя судебного состава от 21.12.2020 для рассмотрения дела N А55-11686/2020 сформирован следующий состав суда: председательствующий судья Дегтярев Д.А., судьи Митина Е.А., Ястремский Л.Л.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 декабря 2020 года суд на основании ч.5 ст.49 АПК РФ удовлетворил ходатайство истца об увеличении размера исковых требований до 600 000 рублей, судебное разбирательство отложено, суд предложил ответчику представить в материалы дела отзыв на иск с учетом увеличения исковых требований, также на обсуждение сторон вынесен вопрос о злоупотреблении правом (ст.10 ГК РФ).

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ).

В судебное заседание 21.01.21г. истец не явился, от истца в электронном виде поступили пояснения по доводам дополнения к возражениям ответчика.

Ответчик иск не признал, апелляционную жалобу не признал, в иске просил отказать, от ответчика поступили дополнения к возражениям и пояснениям истца.

В обоснование заявленного иска истец сослался на следующие обстоятельства.

Истец является правообладателем следующих товарных знаков "АРКАДА" (далее - Товарные знаки):

* N 161046, зарегистрированного 19.02.1998 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации с приоритетом от 28.05.1996,

* N 595592, зарегистрированного 21.11.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации с приоритетом от 17.02.2015, зарегистрированных, в частности, в отношении разных услуг 35, 36, 42, 43 классов МКТУ.

В силу п.1 ст. 1491 ГК РФ, исключительное право на товарный знак действует с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Ответчик использует обозначение "АРКАДА" для индивидуализации оказываемых им услуг, без заключения лицензионного договора на использование Товарных знаков, тогда как используемое Ответчиком обозначение является сходным до степени смешения с Товарными знаками.

При этом, в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 25 июля 2017 г. N С01-490/2017 по делу N А40-159010/2016 отмечено, что исключительное право на зарегистрированный товарный знак принадлежит его правообладателю и действует на всей территории Российской Федерации вне зависимости от использования этого товарного знака в границах той или иной географической территории или административного образования. По общему правилу другие лица могут использовать такой товарный знак только с согласия его правообладателя также на всей территории Российской Федерации без каких-либо ограничений. Использование товарного знака другими лицами без согласия правообладателя является нарушением соответствующих исключительных прав. В защите зарегистрированного товарного знака не может быть отказано до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным.

Согласно ст. 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2} настоящей статьи; никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. В соответствии со ст. 1229 ГК РФ, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации; отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пп.2 п.4 ст. 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно п.2. ст. 1477 ГК РФ, правила Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Из системного толкования пп.2 п.4 ст. 1515 ГК РФ и п.2. ст. 1477 ГК РФ следует, что правообладатель знака обслуживания (коими являются исключительные права на товарные знаки) вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости услуг, оказанных с использованием знака обслуживания, или в двукратном размере стоимости права использования знака обслуживания, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование знака обслуживания.

При этом, право на взыскание компенсации в двукратном размере выручки подтверждается правовой позицией Суда по интеллектуальным правам, выраженной в его постановлении от 05.07.2016 по делу N А43-12230/2014.

В постановлении президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 апреля 2013 г. N 15187/12 президиум Суда отметил, что не может согласиться с позицией ответчика, который полагает, что пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ позволяет правообладателю взыскивать компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак, но не позволяет в аналогичных случаях взыскивать компенсацию в двукратном размере стоимости оказанных услуг или выполнения работы (если при оказании таких услуг (выполнении работ) незаконно использовался товарный знак). При этом, президиум ВАС РФ сослался на п.2 ст. 1477 ГК РФ, в соответствии с которым правила Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг, поэтому при применении данной нормы денежная компенсация в отношении знаков обслуживания может определяться исходя из двукратной стоимости выполняемых работ или оказываемых услуг.

Как следует из правовой позиции, отраженной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 сентября 2011 г. N 3602/11, правообладатель товарного знака вправе требовать компенсации в двукратном размере стоимости контрафактной продукции не только, когда на ней размещен сам товарный знак, но и тогда, когда на ней размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком правообладателя.

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 12 февраля 2018 г. N СО 1-1299/2016 по делу N А60-14066/2016 отмечено, что по смыслу нормы статьи 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 19 января 2018 г. N С01-1114/2017 по делу N А56-87097/2016 отмечено, что размер компенсации, рассчитанной исходя из двойной стоимости контрафактного товара, является минимальным размером компенсации, установленным законом. Снижение компенсации ниже минимального размера, установленного законом, недопустимо по усмотрению суда, а возможно лишь на основании мотивированного заявления ответчика с приведением обстоятельств, указанных в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N28-11 "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края".

Истец считает, что Ответчиком были оказаны услуги с использованием обозначения, сходного до степени смешения с Товарными знаками, принадлежащим Истцу, на сумму 18 млн. рублей за последние три года до даты предъявления претензии (14.10.2019). В связи с этим, Истец имеет право на компенсацию в размере 36 млн. рублей, равной двукратному размеру стоимости оказанных услуг с использованием товарных знаков (знаков обслуживания) Истца. В тоже время, определение размера исковых требований находится в исключительной компетенции истца, следовательно, Истец вправе заявить требование о взыскании меньшей суммы компенсации.

При этом, в силу 3 статьи 202 ГК РФ, если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке (процедура медиации, посредничество, административная процедура и т.п.), течение срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения такой процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры.

Таким образом, поскольку досудебное предложение Истцом направлено Ответчику 14.10.2019, то исковое заявление на основании этого досудебного предложения может быть направлено в суд до 14.04.2020, а в трехлетний срок, за который Истец вправе требовать выплаты компенсации от Ответчика, является период с 14.10.2016 по 13.10.2019.

При этом, истец отметил, что Товарные знаки используются лицензиатами.

Так, между Истцом и Чинаевой Н.Н. 17.07.2018 заключен лицензионный договора на использование товарного знака N 161046, а 01.11.2018 также заключен и лицензионный договор на использование товарного знака N 595592. Товарные знаки использовались Чинаевой Н.Н. для индивидуализации магазина, находящегося по адресу г.Уфа, ул.Дуванский бульвар, д.22/1, который принадлежит ей на праве собственности.

В дальнейшем Чинаева Н.Н. сдала в аренду помещение магазина "АРКАДА" Садыковой Р.Ф. в соответствии с договором аренды от 01.03.2019 (см. в приложении копию договора аренды).

Также между Истцом и Садыковой Р.Ф. 01.03.2020 заключен лицензионный договора на использование товарного знака N 161046, а также 03.03.2020 заключен и лицензионный договор на использование товарного знака N 595592.

В настоящее время Садыкова Р.Ф. использует Товарные знаки для индивидуализации услуг магазина и кафе, а Чинаевой Н.Н. использует Товарные знаки при сдаче в аренду помещения магазина "АРКАДА".

Кроме того, как следует из приложенных к исковому заявлению распечатки сведений о товарном знаке N 161046, 11.07.2019 зарегистрирован лицензионный договор с Обществом с ограниченной ответственностью "Агентство Недвижимости "АРКАДА" (г.Тула) в отношении услуг 36 класса "агентства по операциям с недвижимым имуществом; сдача квартир в аренду; сдача недвижимого имущества в аренду; управление недвижимым имуществом".

Также между Истцом и ИП Хабибуллиным Сагитом Ягитовичем 01.03.2020 заключен лицензионный договора на использование товарных знаков N N 161046, 595592. Товарные знаки используются Хабибуллиным С.Я. для индивидуализации торгового объекта "АРКАДА", находящегося по адресу Республика Башкортостан, г.Октябрьский, ул.Северная, д. 19/25.

При этом, в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 25.10.2019 по делу N А74-20451/2018 отмечено, что использование товарного знака не самим правообладателем, а иным лицом, с которым правообладателем заключен лицензионный договор, на основании положений статьи 1486 ГК РФ является правомерным способом использования товарного знака, а в абз.5 п. 156 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 отмечено, что изготовление, хранение, перевозка товара третьим лицом по договору с правообладателем являются способами осуществления исключительного права самим правообладателем.

В тоже время, как отмечено в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 14 августа 2019 г. NC01-651/2019 по делу N А12-43505/2018, в силу положений статей 1250, 1252, 1484, 1515 ГК РФ независимо от обстоятельств использования либо неиспользования правообладателем товарного знака доказанность того, что истец и есть этот правообладатель, а ответчик использует без его согласия данное средство индивидуализации, является достаточным основанием для удовлетворения требований о запрете ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с этим товарным знаком, и для взыскания компенсации. Также Суд отметил, что, являясь правообладателем товарного знака, истец имеет право на предъявление требований о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (пункт 2 части 1 статьи 1252 ГК РФ), и о взыскании компенсации (пункт 4 статьи 1515 ГК РФ).

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 1 августа 2019 г. N СО 1-566/2019 по делу N А40-217899/2018 отмечено, что неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Также в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 24 мая 2019 г. N СО 1-285/2019 по делу N А05-7851/2018 сказано, что неиспользование правообладателем товарного знака для маркировки товаров и услуг, для которых этот знак зарегистрирован, не является препятствием для привлечения нарушителей исключительного права на товарный знак к ответственности. При этом запрет на использование произведения и товарного знака без согласия правообладателя носит абсолютный характер.

Как отмечено в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 12.11.2019 по делу N А10-6263/2018, учитывая разъяснения суда высшей судебной инстанции, Суд по интеллектуальным правам считает, что приведенный в решении суда первой инстанции от 03.04.2019 и постановлении Четвертого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2019 вывод о том, что неиспользование правообладателем в своей деятельности спорного товарного знака, не приводит к нарушению исключительных прав истца, не соответствует указанным разъяснениям высшей судебной инстанции, а также нормам материального права.

Как отмечено в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 8 апреля 2019 года по делу N АЗЗ-4702/2018, установление факта нарушения исключительного права на товарный знак является достаточным основанием для удовлетворения требования имущественного характера о взыскании компенсации (пункт 43.2 совместного постановления Пленума Верховного 20 Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 27 февраля 2020 г. N С01-1608/2019 по делу N А40-46622/2019 отмечено, что действия лица, обладающего исключительными правами, направленные на защиту своего исключительного права, сами по себе не свидетельствуют о наличии признаков недобросовестности и не могут быть признаны злоупотреблением правом исключительно на основании заявления другой стороны. Иное понимание фактически привело бы к невозможности судебной защиты интеллектуальных прав.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 3 февраля 2020 г. N С01-1341/2019 по делу N А56-158472/2018, от 11 ноября 2019 г. N С01-1148/2019 по делуЫ А72-20288/2018.

При этом, в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" сказано, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Используемое Ответчиком обозначение "АРКАДА" является тождественным с Товарными знаками.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированной в постановлениях от 24.12.2002 N 10268/02, от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.09.2013 N 5793/13, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Однородные товары -товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Как следует из материалов дела, принадлежащий истцу товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении различных услуг 35 класса МКТУ, в том числе услуг "магазины".

В пункте 38 Национального стандарта ГОСТ Р 51303-2013 "Торговля. Термины и определения", утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. N 582-ст (далее - Национальный стандарт) сказано, что магазин -стационарный торговый объект, предназначенный для продажи товаров и оказания услуг покупателям, в составе которого имеется торговый зал или торговые залы, подсобные, административно-бытовые помещения и складские помещения.

В пункте 45 Национального стандарта сказано, что универмаг - магазин с совокупной площадью торговых залов от 3500 в городском населенном пункте и от 650 в сельском населенном пункте, в котором осуществляют продажу непродовольственных товаров универсального ассортимента.

В пункте 53 Национального стандарта сказано, что торговый центр - совокупность торговых предприятий и/или предприятий по оказанию услуг, реализующих универсальный или специализированный ассортимент товаров и универсальный ассортимент услуг, расположенных на определенной территории в зданиях или строениях, спланированных, построенных и управляемых как единое целое и предоставляющих в границах своей территории стоянку для автомашин.

Поскольку универмаг является разновидностью магазина, а деятельность универмага и деятельность торгового центра с очевидностью являются однородными, поскольку эти виды деятельности по причине их природы и назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Указанные виды деятельности хотя и не являются идентичными во всех отношениях, но имеют сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции, а следовательно, услуги магазина по продаже товаров и услуги торгового центра по продаже товаров являются однородными.

Как указано в абз.4 п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Является очевидным, что услуги универмагов (являющихся, как указывалось выше, разновидностью магазинов, в отношении которых, в частности, зарегистрирован товарный знак Истца) и услуги торговых центров не просто имеют один вид услуг, имеют одно назначение, условия сбыта, круг потребителей, являются взаимозаменяемыми, а могут фактически быть идентичными.

Ответчик не только организовал деятельность торгового центра, но и осуществляет сдачу помещений в аренду с использованием спорного обозначения, в то время как Товарные знаки зарегистрированы также и в отношении услуг 36 класса МКТУ, связанных с операциями с недвижимостью и сдачей помещений в аренду.

На основании положений ст.49 АПК РФ истец заявил об изменении порядка расчета компенсации, увеличении исковых требований (л.д.66-70).

В уточненном заявлении истец указал на следующее.

В силу п.4 ст.1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

-в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

-в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно п.2. ст. 1477 ГК РФ, правила Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Из системного толкования п.4 ст. 1515 ГК РФ и п.2. ст. 1477 ГК РФ следует, что правообладатель знака обслуживания вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

- в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

- в двукратном размере стоимости услуг, оказанных с использованием знака обслуживания,

- в двукратном размере стоимости права использования знака обслуживания, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование знака обслуживания.

При этом, из п.4 ст.1515 ГК РФ не следует, что правообладатель товарного знака (истец) не вправе одновременно требовать компенсацию, рассчитанную разными способами для разных периодов времени незаконного использования товарного знака, либо в отношении разных видов деятельности, либо в отношении разных объемов одного вида деятельности с незаконным использованием товарного знака.

Как указывалось Истцом ранее, за спорный период выручка Ответчика, полученная с использованием спорного обозначения (то есть объем осуществления Ответчиком деятельности по продаже товаров, или что тоже самое, стоимость оказанных услуг), составила 18 млн.руб.

Руководствуясь п.4 ст.1515 ГК РФ, предоставляющего Истцу право выбора способа расчета компенсации, Истец заявляет, что:

1) в отношении одной половины (50 %) объема деятельности Ответчика Истец просит взыскать компенсацию в соответствии с пп.1 п.4 ст.1515 ГК РФ в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения,

2) в отношении второй половины (50 %) объема деятельности Ответчика Истец просит взыскать компенсацию в соответствии с пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ (с учетом требований п.2. ст. 1477 ГК РФ) в двукратном размере стоимости оказанных Ответчиком услуг по реализации товаров, при оказании которых незаконно использовалось спорное обозначение.

При этом, рассчитывая компенсацию в соответствии с пп.1 п.4 ст.1515 ГК РФ Истец исходит из следующего.

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 24 мая 2018 г. N СО 1-914/2016 по делу N А07-6268/2015 сказано, что, как следует из позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, компенсация по своей природе является штрафной санкцией за незаконное использование исключительных прав другого лица, в связи с чем может превышать размер нанесенного ущерба.

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 10 января 2020 г. N С01-1421/2019 по делу N А47-15879/2018.

Поскольку компенсация является штрафной санкцией за незаконное использование исключительных прав другого лица, то очевидно, что данная санкция не может быть несущественной, а низкий размер санкции не должен побуждать субъектов предпринимательской деятельности использовать исключительные права других лиц без разрешения правообладателей, Истец считает, что разумным и справедливым является взыскание с Ответчика компенсации в размере 20% от объема незаконного использования Ответчиком спорного обозначения, т.е. выручки Ответчика, полученной с использованием спорного обозначения.

Следует отметить, что в пользу довода о том, что размер компенсации 20% от объема деятельности Ответчика с незаконным использованием принадлежащего Истцу товарного знака (знака обслуживания) является разумным и справедливым, Истец считает необходимым обратить внимание на то, что в соответствии с пп.2 п.4 ст. 1515 ГК РФ компенсация может быть взыскана в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, при том, что в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 сентября 2011 г. N3602/11 сказано, что размер компенсации, предусмотренной пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ признан законодателем соразмерным последствиям правонарушения.

При этом, в соответствии с абз.2 п.2 ст. 15 ГК РФ, если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Таким образом, разумным и справедливым является наложение на Ответчика штрафной санкции в виде взыскания с него компенсации на основании пп.1 п.4 ст. 1515 ГК РФ в размере 20% от выручки (дохода), полученного Ответчиком с незаконным использованием принадлежащего Истцу товарного знака.

При этом, в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.) от 23.09.2015 отмечено, что при взыскании на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ компенсации за незаконное использование товарного знака суд определяет ее размер не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

В пункте 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" отмечено, что по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Между тем, товарный знак (знак обслуживания), принадлежащий Истцу, размещался непосредственно самим Ответчиком при осуществлении своей деятельности, а не третьими лицами без его согласия. Ответчик использовал принадлежащий Истцу товарный знак (знак обслуживания) в течение длительного времени, а нарушение исключительного права на этот товарный знак (знак обслуживания) носило грубый характер и допускалось не просто неоднократно, а непрерывно. Использование Ответчиком принадлежащего Истцу товарного знака (знака обслуживания) являлось существенной частью хозяйственной деятельности Ответчика.

Таким образом, с учетом того, что половина объема незаконного использования Ответчиком спорного обозначения составляет 9 млн.руб., то Истец на основании пп.1 п.4 ст. 1515 ГК РФ вправе требовать от Ответчика выплаты компенсации в сумме 1,8 млн.руб., рассчитанной как 9 млн.руб.*20%.

Рассчитывая компенсацию в соответствии с пп.2 п.4 ст. 1515 ГК РФ с учетом того, что за спорный период выручка Ответчика от реализации товаров, полученная с использованием спорного обозначения (то есть объем осуществления Ответчиком деятельности с незаконным использованием принадлежащего Истцу товарного знака (знака обслуживания), составила 18 млн.руб., Истец отмечает, что половина объема незаконного использования Ответчиком спорного обозначения составляет 9 млн.руб., следовательно, Истец на основании пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ (с учетом п.2. ст. 1477 ГК РФ и правовой позиции, изложенной в постановлении президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 апреля 2013 г. N 15187/12) вправе требовать от Ответчика выплаты компенсации в сумме 18 млн.руб. (9 млн.руб. * 2).

При этом, право на взыскание компенсации в двукратном размере стоимости услуг подтверждается правовой позицией Суда по интеллектуальным правам, выраженной в его постановлении от 05.07.2016 по делу N А43-12230/2014.

В постановлении президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 апреля 2013 г. N 15187/12 президиум Суда отметил, что не может согласиться с позицией ответчика, который полагает, что пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ позволяет правообладателю взыскивать компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак, но не позволяет в аналогичных случаях взыскивать компенсацию в двукратном размере стоимости оказанных услуг или выполнения работы (если при оказании таких услуг (выполнении работ) незаконно использовался товарный знак). При этом, президиум ВАС РФ сослался на п.2 ст. 1477 ГК РФ, в соответствии с которым правила Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг, поэтому при применении данной нормы денежная компенсация в отношении знаков обслуживания может определяться исходя из двукратной стоимости выполняемых работ или оказываемых услуг.

При этом, размер компенсации рассчитанный на основании на основании пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ, не может быть снижен арбитражным судом по своему усмотрению, поскольку в соответствии со ст.6 ГК РФ принципы разумности и справедливости применяются только при отсутствии регулирующих отношения законодательства или соглашения сторон, а также отсутствии применимого к ним обычая и невозможности использования аналогии закона, тогда как пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ прямо предусматривает порядок определения размера компенсации.

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 19 января 2018 г. N СО 1-1114/2017 по делу N А56-87097/2016 отмечено, что размер компенсации, рассчитанной исходя из двойной стоимости контрафактного товара, является минимальным размером компенсации, установленным законом. Снижение компенсации ниже минимального размера, установленного законом, недопустимо по усмотрению суда, а возможно лишь на основании мотивированного заявления ответчика с приведением обстоятельств, указанных в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края".

В Определении СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 10 января 2019 г. N 310-ЭС18-16787 по делу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак отмечено, что если суд снижает компенсацию ниже установленного законом предела (в т. ч. двойной стоимости права использования товарного знака), то он должен мотивировать это и подтвердить доказательствами, тогда как ответчик должен доказать, что рассчитанная истцом компенсация чрезмерна или необоснованна.

При этом, указанная правовая позиция должна быть применена не только в случае расчета компенсации исходя из двойной стоимости права использования товарного знака, но и в случае расчета размера компенсации исходя двукратного размера выручки ответчика.

Истец ссылается на Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 сентября 2011 г. N3602/11 сказано: "Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подпунктами 1 либо 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса, в том числе в двукратном размере стоимости данного товара. При этом размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 этой статьи, ограничен пределами, установленными законодателем и признан им соразмерным последствиям правонарушения".

Таким образом, истец считает, что вправе требовать от ответчика выплаты компенсации: на основании пп.1 п.4 ст.1515 ГК РФ в сумме 1,8 млн.руб., на основании пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ в сумме 18 млн.руб., итого в сумме 19,8 млн.руб.

В тоже время, поскольку определение размера исковых требований входит в исключительную компетенцию истца, а арбитражный суд не вправе выйти за рамки исковых требований и взыскать большую компенсацию, чем требует взыскать истец, а истец просит взыскать компенсацию в сумме 600 тыс.руб., исковые требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме (поскольку 600 000 рублей это меньше 1,8 млн.руб. и 18 млн.руб.).

Возражая против заявленного иска, ответчик и в арбитражном суде первой инстанции и в апелляционной инстанции ссылался на то, что не нарушал исключительные права истца на товарный знак.

Следует отметить, что товарный знак N 161046 не направлен на охрану какой-либо деятельности магазинов вообще или торговых центров в частности, поскольку все зарегистрированные в нём услуги относятся к области вспомогательных функций и помощи в области бизнеса (фотокопирование, экспертиза и деловая оценка, разработка проектов, планов и смет и т.п.)

В материалы дела вопреки требованиям ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса не представлены доказательства того, что ответчик оказывает какие-либо услуги, для которых зарегистрирован товарный знак N 161046 или предлагает их оказать (рекламные объявления о предложении таких услуг, копии чеков, актов выполненных работ или иных документов, подтверждающих выполнение таких работ). Таким образом, истец не только не представил доказательств нарушения прав на принадлежащий ему товарный знак N 161046, но и, более того, вообще не указал, какие охраняемые свидетельством на товарный знак N 161046 права нарушены.

Что касается товарного знака N 595592, то объём его правовой охраны включает такие услуги, как оптовая и розничная продажа продовольственных и непродовольственных товаров, организация демонстрации товаров различными способами и т.п. Между тем истец также вопреки требованиям ст. 65 АПК РФ не представил в материалы дела доказательств того, что ответчик осуществляет деятельность по продаже товаров третьим лицам.

Ответчику на праве собственности принадлежит здание, расположенное по адресу: Россия, г. Бугульма, ул. Советская, д. 127А, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 16-АБ 120230 от 22.07.2009 г.

Помещения в этом здании сдаются ответчиком в аренду третьим лицам для осуществления различной деятельности. Так, например, 01.06.2018 г. между ответчиком и индивидуальным предпринимателем Р. А. Алтынбаевой был заключён договор аренды помещения в здании по вышеуказанному адресу в целях размещения ювелирной мастерской (п. 1.1 договора). Также ответчиком заключены договоры в целях размещения ателье по ремонту одежды (п. 1.1 договора от 01.09.2019 г.), офисов (п. 1.1 договора N 5 от 01.01.2020 г., п. 1.1 договора N 15 от 01.01.2020 г.) и т. п.

Таким образом, деятельность ответчика, осуществляемая по адресу г. Бугульма, ул. Советская, д. 127А, представляет собой сдачу в аренду принадлежащего ответчику собственного недвижимого имущества. Одним из видов деятельности ответчика, указанным в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, является 68.20.2 "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом". Сведения об этом виде деятельности были внесены в ЕГРИП 27.08.2004 г. (ГРН 404164524000045).

Ранее на принадлежащем ответчику объект - нежилое здание- размещалось слово "АРКАДА", которое было размещено на фасаде здания Обществом с ограниченной ответственностью "Аркада" (ОГРН 1051689009052, юридический адрес: 423230, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Советская, д. 127) в период с 2005 по 2008 год. Общество было ликвидировано 10.01.2008 г., о чём в ЕГРЮЛ сделана ГРН 2081689000204.

В то же время ответчик не устанавливал эти буквы, поскольку в период их установки на здании не являлся его собственником. Как следует из приложенной к возражениям копии свидетельства, ответчик стал собственником здания только в 2009 году.

Также ответчик не получал разрешение на эксплуатацию этих букв в качестве рекламной конструкции и не эксплуатировал их.

Ни в тексте договоров с арендаторами, ни в печати, никаким другим образом ответчик не использует обозначение со словесным элементом "АРКАДА", обратное истцом не доказано.

Более того, после получения претензии истца буквы "АРКАДА" были добровольно демонтированы ответчиком с принадлежащего ему здания за свой счёт ещё в декабре 2019 года, о чём он уведомил ИП А. В. Ибатуллина, а также осуществил видеозапись, подтверждающую отсутствие этих букв на здании.

Ответчик также сослался на наличие в действиях истца злоупотребления правом.

Исследовав материалы дела, отзывы, письменные пояснения сторон, устные пояснения представителя ответчика, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о необходимости отмены решения суда первой инстанции по процессуальным основаниям, приняв по делу новый судебный акт об отказе в иске.

Как следует из материалов дела, что истец является правообладателем следующих товарных знаков "АРКАДА": N 161046, зарегистрированного 19.02.1998 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации с приоритетом от 28.05.1996, а также N 595592, зарегистрированного 21.11.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации с приоритетом от 17.02.2015, зарегистрированных, в частности, в отношении разных услуг 35, 36, 42, 43 классов МКТУ.

По утверждению истца, ответчик нарушает закон, используя обозначение "АРКАДА" в качестве названия магазина по адресу: Россия, г.Бугульма, ул.Советская, д.127А, без заключения с истцом лицензионного договора на использование товарных знаков. В подтверждение факта использования товарного знака истец представил фотографии вывески, видеозапись в ТЦ Аркада по адресу: Россия, г.Бугульма, ул.Советская, д.127А.

Считая, что действиями ответчика по продаже товаров с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими истцу, нарушены исключительные права истца на объекты интеллектуального права, 14.10.2019 истец направил ответчику претензию с требованием добровольно прекратить использование обозначения "АРКАДА" и возместить причиненный ущерб в виде компенсации по факту нарушения исключительных прав.

Поскольку ответчик требования претензии не исполнил, истец обратился в суд с учетом принятого судом изменения исковых требований.

В силу ст.1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в частности, товарные знаки и знаки обслуживания.

Пунктом 1 ст.1229 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст.1233 Гражданского кодекса Российской Федерации), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно п.1 ст.1477 Гражданского кодекса Российской Федерации правом на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу ст.1479 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (ст.1482 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с п.1 ст.1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст.1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п.2 указанной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно положениям п.2 ст.1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п.3 ст.1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно п.1 ст.1538 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица, в частности, осуществляющие предпринимательскую деятельность, могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132 Гражданского кодекса Российской Федерации) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с п.1 ст.1539 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Таким образом, с учетом положений ст.1225 Гражданского кодекса Российской Федерации, товарный знак, фирменное наименование и коммерческое обозначение являются самостоятельными результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу п.3 ст.1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Угроза смешения зависит от сходства противопоставляемых товарного знака и спорного обозначения, а также оценки однородности обозначенных ими товаров и услуг.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (п.3 ст.1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу ст.1515 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (п.13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Согласно п.41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 Правил N 482, согласно которым словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы, при этом сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам (учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях). При выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, изложена правовая позиция, согласно которой при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В обоснование исковых требований истец указывает на основное сходство товарных знаков истца и обозначения ответчика, а именно слово "АРКАДА".

Однако, имеющиеся визуальные (графические) отличия словесного элемента "Аркада" в использовавшемся на здании ответчика изображении, а также характер изобразительных элементов, входящих в состав этого обозначения, не позволяют сделать вывод о наличии сходства до степени смешения между оцениваемыми элементами.

Товарные знаки истца содержат словесное наименование "АРКАДА", выполненное определенным шрифтом, с использованием прямого жирного текста (товарный знак N 161046) и курсива (наклона) (товарный знак N 595592).

Слово "Аркада" в использовавшемся на здании ответчика изображении, выполнено иным стилизованным шрифтом с изобразительными элементами в отличие от товарных знаков истца. При этом обозначения в использовавшемся на здании ответчика изображении, отличаются по цветовой гамме от цветовой гаммы товарных знаков истца, которым используются черный цвет. Использовавшееся на здании ответчика изображение темно-красного цвета.

Решающее значение при сравнении товарного знака с противопоставленными обозначениями имеет именно визуальный критерий сходства сравниваемых обозначений. Обозначения в использовавшемся на здании ответчика изображении существенно различаются внешней формой акцентирующих на себе внимание изобразительных элементов, их цветовым исполнением, характером этих изображений в составе соответствующих композиций, графическим исполнением шрифтовых единиц, их цветом, при этом противопоставленный товарный знак истца является только словесным.

В силу данных обстоятельств сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, они не ассоциируются друг с другом в целом, что обусловливает вывод об отсутствии между ними сходства. Вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом, а также презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений (Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11).

Оригинальное графическое исполнение словесного обозначения может привести к восприятию его как изобразительного обозначения, а не словесного. Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.07.2006 N 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. В данном случае такая угроза отсутствует.

Истцом не представлено доказательств того, что кто-либо из потребителей был введен в заблуждение вывеской, ранее располагавшейся на здании ответчика, полагая, что услуги в этом здании оказываются истцом или лицом, заключившим с ним лицензионный договор на использование товарных знаков N 161046 и N 595592.

Согласно положениям статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" оптовая и розничная торговля - вид торговой деятельности, связанной с приобретением и продажей товаров, передачей товара от одного лица другому (от продавца покупателю), что не соответствует деятельности по передаче в аренду торгового помещения.

Деятельность владельца торгового центра ограничивается заключением договоров аренды, то есть предоставлением торгового объекта, который используется в дальнейшем иными лицами (арендаторами) для оказания услуг розничной торговли с целью обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с ними при продаже товаров.

Осуществление ответчиком деятельности, связанной с предоставлением помещений в аренду и направленной на обеспечение и функционирование деятельности групп предприятий торговли, обеспечение арендаторов ресурсами, необходимыми для осуществления ими торговых услуг, не может свидетельствовать об оказании услуг по реализации товаров и, соответственно, однородных ей услуг 35-го класса МКТУ.

Аналогичный правовой подход к оценке однородности данных услуг изложен в определении Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2018 N 300-ЭС18-3308 по делу N СИП-251/2017.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения вышеуказанных требований суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации злоупотреблением правом должна быть установлена цель совершения соответствующих действий. На необходимость учета цели действий при анализе добросовестности поведения обращено внимание, в частности, в пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительного права на средство индивидуализации, исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения. При этом недобросовестность истца должна быть прежде всего установлена на стадии приобретения исключительного права на средство индивидуализации, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на средство индивидуализации, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения.

Последующее поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на средство индивидуализации он действовал недобросовестно.

По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Судом на обсуждение сторон был поставлен вопрос о наличии злоупотребления правом в настоящем деле.

С учетом установленного Гражданским кодексом Российской Федерации общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойной защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом должно быть отказано (см. постановление Суда по интеллектуальным правам по делу N А19-24633/2018, решение Арбитражного суда Иркутской области от 07.12.2020 г. по делу N А19-4531/2020).

В производстве арбитражных судов имеются многочисленные иски ИП Ибатуллина А.В. и аффилированных с ним организаций с требованиями о взыскании компенсации, поданные в защиту многочисленных товарных знаков.

Так, согласно сведениям картотеки арбитражных дел, в настоящее время А. В. Ибатуллин является стороной в 392 делах, рассматриваемых арбитражными судами, при этом, в целом ряде дел суд пришёл к выводу о том, что истцом не доказано использование своих товарных знаков, а представленные им доказательства направлены на создание видимости осуществления предпринимательской деятельности.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы от 13.12.2019 г. N А40-246916/2019 было установлено, что по данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) по состоянию на 28.10.2019 г. индивидуальный предприниматель А. В. Ибатуллин является правообладателем 725 товарных знаков.

Ранее в решении от 02.08.2018 г. по делу N А65-12179/2018 по иску А. В. Ибатуллина на основании данных, представленных ответчиком по делу, установлено, что А. В. Ибатуллин подал на регистрацию товарных знаков 1 784 заявок. 487 заявок было подано на регистрацию ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп", единоличным исполнительным органом которой является А. В. Ибатуллин, соответственно подано 487 заявок. Сведения о количестве заявок от имени А. В, Ибатуллина подтверждается и открытыми данными сервисов поиска товарных знаков.

Некоторые примеры уже зарегистрированных на имя истца товарных знаков приведены в таблице 1 ниже. Значительная часть этих товарных знаков представляет собой общепринятые термины, например: "Светофор", "Планета", "Ключ", "Командор", "Барс", "1000 мелочей", "Тропа" и др.

Очевидно, что лицо, обладающее настолько значительным "портфелем" товарных знаков и, тем не менее, регулярно подающее новые заявки на регистрацию товарных знаков, не может добросовестно использовать их все в гражданском обороте.

При этом А. В. Ибатуллин не вправе ссылаться на тот факт, что само по себе неиспользование товарного знака "АРКАДА" не может свидетельствовать о его недобросовестности.

Согласно сформировавшейся в судебной практике позиции при наличии довода о злоупотреблении правом при приобретении и использовании товарного знака установление фактического использования такого средства индивидуализации является одним из обстоятельств, подлежащих доказыванию непосредственно правообладателем в целях подтверждения того, что приобретая исключительное право на товарный знак и используя его, правообладатель действовал добросовестно, реализуя основное назначение товарного знака как средства индивидуализации собственных товаров и услуг.

Более того, согласно сложившейся судебной практике размер компенсации за неправомерное использование произведения должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в то имущественное положение, в котором он находился бы, если бы или средство индивидуализации использовалось правомерно (позиция была сформулирована в постановлении Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 г. N 70339272 по делу N А40-82533/2011).

Представленные истцом лицензионные договоры или не содержат условия об оплате, то есть являются безвозмездными, или не зарегистрированы в установленном законом порядке, то есть не порождают правовых последствий, или заключены существенно позднее даты предъявления претензии А. В. Итабуллина к ответчику, то есть, не связаны со спорным периодом, за который истец намерен получить компенсацию за нарушение исключительного права на товарные знаки.

Таким образом, доказательств того, что имущественные права А. В. Ибатуллина были нарушены, в материалы дела вопреки требованиям ст. 65 АПК РФ представлено не было.

Соответственно, поскольку самим истцом принадлежащие ему товарные знаки, в том числе содержащие обозначение "АРКАДА", не используются, цель приобретения товарных знаков А. В. Ибатуллиным противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации производимых и реализуемых товаров.

Возражая против довода ответчика о злоупотреблении истцом, правом последним представлено платежное поручение N 2 от 30.04.20г. от лица Хабибуллина С.Я. между тем данное лицо не является стороной зарегистрированного договора о праве использования товарного знака N N 161046, 595592, поскольку соответствующие сведения отсутствуют. В графе "назначении платежа" платежного документа не конкретизировано за использование какого знака произведена оплата, что не соотносится с предметом спора в настоящем деле. Также указано, что лицензионный договор заключен 01.03.20г., т.е. позднее предъявления ответчику претензии.

Лицензионный договор с Сагитовым С.Я. заключен существенно позднее периода якобы имевшего место нарушения ответчиком исключительных прав истца - 2016-2019 г.г.

В платежном поручении N 491352 от 03.09.20г. указано, что оплата производится Ижгудиной Н.И., это лицо не является стороной лицензионного договора в отношении товарных знаков N N 161046, 595592, дата платежа также не согласуется с заявленным истцом периодом нарушения ответчиком прав истца.

При таких обстоятельствах представленные истцом документы не принимаются, т.к. не подтверждают обоснованность позиции истца об использовании товарных знаков в своей деятельности.

При наличии довода о злоупотреблении правом при приобретении и использовании средства индивидуализации установление фактического использования такого средства является одним из обстоятельств, подлежащих доказыванию непосредственно правообладателем в целях подтверждения того, что, приобретая исключительное право на него и используя его, правообладатель действовал добросовестно, реализуя основное назначение товарного знака (знака обслуживания) как средства индивидуализации товаров и услуг.

Предпринимателем (истцом) не представлено достаточных и надлежащих доказательств того, что им осуществляется экономическая деятельность с использованием принадлежащего ему знака обслуживания.

Арбитражный суд приходит к выводу о наличии в настоящем деле в действиях истца по приобретению и использованию спорных знаков обслуживания злоупотребления правом, что в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в удовлетворении иска.

Апелляционная коллегия отмечает, что предложенный истцом способ расчета компенсации не предусмотрен ни подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, ни иными нормами действующими законодательства. Такой вывод согласуется правоприменительной практикой, в частности, постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2020 N С01-289/2020 по делу N А19-9570/2019.

При этом арбитражный суд апелляционной инстанции не принимает во внимание ссылку истца на судебную практику, поскольку и принятие решение осуществляется судом в каждом конкретном случае по результатам оценки представленных в материалы дела доказательств.

Вопреки позиции истца, изложенной в исковом заявлении, уточнении к нему, апелляционной жалобе, письменным пояснениям, арбитражный суд апелляционной инстанции не установил наличие оснований для удовлетворения заявленного иска.

В силу части 4 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации требования истца с учетом цены иска не подлежали рассмотрению в порядке упрощенного производства, учитывая изложенное, настоящее дело не могло быть принято к рассмотрению судом в порядке упрощенного производства.

Решение суда первой инстанции вынесено с нарушением норм процессуального права и на основании части 6.1 статьи 268, пункта 4 части 1, части 3 статьи 270 АПК РФ, абзацев 2, 3 пункта 30 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" подлежит отмене с вынесением по делу нового судебного акта.

В соответствии со ст.ст.110,271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску и апелляционной жалобе подлежат отнесению на истца.

руководствуясь статьями 106,110,112, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 21 июля 2020 года (резолютивная часть от 10.07.20г.) по делу N А55-11686/2019 отменить.

Принять по делу новый судебный акт.

В удовлетворении иска отказать.

Судебные расходы по иску и апелляционной жалобе отнести на истца.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

Д.А. Дегтярев

Судьи

Л.Л. Ястремский Е.А. Митина