Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 января 2019 г. N С01-308/2018 по делу N А40-217931/2016 Суд оставил без изменения апелляционное постановление о частичном удовлетворении иска, поскольку, взыскав компенсацию за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки, суд исходил из оставшегося после уничтожения количества товара, а заявлений и доказательств о фальсификации его уничтожения не представлено

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 января 2019 г. N С01-308/2018 по делу N А40-217931/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 27 декабря 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 10 января 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Снегура А.А., Химичева В.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис" (ул. Кантемировская, д. 29, корп. 1, Москва, 115477, ОГРН 1127746314112) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2018 по делу N А40-217931/2016 (судьи Захарова Т.В., Левченко Н.И., Садикова Д.Н.)

по иску общества с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис" к обществу с ограниченной ответственностью "Йодные технологии и маркетинг" (ул. Ленинская слобода, д. 19, Москва, 115280, ОГРН 1027700450337) и обществу с ограниченной ответственностью "Продуктсервис" (Гончарная наб., д. 9/16, стр. 1, Москва, 115172, ОГРН 1047796332022) о защите исключительных прав на товарные знаки,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "НЕО-ФАРМ" (ул. Обручева, д. 55 А, Москва, 117246, ОГРН 1037732007620).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис" - Душин А.А. (по доверенности от 17.08.2017) и Семенов А.В. (по доверенности от 09.01.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "Йодные технологии и маркетинг" - Тарасевич А.Б. (по доверенности от 10.07.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис" (далее - общество "Курортмедсервис") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Йодные технологии и маркетинг" (далее - общество "Йодные технологии и маркетинг") со следующими требованиями:

- о взыскании 34 400 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки;

- об изъятии из оборота и уничтожении контрафактного товара "Биологически активная добавка к пище" с незаконно размещенными товарными знаками "Баю-бай" по свидетельству Российской Федерации N 183422 и "БАЮ-БАЙ" по свидетельству Российской Федерации N 338019 в количестве 50 000 штук (дата выпуска - 2013 год), а также контрафактный товар "Биологически активная добавка к пище" с незаконно размещенным товарным знаком "Живые витамины" по свидетельству Российской Федерации N 264357;

- об изъятии из оборота и уничтожении орудий, оборудования или иных средств, главным образом используемых обществом "Йодные технологии и маркетинг" по адресу: село Фроловское, Козельский район, Калужская область, 249717, или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав на средства индивидуализации при производстве контрафактного товара "Биологически активная добавка к пище" с незаконно размещенными указанными товарными знаками.

Определением Арбитражного суда города Москвы в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принято уточнение иска, в соответствии с которым требование о взыскании компенсации увеличено до 51 600 000 рублей.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 01.03.2017 к участию в деле в качестве второго ответчика привлечено общество с ограниченной ответственностью "ПродуктСервис" (далее - общество "ПродуктСервис"), в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - общество с ограниченной ответственностью "НЕО-ФАРМ" (далее - общество "НЕО-ФАРМ").

В ходе производства по делу общество "Курортмедсервис" уточнило заявленные требования - просило компенсацию взыскать солидарно с обоих ответчиков.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.06.2017 исковые требования удовлетворены частично: с общества "ПродуктСервис" в пользу общества "Курортмедсервис" взыскано 10 637 856 рублей, в удовлетворении иска в остальной части отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2018 решение суда первой инстанции отменено, принят отказ общества "Курортмедсервис" от требований об уничтожении контрафактного товара и орудий, оборудования и иных средств, предназначенных для совершения нарушения исключительных прав. В удовлетворении иска в остальной части отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 10.07.2018 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2018 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

По результатам повторного рассмотрения настоящего дела постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2018 решение Арбитражного суда города Москвы от 15.06.2017 отменено, принят частичный отказ от исковых требований и прекращено производство по делу в соответствующей части, а именно: об изъятии из оборота и уничтожении контрафактных товаров, а также орудий, оборудование или иных средств, главным образом используемых для совершения нарушения исключительных прав на указанные товарные знаки. С общества "Продукт Сервис" и общества "Йодные технологии и маркетинг" солидарно в пользу общества "Курортмедсервис" взыскано 10 637 856 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки. В остальной части иска отказано.

Не согласившись с указанным постановлением апелляционного суда в части отказа в удовлетворении требований о взыскании компенсации, общество "Курортмедсервис" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов суда апелляционной инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение апелляционным судом норм материального права, просит постановление отменить, направить дело на новое рассмотрение в апелляционный суд.

В обоснование кассационной жалобы ее заявитель указывает на необоснованность отказа во взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки "Баю-бай" по свидетельству Российской Федерации N 183422 и "БАЮ-БАЙ" по свидетельству Российской Федерации N 338019, как самостоятельные средства индивидуализации. При этом общество "Курортмедсервис" оспаривает вывод суда о том, что указанные товарные знаки являются зависимыми, ссылаясь на несоответствие выводов суда пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), правовым позициям высшей судебной инстанции, изложенным в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.11.2012 N 9414/12 и пункте 32 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров по защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), а также подходам, сложившимся в правоприменительной практике по данной категории споров.

Заявитель кассационной жалобы также оспаривает вывод суда о том, что спорный товар был уничтожен, указывая, что данное обстоятельство не может иметь значения для разрешения вопроса о взыскании компенсации, поскольку сам факт производства контрафактного товара образует состав нарушения исключительных прав; уничтожение спорного товара не освобождает нарушителя от обязанности выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав; возможное уничтожение спорного товара, сам факт которого истцом оспаривается, если и имел место, то по обстоятельствам, не реабилитирующим правонарушителей; факт уничтожения опровергается документами, представленными в материалы дела; утверждение ответчиков об уничтожении спорных товаров противоречит последовательности их действий и цели предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли.

В судебное заседание явились представители обществ "Курортмедсервис" и "Йодные технологии и маркетинг".

Представители заявителя кассационной жалобы поддержали доводы, изложенные в ней, просили обжалуемый судебный акт отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Отвечая на вопрос суда, представители сообщили об ошибочности указания во вводной части кассационной жалобы об оспаривании отказа суда апелляционной инстанции в солидарном взыскании компенсации с обоих ответчиков, соответствующий довод сняли с рассмотрения суда кассационной инстанции.

Кроме того, представитель заявителя кассационной жалобы Семенов А.В. со ссылкой на электронную переписку с неназванным респондентом высказал опасения о том, что на коллегию судей по данному делу могло оказываться давление, в связи с чем предложил суду по собственной инициативе рассмотреть вопрос о наличии оснований для самоотвода. Отвечая на вопрос суда, указанный представитель пояснил, что об отводе данной коллегии судей, отдельных судей не заявляет.

С учетом пояснений представителя заявителя кассационной жалобы и ответов на вопросы суда, коллегия судей не усмотрела оснований для совершения процессуальных действий, предусмотренных нормами главы 3 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель общества "Йодные технологии и маркетинг" в судебном заседании доводы заявителя кассационной жалобы оспорил, просил оставить обжалуемый судебный акт без изменения, считая его законным и обоснованным.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о начале судебного процесса с их участием, а также о месте и времени рассмотрения жалобы, в том числе посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте суда и в картотеке арбитражных дел в телекоммуникационной сети Интернет, явки своих представителей в суд кассационной инстанции не обеспечили, что согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах, применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемого судебного акта проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе, и возражений относительно жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства судом кассационной инстанции на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как установлено судами и следует из материалов дела, общество "Курортмедсервис" на основании договора от 15.01.2013, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) за номером РД0116847, приобрело исключительные права на товарные знаки "Живые витамины" по свидетельству Российской Федерации N 264357, "БАЮ-БАЙ" по свидетельству Российской Федерации N 338019 и "Баю-бай" по свидетельству Российской Федерации N 183422.

Впоследствии, а именно 19.01.2013, исключительные права на эти товарные знаки были переданы по договору обществу с ограниченной ответственностью "МонтажСервис" (переименовано в общество "ПродуктСервис").

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.07.2016 по делу N А40-49613/2013, оставленным без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2016, договор от 19.01.2013 признан недействительным, исключительные права на спорные товарные знаки признаны за обществом "Курортмедсервис".

Ссылаясь на то, что ответчики в 2013 году организовали производство контрафактной продукции с использованием товарных знаков, права на которые принадлежали истцу, с целью введения такой продукции в гражданский оборот, предоставив документы, подтверждающие, по его мнению, введение в гражданский оборот отдельных единиц контрафактного товара, а также сведения об объемах производства контрафактного товара, общество "Курортмедсервис" обратилось в суд с настоящим иском.

При рассмотрении спора судом первой инстанции установлено, что общество "ПродуктСервис" 28.06.2016 получило свидетельство о государственной регистрации биологически активной добавки "Баю-бай. Капли" с указанием в качестве производителя общества "Йодные технологии и маркетинг".

Между ответчиками 02.09.2013 заключен агентский договор, в соответствии с условиями которого общество "Йодные технологии и маркетинг" обязалось произвести для общества "ПродуктСервис" на своих мощностях биологические добавки, а 16.09.2013 - договор на поставку биологически активных добавок.

Согласно акту о выполнении заказа/поручения от 28.10.2013 общество "Йодные технологии и маркетинг" завершило производство продукции "БАД "Баю-бай. Капли", включая производство вторичной упаковки и этикеток, в количестве 50 000 штук.

Факт введения в гражданский оборот названного товара, на котором использованы обозначения "Баю-бай", "ЖИВЫЕ ВИТАМИНЫ", с указанием в качестве производителя общества "Йодные технологии и маркетинг", а в качестве лица, принимающего претензии по качеству, общества "ПродуктСервис", суд первой инстанции счел подтвержденным представленным в материалы дела кассовым чеком и упаковкой приобретенного товара.

Сравнив используемые на упаковке спорного товара обозначения и принадлежащие истцу товарные знаки, суд первой инстанции признал их сходными до степени смешения, а товары, для которых зарегистрированы товарные знаки, однородными товарам, в производстве которых участвовали ответчики.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции признал продукцию, произведенную обществом "Йодные технологии и маркетинг" по заказу общества "ПродуктСервис", контрафактной.

Удовлетворяя частично требование о взыскании компенсации с общества "ПродуктСервис", суд первой инстанции учел факт уничтожения части контрафактного товара, подтвержденный актом от 30.12.2014, а также то обстоятельство, что товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 338019 и 183422 имеют тождественный словесный элемент, который и был использован на упаковках контрафактного товара, в связи с чем признал, что нарушение прав на оба товарных знака представляет собой одно правонарушение.

Отказывая в иске к обществу "Йодные технологии и маркетинг", суд первой инстанции исходил из того, что названное общество действовало в рамках агентского договора по поручению общества "ПродуктСервис" и добросовестно полагалось на данные Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, в котором в спорный период правообладателем товарных знаков числилось общество "ПродуктСервис".

В удовлетворении требований об уничтожении контрафактного товара, а также средств и оборудования, используемого для производства такого товара, судом первой инстанции было отказано вследствие непредставления истцом доказательств местонахождения контрафактной продукции, а также доказательств принадлежности обществу "Йодные технологии и маркетинг" оборудования и средств, на уничтожении которых настаивал истец.

Суд апелляционной инстанции, частично удовлетворяя требование о солидарном взыскании с ответчиков компенсации, исходил из следующего.

Из акта об уничтожении биологически активных добавок к пище от 30.12.2014 усматривается, что спорный товар уничтожен в количестве 34 538 флаконов. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что до обращения истца с настоящими исковыми требованиями ответчиками частично прекращено нарушение исключительных прав истца. С учетом этого суд счел обоснованным требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки, исходя из оставшегося после уничтожения количества товара - 15 462 шт.

Довод истца о том, что фактического уничтожения продукции не было, апелляционный суд отклонил как основанный на предположениях и не нашедший документального подтверждения. Также апелляционный суд отметил, что заявлений о фальсификации доказательств истцом в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не заявлялось.

Кроме того, апелляционный суд признал верным вывод суда первой инстанции о том, что нарушение прав истца на два товарных знака "БАЮ-БАЙ" и "Баю-бай" представляют собой одно правонарушение, поскольку указанные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, которые зависимы друг от друга, связаны между собой наличием одного и того же доминирующего словесного элемента, имеют фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражений относительно жалобы.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы и возражения на нее, выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Коллегия судей полагает, что судом апелляционной инстанции верно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу; правильно применены законы и иные нормативные акты, регулирующие спорные правоотношения; дана оценка всем имеющимся в материалах дела доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства.

В частности, судами верно определены нормы материального права, подлежащие применению при разрешении настоящего спора, а именно: нормы статей 1229, 1477 и 1484 ГК РФ, устанавливающие право правообладателя товарного знака по своему усмотрению разрешать или запрещать иным лицам использование принадлежащего ему средства индивидуализации товаров и услуг, а также нормы статей 1252 и 1515 ГК РФ, в соответствии с которыми правообладатель товарного знака вправе требовать взыскания с правонарушителя компенсации за его незаконное использование.

Вопреки доводам заявителя кассационной жалобы, выводы судов о наличии оснований для взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки "БАЮ-БАЙ" и "Баю-бай" по свидетельствам Российской Федерации N 338019 и N 183422 как за одно правонарушение соответствует разъяснениям высшей судебной инстанции, приведенным в пункте 33 Обзора от 23.09.2015, в соответствии с которым, если защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, зависимых друг от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков, то нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение.

Аргументы заявителя кассационной жалобы со ссылкой на иные правовые позиции заявлены без учета фактических обстоятельств данного конкретного дела.

Доводы заявителя кассационной жалобы о неправильном определении судами размера компенсации ввиду отсутствия правовых и фактических оснований исключать из расчета компенсации товары, которые суды сочли уничтоженным, также подлежит отклонению, как заявленный без учета компетенции суда кассационной инстанции.

В соответствии с положениями статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной в том числе в определении от 17.02.2015 N 274-О, статьи 286-288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела. Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо. Установление фактических обстоятельств дела и оценка доказательств отнесены к полномочиям судов первой и апелляционной инстанций. Аналогичная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2018 N 300-ЭС18-3308.

Определение судом, рассматривающим спор по существу, конкретного размера компенсации не является выводом о применении нормы права (часть 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Определение размера компенсации за нарушение исключительных прав не относится к компетенции суда кассационной инстанции.

Таким образом, переоценка доказательств и выводов судов первой и апелляционной инстанций, сделанных по результатам исследования таких доказательств, не входит в компетенцию суда кассационной инстанции в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а несогласие заявителя жалобы с судебным актом не свидетельствует о неправильном применении судом норм материального и процессуального права и не может служить достаточным основанием для его отмены.

Так, суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле. Аналогичная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224.

По тем же причинам суд кассационной инстанции отклоняет озвученную в судебном заседании представителем заявителя кассационной жалобы информацию о том, что истцом в инициативном порядке были предприняты меры к проверке представленных ответчиками в материалы дела данных об уничтожении спорных товаров, в ходе проведения которых выявлены сведения, ставящие под сомнение достоверность соответствующих фактов.

При названных обстоятельствах и исходя из положений части 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции не усматривается.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы подлежат отнесению на заявителя кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2018 по делу N А40-217931/2016 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.