Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 11 апреля 2013 г. N 06АП-418/13

г. Хабаровск

11 апреля 2013 г.

Дело N А16-871/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 04 апреля 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 апреля 2013 года.

Шестой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Шевц А.В.,

судей Волковой М.О., Иноземцева И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Албузовой Э.С.,

при участии в заседании:

от индивидуального предпринимателя Федотенко Фёдора Захаровича: Беленковой М.Г., представителя по доверенности от 05.08.2010;

индивидуального предпринимателя Понкратова Ивана Николаевича,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Понкратова Ивана Николаевича на решение от 13.11.2012 по делу N А16-871/2012 Арбитражного суда Еврейской автономной области, принятое судьей Яниной С.В.,

по иску индивидуального предпринимателя Федотенко Фёдора Захаровича

к индивидуальному предпринимателю Понкратову Ивану Николаевичу

об обязании прекратить незаконное использование товарного знака и его удалении, о взыскании 1 500 000 рублей компенсации,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Федотенко Федор Захарович (ИНН 272111961324, ОГРНИП 305272136100025, далее - ИП Федотенко Ф.З.) обратился в Арбитражный суд Еврейской автономной области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Понкратову Ивану Николаевичу (ИНН 790100384131, ОГРНИП 305790100100022, далее - ИП Понкратов И.Н.) об обязании прекратить незаконное использование товарного знака N 371027 и удалить товарный знак с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ и оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок; взыскании 1 500 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака N 371027.

Решением от 13.11.2012 исковые требования удовлетворены частично, суд обязал ИП Понкратова И.Н. прекратить незаконное использование товарного знака, зарегистрированного за N 371027, и удалить товарный знак с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ и оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок; с ИП Понкратова И.Н. в пользу ИП Федотенко Ф.З. взыскано 250 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака, зарегистрированного за N 371027, и 12 000 рублей государственной пошлины по иску.

ИП Понкратов И.Н., не согласившись с принятым по делу судебным актом, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение от 13.11.2012 отменить и принять новый судебный акт об отклонении исковых требований, указав в обоснование на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права.

По мнению заявителя апелляционной жалобы, ответственность за использование коммерческого обозначения, сходного с другим товарным знаком предусмотрена пунктом 3 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а не статьей 1515 указанного Кодекса; заявитель считает неправомерным вывод суда первой инстанции о том, что вывеска использовалась длительное время; решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Еврейской автономной области (далее - УФАС России по ЕАО) и судебные акты о привлечении ИП Понкратова И.Н. к административной ответственности обжалованы в кассационном порядке; кроме этого, заявитель полагает, что взысканный судом размер компенсации несоразмерен последствиям нарушения, поскольку данные о наступлении для истца каких-либо негативных последствий отсутствуют; также ответчик указывает на неправильное распределение судом расходов по уплате государственной пошлины.

В судебном заседании ИП Понкратов И.Н. доводы апелляционной жалобы поддержал, просил решение от 13.11.2012 отменить и принять новый судебный акт об отклонении исковых требований, представив в обоснование своих доводов свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) от 01.03.2013 N 481799, подтверждающее регистрацию права на товарный знак (знак обслуживания) в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Представитель ИП Федотенко Ф.З. в судебном заседании выразил согласие с оспариваемым судебным актом, просил в удовлетворении апелляционной жалобы отказать.

Как следует из материалов дела, на основании свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) N 371027 (л.д. 6-8) ИП Федотенко Ф.З. является правообладателем товарного знака "КоробуК", зарегистрированного 03.02.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (приоритет от 24.12.2007), в отношении товаров классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) 25 - одежда, обувь, головные уборы и 35 - продвижение товара (для третьих лиц), услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям). Срок действия регистрации установлен до 24.12.2017.

Вышеуказанный товарный знак состоит из слова "КоробоК", внутри букв имеется рисунок в виде веточек, первая и последняя буквы названия - заглавные, над последним слогом - знак ударения.

С использованием данного товарного знака оформлена вывеска магазина, принадлежащего ИП Федотенко Ф.З., расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46, выполнена желтым цветом с красной окантовкой, внутри букв имеется рисунок в виде веточек; первая и последняя буквы названия - заглавные, над последним слогом - знак ударения; вывеска магазина, принадлежащего ИП Федотенко Ф.З., находящегося по адресу: г. Хабаровск, ул. Синельникова, д. 17, выполнена желтым цветом на зеленом фоне, внутри букв имеется рисунок в виде веточек; первая и последняя буквы названия - заглавные, над последним слогом - знак ударения (фотографии, л.д. 110-114).

ИП Федотенко Ф.З. 25.01.2011 обратился с заявлением в УФАС России по ЕАО (л.д. 67) с целью проведения проверки по вопросу незаконного использования ИП Понкратовым И.Н. товарного знака "КоробоК", по результатам которой установлено, что вывеска магазина "Короб'Ок", расположенного по адресу: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Пионерская, д. 69 "в", и принадлежащего ответчику, выполнена красными буквами на желтом фоне, внутри букв имеется рисунок в виде веточек, идентичный рисунку на вывеске магазина ИП Федотенко Ф.З. Между буквами "б" и "о" стоит знак в виде надстрочной запятой - апостроф (фотографии, решение и предписание УФАС России по ЕАО от 22.04.2011 - л.д. 31-33, 70-72, 109).

Как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, вышеуказанная вывеска демонтирована ответчиком в апреле 2011 года.

Между тем в августе 2011 года, ИП Понкратов И.Н. разместил на принадлежащих ему магазинах в г. Биробиджане по адресам: ул. Пионерская, д. 69 "в", и ул. Ленина, д. 18, вывески "Короб'Ок", выполненные красными буквами с белой окантовкой на желтом фоне. Первая буква "к" и шестая буква "о" - заглавные. Между буквами "б" и "о" стоит знак в виде надстрочной запятой - апостроф. Аналогичным образом оформлена реклама магазинов, размещенная на торце дома в г. Биробиджане по ул. Пионерской, д. 69 "в" (фотографии, л.д. 101-108).

Истец 21.10.2011 обратился с заявлением в УФАС России по ЕАО (л.д. 68) по вопросу незаконного использования ИП Понкратовым И.Н. товарного знака "КоробоК".

Решением УФАС России по ЕАО от 11.04.2012 (резолютивная часть от 10.04.2012) ИП Понкратов И.Н. признан нарушившим пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ) в части незаконного использования сходного до степени смешения обозначения товарного знака по свидетельству N 371027, правообладателем которого является ИП Федотенко Ф.З.; предписание о прекращении нарушения выдано 10.04.2012. Данные обстоятельства установлены решением Арбитражного суда Еврейской автономной области от 28.06.2012 по делу N А16-490/2012, оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2012 N 06АП-4026/2012, постановлением Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 15.02.2013 N Ф03-153/2013, имевших в силу статьи 69 АПК РФ преюдициальное значение для настоящего дела.

Поскольку ответчиком вышеуказанное предписание не исполнено, вывески магазинов не демонтированы, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Заслушав представителей сторон, изучив доводы апелляционной жалобы, исследовав материалы дела, Шестой арбитражный апелляционный суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе товарные знаки и знаки обслуживания.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Из пункта 2 статьи 1481 ГК РФ следует, что выданный правообладателю охранный документ на товарный знак подтверждает само исключительное право, приоритет и перечень товаров и услуг, в отношении которых действует это исключительное право.

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

Гражданское законодательство допускает регистрацию в качестве товарного знака, в том числе в форме словесных обозначений (статья 1482 ГК РФ).

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень которых предусмотрен в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. Так, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, путем размещения товарного знака при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товара в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу названной нормы предусмотренная законом ответственность может наступить в случае, если действия нарушителя могут повлечь возможность неправильного субъективного восприятия в сознании покупателя в отношении информации об изготовителе продукции или товаре.

При этом истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение. Для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений. Аналогичная правовая позиция выражена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.07.2011 N 2133/11.

Ответчик не оспаривает факт использования товарного знака "Короб'Ок" на вывесках магазинов, расположенных в г. Биробиджане по адресам: ул. Пионерская, д. 69 "в" и ул. Ленина, д. 18, а также на рекламе.

Судом первой инстанции на основании анализа вышеназванного обозначения с применением Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), правомерно сделан вывод о том, что обозначение, используемое ИП Понкратовым И.Н. сходно до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим ИП Федотенко Ф.З. по фонетическому, графическому, смысловому признаку, а также семантическому тождеству.

Вышеуказанные обстоятельства установлены также вступившими в законную силу решением Арбитражного суда Еврейской автономной области от 02.02.2012 по делу N А16-592/2011, оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2012 N 06АП-767/2012; решением Арбитражного суда Еврейской автономной области от 07.10.2011 по делу N А16-679/2011, оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 20.12.2011 N 06АП-5409/2011, постановлением Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 21.03.2012 N Ф03-706/2012; решением Арбитражного суда Еврейской автономной области от 28.06.2012 по делу N А16-490/2012, оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2012 N 06АП-4026/2012, постановлением Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 15.02.2013 N Ф03-153/2013. Данные судебные акты в силу статьи 69 АПК РФ имеют преюдициальное значение для настоящего спора.

Кроме этого, исходя из имеющихся в материалах дела фотографий, следует, что товар, реализуемый в магазинах истца и ответчика, аналогичен по ассортименту: текстиль, спецодежда, обувь, трикотаж; на вывесках используются аналогичные фразы, ИП Федотенко Ф.З. - "простые вещи", ИП Понкратовым И.Н. - "магазин простых вещей", что также может ввести в заблуждение потребителя.

Необходимо отметить, что у ответчика имеется приоритет только на класс МКТУ 24 - ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти, что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) от 01.03.2013 N 481799. Следовательно, ответчик не имеет права использовать свой товарный знак, как продвижение товара третьим лицам (класс МКТУ 35).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

На основании вышеизложенного довод заявителя апелляционной жалобы о необходимости применения к рассматриваемым правоотношениям положений пункта 3 статьи 1539 ГК РФ судебной коллегией отклоняется, как противоречащий вышеприведенным нормам права.

В пунктах 43.2 и 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29), пункте 14 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков; суд, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного законодательством.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В силу пункта 23 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29 ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 ГК РФ, согласно которой, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

Таким образом, суд, учитывая, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, правомерно взыскал с ИП Понкратова И.Н. 250 000 рублей компенсации. При этом размер компенсации определен в пределах, установленных законом, и обоснован судом первой инстанции в обжалуемом судебном решении. Основания для признания данной суммы взыскания завышенной у суда апелляционной инстанции отсутствуют.

Приведенные в жалобе доводы не влияют на размер определенной судом компенсации. Ответчик в апелляционной жалобе, не соглашаясь с приведенной судом оценкой доказательств, необходимость снижения судом взысканной суммы не обосновал.

На основании пункта 3 статьи 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Принимая во внимание доказанность факта незаконного использования ответчиком товарного знака истца, суд первой инстанции правомерно удовлетворил требование ИП Федотенко Ф.З., обязав ИП Понкратова И.Н. прекратить незаконное использование товарного знака N 371027 и удалить его с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ и оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Довод апелляционной жалобы о неправильном распределении судом государственной пошлины по иску судебной коллегией отклоняется в силу следующего.

В соответствии со статьей 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований (часть 1 статьи 110 АПК РФ).

Сумма государственной пошлины при подаче иска составила 28 000 рублей, госпошлина в размере 12 000 рублей взыскана с ответчика в пользу ИП Федотенко Ф.З., в части 16 000 рублей отнесена на ИП Понкратова И.Н..

Поскольку исковые требования неимущественного характера удовлетворены в полном объеме, а требование о взыскании компенсации - частично, суд первой инстанции на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации взыскал с ответчика 12 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины, исходя из удовлетворенного требования об обязании прекратить использование товарного знака - 4 000 рублей и взысканного размера компенсации (250 000 рублей) - 8 000 рублей.

В полном соответствии с имеющимися доказательствами судом первой инстанции определены фактические обстоятельства дела. Нарушения в правильности применения норм материального и процессуального права апелляционным судом не установлены.

При указанных обстоятельствах оснований к отмене решения суда и удовлетворению апелляционной жалобы не имеется.

Согласно статье 110 АПК РФ государственная пошлина по апелляционной жалобе относится на ответчика.

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Еврейской автономной области от 13.11.2012 по делу N А16-871/2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в установленном законом порядке.

Председательствующий

А.В. Шевц

Судьи

М.О. Волкова И.В. Иноземцев