Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2013 г. N С01-90/2013 по делу N А16-871/2012 Суд отменил ранее принятые по делу судебные решения и направил дело об обязании прекратить незаконное использование товарного знака на новое рассмотрение, поскольку право на товарный знак не может быть ограничено иначе как путем признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в установленном законом порядке или признания действий по регистрации соответствующего товарного знака злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2013 г. N С01-90/2013 по делу N А16-871/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 30 сентября 2013 г.

Полный текст постановления изготовлен 30 сентября 2013 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Химичева В.А., Рогожина С.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Понкратова Ивана Николаевича на решение Арбитражного суда Еврейской автономной области от 13.11.2012 (судья Янина С.В.) по делу N А16-871/2012 и постановление Шестого арбитражного апелляционного суда (судьи Шевц А.В., Волкова М.О., Иноземцев И.В.) от 11.04.2013 по тому же делу,

по иску индивидуального предпринимателя Федотенко Федора Захаровича (г. Хабаровск, ОГРНИП 305272136100025)

к индивидуальному предпринимателю Понкратову Ивану Николаевичу (г. Биробиджан, ОГРНИП 305790100100022)

об обязании прекратить незаконное использование товарного знака "КоробоК" (свидетельство N 371027); удалении данного товарного знака с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок; взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 500 000 руб.,

при отсутствии в судебном заседании лиц, участвующих в деле, либо их представителей,

лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом путем направления в их адрес копий определения о принятии кассационной жалобы к производству заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru. 

Установил:

Индивидуальный предприниматель Федотенко Федор Захарович (далее - ИП Федотенко Ф.З., истец) обратился в Арбитражный суд Еврейской автономной области с иском к индивидуальному предпринимателю Понкратову Ивану Николаевичу (далее - ИП Понкратов И.Н., ответчик) об обязании прекратить незаконное использование товарного знака "КоробоК" (свидетельство N 371027); удалении товарного знака с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок; взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 500 000 руб. 

Решением Арбитражного суда Еврейской автономной области от 13.11.2013 исковые требования были удовлетворены частично, суд обязал ИП Понкратова И.Н. прекратить незаконное использование товарного знака, зарегистрированного за N 371027, и удалить товарный знак с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ и оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок; с ИП Понкратова И.Н. в пользу ИП Федотенко Ф.З. взыскано 250 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака, зарегистрированного за N 371027, и 12 000 рублей государственной пошлины по иску.

Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2013 решение Арбитражного суда Еврейской автономной области от 13.11.2013 было оставлено без изменения, апелляционная жалоба ИП Понкратова И.Н. - без удовлетворения. 

Не согласившись с указанными судебными актами, ИП Понкратов И.Н. обратился в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа с кассационной жалобой. 

Определением Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 29.07.2013 дело было передано в порядке, предусмотренном статьей 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по подсудности в Суд по интеллектуальным правам. 

В кассационной жалобе ИП Понкратов И.Н. ссылается на нарушение и неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, несоответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем просит указанные судебные акты отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований. 

Заявитель кассационной жалобы полагает, что ответственность за нарушение, предусмотренное частью 2 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации, установлена частью 3 той же статьи, исходя из чего судом первой инстанции неправильно применена норма части 4 статьи 1515 названного кодекса, определяющая возможность для правообладателя требовать взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. 

Не согласен с выводом суда первой инстанции о том, что спорное обозначение использовалось в качестве вывески длительное время, а также с выводом суда апелляционной инстанции об использовании данного обозначения в рекламе, в связи с чем считает, что взысканная сумма несоразмерна последствиям нарушения.

Ответчик полагает, что судами не учтено наличие у него свидетельства на товарный знак "Короб'ОК" N 481799 с датой приоритета 08.08.2011, дающего исключительное право на использование товарного знака по 24 классу Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ). Обращает внимание, что регистрация данного товарного знака недействительной не признана и право ответчика на использование этого товарного знака неправомерно ограничено. 

Возражает против толкования содержащейся в 35 классе МКТУ формулировки "продвижение товаров (для третьих лиц)", данного в постановлении суда апелляционной инстанции, полагая, что данная формулировка относится только к рекламе товаров, а не к их реализации. 

Истцом представлен письменный отзыв на кассационную жалобу, в котором он просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения. 

Стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания суда кассационной инстанции, в судебное заседание не явились, явку представителей не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие. 

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах, применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Кодекса о надлежащем извещении. 

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, на основании свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) N 371027 ИП Федотенко Ф.З. принадлежит исключительное право на товарный знак "КоробоК", зарегистрированный 03.02.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (приоритет товарного знака от 24.12.2007) в отношении 25 класса (одежда, обувь, головные уборы) и 35 класса (продвижение товара (для третьих лиц), услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям) МКТУ, со сроком действия регистрации до 24.12.2017. 

Данный товарный знак содержит словесное обозначение "КоробоК", внутри букв имеется рисунок в виде веточек, первая и последняя буквы названия - заглавные, над последним слогом стоит знак ударения. 

С использованием указанного товарного знака оформлены вывески магазинов, принадлежащих ИП Федотенко Ф.З. и расположенных по адресам: г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46 и г. Хабаровск, ул. Синельникова, д. 17, при этом буквы выполнены желтым цветом с красной окантовкой, внутри букв имеется рисунок в виде веточек; первая и последняя буквы названия - заглавные, над последним слогом стоит знак ударения. 

25.01.2011 ИП Федотенко Ф.З. обратился с заявлением в управление Федеральной антимонопольной службы России по Еврейской автономной области (далее - УФАС по Еврейской автономной области) с целью проведения проверки по вопросу незаконного использования ИП Понкратовым И.Н. товарного знака "КоробоК", по результатам которой было установлено, что вывеска магазина, расположенного по адресу: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Пионерская, д. 69 "в", и принадлежащего ответчику, содержит словесное обозначение "Короб'Ок", выполненное красными буквами на желтом фоне, внутри букв имеется рисунок в виде веточек, идентичный рисунку на вывеске магазина ИП Федотенко Ф.З. и рисунку внутри букв товарного знака, между буквами "б" и "о" стоит знак в виде надстрочной запятой - апостроф. На основании этого решением УФАС по Еврейской автономной области от 22.04.2011 ИП Понкратов И.Н. был признан нарушившим требования пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) в части незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 371027, правообладателем которого является ИП Федотенко А.Н., ИП Понкратову И.Н. было выдано предписание о прекращении указанного нарушения. 

Решением Арбитражного суда Еврейской автономной области от 07.10.2011 по делу N А16-679/2011, оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 20.12.2011 и постановлением Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 21.03.2012, в удовлетворении заявления ИП Понкратова И.Н. о признании незаконным решения и предписания УФАС по Еврейской автономной области от 22.04.2011 было отказано.

В августе 2011 года ИП Понкратов И.Н. разместил над входом в принадлежащие ему магазины в г. Биробиджане по адресам: ул. Пионерская, д. 69 "в" и ул. Ленина, д. 18 вывески, содержащие словесное обозначение "Короб'Ок", выполненное красными буквами с белой окантовкой на желтом фоне. Первая буква "к" и шестая буква "о" - заглавные. Между буквами "б" и "о" стоит знак в виде надстрочной запятой - апостроф. Аналогичным образом была оформлена реклама магазинов, размещенная на торце дома N 69 "в" по ул. Пионерской в г. Биробиджане. 

01.11.2011 ИП Федотенко Ф.З. обратился с новым заявлением в УФАС по Еврейской автономной области с целью проведения проверки по вопросу незаконного использования ИП Понкратовым И.Н. товарного знака "КоробоК" путем размещения на вывесках принадлежащих ему магазинов измененного словесного обозначения "Короб'Ок", по результатам которой было принято решение от 11.04.2012. Указанным решением ИП Понкратов И.Н. был признан нарушившим требования пункта 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции в части незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 371027, правообладателем которого является ИП Федотенко А.Н., ИП Понкратову И.Н. было выдано предписание о прекращении указанного нарушения. 

Решением Арбитражного суда Еврейской автономной области от 28.06.2012 по делу N А16-490/2012, оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2012 и постановлением Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 15.02.2013, в удовлетворении заявления ИП Понкратова И.Н. о признании незаконным решения и предписания УФАС по Еврейской автономной области от 11.04.2011, а также постановления о привлечении к административной ответственности от 04.05.2012 было отказано. 

Учитывая вышеназванные обстоятельства и считая свое исключительное право на использование товарного знака по свидетельству N 371027 нарушенным, ИП Федотенко Ф.З. обратился с настоящим исковым заявлением. 

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции исходил из того, что вывески магазинов ИП Понкратова И.Н. сходны до степени смешения с товарным знаком, исключительным правом на который обладает ИП Федотенко Ф.З.; судебные акты, принятые по делам N А16-679/2011 и N А16-490/2012 имеют преюдициальное значение для рассмотрения настоящего спора; факт нарушения ответчиком исключительного права, принадлежащего истцу, подтверждается материалами дела; защита исключительного права на товарный знак предоставляется и в случае использования зарегистрированного товарного знака на вывесках магазинов; использование ответчиком чужого товарного знака вводит потребителей в заблуждение и ассоциируется в сознании последних с магазинами, принадлежащими истцу; при установлении размера компенсации подлежат учету длительный срок незаконного использования товарного знака, наличие ранее допущенных ответчиком нарушений, характер нарушения и степень вины нарушителя, вероятность убытков правообладателя. 

Ответчиком на стадии апелляционного производства в материалы дела было представлено свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 481799 от 01.03.2013, согласно которому Понкратов И.Н. является правообладателем товарного знака "Короб'Ок" по 24 классу МКТУ (ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти) с приоритетом товарного знака 08.08.2011. 

Суд апелляционной инстанции, оставляя без изменения обжалуемый судебный акт, согласился в полном объеме с выводами суда первой инстанции, а также указал, что у ответчика имеется приоритет только по 24 классу МКТУ (ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти), в связи с чем он не имеет права использовать свой товарный знак как продвижение товара третьим лицам (35 класс МКТУ). 

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам. 

В силу части 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно части 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (часть 3 той же статьи). 

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. 

Суд первой инстанции, руководствуясь положениями, закрепленными в пункте 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32, провел сравнение словесного обозначения "КоробоК", исключительное право на использование которого принадлежит истцу, и используемого ответчиком словесного обозначения "Короб'Ок", и пришел к обоснованному выводу о наличии между сравниваемыми обозначениями сходства до степени смешения, в связи с чем действия ответчика по использованию соответствующего обозначения правомерно были признаны нарушающими исключительное право истца на использование зарегистрированного за ним товарного знака.

Применяя правовые последствия допущенного ответчиком нарушения, суды исходили из того, что к рассматриваемым отношениям подлежат применению исключительно нормы статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за незаконное использование товарного знака. 

Вместе с тем судами первой и апелляционной инстанций не учтено следующее. 

Как усматривается из содержания обжалуемого решения, суд первой инстанции рассматривал используемое ответчиком на вывесках принадлежащих ему магазинов словесное обозначение в качестве коммерческого обозначения. 

По смыслу статей 1225, 1477, 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки и коммерческие обозначения являются различными по своей правовой природе средствами индивидуализации: товарный знак - товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей; коммерческое обозначение - предприятий (в том числе торговых). 

Данное обстоятельство обуславливает различия в правовом режиме защиты исключительных прав на данные средства индивидуализации и применяемых правовых последствий нарушений. 

Частью 3 статьи 1252 названного кодекса установлено, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. 

Согласно части 6 той же статьи, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения. 

Особенности применения правовых последствий нарушений исключительных прав на те или иные результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации установлены в специальных нормах, содержащихся в главах и параграфах, относящихся к соответствующим результатам интеллектуальной деятельности или средствам индивидуализации. 

В силу части 3 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. 

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации (часть 4 указанной статьи). 

Между тем, согласно части 2 статьи 1539 того же кодекса, не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Лицо, нарушившее правила пункта 2 настоящей статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки (часть 3 этой же статьи). 

Таким образом, исходя из систематического толкования перечисленных норм, часть 3 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит специальную норму, устанавливающую правовые последствия нарушения исключительного права в том числе на товарный знак путем использования сходного с ним до степени смешения коммерческого обозначения. 

Однако применительно к рассматриваемому делу суд первой инстанции, рассматривая используемое ответчиком словесное обозначение "Короб'Ок" в качестве коммерческого обозначения и ссылаясь на норму части 2 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации, не мотивировал данные выводы. 

Вместе с тем в силу части 1 статьи 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. 

Следовательно, суду необходимо было установить, соответствует ли используемое ответчиком словесное обозначение перечисленным в вышеприведенной норме критериям, позволяющим отнести его к коммерческим обозначениям. От установления данных обстоятельств будут зависеть и правовые последствия, применяемые за нарушение исключительного права истца. 

Кроме того, в обжалуемом решении суд обязал ИП Понкратова И.Н. прекратить незаконное использование товарного знака, зарегистрированного за N 371027, и удалить товарный знак с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ и оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. 

В соответствии с частью 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. 

Данному праву корреспондирует установленный частью 3 той же статьи запрет на использование другим лицом сходных обозначений именно в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров. 

В связи с этим суд первой инстанции, установив фактически полный запрет на использование ответчиком словесного обозначения "Короб'Ок", в том числе и в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак по свидетельству N 371027 не зарегистрирован, действовал с нарушением вышеуказанных норм материального права. 

При этом следует учитывать, что ИП Понкратов И.Н. в настоящее время является правообладателем товарного знака "Короб'Ок" по 24 классу МКТУ (ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти) с приоритетом товарного знака 08.08.2011, то есть обладает исключительным правом на использование данного обозначения в пределах, установленных свидетельством на указанный товарный знак. Установленный же запрет на использование спорного словесного обозначения препятствует осуществлению ответчиком данного исключительного права. 

Ссылка суда апелляционной инстанции на то, что ответчик не имеет права использовать свой товарный знак как продвижение товара третьим лицам (35 класс МКТУ) может быть признана обоснованной лишь в части отсутствия у ответчика права осуществлять с использованием принадлежащего ему товарного знака деятельность торгового предприятия, не являющегося производителем товаров, которая по установившейся практике относится к 35 классу МКТУ. Однако, поскольку любой товар производится с целью его продажи, в связи с чем самим производителем уже оказывается услуга по удовлетворению потребности в приобретении товара (реализация товара входит в содержание исключительного права на товарный знак как одно из правомочий правообладателя), то правообладателю товарного знака по одному из товарных классов (в том числе 24 классу МКТУ) принадлежит и право на реализацию производимого им самим товара. 

Исходя из разъяснений, данных в пункте 62 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса. Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

По смыслу приведенного разъяснения исключительное право на товарный знак не может быть ограничено иначе как путем признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в установленном законом порядке или признания действий по регистрации соответствующего товарного знака злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. 

С учетом изложенного, суд кассационной инстанции полагает, что обжалуемые судебные акты приняты с нарушением норм материального права, выводы, содержащиеся в решении и постановлении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка необходимых доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе, установить объем исключительного права истца на товарный знак, правовую природу используемого ответчиком обозначения, при необходимости предложить истцу уточнить исковые требования, дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Еврейской автономной области от 13.11.2012 по делу N А16-871/2012 и постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2013 по тому же делу отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Еврейской автономной области.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

В.А. Химичев

Судья

С.П. Рогожин