1. Юридическая природа лицензионного договора
1.1. Заключение лицензионного договора является одним из предусмотренных законом способов оформления воли при распоряжении исключительным правом
Определение СК по административным делам Верховного Суда РФ от 1 декабря 2011 г. N 37-Г11-12
Использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности: воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме; распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров; публичный показ произведения; публичное исполнение произведения и т.п. (пункт 2 статьи 1270 Гражданского кодекса РФ).
В соответствии со статьей 1233 Гражданского кодекса РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).
Анализ приведенных правовых норм свидетельствует о том, что автор может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (в данном случае стихотворение) любым не противоречащим закону способом. Заключение лицензионного договора является одним из предусмотренных законом способов оформления воли при распоряжении своим исключительным правом.
1.2. Закон не предусматривает обязательности заключения лицензионного договора при распоряжении автором исключительным правом, поскольку волю можно выразить в иной письменной форме
Определение СК по административным делам Верховного Суда РФ от 1 декабря 2011 г. N 37-Г11-12
Анализ правовых норм свидетельствует о том, что автор может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (в данном случае стихотворение) любым не противоречащим закону способом. Закон не предусматривает обязательности заключения лицензионного договора.
Из материалов дела усматривается, что автор предоставил лицу право на безвозмездное использование в его предвыборных агитационных материалах стихотворения. Передача права осуществлена в письменном виде.
При таких данных у суда отсутствовали основания для вывода о том, что при размещении текста стихотворения нарушено законодательство об интеллектуальной собственности.
1.4. К заключению лицензионного договора применяются положения корпоративного законодательства о совершении сделок с заинтересованностью
Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 15 декабря 2003 г. N А19-14478/03-6-Ф02-4352/03-С2
Лицензионный договор, представленный в материалы дела, не относится к публичным договорам на основании статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем применение пункта 19 Информационного письма N 62 Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13 марта 2001 года "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность", недопустимо.
Таким образом, Арбитражным судом сделан верный вывод о том, что при заключении лицензионного договора, являющегося сделкой, в которой имеется заинтересованность, требуется решение Совета директоров или Общего собрания акционеров. Сведений о том, что такие решения имеются, в материалах дела отсутствуют.
На основании вышеизложенного, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что судом первой инстанции оспоримый лицензионный договор правомерно признан недействительным, как заключенный с нарушением статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.95 N 208-ФЗ.
1.5. Исходя из характера содержания договора и сложившихся отношений по его исполнению, который предусматривает отчуждение исполнителем заказчику исключительных прав на объекты авторского права, входящие в состав результатов работ, суд может квалифицировать договор в качестве смешанного, поскольку он содержит элементы договоров возмездного оказания услуг, подряда, а также лицензионного договоров
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 18 ноября 2015 г. N Ф02-5049/15 по делу N А19-9305/2014
Согласно пункту договора исполнитель отчуждает заказчику исключительные права на объекты авторского права, входящие в состав результатов работ по договору в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Исходя из предмета и содержания условий спорного договора, характера основных прав и обязанностей сторон по рассматриваемому договору и сложившихся отношений по его исполнению, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что заключенный сторонами договор является смешанным, поскольку содержит элементы договоров возмездного оказания услуг, подряда, а также лицензионного договоров.
2. Срок лицензионного договора
2.1. Наличие в договоре о распоряжении исключительными правами условия о сроке его действия предполагает возможность квалифицировать договор как лицензионный и само по себе не свидетельствует о его ничтожности
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 24 июня 2010 г. N Ф09-4779/10-С6 по делу N А07-20820/2009
Вывод апелляционного суда о недействительности договора ввиду наличия условия о сроке его действия не основан на положениях норм права и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29, из которых следует, что наличие такого условия предполагает возможность квалифицировать договор как лицензионный и само по себе не свидетельствует о его ничтожности.
Невозможность квалификации договора как лицензионного апелляционным судом с соблюдением правил, предусмотренных ст. 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, не установлена.
2.2. То обстоятельство, что срок действия лицензионного договора может продлеваться неопределенное количество раз не свидетельствует о том, что срок действия договора является неопределенным, поскольку каждый раз действие договора продлевается на определенный срок
Апелляционное определение Московского городского суда от 24 декабря 2015 г. N 33-48873/15
В соответствии с п. 1 ст. 1230 ГК РФ, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации действуют в течение определенного срока, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
В соответствии с п. 5 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.
Утверждения ответчика о том, что заключенные между ООО и авторами произведений лицензионные договоры заключены на неопределенный срок и не содержат условий о размере вознаграждения, не соответствуют содержанию договоров.
Так, все оспариваемые ответчиком лицензионные договоры содержат условие о сроке действия, а также условие о том, что в том случае, если за определенное договором время до истечения срока договора ни одна из сторон не заявит письменно о своем намерении не продлевать договор, то срок действия договора каждый раз автоматически продлевается на указанный в договоре срок.
То обстоятельство, что срок действия договора может продлеваться неопределенное количество раз, не свидетельствует о том, что срок действия договора является неопределенным, поскольку каждый раз действие договора продлевается на определенный срок. При этом продление срока действия договора каждый раз должно являться следствием воли сторон не прекращать действие договора. Условия договора не препятствуют любой из сторон отказаться от продления договора.
2.3. Стороны лицензионного договора могут распространить право использования объекта интеллектуальной собственности на отношения, возникшие до заключения договора
Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 4 февраля 2013 г. N Ф05-16177/12 по делу N А40-41854/2012
В пункте 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора.
Таким образом, положениями указанных норм Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено согласие сторон на обращение условий договора на отношения, возникшие до его заключения.
По лицензионному договору о предоставлении права использования произведения одна сторона - автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения в установленных договором пределах (ст. 1286 ГК РФ).
Исходя из содержания пунктов лицензионного договора следует, что истец передал ООО за вознаграждение простую (неисключительную) лицензию на использование частей видеофильма определенным способом и в определенных пределах.
Между тем, выводы судов обеих инстанций о возникновении у ООО права на включение фрагмента видеофильма в телепрограмму только с 30 января 2012 года, противоречит условиям лицензионного договора, в котором стороны распространили действие разрешения использования части видеофильма конкретно на дату выхода 11 сентября 2011 года этой телепрограммы в эфир.
2.4. После возобновления патента лицензионный договор о распоряжении исключительным правом, заключенный ранее, автоматически свое действие не возобновляет и стороны должны заключать его вновь
Апелляционное определение Московского городского суда от 02 марта 2016 г. N 33-3072/16
Доводы апелляционной жалобы истца о том, что в любой момент после оплаты патентной пошлины патент вновь может возобновить свое действие, судебная коллегия отклоняет, поскольку, как пояснил судебной коллегии представитель Роспатента, после оплаты патентной пошлины патент действительно возобновит свое действие, однако лицензионный договор о распоряжении исключительным правом, заключенный с кем бы то ни было, автоматически свое действие не возобновляет и стороны должны будут заключать его вновь.
3. Способы использования произведения
3.2. Способы использования произведения являются существенным условием лицензионного договора
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 декабря 2015 г. N С01-1047/2015 по делу N А40-28619/2015
В силу п. 3 ст. 1237 ГК РФ использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную настоящим Кодексом, другими законами или договором. В этой связи при рассмотрении споров, возникающих из лицензионных договоров, суду необходимо анализировать предмет договора с точки зрения установления его существенных условий в части определения способов использования произведения, которым наделяется лицензиат.
Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 25 октября 2012 г. N Ф05-11799/12 по делу N А40-14437/2012
Исходя из п. 6 ст. 1235 ГК РФ предметом и условиями, названными законом существенными или необходимыми для лицензионного договора, т.е. существенными в силу закона, являются: 1) предмет договора, а именно, указание на результат интеллектуальной деятельности, право использования которого предоставляется по договору; 2) способы использования результата интеллектуальной деятельности.
При этом в силу п. 3 ст. 1237 ГК РФ использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную настоящим Кодексом, другими законами или договором.
Согласно разъяснениям, содержащимся в абз. 2 п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если указанное нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации лицензиатом допускается (осуществляется использование соответствующего результата или средства за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору) и за такое нарушение лицензионным договором предусмотрена ответственность в дополнение к установленной частью четвертой ГК РФ, то это обстоятельство подлежит учету при определении размера денежной компенсации в случае ее взыскания (пункт 3 статьи 1252 Кодекса).
Перечисленные нормы ГК РФ с учетом их разъяснений Высшим Арбитражным Судом РФ устанавливают положения о том, что, во-первых, способы использования произведения являются существенным условием лицензионного договора, во-вторых, выход лицензиата за пределы указанных способов использования произведения признается нарушением исключительных прав и влечет предусмотренную договором и законом ответственность.
В этой связи при рассмотрении споров, возникающих из лицензионных договоров, суду необходимо анализировать предмет договора с точки зрения установления его существенных условий в части определения способов использования произведения, которым наделяется лицензиат.
3.4. Законодатель допускает дифференциацию лицензионных договоров в зависимости от способа использования результата интеллектуальной деятельности
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 марта 2013 г. N 13921/12
В статье 1236 ГК РФ, а также в иных нормах Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствуют положения относительно возможности заключения договоров о предоставлении исключительной лицензии в определенной сфере деятельности и в пределах, указанных непосредственно сторонами. Вместе с тем в пункте 3 указанной статьи содержится положение, согласно которому в одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности могут содержаться условия для лицензионных договоров разных видов (исключительной и неисключительной лицензии). Следовательно, законодатель допускает дифференциацию лицензионных договоров в зависимости от способа использования результата интеллектуальной деятельности. В спорном договоре стороны определили конкретный способ (сферу) использования такого результата - трансформаторы малой, средней и большой мощности. Кроме того, стороны правомерно определили и вид заключаемого договора - договор на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия). Такой договор не противоречит императивным нормам Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.6. Объем передаваемых прав на использование результата интеллектуальной деятельности определяется правообладателем самостоятельно в соответствии с условиями лицензионного договора
Апелляционное определение СК по гражданским делам Самарского областного суда от 07 ноября 2013 г. по делу N 33-10665/2013
Положениями подп. 1 п.1 ст. 1236 Гражданского кодекса РФ лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия).
Таким образом, объем передаваемых прав на использование результата интеллектуальной деятельности определяется патентообладателем самостоятельно в соответствии с условиями лицензионного договора.
3.7. Роспатент не вправе отказывать в государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору, условия которого одновременно предусматривают разные виды лицензии на различные способы использования интеллектуальной собственности, поскольку это не считается внутренним противоречием соглашения
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 марта 2013 г. N 13921/12
Поскольку в договоре содержалось условие о сохранении за правообладателем возможности заключать с другими лицами лицензионные договоры в отношении не перечисленных способов использования, по мнению Роспатента, представленный лицензионный договор содержал внутренние противоречия и Роспатент полагал, что не имеет законной возможности зарегистрировать такой лицензионный договор.
Суд согласился с данным выводом, указав, что пункт договора противоречит понятию исключительной лицензии в смысле пункта 1 статьи 1236 ГК РФ, поскольку в нем содержится условие, согласно которому у лицензиара остается право заключать с другими лицами лицензионные договоры на указанное в договоре изобретение. Регистрация такого договора не могла быть осуществлена, поскольку условия договора противоречат закону и существу распоряжения исключительным правом, что выходит за пределы правомочий, предоставленных сторонам в пункте 1 статьи 1233 ГК РФ.
В статье 1236 ГК РФ, а также в иных нормах Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствуют положения относительно возможности заключения договоров о предоставлении исключительной лицензии в определенной сфере деятельности и в пределах, указанных непосредственно сторонами. Вместе с тем в пункте 3 указанной статьи содержится положение, согласно которому в одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности могут содержаться условия для лицензионных договоров разных видов (исключительной и неисключительной лицензии). Следовательно, законодатель допускает дифференциацию лицензионных договоров в зависимости от способа использования результата интеллектуальной деятельности. В спорном договоре стороны определили конкретный способ (сферу) использования такого результата - трансформаторы малой, средней и большой мощности. Кроме того, стороны правомерно определили и вид заключаемого договора - договор на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия). Такой договор не противоречит императивным нормам Гражданского кодекса Российской Федерации.
Таким образом, у Роспатента не было оснований для отказа в государственной регистрации исключительного лицензионного договора о предоставлении исключительного права использования изобретения по патенту.
