Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 августа 2019 г. по делу N СИП-360/2018 Суд признал недействительным решение Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и признании недействительным предоставления им правовой охраны этому товарному знаку, поскольку представленными обществом наряду с возражением доказательствами, на основании которых Роспатент сделал вывод об отсутствии у спорного товарного знака различительной способности, не подтверждается факт известности рядовому российскому потребителю данного обозначения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 августа 2019 г. по делу N СИП-360/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 20 августа 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 23 августа 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Лапшиной И.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лавровой Е.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" (Большой Знаменский пер., д. 2, стр. 3, Москва, 119019, ОГРН 1167746750181) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 24.05.2018 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 633779 и признании недействительным предоставления правовой охраны этому товарному знаку в отношении товаров 30-го "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, пицца, тесто для пиццы" и услуг 43-го "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, услуги баров, рестораны, рестораны самообслуживания, пиццерии" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ПИНСА БИСТРО" (ул. Марксистская, д. 20, стр. 1, пом. 2, комн. 3, Москва, 109147, ОГРН 1177746464280).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" - Свинцов М.Л. (по доверенности от 06.09.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Глоба Г.А. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-364/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Пинса Бистро" - Езерская Ю.А. (по доверенности от 05.03.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" (далее - общество "БонтемпиРест", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 24.05.2018 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 633779 и признании недействительным предоставления правовой охраны этому товарному знаку в отношении товаров 30-го "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, пицца, тесто для пиццы" и услуг 43-го "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, услуги баров, рестораны, рестораны самообслуживания, пиццерии" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ПИНСА БИСТРО" (далее - общество "ПИНСА БИСТРО", третье лицо).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2019 заявление общества "БонтемпиРест" удовлетворено, решение Роспатента от 24.05.2018, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 633779, признано недействительным как не соответствующее подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Суд обязал Роспатент в 30-дневный срок с момента вступления судебного акта в законную силу восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 633779 в отношении товаров 30-го "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, пицца; тесто для пиццы" и услуг 43-го "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2019 указанное решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При этом суд кассационной инстанции указал суду первой инстанции на необходимость учесть при новом рассмотрении дела следующие обстоятельства.

Суд первой инстанции не оценил представленный в материалы дела аналитический отчет всероссийского социологического исследования, проведенного обществом с ограниченной ответственностью "Аналитическая социология", утвержденного доктором социологических наук, профессором кафедры социологических исследований социологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Авериным Ю.П. (далее - аналитический отчет Аверина Ю.П.), и в нарушение пункта 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не отразил в решении мотивы, по которым он отверг это доказательство, ограничившись указанием на то, что в судебном заседании представитель общества "БонтемпиРест" исключил ссылки на аналитический отчет всероссийского социологического исследования как на неотносимое доказательство. Однако суд первой инстанции не учел, что данное доказательство было представлено в суд не обществом "БонтемпиРест", а Роспатентом в составе материалов административного дела в обоснование законности и обоснованности обжалуемого ненормативного правового акта, содержащего выводы, основанные на указанном исследовании. При таких обстоятельствах у общества "БонтемпиРест" отсутствовали полномочия по "уточнению оснований требования путем исключения ссылки на аналитический отчет всероссийского социологического исследования, проведенного обществом с ограниченной ответственностью "Аналитическая социология", утвержденного доктором социологических наук, профессором кафедры социологических исследований социологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Авериным Ю.П.".

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам обратил внимание суда первой инстанции на то, что в отношении оценки данного доказательства у лиц, участвующих в деле, имеются существенные противоречия, поскольку общество "ПИНСА БИСТРО" на стадии подготовки дела к судебному разбирательству высказывало сомнения о достоверности названного отчета, заявляло ходатайство об истребовании у общества с ограниченной ответственностью "Аналитическая социология" первичных документов (анкет опрошенных потребителей, сведений о лицах, проводивших опросы, документов, подтверждающих оформление гражданско-правовых либо трудовых отношений с указанными лицами, электронные материалы из специальной программы, в которой была проведена обработка данных при подготовке отчета).

Президиум Суда по интеллектуальным правам Суда по интеллектуальным правам отметил, что суду первой инстанции следовало с учетом положений части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дать правовую оценку представленному аналитическому отчету и выводам Роспатента в отношении данного документа, в том числе с учетом того, что спорный товарный знак представляет собой словесное обозначение "PINZA", тогда как указанный отчет составлен по итогам всероссийского социологического исследования на тему: "Характер различительной способности среди потребителей России обозначений "ПИНЦА" и "Пинса Романа", использующихся для наименования блюда и ресторана".

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным указал суду первой инстанции на необходимость при новом рассмотрении дела устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, дать оценку всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, в том числе на основании текста оспариваемого решения Роспатента и материалов административного дела, представленного в судебное дело, и принять мотивированное и обоснованное решение согласно требованиям действующего законодательства.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что при новом рассмотрении суд первой инстанции должен учесть, что предметом настоящего дела является спорный товарный знак "PINZA", состоящий из одного словесного элемента.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции должен оценить с учетом доводов лиц, участвующих в деле, имеющиеся в материалах дела документы с точки зрения их отношения непосредственно к спорному товарному знаку. Документы, относящиеся к иному обозначению, например, "PINSA" или "PIZZA", могут быть оценены только в той мере, в которой они могут (или не могут) свидетельствовать о восприятии адресной группой потребителей именно спорного обозначения "PINZA", которому предоставлена правовая охрана по товарному знаку, являющемуся предметом конкретного административного дела.

Дело принято на новое рассмотрение Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции определением от 29.05.2019.

Дополнительно при новом рассмотрении дела заявителем и третьим лицом были представлены дополнительные пояснения. При этом третьим лицом были также представлены дополнительные доказательства в обоснование законности оспариваемого решения Роспатента.

В судебное заседание явились представители всех лиц, участвующих в деле, которые поддержали свои правовые позиции в неизменном виде.

В судебном заседании Судом по интеллектуальным правам отказано в удовлетворении ходатайства третьего лица об истребовании доказательств, подтверждающих фактическое проведение социологического опроса, отраженного в аналитическом отчете всероссийского социологического исследования, проведенного обществом с ограниченной ответственностью "Аналитическая социология", утвержденного профессором кафедры социологических исследований социологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Авериным Ю.П., поскольку третьим лицом не подтверждена обоснованность возникших у него сомнений в отношении достоверности проведенного социологического опроса. Кроме того, аналитический отчет был представлен в отношении иных товарных знаков, вопрос о правовой охране которых в настоящем деле не рассматривается, на что также было обращено внимание в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2019 по настоящему делу.

При рассмотрении спора судом установлено следующее.

Общество "БонтемпиРест" является правообладателем словесного товарного знака "PINZA" по свидетельству Российской Федерации N 633779 (дата приоритета - 05.12.2016, дата регистрации - 24.10.2017, дата окончания срока регистрации - 05.12.2026), зарегистрированного, в том числе, в отношении товаров 30-го "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, пицца; тесто для пиццы" и услуг 43-го "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии" классов МКТУ.

Общество "ПИНСА БИСТРО" 15.03.2018 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны данному товарному знаку.

Доводы поданного в Роспатент возражения общества "ПИНСА БИСТРО" о несоответствии указанного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 633779 подпунктам 1 и 3 пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 ГК РФ сводились к следующему:

- общество "ПИНСА БИСТРО" является заинтересованным лицом в подаче заявления, поскольку осуществляет деятельность пиццерии, кафе, ресторанов (открыто заведение общественного питания под названием "PINSA MAESTRELLO" на территории города Москвы, которая освещается на официальном сайте www.pinsamaestrello.com/ и в сети Интернет. Фирменное наименование общества на английском языке "PINSA BISTRO" содержит элемент, сходный с оспариваемым знаком. Подана заявка N 2017734105 на регистрацию комбинированного товарного знака со словесными элементами "PINSA" и "MAESTRELLO" в отношении услуг 43-го класса МКТУ "закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставки на дом"). В адрес лица, подавшего возражение, направлены претензионные письма о незаконном использовании товарных знаков, принадлежащих правообладателю;

- словесные элементы "ПИНСА", "ПИНЦА" и "ПИЦЦА" (транслитерация "PINSA", "PINZA", "" и "PIZZA") в настоящее время представляют собой блюдо итальянской кухни, происходят от одного слова латинского языка "PINSERE";

- потребители, в том числе российские, относят такие слова, как "ПИНЦА" ("PINZA") и "ПИНСА" ("PINSA") к названию определенного блюда и считают его разновидностью такого блюда, как "ПИЦЦА" ("PIZZA");

- с учетом изложенного, обозначение "PINZA" (транслитерация "ПИНЦА"), а также все сходные с ним до степени смешения обозначения "PINSA" (транслитерация "ПИНСА") указывает на вид товара и является неохраняемым элементом в отношении оспариваемых товаров и услуг. При этом оспариваемые услуги 43-го класса МКТУ представляют собой услуги заведений общественного питания, в которых предлагаются такие блюда, как "PINZA";

- в различных источниках, в которых речь идет о таком блюде, как "ПИЦЦА", в том числе упоминаются "ПИНСА" и "ПИНЦА", и наоборот, как описание сходных между собой блюд, а в некоторых случаях и то, что одно производное от другого;

- в связи с тем, что "ПИНЦА" ("PINZA") и "ПИНСА" ("PINSA") представляют собой названия блюд, то многие заведения используют данные обозначения как в названиях своих заведений, так и в названиях предлагаемых блюд при составлении меню;

- заведения общественного питания, включающие в свои названия как слова "PINZA", "PINSA", "PINSERIA", так и предлагающие посетителям блюда "PINZA" и "PINSA", расположены во многих странах мира;

- крупнейший в мире сайт о путешествиях www.tripadvisor, который создан в 2000 году и в настоящее время используется 315 миллионами посетителей в 45 странах мира и на котором зарегистрировано 70 миллионов пользователей, иллюстрирует большое количество отзывов о подобных заведениях. В своих отзывах посетители именуют в одних и тех же заведениях одно и то же блюдо как "PINSA", так и "PINZA";

- существует практика регистрации товарных знаков, в которых словесные элементы "ПИЦЦА" ("PIZZA"), "ПИЦЦЕРИЯ" ("PIZZERIA") являются неохраняемыми элементами товарного знака;

- отделом по аннуляции Ведомства по гармонизации на внутреннем рынке, торговые марки и промышленные образцы ("European union intellectual property office", далее - "EUIPO") 29.04.2015 принято решение об аннулировании товарного знака N 2548964, состоящего из словесного элемента "PINSA", который был зарегистрирован в отношении товаров 30-го класса МКТУ "пицца и приготовления продуктов для пиццы";

- установленные в решении EUIPO факты сами по себе являются достаточными для признания обозначений "PINZA" / "PINSA" / "ПИНСА" неохраноспособными элементами, которым не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана в качестве товарных знаков на территории Российской Федерации в отношении соответствующих товаров и услуг;

- динамика въезда/выезда российских граждан на территорию Италии и иных стран Евросоюза предопределяет вывод о том, что российские граждане уже до даты подачи заявки были знакомы с обозначениями "PINZA" / "PINSA", означающими вид пиццы и вид предприятия;

- в словаре венецианского диалекта (второе улучшенное издание 1856 года) упоминается такое слово, как "PINZA" - в переводе с итальянского языка "ж.р. Пицца. Маленькая лепешка, делалась в домах простых людей, в основном в день свежего хлеба, выпекалась руками, чаще всего эллиптической формы";

- слова "ПИНЦА" ("PINZA"), "ПИНСА" ("PINSA") представляют собой обозначение, характеризующее товар, указывает на его вид (вид пиццы), а с учетом того, что на территории Италии слово "PINSA" признано вошедшим во всеобщее употребление словом для обозначения товара/услуги определенного вида, то соответственно оно не обладает различительной способностью. Как следствие, оспариваемый товарный знак "PINZA" воспринимается потребителями в качестве описательной характеристики услуг, указывающей на вид услуги и ее назначение. При этом указанный элемент занимает в знаке доминирующее положение. Следовательно, оспариваемый товарный знак не соответствует подпунктам 1 и 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ;

- Валентино Бонтемпи не может принадлежать авторское право на название блюда "ПИНЦА", а также на названия таких блюд, как "ПИНСА", "ПИНСА РОМАНА", "PINZA", "PINSA" и "PINSA ROMANA";

- несоответствие спорного товарного знака подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ обусловлено тем, что слово "PINZA" относится к обозначению, в написании которого нарушены правила орфографии, в связи с чем оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В подтверждение приведенных доводов возражения обществом "ПИНСА БИСТРО" в материалы административного дела были представлены следующие документы:

- распечатка с сайта http://www.fips.ru сведений об оспариваемом товарном знаке;

- сведения из ЕГРЮЛ о лице, подавшем возражение;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (лица, подавшего возражение);

- устав общества "БонтемпиРест";

- договор аренды нежилого помещения N 1 от 21.05.2017;

- сведения о заявке N 2017734105, поданной обществом "ПИНСА БИСТРО" на регистрацию в качестве товарного знака;

- распечатки с сайта www.pinsamaestrello.com и сведения о регистрации данного домена на общество "ПИНСА БИСТРО";

- распечатки из сети Интернет сведений об открытии заведения общественного питания "PINSA MAESTRELLO";

- претензионные письма от ООО "Гарда" и Валентино Бонтемпи, направленные в адрес общества "ПИНСА БИСТРО";

- заключения коллегии Палаты по патентным спорам, касающиеся знака по международной регистрации N 11650472, товарного знака по свидетельству N 590244, заявки N 2015700984;

- распечатки из сети Интернет сведений о "ПИНСЕ", "ПИНЦЕ" и "ПИЦЦЕ" с зарубежных сайтов с переводом на русский язык";

- распечатки из сети Интернет сведений о ПИНСЕ, ПИНЦЕ и ПИЦЦЕ с сайтов России;

- распечатки из сети Интернет значения слова "просо" и страниц книги "Древнее общество" от 1935 года;

- выдержки из "ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности" и ГОСТа 31985-2013 "Услуги общественного питания. Термины и определения";

- распечатки из сети Интернет сведений о заведениях, расположенных на территории России, в которых предлагают "пинцу";

- распечатки из сети Интернет сведений о заведениях, расположенных за рубежом, в которых предлагают "пинцу";

- распечатки с сайта www.tripadvisor.com (отзывы посетителей);

- распечатка с сайта http://www.fips.ru сведений о товарных знаках, в которых словесные элементы "ПИЦЦА" ("PIZZA") "ПИЦЦЕРИЯ" ("PIZZERIA") являются неохраняемыми элементами товарного знака;

- сведения об аннулировании европейского товарного знака "PINSA", регистрационный номер 002548964;

- копии материалов, представленных с заявлением об аннулировании европейского товарного знака "PINSA", регистрационный номер 002548964;

- копия Указания министерства политики продовольствия и лесного хозяйства Италии с переводом;

- распечатки с сайта www.gks.ru статистики (численность российских граждан, выезжающих за границу);

- распечатки с сайта www.ontit.it статистики (количество туристов по месту пребывания);

- распечатки из сети Интернет словаря венецианских диалектов Джузеппе Борио, Венеция, 1856 г., 1829 г., с переводом;

- распечатки с сайта www.pinzeria.ru сведений о ресторанах Валентино Бонтемпи;

- распечатки с сайта www.whois-service.ru сведений о домене pinzeria.ru;

- распечатки с сайта http://web.archive.org сведений о правообладателе оспариваемого товарного знака.

По результатам рассмотрения возражения общества "ПИНСА БИСТРО" Роспатент решением от 24.05.2018 частично удовлетворил возражение, признав недействительным на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ предоставление правовой охраны спорному товарному знаку в отношении названных товаров и услуг.

При принятии указанного ненормативного правового акта Роспатент принял во внимание такие документы, как: словарь венецианского диалекта, сведения из сети Интернет, а именно распечатки с сайтов tripadvisor.com и it.wikipedia.org, а также онлайн-словаря vocabolario.it, датированного 15.03.2011 и указанного в качестве примечания к статье, расположенной на сайте it.wikipedia.org, указал, что слово "PINZA" упоминается по отношению к готовому изделию (блюду) из муки в виде лепешки, как вариант пиццы.

При этом Роспатент исходил из восприятия современного российского потребителя, формируемого на основании повседневного жизненного опыта, популярности в Российской Федерации итальянской кухни, пришел к выводу о вероятности возникновения ассоциативной связи между спорным товарным знаком и наименованием блюда итальянской кухни (вариации пиццы).

Кроме того, Роспатент учел, что аналитическим отчетом, представленным правообладателем спорного товарного знака, подтверждается, что 28% опрошенных респондентов известно данное обозначение как название пиццы, в связи с чем Роспатент констатировал, что до даты приоритета спорного товарного знака обозначение "PINZA" воспринималось в качестве наименования вида товара, что исключает возможность индивидуализации этим обозначением товаров и услуг одного лица, действующего на рынке ресторанов итальянской кухни и пиццерий.

В отношении довода правообладателя спорного товарного знака - общества "БонтемпиРест" о необходимости учитывать сведения, которые относятся исключительно к территории Российской Федерации, Роспатент указал, что, несмотря на иностранное происхождение сайтов tripadvisor.com и it.wikipedia.org, современный российский потребитель способен ознакомиться с расположенной на сайтах информацией и получить необходимые сведения об интересующих его товарах и услугах. Также Роспатент признал достоверными распечатки с сайта it.wikipedia.org, поскольку они содержат ссылочный материал, представляющий собой словарные источники информации.

Относительно представленных подателем возражения документов, которые датированы после даты приоритета спорного товарного знака, либо не содержат обозначение "PINZA", Роспатент отметил, что такие документы при принятии решения им не учитывались.

Роспатент при этом посчитал неубедительными доводы общества "БонтемпиРест" о фантазийности этого слова, которое иллюстрируется информационными письмами ассоциации рестораторов и отельеров "Федерация рестораторов и отельеров" и некоммерческого партнерства "Школа высшего кулинарного мастерства "Национальная гильдия шеф-поваров" и представляет собой маркетинговую легенду, поскольку данное слово присутствовало в словарных источниках задолго до даты приоритета спорного товарного знака и создания легенды, в связи с чем признал указанное слово неохраняемым элементом.

В то же время Роспатент исходил из отсутствия в материалах дела доказательств, свидетельствующих о том, что спорный товарный знак вошел во всеобщее употребление для обозначение определенного вида товаров, в связи с чем отказал в признании предоставления правовой охраны этому товарному знаку недействительным ввиду не соответствия положениям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, установив, что спорный товарный знак является наименованием блюда итальянской кухни, а, следовательно, не противоречит общественным интересам, Роспатент отказал в признании недействительной правовой охраны спорного товарного знака положениям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Общество "БонтемпиРест", полагая, что решение Роспатента от 24.05.2018 является недействительным в силу его несоответствия закону и нарушает его права и законные интересы, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

В обоснование заявленного требования общество "БонтемпиРест" ссылается на то, что Роспатент, признавая спорный товарный знак не обладающим различительной способностью, принял во внимание доказательства третьего лица, касающиеся возникновения ассоциативных связей между этим товарным знаком и блюдом итальянской кухни у потребителей в зарубежных странах. Данные доказательства выполнены полностью либо частично на иностранном языке и недоступны среднему неискушенному российскому потребителю, поскольку такая информация может быть доступна лишь лицам, свободно владеющим иностранными языками, а сам факт ссылки на них в оспариваемом решении является грубым процедурным нарушением рассмотрения возражения.

Представленные в материалы дела распечатки из сети Интернет с сайта it.wikipedia.org, по мнению общества "БонтемпиРест", не могут быть признаны достоверными доказательствами, поскольку данный ресурс является открытым, то есть любой пользователь может внести изменения в сведения, опубликованные в нем. При этом невозможно установить точную дату публикации сведений в итальянской версии указанного сайта, поскольку последнее изменение на указанной странице датировано после даты приоритета спорного товарного знака.

Также общество "БонтемпиРест" обращает внимание на то, что представленные обществом "ПИНСА БИСТРО" распечатки с сайта http://tripadvizor.ru не содержат перевода на русский язык, перевод был представлен только на отдельные сайты страниц ресторанов, которые указаны на данном сайте, а также на комментарии пользователей.

По мнению заявителя, данные доказательства не подтверждают, что спорный товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку названные рестораны находятся на территории иностранных государств, а распечатки не содержат дату публикации информации.

По мнению общества "БонтемпиРест", Роспатент, анализируя представленные распечатки (без перевода на русский язык) из сети Интернет, пришел к неправомерному выводу о том, что обозначение "PINZA" является на территории Российской Федерации общепринятым обозначением вида пиццы, в связи с чем не обладает различительной способностью.

Кроме того, общество "БонтемпиРест" ссылается на то, что Роспатентом не были приняты во внимание доводы и не оценены доказательства приобретения спорным товарным знаком различительной способности.

В подтверждение своей позиции заявителем были представлены следующие документы:

- распечатки с сайта dic.academic.ru;

- словарно-справочные источники информации;

- распечатки страниц книги "Битва за гостя. Стратегия и тактика ресторанного бизнеса", Ирина Авруцкая, 2015;

- письма-ответы на претензию о нарушителей исключительного права на товарные знаки правообладателя;

- информационное письмо Ассоциации рестораторов и отельеров "Федерация рестораторов и отельеров";

- информационное письмо Некоммерческого партнерства "школа высшего кулинарного мастерства "Национальная гильдия шеф-поваров";

- информационное письмо Посольства Италии в Москве;

- решение Арбитражного суда города Москвы от 26.03.2018 по делу N А40-217070/17-91-1870;

- распечатки с сайта dic.academic.ru/ значения слова "диалект";

- свидетельства и сертификаты о международной регистрации товарных знаков "PINSA", "PINSARIA";

- информационное письмо Ди Марко Коррадо;

- аналитический отчет по итогам всероссийского социологического исследования "Характер различительной способности среди потребителей России обозначений "ПИНЦА" и "Пинса Романа", использующихся для наименования блюда и ресторана", подготовленный ООО "Аналитическая Социология", 2018 г.;

- распечатки обложек книг по кулинарии, автор Валентино Бонтемпи;

- копии Сертификатов "Gambero Rosso" (Лучшие итальянские рестораторы);

- копии Сертификатов качества "Итальянское гостеприимство";

- фотографии гостей ресторана Пинцерия Бонтемпи;

- благодарственное письмо Благотворительного фонда;

- фотография вручения сертификата "социальной ответственности";

- информация по заявке N 2017734105 на регистрацию товарного знака "PINSA MAESTRELLO";

- распечатки страниц "Комментарий к части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации (постатейный)", 2018 г.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения требования заявителя в силу нижеследующего.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным, а действий незаконными являются одновременно как несоответствие решения или действий закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом или действиями гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на подачу заявления об оспаривании ненормативного правового акта обществом "БонтемпиРест" соблюден, что не оспаривается Роспатентом и обществом "ПИНСА БИСТРО".

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против представления правовой охраны товарному знаку и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и иными лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Как разъяснено в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент. По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета спорного товарного знака (05.12.2016) законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Обществом "БонтемпиРест" не оспариваются выводы Роспатента в части соответствия спорного товарного знака положениям подпункта 1 пункта 1 и подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Доводы общества "БонтемпиРест" сводятся к его несогласию с выводом Роспатента о несоответствии спорного товарного знака подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, следовательно, ненормативный правовой акт Роспатента подлежит проверке именно на соответствие указанной норме, согласно которой не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил N 482 в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- простые геометрические фигуры, линии, числа;

- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;

- общепринятые наименования;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ и пунктом 35 Правил N 482 указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 ГК РФ.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

При этом представленные доказательства относимы, если на основании них возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из: восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров; в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение заявлено на государственную регистрацию.

Аналогичная правовая позиция вытекает из постановлений президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2014 по делу N СИП-572/2014 (Определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.04.2015 N 300-ЭС15-1994 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 23.07.2015 по делу N СИП-35/2015.

Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана.

Согласно обязательным для применения Роспатентом, его сотрудниками и сотрудниками подчинённых организаций и учреждений положениям Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39), если в процессе экспертизы возникает вопрос - является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным. Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы: 1) понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания, 2) воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет (пункт 2.2 Рекомендаций N 39).

Элементу, который исходя из вышеизложенного может быть отнесен к описательным, может быть предоставлена правовая охрана, если представленные заявителем материалы подтверждают то, что заявленный описательный элемент воспринимался потребителем как обозначение товаров производителя до даты подачи заявки. В качестве такого подтверждения могут быть представлены сведения, указанные в пункте 2.1 Рекомендаций, а именно подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров. Например, в пункте 3 Рекомендаций N 39 отмечено, что одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным.

Следовательно, при даче квалификации спорному обозначению (товарному знаку) в отношении широкого перечня товаров и услуг МКТУ Роспатент обязан привести мотивы, по которым это обозначение, как оно заявлено к регистрации, исходя из восприятия его потребителями в отношении конкретных товаров, для которых испрашивается правовая охрана, не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Из оспариваемого ненормативного правового акта следует, что Роспатент, делая вывод о несоответствии государственной регистрации спорного товарного знака положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, исходил из того, что обозначение "PINZA" является указанием на одноименное блюдо итальянской кухни, разновидность пиццы, и что данное обозначение как наименование этого блюда широко известно российскому потребителю.

Вместе с тем Роспатентом не учтено, что исходя из правового подхода, содержащегося в пункте 2.2 Рекомендаций N 39, при исследовании вопроса об описательности заявленного обозначения необходимо выяснить, воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе, либо для этого нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации.

Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров.

При этом, учитывая, что в силу статьи 1479 ГК РФ действие исключительного права на товарный знак распространяется на территорию Российской Федерации, средним потребителем в целях установления восприятия обозначения является потребитель в Российской Федерации.

Правовая позиция о том, что при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения различных положений статьи 1483 ГК РФ необходимо учитывать ассоциативные связи современного российского среднего потребителя, содержится и в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу N СИП-546/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-547/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-548/2014, от 01.02.2016 по делу N СИП-383/2015, от 24.03.2016 по делу N СИП-311/2015.

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2015 по делу N СИП-19/2015 дополнительно отмечено, что восприятие обозначений (в том числе словесных обозначений в латинице) с учетом культурных, исторических, языковых и иных особенностей у потребителей в разных странах может различаться.

Согласно представленному заявителем в материалы административного и судебного дел Итальянско-русскому русско-итальянскому словарю. Грамматика. Лексика к разговорным темам / сост. И. Бойченко. - К.: АСК, 203, а также общедоступным интерактивным словарным источникам в сети Интернет (translate.yandex.ru) слово "pinza" [] с итальянского переводится как "клещи, щипцы, пинцет, зажим, захват", а согласно сервису translate.google.com - как "воришка".

Вывод Роспатента об отсутствии у спорного товарного знака различительной способности основан на оценке представленных в материалы дела распечатках из сети Интернет с сайта www.tripadvisor.com, онлайн-словаря vocabolario.it, указанного в примечании к статье, размещенной на сайте it.wikipedia.org, а также распечатки из сети Интернет, содержащей выдержки из Словаря венецианских диалектов Джузеппе Борио, Венеция, 1856 год, в которых имеются упоминание о "пинце" как о блюде итальянского происхождения, разновидности пиццы.

Вместе с тем коллегия судей соглашается с доводами заявителя о том, что указанные источники не могут в достаточной степени свидетельствовать о том, что обозначение "PINZA" известно рядовому российскому потребителю и ассоциируется у него именно с наименованием итальянского блюда, являющегося разновидностью пиццы, поскольку сами по себе эти источники являются иностранными, не русскоязычными, сведения, содержащиеся в них, выполнены на иностранном языке, что снижает вероятность того, что рядовой российский потребитель имеет реальную возможность ознакомления с ними.

При этом утверждение Роспатента о том, что данные сведения опубликованы в открытом доступе, не опровергает того, что размещение их в не русскоязычной части Интернета затрудняет возможность их получения российским потребителем.

Судебная коллегия отмечает, что недопустимыми для признания недействительной регистрации товарного знака являются единичные упоминания по интересующему предмету, для выявления которых необходимо проведение тщательного и трудоемкого поиска; скудные сведения, на основании которых невозможно установить производителя товаров (услуг), то есть его наименование, страну происхождения, адрес и прочее; сведения, полученные из интернет-конференций, форумов, в которых высказываются частные мнения и суждения.

Таким образом, выводы Роспатента относительно использования в качестве доказательства информации, размещенной в сети Интернет, сделаны без учета специфики указанной информационно-телекоммуникационной сети, обуславливающей необходимость подтверждения достоверности таких сведений с использованием иных источников (аналогичная позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2015 N С01-1330/2014 по делу N СИП-687/2014).

Также заслуживают внимания доводы заявителя о несоответствии ряда принятых Роспатентом во внимание доказательств (распечаток из сети Интернет), представленных подателем возражения - третьим лицом по настоящему делу в палату по патентным спорам, критериям относимости и достоверности, а именно: распечаток сведений с сайта it.wikipedia.org, ввиду того, что данный ресурс является сайтом свободного наполнения и изменение информации на соответствующей странице произошло после даты приоритета спорного товарного знака.

Так, коллегия судей обращает внимание на то, что лица, участвующие в деле, могут самостоятельно фиксировать находящуюся в сети Интернет информацию доступными им средствами и представлять ее в материалы дела в виде скриншотов интернет-страниц, распечаток различных информационных ресурсов, распечаток электронной переписки и прочее. Такие носители должны содержать дату фиксации информации (дату изготовления скриншота, дату распечатки сведений информационного ресурса и т.п.), адрес нахождения информации в сети Интернет (сетевой адрес, доменное имя, IP адрес и т.п.), а также должны быть заверены подписью представляющего их лица (представителя). В случае, когда юридически значимой является дата размещения информации в сети Интернет, соответствующий носитель должен содержать и эту дату.

При рассмотрении дел, связанных с оспариванием решений Роспатента, вынесенных по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, по общему правилу, исследуются обстоятельства, существующие на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака, а также обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения.

Соответственно, представленные в материалы судебного дела доказательства, в том числе и полученные с использованием сети Интернет, при отсутствии иных оснований для отказа в их принятии и приобщении оцениваются на предмет их относимости к периоду, подлежащему исследованию, то есть к моменту подачи заявки на регистрацию товарного знака и к моменту подачи возражения.

Невозможность определения даты или периода размещения информации по общему правилу приводит к тому, что соответствующее доказательство не признается относимым к периоду доказывания.

Достоверность доказательств, полученных посредством самостоятельной фиксации информации, находящейся в сети Интернет, лицами, участвующими в деле, суд оценивает как на предмет факта размещения такой информации в сети Интернет в определенный период времени, так и на предмет достоверности самой по себе размещенной в сети Интернет информации по своему внутреннему убеждению, с учетом формирования предмета доказывания на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле (принцип состязательности).

При оценке достоверности информации, размещенной в сети Интернет и отраженной в доказательствах, представленных третьим лицом в палату по патентным спорам и в суд, коллегия судей учитывает следующее. Информация с онлайн-сервиса свободного наполнения "Википедия" не считается подтверждающей изложенные в ней обстоятельства, поскольку такая информация может быть внесена и отредактирована каждым желающим, в связи с чем не является объективной. Вместе с тем, поскольку в основу решения органа, осуществляющего публичные полномочия, положен сам факт размещения какой-либо информации в "Википедии" для всеобщего доступа - применительно к данному спору в целях установления уполномоченным органом известности потребителям спорного слова и его значения - Суд по интеллектуальным правам проверяет момент внесения (размещения) такой информации и сопоставляет эту дату с датой, которая является определяющей применительно к обстоятельствам данного конкретного дела.

Вопреки положениям части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Роспатент не опроверг довод заявителя о несоответствии распечатки информации с сайта it.wikipedia.org критерию относимости доказательств (статья 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), поскольку изменение на указанной странице имело место после даты приоритета спорного товарного знака.

Ссылка Роспатента на то, что сам правообладатель спорного товарного знака позиционирует его как указание на наименование блюда итальянской кухни, еще не свидетельствует о том, что наименование "PINZA" ассоциируется у рядового российского потребителя с этим блюдом, поскольку использование данного обозначения может являться частью рекламной стратегии, направленной на привлечение внимания российского потребителя к блюду, неизвестному рядовому российскому потребителю. Данное обстоятельство не было принято Роспатентом во внимание.

Также судебная коллегия полагает необоснованными ссылки Роспатента в оспариваемом решении на сведения о динамике въезда и выезда российских граждан на территорию Итальянской Республики ввиду того, что сами по себе такие сведения не подтверждают того, что российским потребителям, в том числе находившимся на территории Итальянской Республики, известно о том, что слово "PINZA" является наименованием блюда итальянской кухни.

Факт популярности в Российской Федерации итальянской кухни, на которую ссылается Роспатент в оспариваемом ненормативном правовом акте, также не может быть расценен как обстоятельство, обуславливающее известность рядовому российскому потребителю обозначения "PINZA" как указания на конкретный товар и как на услуги (заведение) общественного питания, поскольку документально не подтвержден факт использования данного обозначения на территории Российской Федерации иными лицами, равно как и не представлено доказательств изготовления одноименного блюда на территории Российской Федерации до даты приоритета спорного товарного знака.

Роспатент при оценке спорного товарного знака на соответствие подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ принял во внимание вывод, изложенный в аналитическом отчете Аверина Ю.П. о том, что 28% опрошенных известно слово "pinza".

Однако данное обстоятельство, как справедливо указал заявитель при обращении в суд, само по себе не свидетельствует о том, что указанные респонденты ассоциируют это обозначение с блюдом итальянской кухни, поскольку оставшимся 72% респондентов вовсе неизвестно данное обозначение.

Более того, названный аналитический отчет имеет отношение к обозначениям "пинца" и "пинса Романа", в то время как спорный товарный знак представляет собой словесное обозначение "PINZA".

На данные обстоятельства обратил внимание суда первой инстанции президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 27.05.2019.

Мнение Роспатента об очевидности ассоциаций спорного товарного знака с пиццей признается коллегией судей носящим сугубо субъективный и голословный характер, поскольку соответствующие доводы и аргументы не нашли подтверждения в материалах дела. Как установлено судом, оснований для таких однозначных выводов (ассоциаций) в материалах дела не усматривается.

Дополнительно представленные третьим лицом в материалы судебного дела Лингвистическое заключение ФГБУ "Институт русского языка им. В.В. Виноградова" от 11.09.2018 б/н, Социологическое исследование Фонда ВЦИОМ 2018 года б/н, отзыв Аналитического центра Юрия Левады б/д б/н на аналитический отчет Аверина Ю.П., справка нотариуса города Рима (Италия), распечатки информации из иностранных патентных ведомств, сведения (примеры) иностранной правоприменительной практики, имеющей отношения к средствам индивидуализации со словесным обозначением "pinza", а также письма общества с ограниченной ответственностью "Корпорация пиццы" от 02.09.2018 и общества с ограниченной ответственностью "Девять" б/д не опровергают вышеприведенные выводы суда относительно необоснованности вывода Роспатента о том, что российским потребителем словесное обозначение "PINZA" на дату приоритета спорного товарного знака воспринимался как описательное, характеризующее соответствующие товары и услуги общественного питания.

В частности, указанные документы не согласуются с датой приоритета спорного товарного знака и не подтверждают очевидности соответствующего восприятия (ассоциаций) российского потребителя на дату приоритета спорного товарного знака и дату подачи возражения обществом "ПИНСА БИСТРО".

Кроме того, следует учитывать, что на вышеназванных доказательствах, а также доказательствах, приложенных к письменным объяснениям третьего лица от 01.07.2019, представленных третьим лицом - подателем возражения непосредственно в суд, Роспатент свой вывод об описательности спорного обозначения не основывал.

Более того, представленные третьим лицом, являющимся подателем возражения в Роспатенте, непосредственно в суд в подтверждение его доводов документы не принимаются во внимание Судом по интеллектуальным правам в силу того, что эти документы не представлялись заявителем при рассмотрении возражения в Роспатенте и заявителем не обосновано, почему эти документы не могли быть представлены в Роспатент совместно с возражением. При этом судом учитывается, что указанные документы не относятся к словарно-справочным источникам.

В пункте 78 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации" содержится подход, допускающий по публично-правовым спорам в случае представления одной стороной спора доказательств, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, представление другой стороной спора опровергающих их доказательств. Данный подход является универсальным и применяется в том числе в случае представления в суд доказательств, которые не исследовались Роспатентом. Вместе с тем суд должен оценить, могут ли соответствующие доказательства быть положены в основу решения суда с учетом особенностей рассмотрения конкретного спора.

Аналогичная позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2016 по делу N СИП-70/2016, от 04.08.2016 по делу N СИП-108/2016 и от 26.05.2017 по делу N СИП-171/2016, от 23.10.2017 по делу N СИП-168/2017.

Согласно пункту 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны.

В случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, наименования места происхождения товара либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, установленными Правилами N 56.

Правообладатель товарного знака, против которого было подано возражение, не может быть лишен права в суде при рассмотрении дела о проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта приводить любые доводы и представлять доказательства, в том числе те, которые не были предметом рассмотрения в Роспатенте. Вместе с тем установление судом обстоятельств, на которые стороны не ссылались при рассмотрении возражения, может быть учтено при распределении судебных расходов.

Аналогичная позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2017 по делу N СИП-694/2016 и от 28.04.2018 по делу N СИП-324/2017.

Податель возражения вправе представлять дополнительные доказательства по существу поданного возражения, заявления и принятого на его основе решения в опровержение доказательств, представляемых иными лицами, участвующими в деле, непосредственно в суд (пункт 137 постановления от 23.04.2019 N 10).

Применительно к обстоятельствам настоящего спора, поскольку заявителем по делу - правообладателем спорного товарного знака, никаких новых доводов, отличных о тех, которые заявлялись и представлялись им в палате по патентным спорам, не заявлено, доказательства, представляемые третьим лицом непосредственно в суд, могут быть направлены лишь на опровержение выводов Роспатента, если они не дополняют изначально поданное возражение. Однако усматривается, что все представленные третьим лицом новые доказательства, в том числе и при новом рассмотрении дела, фактически представлены в обоснование позиции, изложенной в возражении, рассмотренном Роспатентом.

Более того, большинство представленных обществом "ПИНСА БИСТРО" при новом рассмотрении настоящего дела письменных доказательств не представляется возможным сопоставить с датой приоритета спорного товарного знака, что также нивелирует их доказательственное значение для данного спора.

Таким образом, в результате исследования собранных по делу доказательств в соответствии с нормами статей 65, 71 и 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Суд по интеллектуальным правам, вопреки выводу Роспатента, положенному в основу оспариваемого ненормативного правового акта, и доводам указанного полномочного органа и третьего лица, пришел к выводу о том, что материалами дела не подтверждается известность среднему российскому потребителю обозначения "PINZA", а также восприятие (ассоциирование) данного обозначения как блюда итальянской кухни и услуг общественного питания.

Данный вывод согласуется и с представленными обществом "БонтемпиРест" в опровержение доводов возражения письмом Ассоциации рестораторов и отельеров "Федерация рестораторов и отельеров" б/д, письмом некоммерческого партнерства "Школа высшего кулинарного мастерства "Национальная гильдия шеф-поваров" б/д, письмом Посольства Италии в Москве от 12.04.2018 N 714, выдержками (выкопировкой) из книги Авруцкой И. "Битва за гостя. Стратегия и тактика ресторанного маркетинга" - М.: ООО "ИГ "Ресторанные ведомости", 2015.

Довод общества "ПИНСА БИСТРО" о том, что обществом "БонтемпиРест" не подтверждено авторство Валентино Бонтемпи в отношении блюда "пинса", не принимается судом в силу того, что данное обстоятельство не подлежит установлению и учету при исследовании вопроса о наличии у спорного товарного знака различительной способности.

Доводы третьего лица о наличии в действиях правообладателя спорного товарного знака по его регистрации признаков злоупотребления правами, направленного на монополизацию рынка ресторанных услуг в определенном сегменте, подлежат отклонению как не нашедшие подтверждения в материалах дела.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Рассматриваемый довод третьего лица обусловлен мнением общества "ПИНСА БИСТРО" о том, что словесные элементы "pinsa" / "pinza" и производные от них являются неохраноспособными. Однако данное мнение третьего лица с учетом вышеприведенных выводов следует признать ошибочным.

При этом аргумент общества "ПИНСА БИСТРО" о том, что регистрация спорного товарного знака имела целью вытеснение с рынка услуг общественного питания иных предприятий, наравне с правообладателем использовавших спорное обозначение до даты приоритета товарного знака, не нашел документального подтверждения в материалах дела.

В частности, коллегией судей в материалах дела не усмотрено доказательств того, что податель возражения - общество "ПИНСА БИСТРО" до даты приоритета спорного товарного знака использовало в своей хозяйственной деятельности обозначение "PINZA". На такие возможные доказательства использования спорного обозначения третьим лицом до даты приоритета спорного товарного знака и известности данного обстоятельства лицу, подавшему заявку на регистрацию спорного товарного знака, третье лицо не указывает.

Как усматривается из имеющейся в деле выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества "ПИНСА БИСТРО", указанное лицо было создано 10.05.2017, следовательно, на момент подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака между ним и обществом "БонтемпиРест" не могло быть конкурентных отношений. Указанное обстоятельство опровергает довод третьего лица о направленности действий заявителя на недобросовестную конкуренцию, выражающуюся в вытеснении с соответствующего рынка ресторанных услуг конкурентов.

Ссылки третьего лица в обоснование довода о наличии в действиях заявителя злоупотребления правом на правоприменительную практику, связанную с регистрацией и аннулированием товарных знаков со словесными обозначениями "слайсы", "тирамису", "штрудель", "донер", "фалафель", "суши" и пр. судом во внимание не приняты, поскольку проверка охраноспособности каждого из обозначений осуществляется самостоятельно на основании фактических обстоятельств конкретных дел.

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что представленными обществом "ПИНСА БИСТРО" с возражением доказательствами, на основании которых Роспатент сделал вывод об отсутствии у спорного товарного знака различительной способности, не подтверждается факт известности рядовому российскому потребителю обозначения "PINZA", а, следовательно, вывод Роспатента о том, что государственная регистрация спорного товарного знака в отношении товаров 30-го "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, пицца; тесто для пиццы" и услуг 43-го "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии" МКТУ противоречит требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, является необоснованным.

С учетом изложенного оспариваемое решение Роспатента противоречит закону и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в связи с чем подлежит признанию недействительным.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 постановления от 23.04.2019 N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 той же статьи указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

Принимая во внимание, что позиция Роспатента по вопросу о наличии оснований для частичного признания недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку является определенно выраженной и не установлено существенных нарушений процедуры принятия Роспатентом решения, суд считает возможным обязать Роспатент устранить допущенное нарушение путем восстановления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 633779 в объеме, существовавшем до принятия оспоренного ненормативного правового акта, а именно в отношении товаров 30-го "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, пицца, тесто для пиццы" и услуг 43-го "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, услуги баров, рестораны, рестораны самообслуживания, пиццерии" классов МКТУ.

Понесенные заявителем расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 197, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

заявление общества с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.05.2018 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 633779 и признании недействительным предоставления правовой охраны этому товарному знаку в отношении товаров 30-го "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, пицца; тесто для пиццы" и услуг 43-го "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков как не соответствующее положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности в 30-дневный срок с момента вступления настоящего судебного акта в законную силу восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 633779 в отношении товаров 30-го "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, пицца; тесто для пиццы" и услуг 43-го "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" (ОГРН 1167746750181) 3 000 (Три тысячи) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

B.В. Голофаев

судья

И.В. Лапшина

судья

C.П. Рогожин