Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 апреля 2021 г. N С01-17/2021 по делу N СИП-805/2019 Суд отменил вынесенное ранее судебное решение и направил дело о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против выдачи им патента на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку в вопросах, поставленных судом первой инстанции перед экспертом, присутствует наряду с технической составляющей и юридическая (правовая) составляющая

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 апреля 2021 г. N С01-17/2021 по делу N СИП-805/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 5 апреля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 9 апреля 2021 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л., Четвертаковой Е.С. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и общества с ограниченной ответственностью "КАУРИ" (ул. Ракетная, д. 30, корп. А, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426038, ОГРН 1021801162800) на решение Суда по интеллектуальным правам от 12.11.2020 по делу N СИП-805/2019

по заявлению акционерного общества "Ижевский опытно-механический завод" (ул. 30 лет Победы, д. 12, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033, ОГРН 1021801438196) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.07.2019 об отказе в удовлетворении возражения от 27.11.2018 против выдачи патента Российской Федерации N 61285 на полезную модель.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "КАУРИ".

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Ижевский опытно-механический завод" - Зуйков С.А. (по доверенности от 26.01.2021 N 7);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старостин Д.С. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-268/41) и Барбашин В.А. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/23-264/41);

от общества с ограниченной ответственностью "КАУРИ" - Матвеев А.Г. (по доверенности от 27.05.2019).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Ижевский опытно-механический завод" (далее - завод) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 09.07.2019 об отказе в удовлетворении возражения от 27.11.2018 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель N 61285 и об обязании Роспатента признать указанный патент недействительным полностью (с учетом принятого судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации изменения предмета требований).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "КАУРИ" (далее - общество "КАУРИ").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.11.2020 требования завода удовлетворены. Решение Роспатента от 09.07.2019 об отказе в удовлетворении возражения от 27.11.2018 против выдачи патента Российской Федерации N 61285 на полезную модель признано недействительным как не соответствующее пункту 1 статьи 5 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1 (далее - Патентный закон). На Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражение завода от 27.11.2018 против выдачи спорного патента. С административного органа в пользу завода взыскано 123 000 (сто двадцать три) тысячи рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления и расходов по оплате стоимости проведения судебной экспертизы.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, Роспатент просит отменить решение суда первой инстанции и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления завода.

Общество "КАУРИ" также обратилось в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, просит отменить решение суда первой инстанции.

Завод представил отзыв на кассационные жалобы административного органа и третьего лица, в котором не согласился с изложенными в них доводами, считает их направленными на переоценку фактических обстоятельств дела и представленных доказательств, полагает, что оснований для удовлетворения кассационных жалоб и отмены судебного акта не имеется.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явился представитель общества "КАУРИ".

Представители Роспатента и завода приняли участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Представители Роспатента и общества "КАУРИ" настаивали на удовлетворении своих кассационных жалоб.

Представитель завода возражал против удовлетворения кассационных жалоб по доводам, изложенным в отзыве.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, патент Российской Федерации N 61285 на полезную модель "Пруток из нержавеющей высокопрочной стали" (индекс Международной патентной классификации - C21D8/06 (2006/01)) выдан по заявке N 2006131489 с приоритетом от 04.09.2006 со следующей формулой полезной модели:

"1. Пруток из нержавеющей высокопрочной стали, содержащей железо, углерод, хром, никель, кремний, марганец и сопутствующие примеси, отличающийся тем, что сталь дополнительно содержит один или несколько элементов из группы медь, титан, алюминий, молибден, ниобий, кобальт, азот, кальций, бор, церий, сера, фосфор, причем пруток из стали изготовлен со следующим составом компонентов, мас.%:

Углерод (С)
Кремний (Si)
Марганец (Mn)
Хром (Cr)
Никель (Ni)
Медь (Cu)
Молибден (Мо)
Титан (Ti)
Церий (Се)
Алюминий (Al)
Кобальт (Со)
Ниобий (Nb)
Бор (В)
Кальций (Са)
Сера (S)
Фосфор (Р)
Азот (N)
Железо (Fe)	Остальное

при соотношении ферритообразующих и аустенитообразующих элементов с их коэффициентами эквивалентности

;

2. Пруток по п. 1, отличающийся тем, что пруток выполнен с возможностью его получения в процессе электродуговой выплавки с вакуумно-кислородным рафинированием в ковше, горячей прокатки и термообработки.

3. Пруток по п. 2, отличающийся тем, что пруток выполнен с возможностью горячей прокатки при температуре ее окончания в интервале от 970 до 1050°C.

4. Пруток по п. 2, отличающийся тем, что пруток выполнен с возможностью дополнительного включения в процесс его получения снятия поверхностного слоя.

5. Пруток по п. 4, отличающийся тем, что пруток выполнен с возможностью снятия поверхностного слоя посредством механической обработки резанием.

6. Пруток по п. 5, отличающийся тем, что его материал имеет предел текучести при растяжении до 120 , при этом механическую обработку резанием проводят с термообработкой после горячего проката.

7. Пруток по п. 5, отличающийся тем, что его материал имеет предел текучести при растяжении до 150 , при этом термообработку проводят после механической обработки резанием.

8. Пруток по п. 2, отличающийся тем, что пруток выполнен с возможностью термообработки, состоящей из нескольких режимов в диапазоне температур от - 70°C до 950°C при выдержке не менее 2 ч.

9. Пруток по любому из п.п. 1-5, 8, отличающийся тем, что сталь имеет предел текучести при растяжении в диапазоне от 110 до 150 ( МПа), ударную вязкость не менее 7 (68,6 ) и эквивалент сопротивления точечной коррозии >15."

Патентообладателем полезной модели по патенту Российской Федерации N 61285 является общество "КАУРИ".

В Роспатент 27.11.2018 от завода поступило возражение против выдачи указанного патента, мотивированное несоответствием полезной модели условиям патентоспособности "новизна" и "промышленная применимость".

В возражении завод указал на то, что множество альтернативных вариантов, характеризуемых различными совокупностями существенных признаков, содержащихся в независимом пункте 1 формулы полезной модели по спорному патенту, и характеристика назначения присущи решениям, известным из патента Российской Федерации N 2271402 (опубликован 10.03.2006) и из патента Российской Федерации N 45998 (опубликован 10.06.2005).

При этом завод отметил, что независимый пункт 1 формулы полезной модели по спорному патенту содержит признаки, характеризующие наличие серы, фосфора и бора, как индивидуальных компонентов состава стали, которые не являются существенными и не должны учитываться при анализе соответствия указанной полезной модели условию охраноспособности "новизна".

По мнению завода, из названных противопоставленных источников известны широкие интервалы количественных значений по всем элементам, указанным в пункте 1 формулы полезной модели по спорному патенту и участвующим в расчете соотношения ферритообразующих и аустенитообразующих элементов, описываемых математической формулой с коэффициентом эквивалентности хрома и никеля.

В возражении завод настаивал на том, что совпадающие количества элементов, известных из названных противопоставленных источников, обеспечивают выполнение математической зависимости, приведенной в независимом пункте 1 формулы полезной модели по спорному патенту, поскольку одинаковые члены в их числовом значении одной и той же математической формулы дают одинаковый результат.

Наряду с этим завод указал на то, что полезная модель по спорному патенту и техническое решение, известное из патента Российской Федерации N 2271402, направлены на достижение одного и того же технического результата.

Возражая против соответствия условию охраноспособности полезной модели "промышленная применимость", завод отметил, что приведенная в независимом пункте 1 формулы полезной модели по спорному патенту совокупность признаков не обеспечивает возможность достижения заявленных технических результатов, в описании спорной полезной модели в примерах конкретного выполнения не приведены средства и методы, обеспечивающие возможность получения технического результата и реализацию назначения для всех альтернативных вариантов и во всем интервале количественных признаков, приведенных в независимом пункте 1 указанной формулы.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 09.07.2019 об отказе в удовлетворении возражения.

Установив, что на момент подачи возражения спорный патент не действует, административный орган пришел к выводу о доказанности заводом своей заинтересованности в его оспаривании.

Роспатент проанализировал доводы возражения и пришел к выводу об отсутствии оснований, позволяющих признать полезную модель по спорному патенту не соответствующей условию охраноспособности "промышленная применимость".

Как указал административный орган в оспариваемом решении, в описании спорного технического решения показано, каким образом возможно осуществить полезную модель в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте 1 формулы, а возможность достижения технического результата не оценивается при анализе соответствия полезной модели условию "промышленная применимость".

Роспатент отметил, что редакция независимого пункта 1 формулы полезной модели по спорному патенту указывает лишь на наличие сопутствующих примесей, являющихся неотъемлемой составляющей состава сталей, при этом количество указанных примесей, а также их качественный состав, не указан либо не определялся вовсе ввиду их несущественности, в связи с чем в рецептурной части формулы этой полезной модели указаны только компоненты, влияющие на свойства стали, количество которых регулируют.

Оценивая доводы возражения о несоответствии полезной модели по спорному патенту условию охраноспособности "новизна", административный орган указал на то, что он не анализировал в качестве противопоставленного источника техническое решение по патенту Российской Федерации N 45998, поскольку он был снят с рассмотрения заводом.

При этом в отношении патента Российской Федерации N 2271402 (далее - противопоставленный патент) Роспатент признал, что он может быть включен в уровень техники с даты приоритета от 04.08.2004 только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения в соответствующем реестре.

Учитывая, что в формуле изобретения по противопоставленному патенту охарактеризован лишь состав высокопрочной коррозионно-стойкой стали и отсутствуют сведения о возможности ее использования для изготовления прутка, административный орган пришел к выводу о невозможности согласиться с мнением завода о том, что в указанном источнике охарактеризован пруток, т.е. описано средство того же назначения, что и устройство, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы полезной модели по спорному патенту.

С учетом изложенного Роспатент констатировал, что техническому решению, охарактеризованному в противопоставленном патенте, не присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по спорному патенту существенные признаки, включая характеристику назначения, в связи с чем возражение не содержит доводов, позволяющих признать эту полезную модель не соответствующей условию охраноспособности "новизна".

Не согласившись с решением Роспатента, завод обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным и в обоснование своей позиции привел следующие доводы:

вывод административного органа о том, что возможность достижения технического результата не оценивается при анализе соответствия полезной модели условию патентоспособности "промышленная применимость", не соответствует пункту 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 06.06.2003 N 83 (далее - Правила N 83);

в абзаце первом описания спорной полезной модели определено не назначение этой полезной модели, а область техники, к которой она относится, т.е. область применения полезной модели;

включенные в независимый пункт 1 формулы полезной модели по спорному патенту признаки не раскрыты с полнотой, позволяющей обеспечить возможность ее осуществления и реализации заявленного назначения в том виде, как она охарактеризована в формуле, а также в описании и в таблицах;

содержащиеся в независимом пункте 1 формулы полезной модели по спорному патенту признаки, характеризующие наличие серы и фосфора, не имеют причинно-следственной связи с заявленным техническим результатом, не влияют на функционирование устройства по спорному патенту и на реализацию его назначения;

наличие серы и фосфора в стали для прутка, известного из спорного патента, а также их количественные значения, характеризует примеси, которые обычно присутствуют в сталях, вне зависимости от их назначения (марок) и широко известны специалистам в области металлургии и металлообработки;

из двенадцати элементов, характеризующих состав материала для изготовления прутков по спорному и по противопоставленному патентам, совпадают обязательные элементы N N 1-5, 12, присутствующие в стали для прутков при любой альтернативе (железо (с сопутствующими примесями), углерод, хром, никель, кремний, марганец), а также элементы N N 6-11 (медь, молибден, титан, алюминий, ниобий, азот), характеризующие отличительные признаки стали для изготовления прутка по спорному патенту и включенные в приведенное в формуле математическое неравенство. Следовательно, по качественному составу элементы, входящие в состав стали для прутка по спорному патенту, являются идентичными составу стали для прутка, известному из противопоставленного патента;

вывод Роспатента о том, что в формуле изобретения по противопоставленному патенту охарактеризован лишь состав высокопрочной коррозионно-стойкой стали и отсутствуют сведения о том, что указанный состав может быть использован для изготовления прутка, в связи с чем это изобретение не может быть признано средством того же назначения, что и устройство по спорному патенту, основан на поверхностном анализе вопроса назначения стали и прутка, тогда как свойства стали, известной из противопоставленного патента и изделия (прутка) по спорному патенту являются одинаковыми (тот же состав) и направлены на достижение одного и того же технического результата (увеличение стойкости к коррозионному воздействию), т.е. пруток не обнаруживает никаких новых свойств по сравнению с известным решением, в связи с чем можно полагать, что эти два объекта являются средствами одного и того же назначения;

приведенная в независимом пункте 1 формулы полезной модели по спорному патенту математическая формула сама по себе не является признаком, характеризующим пруток как устройство (изделие), тогда как признак, характеризующий количественное соотношение ферритообразующих и аустенитообразующих элементов в стали для прутков, известен из противопоставленного патента и влияет на достижение тех же технических результатов, что указаны в описании к спорному патенту, в связи с чем сравниваться должны именно составы стали, которые аналогичны.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Оценив доводы завода о несоответствии полезной модели по спорному патенту условию охраноспособности "промышленная применимость", суд первой инстанции согласился с выводом административного органа о том, что в описании полезной модели по спорному патенту указано ее назначение, а именно, что эта полезная модель может быть использована при производстве прутков из нержавеющей высокопрочной стали мартенситно-аустенитного класса, предназначенных для изготовления из них изделий, длительно работающих при интенсивных динамических нагрузках в коррозионно-активной водной среде с присутствием растворенного сероводорода, ионов хлора, солей щелочноземельных металлов, нефтепродуктов, например, деталей погружного оборудования при добыче нефти.

Суд первой инстанции отклонил довод завода о том, что в анализируемой части описания речь идет не о назначении, а об области техники, к которой относится полезная модель, и отметил, что она относится к металлургии.

Наряду с этим суд первой инстанции признал обоснованными выводы Роспатента о том, что в описании полезной модели по спорному патенту раскрыты средства и методы, с помощью которых ее можно осуществить в том виде, как она охарактеризована в формуле с реализацией назначения, т.е. указаны материальные средства (компоненты стали), количественное содержание компонентов стали, описаны способ получения стали, температурные режимы и оборудование, используемые при получении прутка, операции способа получения изделия и последующие операции обработки изделия.

При этом суд первой инстанции согласился с выводом административного органа о том, что в описании полезной модели по спорному патенту приведены конкретные примеры ее осуществления, а перечисленные вещества, материальные средства и технологические операции являются общеизвестными в данной области техники до даты ее приоритета, и отметил, что этот вывод Роспатента не опровергнут заводом.

Суд первой инстанции критически оценил довод завода о том, что наличие в независимом пункте 1 формулы полезной модели по спорному патенту признака "сопутствующие примеси", количественное содержание которого не раскрыто ни в формуле, ни в описании, порочит вывод административного органа о соответствии этой полезной модели условию охраноспособности "промышленная применимость".

Признав, что в рецептурной части независимого пункта 1 формулы полезной модели по спорному патенту не приведено количественное содержание сопутствующих примесей, указание на наличие которых имеется в ограничительной части этой формулы, суд первой инстанции счел обоснованным вывод Роспатента о том, что анализ имеющихся в материалах административного производства источников информации свидетельствует о широкой известности того факта, что примеси различного рода являются неотъемлемой составляющей в составе стали и зачастую они содержатся в количестве, не оказывающем влияние на свойства стали, в связи с чем определение их количественного и качественного состава нецелесообразно.

Сославшись на положения подпункта 2.3 пункта 2.1 Правил N 83, суд первой инстанции отклонил ссылку завода о том, что приведенные в описании полезной модели по спорному патенту сведения не подтверждают возможность достижения заявленного технического результата, и указал на то, что при проверке соответствия полезной модели условию патентоспособности "промышленная применимость" возможность достижения технического результата не оценивается, а лишь указывается на то, что описание должно подтверждать, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация ее назначения.

Представленное заводом заключение специалиста (патентного поверенного) Орловой В.В. от 26.09.2019 не было принято во внимание и исследовано судом первой инстанции ввиду его квалификации в качестве дополнительного доказательства, изменяющего изложенные в возражении мотивы.

Для проверки выводов Роспатента о соответствии полезной модели по спорному патенту условию охраноспособности "новизна" в связи с доводом завода о поверхностном анализе его аргументов о назначении стали и прутка из стали (об одинаковых составе и свойствах стали, известных из противопоставленного патента, и стали, из которой изготавливается изделие (пруток) по спорному патенту, о тождественности обязательных элементов состава стали) и о том, что известная из изобретения по противопоставленному патенту сталь и пруток из стали, охарактеризованный в формуле полезной модели по спорному патенту, направлены на достижение одного и того же технического результата (увеличение стойкости к коррозионному воздействию), судом первой инстанции было удовлетворено ходатайство завода и назначена судебная экспертиза.

На разрешение эксперта были поставлены следующие вопросы:

1. Может ли изобретение "Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь" по патенту Российской Федерации N 2271402, исходя из его формулы, свидетельствовать о том, что приведенный в формуле состав стали может быть использован для изготовления прутка, т.е. являться средством того же назначения, что и полезная модель по патенту Российской Федерации N 61285?

2. Оказывают ли фосфор и сера в тех соотношениях, которые указаны в формуле полезной модели по патенту Российской Федерации N 61285, влияние на достижение технических результатов - получение прутка с обточенной поверхностью из нержавеющей стали с пределом текучести при растяжении в диапазоне 110-150кГс/мм2 при величине ударной вязкости KCU+20 не менее 7,0 кГс/см2 и повышение сопротивления коррозионному разрушению под напряжением?

3. Способствует ли введение бора до 0,005% по расчету удалению серы и фосфора с границ зерен с благоприятным влиянием на ударную вязкость и стойкость при коррозии и достигаются ли таким образом вышеназванные технические результаты полезной модели по патенту Российской Федерации N 61285?

По результатам исследования эксперт представил в материалы дела заключение и дополнительное экспертное заключение, а также принял участие в судебных заседаниях, состоявшихся 09.09.2020 и 26.10.2020, в которых дал пояснения по существу проведенной экспертизы.

Так, эксперт пришел к следующим выводам:

приведенный в формуле изобретения по противопоставленному патенту состав стали может быть использован для изготовления прутка и являться средством того же назначения, что и полезная модель по спорному патенту;

фосфор и сера могут оказывать влияние на достижение технических результатов для низколегированных сталей, но в анализируемых формулах изобретения и полезной модели нет сравнительных данных с разным содержанием серы и фосфора, а раскрытые в исследуемых патентах стали являются высоколегированными. Указанные концентрации фосфора и серы () соответствуют традиционным значениям этих элементов для нержавеющих сталей. При различных значениях серы и фосфора механические свойства стали могут изменяться при разных видах обработок, но в сравниваемых патентах отсутствуют сравнительные данные прутков с обточенной и не обточенной поверхностью и не приведено сведений о влиянии серы и фосфора на повышение сопротивления коррозионному разрушению под напряжением;

указание в сравниваемых патентах о влиянии бора на способность удаления серы и фосфора, на ударную вязкость и стойкость при коррозии не доказано, поскольку приведены пределы легирования по бору, но нет сравнительных данных без бора, в связи с чем его полезное действие в изобретении по противопоставленному патенту и в полезной модели по спорному патенту экспериментально не подтверждены;

сера, фосфор и бор, входящие в состав стали, известной из спорного патента, и не входящие в состав стали, известной из противопоставленного патента, исходя из указанных в спорном патенте их массовых долей и отсутствия сведений об их влиянии на достижение технических результатов, по сути, представляют собой примеси, которые в ничтожных значениях всегда имеются в составе стали.

По результатам исследования представленных в материалы дела доказательств, в том числе заключения эксперта, суд первой инстанции признал, что вывод Роспатента о соответствии спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна" не основан на полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств спора и материалов административного дела.

Суд первой инстанции указал на необоснованность вывода административного органа о том, что в формуле изобретения по противопоставленному патенту охарактеризован состав высокопрочной коррозионно-стойкой стали, о котором отсутствуют сведения о возможности его использования для изготовления прутка, поскольку такой вывод сделан без необходимого сопоставления составов стали по сравниваемым патентам.

При этом суд первой инстанции отклонил ссылки Роспатента и общества "КАУРИ" на то, что в рассматриваемом случае при сопоставлении назначения технических решений необходимо сравнивать пруток и сталь, а не составы сталей, и что термин "пруток" не является имманентно присущим коррозионно-стойкой стали.

Суд первой инстанции констатировал, что формула полезной модели по спорному патенту фактически описывает состав стали, из которой изготавливается конкретное изделие (пруток), а не характеристики самого прутка как изделия, также как и формула изобретения по противопоставленному патенту характеризует состав стали.

Проанализировав приведенные в описаниях изобретения по противопоставленному патенту и полезной модели по спорному патенту способы использования нержавеющей высокопрочной стали мартенситно-аустенитного класса, виды и свойства изделий из нее, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что оба технических решения предназначены для изготовления изделий, удовлетворяющих сходным требованиям, и к таким изделиям могут быть отнесены прутки.

Суд первой инстанции отметил отсутствие в оспариваемом решении Роспатента выводов о том, являются ли включенные в состав стали по спорному патенту сера, фосфор и бор обязательными элементами стали (существенными признаками формулы), подлежат ли они учету при сопоставлении формул полезной модели по спорному патенту и изобретения по противопоставленному патенту при оценке соответствия указанной полезной модели условию охраноспособности "новизна", и указал на то, что сера, фосфор и бор являются примесями, в отношении которых при оценке доводов завода в части условия охраноспособности "промышленная применимость" административный орган пришел к выводу об их несущественности.

Наряду с этим суд первой инстанции отметил, что Роспатентом в оспариваемом решении не проводился анализ содержащихся в возражении доводов, касающихся математического соотношения, приведенного в формуле полезной модели по спорному патенту, а также доводов в отношении зависимых пунктов 2-8 указанной формулы.

Ссылка общества "КАУРИ" на преюдициальное значение обстоятельств, установленных в решении Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2020 по делу N СИП-806/2019, была отклонена судом первой инстанции, так как предметом исследования в названном деле являлись иные объекты интеллектуальных прав (полезные модели по патентам Российской Федерации N 72697 и N 45998).

С учетом изложенного суд первой инстанции признал оспариваемое решение Роспатента недействительным ввиду его несоответствия пункту 1 статьи 5 Патентного закона.

В целях восстановления нарушенных прав и законных интересов завода суд первой инстанции обязал административный орган повторно рассмотреть возражение против выдачи спорного патента.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационных жалобах, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что Роспатентом и обществом "КАУРИ" не оспариваются выводы суда первой инстанции о применимых нормах материального права, о полномочиях административного органа на принятие оспариваемого ненормативного правового акта, о заинтересованности завода в подаче возражения, а также в отношении соответствия спорного технического решения условию охраноспособности "промышленная применимость".

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в необжалованной части не проверяется.

Роспатент в своей кассационной жалобе указывает на то, что вопреки положениям пункта 1 статьи 5 Патентного закона, подпункта 3 пункта 2.1, подпункта 4 пункта 19.4 Правил N 83, вывод суда первой инстанции о том, что "и спорная полезная модель, и противопоставленное изобретение предназначены для изготовления изделий, удовлетворяющих сходным требованиям, и к таким изделиям могут быть отнесены прутки" не основан на сведениях, раскрытых в формуле изобретения по противопоставленному патенту.

Как полагает административный орган, то обстоятельство, что состав стали, известный из противопоставленного источника, может быть использован для изготовления прутка, в отсутствие таких сведений в формуле изобретения, не имеет правового значения для вывода о несоответствии полезной модели условию охраноспособности "новизна".

По этим же основаниям Роспатент считает, что суд первой инстанции необоснованно принял во внимание сделанные по результатам судебной экспертизы выводы, поскольку эксперт не учел указания суда и формулировки поставленных перед ним вопросов и, оценивая противопоставленный патент, не ограничился анализом формулы изобретения.

Аналогичные доводы содержатся в кассационной жалобе общества "КАУРИ".

Наряду с этим общество "КАУРИ" в своей кассационной жалобе обращает внимание на то, что материалами дела не подтверждается наличие в формуле изобретения по противопоставленному патенту технического признака "пруток", а в обжалуемом решении не сделан вывод о несущественности указанного признака в формуле полезной модели по спорному патенту.

Общество "КАУРИ" выражает несогласие с формулировкой судом вопроса N 1, поставленного перед экспертом, и полагает не основанным на имеющихся в деле доказательствах вывод суда первой инстанции о том, что если один объект (сталь) может быть использован для изготовления другого объекта (пруток), то оба эти объекта являются средством одного и того же назначения.

По мнению общества "КАУРИ", эксперт не выявлял и не сравнивал назначение стали и назначение прутка, а анализировал только их механические свойства и состав сталей, притом что в предмет исследования входит установление совокупности признаков, характеризующих техническое решение, оценка конструктивной особенности прутка и вытекающего из нее назначения.

В кассационной жалобе на решение суда первой инстанции общество "КАУРИ" заявляет возражение в отношении формулировок вопросов, которые суд поставил на разрешение эксперта, и мотивов, по которым были отклонены вопросы, предложенные Роспатентом и третьим лицом.

Так, к области специальных знаний относится исследование средств и методов металлургического производства, необходимое для ответа на первый вопрос административного органа о том, содержат ли материалы спорного патента или источники, ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели, средства и методы, с помощью которых возможно ее осуществление в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте 1 формулы, в связи с чем вывод суда первой инстанции о правовом характере приведенного вопроса не соответствует материалам дела.

При этом второй вопрос Роспатента о том, содержит ли формула изобретения по противопоставленному патенту сведения о средстве того же назначения (прутке), что и полезная модель по спорному патенту, входит в предмет доказывания по делу, необходим для вывода о наличии или отсутствии технического признака и не является по своей природе вопросом применения права.

Общество "КАУРИ" также не согласно с выводом суда первой инстанции о том, что установленные в решении Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2020 по делу N СИП-806/2019 обстоятельства имеют преюдициальное значение для настоящего дела.

Как полагает названный заявитель кассационной жалобы, в обоих делах совпадает состав лиц, участвующих в деле, и несмотря на то, что предметом исследования при рассмотрении дела N СИП-806/2019 являлись иные объекты интеллектуальной деятельности, в указанном решении судебная коллегия отклонила довод о том, что сера и фосфор являются неотъемлемыми (постоянными, обыкновенными) примесями стали.

Общество "КАУРИ" обращает внимание на то, что суд первой инстанции проигнорировал его доводы о том, что в обоих делах в предмет исследования входил вопрос об обязательности присутствия серы и фосфора в определенных количествах в любых сталях вообще и в сталях определенного вида в частности, а также не учел ответы эксперта, который пояснил, что сера и фосфор могут присутствовать в сталях и в большем количестве, чем указано в формуле полезной модели по спорному патенту (выпадать за верхнюю границу диапазона), но бывают случаи, когда в выплавленной стали по результатам анализа не удается выявить серу или фосфор, однако сталь признается годной.

Кроме того, общество "КАУРИ" считает, что суд первой инстанции не учел, что в обоснование своей заинтересованности в подаче возражения завод ссылался также на патент Российской Федерации N 72697 на полезную модель "Пруток из нержавеющей высокопрочной стали", который являлся предметом спора по делу N СИП-806/2019, а противопоставляемый уровень техники в обоих делах раскрыт в одних и тех же источниках и относится к одному и тому же типу стали.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационных жалобах и в отзыве на них, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 5 Патентного закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2.1 Правил N 83 в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. К устройствам относят конструкции и изделия.

В силу подпункта 3 пункта 2.1 Правил N 83 охраняемая патентом полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники неизвестно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации. В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Согласно подпункту 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил N 83 сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3.2.4.3 Правил N 83 для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки:

наличие конструктивного элемента;

наличие связи между элементами;

взаимное расположение элементов;

форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;

форма выполнения связи между элементами;

параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь;

материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом;

среда, выполняющая функцию элемента.

Признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что такой признак при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу полезной модели, обеспечивает получение одного и того же технического результата (подпункт 7 пункта 3.3.1 Правил N 83).

В силу подпункта 1 пункта 19.3 Правил N 83 при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту 2 пункта 19.3 Правил N 83 датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать.

Как установлено подпунктом 4 пункта 19.4 Правил N 83, в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией).

Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем реестре, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

В рассматриваемом случае на основании исследования имеющихся в материалах дела письменных доказательств судом первой инстанции установлено, что спорный патент на полезную модель выдан на имя общества "КАУРИ" по заявке N 2006131489 с приоритетом от 04.09.2006, установленным по дате подачи заявки, тогда как противопоставленный патент на изобретение выдан этому же лицу, имеет более ранний приоритет от 04.08.2004, но опубликован 10.03.2006, т.е. до истечения шести месяцев с даты подачи указанной заявки.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам считает правильным вывод суда первой инстанции о том, что для проверки соответствия полезной модели по спорному патенту условию охраноспособности "новизна" изобретение по противопоставленному патенту может быть включено в уровень техники только в отношении формулы, с которой изобретение было зарегистрировано в соответствующем реестре.

Следовательно, вывод о несоответствии обозначенному условию патентоспособности может быть сделан только по результатам сравнительного анализа приведенных в независимом пункте формулы полезной модели по спорному патенту существенных признаков, включая характеристику назначения, с признаками раскрытого в формуле изобретения по противопоставленному патенту технического решения.

Признавая недействительным оспариваемый ненормативный правовой акт, суд первой инстанции исходил из того, что формула полезной модели по спорному патенту фактически описывает состав стали, из которой изготавливается конкретное изделие - пруток, а не характеристики самого прутка как устройства, и принял во внимание то, что формула изобретения по противопоставленному патенту также характеризует состав стали.

Проанализировав описание полезной модели по спорному патенту, а не только формулу изобретения по противопоставленному патенту, суд первой инстанции счел, что и полезная модель, и изобретение охраняют состав стали, из которой очевидно можно изготавливать прутки.

Между тем суд первой инстанции не учел, что при проверке соответствия полезной модели условию охраноспособности "новизна" прежде всего следует выявить все присущие ей и содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения, после чего установить, известны ли они из противопоставленного источника в том объеме информации, который подлежит включению в уровень техники на основании вышеприведенных норм материального права.

Спорный объект патентного права - полезная модель, т.е. техническое решение, относящееся к устройству (пункт 1 статьи 5 Патентного закона, подпункт 1 пункта 2.1 Правил N 83), а следовательно, вопреки мнению суда первой инстанции, спорный патент охраняет не состав стали как таковой (он может охраняться только патентом на изобретение), а конкретное устройство (в данном случае пруток), обладающее конкретными признаками.

По этой причине признак "пруток", характеризующий устройство по спорной полезной модели, не может быть исключен из сравнения.

Из обжалуемого решения не усматривается, что суд первой инстанции исходя из применимых норм права и из того, что патентом на полезную модель может охраняться только устройство, проанализировал, какие признаки присущи устройству, известному из спорного патента, и какие из них являются существенными.

Лишь после выявления существенных признаков спорной полезной модели выявляется наличие этих признаков в противопоставленном источнике информации.

Поскольку вывод о несоответствии полезной модели условию охраноспособности "новизна" может быть сделан, если в противопоставленном патенте содержатся сведения о средстве того же назначения, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по спорному патенту существенные признаки, то после установления назначения изобретения, охарактеризованного в противопоставленном патенте в случае признания назначений спорного и противопоставленного технического решений одинаковыми суду первой инстанции необходимо выявить, какие признаки раскрыты в формуле изобретения, а затем сделать вывод об известности из этой формулы всех существенных признаков спорной полезной модели.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что исходя из приведенной последовательности действий должны быть исследованы все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, включая экспертные заключения.

Выполняя вышеуказанную последовательность действий, суд первой инстанции должен проверить, в каком объеме экспертом был проанализирован противопоставленный патент, и в случае, если эксперт наряду с формулой принял во внимание сведения, раскрытые в описании к изобретению, то необходимо выяснить, изменились бы его выводы или нет, если бы объем исследуемой информации был ограничен только формулой.

В отношении довода кассационной жалобы общества "КАУРИ", обусловленного несогласием с формулировками вопросов, которые суд первой инстанции поставил на разрешение эксперта в определении о назначении судебной экспертизы, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" разъяснено, что Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации не относит определение о назначении экспертизы к судебным актам, которые могут быть обжалованы в соответствии с частью 1 статьи 188 названного Кодекса, поэтому по общему правилу возражения по поводу назначения экспертизы могут быть заявлены при обжаловании судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (часть 2 статьи 188 этого Кодекса). Вместе с тем в случае приостановления производства по делу в связи с назначением экспертизы назначение экспертизы как основание приостановления подлежит оценке судами апелляционной, кассационной инстанций при проверке законности определения о приостановлении производства по делу (часть 2 статьи 147 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом суд проверочной инстанции вправе рассмотреть вопрос о том, имелась ли для рассмотрения дела необходимость в назначении экспертизы, соблюден ли порядок ее назначения, оценить круг и содержание вопросов.

Как усматривается из материалов настоящего дела, судом первой инстанции было вынесено определение от 17.03.2020 о назначении судебной экспертизы, в связи с чем производство по делу было приостановлено.

Следовательно, являясь лицом, участвующим в деле, общество "КАУРИ" могло в установленном процессуальным законом порядке обжаловать указанное определение и своевременно заявить свои возражения в отношении формулировок вопросов, которые были поставлены перед экспертом.

Кроме того, после окончания судебной экспертизы и после получения экспертных заключений третье лицо было вправе оспаривать ее результаты, в том числе путем заявления ходатайств о проведении дополнительной либо повторной экспертизы.

С учетом изложенного аргументы общества "КАУРИ" в отношении проведенной судебной экспертизы сами по себе не могут являться основанием для отмены обжалуемого решения.

Кроме того, президиум суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить следующее.

На основании части 2 статьи 64 и части 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заключение эксперта является одним из доказательств по делу и оценивается наряду с другими доказательствами.

Как считает общество "КАУРИ", в вопросах, поставленных судом первой инстанции перед экспертом, присутствует наряду с технической составляющей и юридическая (правовая) составляющая.

Действительно, вопросы права не могут ставиться перед экспертом, а мнение эксперта по правовым вопросам - рассматриваться как результат экспертизы.

Вместе с тем в поставленных судом вопросах усматривается наличие составляющей, связанной с соответствующей областью техники и требующей специальных познаний именно в области, определяемой спецификой спорного патента.

Включение в заключение эксперта его мнения по правовым вопросам подлежит оценке судом первой инстанции на стадии судебного разбирательства на основании статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Что касается довода общество "КАУРИ" о том, что суд первой инстанции необоснованно не принял во внимание обстоятельства, установленные в решении Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2020 по делу N СИП-806/2019, в частности о том, являются или нет сера и фосфор неотъемлемыми примесями любой стали, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в тексте кассационной жалобы, цитируя указанное решение, третье лицо приводит примеры не обстоятельств, установленных по делу, а выводов, которые сделаны судом по результатам оценки конкретных доказательств, представленных в материалы другого дела, и аргументов, заявленных участниками иного арбитражного процесса.

Между тем по смыслу положений части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации преюдициальное значение имеют не выводы суда, сделанные по результатам оценки представленных в материалы дела доказательств, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, а установленные обстоятельства.

На основании изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам критически оценивает указанный довод кассационной жалобы.

Вместе с тем, по мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, иные доводы кассационных жалоб Роспатента и общества "КАУРИ" являются обоснованными, а принятое по делу решение подлежащим отмене в связи с несоответствием выводов суда первой инстанции обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, что невозможно в суде кассационной инстанции исходя из его полномочий, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, дать оценку всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, результаты такой оценки изложить в судебном акте и принять мотивированное и обоснованное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 12.11.2020 по делу N СИП-805/2019 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина

Е.С. Четвертакова