Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 июня 2021 г. по делу N СИП-805/2019 Суд оставил без удовлетворения заявление о признании недействительным решения об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента на полезную модель и признать указанный патент недействительным полностью, поскольку полезная модель соответствует условиям патентоспособности "новизна" и "промышленная применимость"

Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 июня 2021 г. по делу N СИП-805/2019

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 6 сентября 2021 г. N С01-17/2021 по делу N СИП-805/2019 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 10 июня 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 10 июня 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Рогожина С.П., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Титаренко Д.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление акционерного общества "Ижевский опытно-механический завод" (ул. 30 лет Победы, д. 12, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033, ОГРН 1021801438196) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 09.07.2019 об отказе в удовлетворении возражения от 27.11.2018 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель N 61285 и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности признать указанный патент недействительным полностью.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "КАУРИ" (ул. Ракетная, д. 30, корп. А, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426038, ОГРН 1021801162800).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Ижевский опытно-механический завод" - Зуйков С.А. и Якунина К.А. (по доверенности от 26.01.2021 N 7);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старостин Д.С. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-665/41);

от общества с ограниченной ответственностью "КАУРИ" - Матвеев А.Г. (по доверенности от 27.05.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Ижевский опытно-механический завод" (далее - завод) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 09.07.2019 об отказе в удовлетворении возражения от 27.11.2018 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель N 61285 и об обязании Роспатента признать указанный патент недействительным полностью (с учетом уточнения предмета заявленных требований, принятого судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "КАУРИ" (далее - общество).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.11.2020 решение Роспатента от 09.07.2019 об отказе в удовлетворении возражения от 27.11.2018 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель N 61285 было признано недействительным как не соответствующее пункту 1 статьи 5 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1 (далее - Патентный закон), суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение завода от 27.11.2018 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель N 61285. С Роспатента в пользу завода взыскано 123 000 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления и расходов по оплате стоимости проведения судебной экспертизы.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.04.2021 решение Суда по интеллектуальным правам от 12.11.2020 было отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела судом установлено, что в обоснование заявленных требований завод указывает на несоответствие пункту 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 06.06.2003 N 83 (далее - Правила N 83) вывода Роспатента о том, что возможность достижения технического результата не оценивается при анализе соответствия полезной модели условию патентоспособности "промышленная применимость".

Заявитель полагает, что вопреки ошибочному выводу Роспатента в абзаце первом описания спорной полезной модели определено не назначение этой полезной модели, а область техники, к которой она относится, то есть область применения полезной модели.

По мнению завода, признаки, включенные в независимый пункт 1 формулы спорной полезной модели, не раскрыты с полнотой, позволяющей обеспечить возможность осуществления полезной модели и возможность реализации заявленного назначения в том виде, как она охарактеризована в формуле, а также в описании и таблицах спорной полезной модели.

Заявитель считает, что содержащиеся в независимом пункте 1 формулы спорной полезной модели признаки, характеризующие наличие серы и фосфора, не имеют причинно-следственной связи с заявленным техническим результатом, не влияют на функционирование устройства по спорному патенту и реализацию его назначения.

С точки зрения завода, наличие серы и фосфора в стали для прутков по спорной полезной модели, а также их количественные значения, характеризует примеси, которые обычно присутствуют в сталях, вне зависимости от их назначения (марок) и широко известны специалистам в области металлургии и металлообработки.

Заявитель отмечает, что из двенадцати элементов, характеризующих состав материала для изготовления прутков по спорному патенту и патенту Российской Федерации на изобретение N 2271402, совпадают элементы N 1-5, 12 (шесть элементов) - железо (с сопутствующими примесями), углерод, хром, никель, кремний, марганец, то есть совпадают обязательные элементы, присутствующие в стали для прутков при любой альтернативе, поименованной в формуле полезной модели спорного патента, а также в этих сравниваемых патентах совпадают элементы N 6-11 (медь, молибден, титан, алюминий, ниобий, азот), характеризующие отличительные признаки стали для изготовления прутков по спорному патенту и включенные в приведенное в формуле математическое неравенство.

Таким образом, как полагает завод, по качественному составу элементы, входящие в состав стали для прутков по спорному патенту, являются идентичными составу стали для прутков, известному из патента Российской Федерации на изобретение N 2271402.

Возражая против вывода Роспатента о том, что в формуле изобретения по патенту Российской Федерации N 2271402 охарактеризован лишь состав высокопрочной коррозионно-стойкой стали и отсутствуют сведения о том, что указанный состав может быть использован для изготовления прутка, в связи с чем это изобретение не может быть признано средством того же назначения, что и устройство по спорному патенту, заявитель считает, что этот вывод основан на поверхностном анализе Роспатентом вопроса назначения стали и прутка, тогда как свойства стали по противопоставленному источнику и изделия (прутка) по спорному патенту являются одинаковыми (тот же состав) и направлены на достижение одного и того же технического результата (увеличение стойкости к коррозионному воздействию), то есть пруток не обнаруживает никаких новых свойств по сравнению с известным решением, в связи с чем можно полагать, что эти два объекта являются средствами одного и того же назначения.

При этом завод указывает на то, что сама по себе математическая формула, приведенная в независимом пункте 1 формулы спорного патента, не является признаком, характеризующим пруток как устройство (изделие), тогда как признак, характеризующий количественное соотношение ферритообразующих и аустенитообразующих элементов в стали для прутков, известен из патента Российской Федерации на изобретение N 2271402 и влияет на достижение одинаковых технических результатов со спорной полезной моделью, в связи с чем сравнению должны подлежать именно составы стали, которые аналогичны.

Роспатентом представлен отзыв на заявление, в котором он просит отказать в удовлетворении заявленных требований, полагая, что в описании к спорной полезной модели показано, каким образом возможно осуществить полезную модель в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте 1 формулы, что является основанием для вывода о том, что возражение заявителя не содержит доводов, позволяющих признать данную полезную модель несоответствующей условию патентоспособности "промышленная применимость".

По мнению Роспатента, техническому решению по патенту Российской Федерации N 2271402 не присущи все приведенные в независимом пункте 1 формулы спорной полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения, в связи с чем в оспариваемом решении было правомерно признано, что возражение заявителя не содержит доводов, позволяющих признать спорную полезную модель несоответствующей условию патентоспособности "новизна".

Не соглашаясь с доводом заявителя о том, что в описании полезной модели по патенту Российской Федерации N 61285 не раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте 1 формулы, Роспатент ссылается на то, что в описании спорной полезной модели указано назначение полезной модели, а именно, что полезная модель относится к металлургии и может быть использована при производстве прутков из нержавеющей высокопрочной стали мартенситно-аустенитного класса, предназначенных для изготовления из них изделий, длительно работающих при интенсивных динамических нагрузках в коррозионно-активной водной среде с присутствием растворенного сероводорода, ионов хлора, солей щелочноземельных металлов, нефтепродуктов, например, деталей погружного оборудования при добыче нефти (абзац первый описания), а также раскрыты средства и методы, с помощью которых можно осуществить полезную модель в том виде, как она охарактеризована в формуле полезной модели, с реализацией назначения, а именно: материальные средства (компоненты стали), количественное содержание компонентов стали, описан способ получения стали, температурные режимы и оборудование, используемые при получении прутка, описаны операции способа получения изделия, последующие операции обработки изделия, приведены конкретные примеры осуществления полезной модели.

При этом Роспатент обращает внимание на то, что указанные вещества, материальные средства и технологические операции являются общеизвестными в данной области техники до даты приоритета спорной полезной модели.

Возражая против довода завода о наличии в независимом пункте 1 формулы спорной полезной модели признака "сопутствующие примеси", количественное содержание которого не раскрыто ни в формуле, ни в описании, Роспатент отмечает, что данное обстоятельство также не влияет на правомерность оспариваемого решения, поскольку широко известно, что примеси различного рода являются неотъемлемой составляющей в составе стали и зачастую они содержатся в таком количестве, что не оказывают влияние на свойства стали, в связи с чем определение их количественного и качественного состава не является целесообразным.

Как полагает Роспатент, пункт 1 формулы спорной полезной модели указывает лишь на наличие сопутствующих примесей, являющихся неотъемлемой составляющей состава сталей, при этом количество указанных примесей, а также их качественный состав, не указан, либо не определялся вовсе, ввиду их несущественности, в связи с чем в рецептурной части формулы полезной модели указаны только компоненты, влияющие на свойства стали, количество которых регулируют.

Ссылаясь на положения подпункта 2 пункта 2.1 Правил N 83 при проверке соответствия полезной модели условию патентоспособности "промышленная применимость", Роспатент отмечает, что возможность достижения технического результата не оценивается.

В отношении довода заявителя о несоответствии спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна" Роспатент отмечает, что патент Российской Федерации N 2271402 согласно подпункту 4 пункта 19.4 Правил N 83 может быть включен в уровень техники с даты приоритета (04.08.2004) только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения.

При этом Роспатент обращает внимание на то, что в формуле изобретения по патенту Российской Федерации N 2271402 охарактеризован состав высокопрочной коррозионно-стойкой стали, относительно которого отсутствуют сведения о том, что он может быть использован для изготовления прутка.

Исходя из этого, Роспатент полагает, что формула представленного заявителем патента Российской Федерации N 2271402 не содержит сведений о средстве того же назначения (прутке), что и полезная модель по патенту Российской Федерации N 61285.

Общество в представленном отзыве на заявление поддержало правовую позицию Роспатента и просило отказать в удовлетворении заявления.

В частности, третье лицо отметило, что составы сталей характеризуются качественным и количественным содержанием в них определенных компонентов; качественным признаком является указание на конкретный компонент, его количественным значением является точечное значение или интервал значений; интервал значений является одним количественным признаком, а не бесконечным набором альтернативных признаков.

В представленных 11.08.2020 письменных объяснениях Роспатент указал на несостоятельность выводов эксперта, полагая, что вопреки поставленному вопросу N 1 эксперт исследовал не формулу противопоставленного изобретения по патенту Российской Федерации N 2271402, а анализировал описание этого изобретения; ошибочно указал на отсутствие в формуле спорной полезной модели серы, фосфора и бора.

Третье лицо в поступивших 13.08.2020 письменных объяснениях также не согласилось с выводами эксперта, дополнительно обратив внимание на то, что согласно ответам эксперта сера, фосфор и бор могут влиять на свойства стали.

Заявителем 23.10.2020 представлены письменные пояснения, в которых он возразил против доводов, изложенных в отзывах Роспатента и третьего лица, а также выразил мнение относительно результатов судебной экспертизы.

Так, по мнению заявителя, сера, фосфор и бор, отличающие спорную полезную модель от изобретения по патенту Российской Федерации N 2271402, не являются существенными признаками спорной полезной модели, поскольку в описании этой полезной модели указано, что количество серы и фосфора поддерживается в стали на возможно более низком технологическом уровне - менее 0,03%, чтобы обеспечить минимальное охрупчивание, связанное с этими примесями, то есть наличие указанных элементов описано как наличие вредных примесей, не влияющих на достижение заявленного технического результата.

Завод ссылается на то, что в отношении содержания бора в описании спорной полезной модели содержатся сведения о том, что введение бора до 0,005% по расчету способствует удалению серы и фосфора с границ зерен с благоприятным влиянием на ударную вязкость и стойкость при коррозии, то есть наличие бора увязано с уменьшением влияния вредных примесей серы и фосфора, при этом количество вводимого бора (до 0,05%) очевидным образом не может влиять на заявленный технический результат, на функционирование устройства и реализацию назначения спорной полезной модели. Кроме того, завод отмечает, что бор не включен в математическую формулу, описывающую соотношение ферритообразующих и аустенитообразующих элементов, которая согласно описанию спорной полезной модели и обеспечивает достижение заявленного технического результата.

С точки зрения заявителя, зависимые пункты формулы спорной полезной модели не характеризуют устройство (изделие) как таковое, следовательно, эти признаки не являются конструкционными и не находятся в причинно-следственной связи с достигаемым техническим результатом или частью технического результата, в связи с чем не могут быть признаны существенными.

Завод выразил согласие с выводами эксперта, изложенными в основном и дополнительном экспертном заключениях, указав, что свойства противопоставленного источника (стали по патенту Российской Федерации N 2271402) и изделия (прутка) из стали являются одинаковыми (тот же состав) и направлены на достижение одного и того же технического результата (увеличение стойкости к коррозионному воздействию), пруток не обнаруживает никаких новых свойств по сравнению с известным решением, два объекта (изобретение по патенту Российской Федерации N 2271402 и спорная полезная модель) являются средствами одного и того же назначения.

Как полагает заявитель, поскольку в спорной полезной модели сера и фосфор указаны как целевые элементы, содержащиеся в стали для прутков в контролируемом количестве, то признак ограничительной части формулы "сопутствующие примеси" требует раскрытия, тогда как этот признак не раскрыт, в том числе не раскрыто его количественное содержание (количество сопутствующих примесей в независимому пункте 1 формулы не указано).

Общество в представленных 10.11.2020 письменных пояснениях выражает несогласие с выводами эксперта, выраженным в экспертных заключениях, а также полагает, что судом в рамках настоящего дела должны быть учтены обстоятельства, установленные Судом по интеллектуальным правам в решении от 22.05.2020 по делу N СИП-806/2019, а именно то, что представленными в материалы дела источниками информации не подтверждается, что сера и фосфор являются неотъемлемыми примесями любой стали.

При новом рассмотрении дела заводом 09.06.2021 представлены письменные объяснения, в которых он отмечает, что, несмотря на то, что в пункте 1 формулы спорной полезной модели признак "пруток" включен в качестве родового понятия, данный признак нельзя отнести к существенным, поскольку пруток с точки зрения конструкции имеет только геометрические характеристики, является заготовкой, а не готовым изделием, поэтому назначение прутка будет определяться составом стали, из которой он изготовлен.

По мнению заявителя, пруток является промежуточным сырьем и требует дальнейшей переработки для изготовления из него изделий более сложной конструкции, как и сталь, из которой он изготовлен.

Таким образом, завод полагает, что отсутствие прямого указания в формуле противопоставленного изобретения на признак "пруток" не может служить основанием для того, чтобы отрицать, что два данных объекта являются средствами одного и того же назначения - для изготовления из них изделий, например, деталей погружного оборудования.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2021 на основании статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена судьи Борисовой Ю.В. на судью Сидорскую Ю.М., в связи с чем рассмотрение дела начато с самого начала.

В судебном заседании 10.06.2021 представители завода на доводах, изложенных в заявлении и письменных пояснениях, настаивали.

Представители Роспатента и третьего лица возражали против удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзывах на заявление и письменных пояснениях.

Эксперт Блинов Е.В. ответил на вопросы суда и представителей лиц, участвующих в деле.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 61285 на полезную модель "Пруток из нержавеющей высокопрочной стали" выдан по заявке N 2006131489 с приоритетом от 04.09.2006 на имя общества со следующей формулой полезной модели:

"1. Пруток из нержавеющей высокопрочной стали, содержащей железо, углерод, хром, никель, кремний, марганец и сопутствующие примеси, отличающийся тем, что сталь дополнительно содержит один или несколько элементов из группы медь, титан, алюминий, молибден, ниобий, кобальт, азот, кальций, бор, церий, сера, фосфор, причем пруток из стали изготовлен со следующим составом компонентов, мас. %:

Углерод (С)
Кремний (Si)
Марганец (Mn)
Хром (Cr)
Никель (Ni)
Медь (Cu)
Молибден (Мо)
Титан (Ti)
Церий (Се)
Алюминий (Al)
Кобальт (Со)
Ниобий (Nb)
Бор (В)
Кальций (Са)
Сера (S)
Фосфор (Р)
Азот (N)
Железо (Fe)	Остальное

при соотношении ферритообразующих и аустенитообразующих элементов с их коэффициентами эквивалентности

;

.

2. Пруток по п. 1, отличающийся тем, что пруток выполнен с возможностью его получения в процессе электродуговой выплавки с вакуумно-кислородным рафинированием в ковше, горячей прокатки и термообработки.

3. Пруток по п. 2, отличающийся тем, что пруток выполнен с возможностью горячей прокатки при температуре ее окончания в интервале от 970 до 1050°C.

4. Пруток по п. 2, отличающийся тем, что пруток выполнен с возможностью дополнительного включения в процесс его получения снятия поверхностного слоя.

5. Пруток по п. 4, отличающийся тем, что пруток выполнен с возможностью снятия поверхностного слоя посредством механической обработки резанием.

6. Пруток по п. 5, отличающийся тем, что его материал имеет предел текучести при растяжении до 120 , при этом механическую обработку резанием проводят с термообработкой после горячего проката.

7. Пруток по п. 5, отличающийся тем, что его материал имеет предел текучести при растяжении до 150 , при этом термообработку проводят после механической обработки резанием.

8. Пруток по п. 2, отличающийся тем, что пруток выполнен с возможностью термообработки, состоящей из нескольких режимов в диапазоне температур от -70°C до 950°C при выдержке не менее 2 ч.

9. Пруток по любому из п.п. 1-5, 8, отличающийся тем, что сталь имеет предел текучести при растяжении в диапазоне от 110 до 150 ( МПа), ударную вязкость не менее 7 (68,6 ) и эквивалент сопротивления точечной коррозии >15."

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обществом 27.11.2018 было подано возражение, мотивированное несоответствием спорной полезной модели условиям патентоспособности "новизна" и "промышленная применимость".

К возражению были приложены копии следующих материалов:

- определение Арбитражного суда Удмуртской Республики о принятии искового заявления к производству, о подготовке дела к судебному разбирательству в предварительном судебном заседании (назначении судебного разбирательства) от 04.06.2013 по делу N А71-5410/2013 [1];

- определение Арбитражного суда Удмуртской Республики о принятии искового заявления к производству, о подготовке дела к судебному разбирательству в предварительном судебном заседании (назначении судебного разбирательства) от 07.12.2016 по делу N А71-15964/2016 [2];

- отзыв на исковое заявление от 31.05.2017 по делу N А71-15964/2016 [3];

- определение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 31.05.2017 по делу N А71-15964/2016 [4];

- патент Российской Федерации N 2271402, дата публикации 10.03.2006 [5];

- ГОСТ 5632-72 "Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки", Издательство стандартов, М., 1972 г. [6];

- патент Российской Федерации N 45998, дата публикации 10.06.2005 [7];

- выписка из протокола внеочередного общего собрания акционеров завода от 20.03.2017 [8];

- Гуляев А.П. "Металловедение", Металлургия, М., 1986 г., стр. 302, 303 [9];

- определение Арбитражного суда Удмуртской Республики о назначении судебной экспертизы от 01.03.2019 по делу N А71-5410/2013 [10];

- определение Арбитражного суда Удмуртской Республики о приостановлении производства по делу, назначении по делу судебной экспертизы по делу от 08.06.2018 N А71-5410/2013 [11];

- сведения из Интернет с портала "Электронное правосудие" [12].

В возражении указывалось, что множество альтернативных вариантов, характеризуемых различными совокупностями существенных признаков, содержащихся в независимом пункте 1 формулы спорной полезной модели, присущи решениям, известным из источников информации [5] и [7], включая характеристику назначения.

При этом в возражении отмечалось, что независимый пункт 1 формулы спорной полезной модели содержит признаки, характеризующие наличие серы, фосфора и бора, как индивидуальных компонентов состава стали, которые не являются существенными и не должны учитываться при анализе соответствия спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

В возражении также утверждалось, что из источников информации [5] и [7] известны широкие интервалы количественных значений по всем элементам, указанным в пункте 1 формулы спорной полезной модели и участвующим в расчете соотношения ферритообразующих и аустенитообразующих элементов, описываемых математической формулой с коэффициентом эквивалентности хрома и никеля.

По мнению лица, подавшего возражение, совпадающие количества элементов, известных из источников информации [5] и [7], обеспечивают выполнение математической зависимости, приведенной в независимом пункте 1 формулы спорной полезной модели, поскольку одинаковые члены в их числовом значении одной и той же математической формулы дают одинаковый результат.

В возражении также отмечалось что, как спорная полезная модель, так и техническое решение, раскрытое в источнике информации [5], направлены на достижение одного и того же технического результата.

С точки зрения лица, подавшего возражение, приведенная в независимом пункте 1 формулы полезной модели по спорному патенту совокупность признаков не обеспечивает возможность достижения технических результатов, указанных в данном патенте; в примерах конкретного выполнения не приведены средства и методы, обеспечивающие возможность получения технического результата для всех альтернативных вариантов и во всем интервале количественных признаков, приведенных в независимом пункте 1 упомянутой формулы.

На основании вышеизложенного в возражении сделан вывод о том, что спорная полезная модель не соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость", поскольку в описании к оспариваемому патенту не раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте 1 формулы полезной модели, с достижением заявленного технического результата и реализацией назначения.

Решением Роспатента от 09.07.2019 в удовлетворении возражения было отказано.

Указанное решение Роспатента мотивировано тем, что в описании к спорному патенту показано, каким образом возможно осуществить полезную модель в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте 1 формулы; возможность достижения технического результата не оценивается при анализе соответствия полезной модели условию патентоспособности "промышленная применимость"; редакция независимого пункта 1 формулы спорной полезной модели указывает лишь на наличие сопутствующих примесей, являющихся неотъемлемой составляющей состава сталей, при этом количество указанных примесей, а также их качественный состав, не указан, либо не определялся вовсе, ввиду их несущественности, в связи с чем в рецептурной части формулы полезной модели указаны только компоненты, влияющие на свойства стали, количество которых регулируют.

С учетом этого в оспариваемом решении сделан вывод о том, что возражение не содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по спорному патенту несоответствующей условию патентоспособности "промышленная применимость".

Роспатент в оспариваемом решении указал, что источник информации [7] не анализировался, так как по ходатайству лица, подавшего возражение, был снят с рассмотрения.

В отношении источника информации [5] Роспатент отметил, что он может быть включен в уровень техники с даты приоритета от 04.08.2004 только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения в соответствующем реестре, однако проведенный анализ формулы, содержащейся в этом патенте, показал, что в ней охарактеризован лишь состав высокопрочной коррозионно-стойкой стали и отсутствуют сведения о том, что указанный состав может быть использован для изготовления прутка.

В связи с этим Роспатент пришел к выводу о невозможности согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что в источнике информации [5] охарактеризован пруток, то есть описано средство того же назначения, что и устройство, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы спорной полезной модели, и, соответственно к выводу о том, что техническому решению, охарактеризованному в источнике информации [5], не присущи все приведенные в независимом пункте формулы спорной полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

С учетом изложенного Роспатент в оспариваемом решении отметил, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать спорную полезную модель несоответствующей условию патентоспособности "новизна".

Считая решение Роспатента от 09.07.2019 незаконным, а свои права и законные интересы нарушенными, завод обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив при новом рассмотрении материалы дела, выслушав доводы явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, пояснения эксперта, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая выводы, изложенные в заключении судебной экспертизы, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на подачу заявления о признании недействительным решения Роспатента заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом и третьим лицом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против выдачи патента на полезную модель и принятию по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и не оспариваются заявителем и третьим лицом.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2006131489 (04.09.2006) на выдачу спорного патента законодательство, применимое для оценки его охраноспособности, включает Патентный закон, Правила N 83 и Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56) в части, не противоречащей ГК РФ, действовавшие в период рассмотрения возражения.

Согласно пункту 1 статьи 5 Патентного закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, такое раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, если заявка на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2.1 Правил N 83 в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. К устройствам относят конструкции и изделия.

Подпунктом 2 пункта 2.1 Правил N 83 предусмотрено, что охраняемая патентом полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Полезная модель может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, если назначение полезной модели указано в описании, содержавшемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели).

В описании, содержащемся в заявке, должны быть приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели.

Описание, содержащееся в заявке, должно подтверждать, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

При соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости.

В силу подпункта 3 пункта 2.1 Правил N 83 охраняемая патентом полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности новизна, если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации. В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Согласно подпункту 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил N 83 сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3.2.4.3 Правил N 83 для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки:

- наличие конструктивного элемента;

- наличие связи между элементами;

- взаимное расположение элементов;

- форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;

- форма выполнения связи между элементами;

- параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь;

- материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом;

- среда, выполняющая функцию элемента.

Признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что такой признак при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу полезной модели, обеспечивает получение одного и того же технического результата (подпункт 7 пункта 3.3.1 Правил N 83).

В силу подпункта 1 пункта 19.3 Правил N 83 при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту 2 пункта 19.3 Правил N 83 датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать.

Как установлено подпунктом 4 пункта 19.4 Правил N 83, в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (то есть изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией).

Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем реестре, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

Заинтересованность завода в оспаривании патента Российской Федерации на полезную модель N 61285, срок действия которого истек, установлена Роспатентом в оспариваемом решении и третьим лицом не оспаривается.

Доводы заявителя о несоответствии спорной полезной модели условию патентоспособности "промышленная применимость" не принимаются Судом по интеллектуальным правам по следующим основаниям.

Как правильно отмечено Роспатентом в оспариваемом решении, в описании спорной полезной модели указано назначение полезной модели, а именно, что эта полезная модель может быть использована при производстве прутков из нержавеющей высокопрочной стали мартенситно-аустенитного класса, предназначенных для изготовления из них изделий, длительно работающих при интенсивных динамических нагрузках в коррозионно-активной водной среде с присутствием растворенного сероводорода, ионов хлора, солей щелочноземельных металлов, нефтепродуктов, например, деталей погружного оборудования при добыче нефти (абзац первый описания).

Коллегия судей не может признать обоснованным довод завода о том, что в вышеприведенном абзаце речь идет не о назначении, а об области техники, к которой относится спорная полезная модель, поскольку в этом абзаце в общем виде охарактеризовано устройство, на создание которого направлена спорная полезная модель. В рассматриваемом случае указанием на область техники является содержащаяся в описании информация о том, что спорная полезная модель относится к металлургии.

Судом по интеллектуальным правам также отклоняется ссылка заявителя на то, что признаки, включенные в независимый пункт 1 формулы спорной полезной модели, не раскрыты с полнотой, позволяющей обеспечить возможность осуществления полезной модели и возможность реализации заявленного назначения в том виде, как она охарактеризована в формуле, а также в описании и таблицах оспариваемой полезной модели.

Так, в описании к спорной полезной модели раскрыты средства и методы, с помощью которых можно осуществить полезную модель в том виде, как она охарактеризована в формуле полезной модели, с реализацией назначения, а именно: материальные средства (компоненты стали), количественное содержание компонентов стали, описан способ получения стали, температурные режимы и оборудование, используемые при получении прутка, описаны операции способа получения изделия, последующие операции обработки изделия.

При этом, как верно указано Роспатентом в оспариваемом решении, перечисленные вещества, материальные средства и технологические операции являются общеизвестными в данной области техники до даты приоритета спорной полезной модели, что следует из источников информации, представленных подателем возражения и правообладателем в материалы административного производства. Данный вывод Роспатента не опровергнут заявителем.

В описании к спорной полезной модели также приведены конкретные примеры осуществления этой полезной модели.

С учетом изложенного суд пришел к выводу о том, что в описании к спорной полезной модели определено, каким образом возможно осуществить полезную модель в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте 1 ее формулы.

Коллегией судей также не может быть признан состоятельным довод заявителя о том, что наличие в независимом пункте 1 формулы спорной полезной модели признака "сопутствующие примеси", количественное содержание которого не раскрыто ни в формуле, ни в описании, порочит вывод Роспатента о соответствии спорной полезной модели условию патентоспособности "промышленная применимость".

В данном случае суд соглашается с мнением заявителя о том, что в рецептурной части независимого пункта 1 формулы спорной полезной модели не приведено количественное содержание сопутствующих примесей, указание на наличие которых имеется в ограничительной части формулы спорной полезной модели.

Вместе с тем Роспатентом на основании анализа имеющихся в материалах административного производства источников информации сделан обоснованный вывод о широкой известности того факта, что примеси различного рода являются неотъемлемой составляющей в составе стали и зачастую они содержатся в таком количестве, что не оказывают влияние на свойства стали, в связи с чем определение их количественного и качественного состава не является целесообразным. В частности, такие сведения содержатся в источнике информации [9] (страница 303, абзац 4).

Исходя из изложенного Роспатент пришел к правильному выводу о том, что редакция независимого пункта 1 формулы спорной полезной модели указывает лишь на наличие сопутствующих примесей, являющихся неотъемлемой составляющей состава сталей, при том, что количество указанных примесей, а также их качественный состав, не указан, либо не определялся вовсе, ввиду их несущественности, в связи с чем в рецептурной части формулы спорной полезной модели перечислены только компоненты, влияющие на свойства стали, количество которых регулируют.

Ссылка завода на то, что приведенные в описании к спорной полезной модели сведения не подтверждают возможность достижения указанного в описании технического результата не может быть признана обоснованной, так как согласно подпункту 2.3 пункта 2.1 Правил N 83 при проверке соответствия полезной модели условию патентоспособности "промышленная применимость" возможность достижения технического результата не оценивается, а указывается на то, что описание должно подтверждать, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам признает правомерным вывод Роспатента о соответствии спорной полезной модели условию патентоспособности "промышленная применимость".

Ссылка завода на заключение специалиста (патентного поверенного) Орловой В.В. от 26.09.2019 (далее - заключение специалиста) не принимается коллегией судей в силу следующего.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил N 56 возражение должно содержать обоснование неправомерности предоставления правовой охраны. В случае представления дополнительных материалов к возражению, предусмотренному, в том числе пунктом 1.8 Правил N 56, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами N 56.

Таким образом, источники информации, не относящиеся к общедоступным словарно-справочным изданиям, считаются изменяющими мотивы возражения.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.08.2019 по делу N СИП-98/2019, от 26.08.2019 по делу N СИП-788/2018, от 17.07.2019 по делу N СИП-872/2018, от 27.12.2019 по делу N СИП-99/2019, от 06.12.2019 по делу N СИП-137/2019.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 137 Постановления N 10, при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям, принятых по результатам рассмотрения возражений, заявлений, податель возражения, заявления вправе представлять доказательства, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, для опровержения выводов этого органа, не дополняя при этом изначально поданное возражение, заявление новыми доводами (основаниями). Документы, дополняющие изначально поданное возражение, заявление, могут быть положены в основу самостоятельного возражения, заявления.

Правообладатель, против которого было подано возражение, заявление, не может быть лишен права в суде при рассмотрении дела о проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта приводить любые доводы и представлять доказательства, в том числе те, которые не были предметом рассмотрения в Роспатенте, федеральном органе исполнительной власти по селекционным достижениям.

Кроме того, и правообладатель, и податель возражения, заявления вправе представлять дополнительные доказательства по существу поданного возражения, заявления и принятого на его основе решения в опровержение доказательств, представляемых иными лицами, участвующими в деле, непосредственно в суд.

Заявитель при подаче возражения и в ходе его рассмотрения имел возможность представить дополнительные документы, содержащие выводы в поддержку его правовой позиции.

Каких-либо дополнительных доказательств и доводов Роспатент при рассмотрении дела в суде не представлял, в связи с чем у завода не имелось оснований для представления непосредственно в суд документов, которые не исследовались при рассмотрении возражения.

Таким образом, с учетом того, что представленное заводом в суд заключение специалиста изменяет мотивы возражения, оценка ему Роспатентом в рамках административного дела не давалась, суд приходит к выводу о том, что указанное заключение не подлежит исследованию и оценке при принятии настоящего решения.

Суд по интеллектуальным правам также не может признать обоснованными доводы завода относительно несоответствия спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

Как усматривается из оспариваемого решения Роспатента, единственным источником, включенным в уровень техники при проверке соответствия спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна", являлся источник информации [5].

Как указывалось выше, источник информации [5] представляет из себя патент Российской Федерации N 2271402 на изобретение "Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь" (дата приоритета 04.08.2004), обладателем которого является общество.

Указанный патент выдан со следующей формулой изобретения:

"Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь, включающая углерод, кремний, марганец, хром, никель, медь, ниобий, титан, алюминий, молибден, азот, кальций, церий и железо, отличающаяся тем, что она содержит компоненты в следующем соотношении, мас. %:

Углерод	Не более 0,03
Кремний	0,4 - 0,8
Марганец	0,4 - 4,0
Хром	11,0 - 16,0
Никель	2,5 - 9,0
Медь	0,5 - 3,0
Ниобий	0,1 - 0,3
Титан	0,2 - 1,2
Алюминий	0,2 - 1,2
Молибден	0,5 - 3,0
Азот	0,05 - 0,2
Кальций	0,01 - 0,02
Церий	0,01 - 0,02
Железо	Остальное

Роспатент, основываясь на положениях подпункта 4 пункта 19.4 Правил N 83, пришел к правомерному выводу о том, что источник информации [5] может быть включен в уровень техники с даты приоритета от 04.08.2004 только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения.

Проанализировав формулу изобретения по источнику информации [5], Роспатент указал, что в этой формуле охарактеризован лишь состав высокопрочной коррозионно-стойкой стали и отсутствуют сведения о том, что указанный состав может быть использован для изготовления прутка, в связи с чем не согласился с мнением завода о том, что в источнике информации [5] описано средство того же назначения, что и устройство (пруток), охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы спорной полезной модели.

При этом анализ содержащихся в возражении доводов, касающихся того, что некоторые признаки спорной полезной модели не являются существенными, доводов, касающихся математического соотношения, приведенного в формуле полезной модели, а также доводов в отношении зависимых пунктов 2-8 формулы спорной полезной модели, Роспатентом не проводился, поскольку было установлено, что в уровне технике отсутствует средство того же назначения, что и спорная полезная модель.

С целью проверки обоснованности доводов заявителя о том, что вывод Роспатента о соответствии спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна" основан на поверхностном анализе вопроса о назначении стали и прутка из стали, тогда как свойства стали по противопоставленному источнику и стали, из которой изготавливается изделие (пруток) по спорному патенту являются одинаковыми (тот же состав) и направлены на достижение одного и того же технического результата (увеличение стойкости к коррозионному воздействию), а также о тождественности обязательных элементов состава стали по спорной полезной модели и по противопоставленному изобретению, определением Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2020 было удовлетворено ходатайство заявителя и назначена судебная экспертиза, проведение которой было поручено Блинову Евгению Викторовичу, доктору технических наук, ведущему научному сотруднику федерального государственного бюджетного учреждения науки "Институт металлургии и металловедения им А.А. Байкова Российской академии наук". Производство по делу было приостановлено.

На разрешение эксперта были поставлены следующие вопросы:

1. Может ли изобретение "Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь" по патенту Российской Федерации N 2271402, исходя из его формулы, свидетельствовать о том, что приведенный в формуле состав стали может быть использован для изготовления прутка, то есть являться средством того же назначения, что и полезная модель по патенту Российской Федерации N 61285?

2. Оказывают ли фосфор и сера в тех соотношениях, которые указаны в формуле полезной модели по патенту Российской Федерации N 61285, влияние на достижение технических результатов - получение прутка с обточенной поверхностью из нержавеющей стали с пределом текучести при растяжении в диапазоне 110-150 при величине ударной вязкости не менее 7,0 и повышение сопротивления коррозионному разрушению под напряжением?

3. Способствует ли введение бора до 0,005% по расчету удалению серы и фосфора с границ зерен с благоприятным влиянием на ударную вязкость и стойкость при коррозии и достигаются ли таким образом вышеназванные технические результаты полезной модели по патенту Российской Федерации N 61285?

В связи с поступлением в суд заключения эксперта от 08.07.2020 N 12202-9134-283/Д суд возобновил судебное разбирательство и вызвал в судебное заседание эксперта Блинова Е.В. для дачи пояснений относительно подготовленного заключения.

В судебном заседании, состоявшемся 09.09.2020, эксперт Блинов Е.В. дал пояснения по поводу подготовленного им заключения, ответил на вопросы суда и представителей лиц, участвующих в деле.

По результатам опроса эксперта суд пришел к выводу о том, что экспертное заключение не является полным и всесторонним, исследование частично проведено не в строгом соответствии с вопросами, поставленными судом, в связи с чем требуется проведение тем же экспертом дополнительного исследования по тем же вопросам.

В Суд по интеллектуальным правам 16.10.2020 поступило дополнительное экспертное заключение, подготовленное тем же лицом.

По первому вопросу эксперт Блинов Е.В. пришел к выводу, согласно которому изобретение "Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь" по патенту Российской Федерации N 2271402, исходя из формулы, свидетельствует о том, что приведенный в формуле состав стали может быть использован для изготовления прутка и являться средством того же назначения, что и полезная модель по патенту Российской Федерации N 61285.

Этот вывод эксперт обосновал тем, что в соответствии с заявленными условиями по химическому составу соотношение Crэкв./Niэкв.<1,7 (согласно приведенной таблице) это условие соблюдается в обоих патентах, химический состав сталей совпадает в широком диапазоне (сравнительная таблица имеется в предоставленных эксперту материалах дела), размеры прутков одинаковы (D19 мм), а механические свойства очень близкие (данные в таблице).

Таблица. Механические свойства и значение Crэкв./Niэкв патент N 61285 оптимальный состав плавка N 5 и патент N 2271402.

механические свойства и Сrэкв*/Niэкв	патент N 61285 оптимальный состав плавка N 5	патент N 2271402
МПа	1550	1400 -1470
МПа	1500	1400 - 1420
%	10	10-12
%	50	52-53
KCU	0,7	0,75 - 0,76
Сrэкв./Niэкв	Сrэкв./ Niэкв < 1,1 6	Сrэкв/Niэкв <1,17

Проанализировав полученные значения, эксперт пришел к выводу о том, что механические свойства и Crэкв./Niэкв в сравниваемых патентах близки.

В судебном заседании 26.10.2020 эксперт Блинов Е.В. пояснил, что им при построении таблицы, отражающей механические свойства Crэкв./Niэкв стали в сравниваемых патентах, количественные значения были взяты исключительно из формул спорной полезной модели и противопоставленного изобретения, а вычисления производились по приведенной в спорном патенте математической формуле.

По мнению эксперта Блинова Е.В. попадание значений оптимального состава стали по спорной полезной модели в диапазоны по противопоставленному изобретению свидетельствуют о том, что и сталь по противопоставленному изобретению может быть использована для изготовления прутка с теми же свойствами, что и по спорной полезной модели. При этом незначительные отклонения по механическим свойствам, с его точки зрения, не оказывают существенного влияния на пригодность стали по противопоставленному изобретению для изготовления прутка с заданными в спорном патенте свойствами.

Отвечая на второй вопрос, эксперт Блинов Е.В. указал, что фосфор и сера могут оказывать влияние на достижение технических результатов для низколегированных сталей, что изложено в книге Э. Гудремон "Специальные стали" том 2, Государственное Научно-техническое издательство литературы по черной и цветной металлургии. Москва, 1960 г.

При этом эксперт Блинов Е.В. отметил, что в формулах изобретения и полезной модели нет сравнительных данных с разным содержанием серы и фосфора, а стали, указанные в исследуемых патентах, являются высоколегированными.

Указанные концентрации фосфора и серы (), по мнению эксперта Блинова Е.В. соответствуют традиционным значениям этих элементов для нержавеющих сталей. По его утверждению, при выплавке сталей всегда стараются понизить содержание серы и фосфора для снижения охрупчивания, но уменьшить их содержание при выплавке до нуля практически невозможно.

Эксперт Блинов Е.В. пояснил, что теоретически механические свойства при различных значениях серы и фосфора могут изменятся при разных видах обработок, но в сравниваемых патентах отсутствуют сравнительные данные прутков с обточенной и не обточенной поверхностью, в этих патентах не доказано влияние серы и фосфора на повышение сопротивления коррозионному разрушению под напряжением, так как нет ни расчетных данных, ни данных по испытаниям.

При ответе на третий вопрос эксперт Блинов Е.В. указал, что введение бора до 0,005% по расчету способствует удалению серы и фосфора с границ зерен с благоприятным влиянием на ударную вязкость и стойкость при коррозии" патент N 61285 (л. 7), однако данное утверждение не доказано экспериментально, а также не представлен теоретический расчет. С его точки зрения, в указанных в сравниваемых патентах влияние бора на способность удаления серы и фосфора, а также его влияние на ударную вязкость и стойкость при коррозии не доказано; приведены пределы легирования по бору, но нет сравнительных данных без бора, в связи с чем его полезное действие в патентах экспериментально не подтверждено.

В судебном заседании 26.10.2020 эксперт Блинов Е.В. относительно своих ответов на второй и третий вопросы пояснил, что сера, фосфор и бор, входящие в состав стали по спорному патенту и не входящие в состав стали по противопоставленному патенту, исходя из указанных в спорном патенте их массовых долей и отсутствия сведений об их влиянии на достижение технических результатов, по сути, представляют собой примеси, которые в ничтожных значениях всегда имеются в составе стали.

Изучив материалы дела, принимая во внимание выводы, содержащиеся в дополнительном экспертном заключении, и их обоснование, ответы эксперта Блинова Е.В. на вопросы суда и представителей лиц, участвующих в деле, учитывая письменные пояснения лиц, участвующих в деле, содержащие мнение относительно выводов эксперта, Суд по интеллектуальным правам при первоначальном рассмотрении дела пришел к выводу о том, что вывод Роспатента о соответствии спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна" не основан на полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств спора и материалов административного дела.

При этом суд при первоначальном рассмотрении дела исходил из необоснованности вывода Роспатента о том, что в формуле изобретения по патенту Российской Федерации N 2271402 охарактеризован состав высокопрочной коррозионно-стойкой стали, относительно которого отсутствуют сведения о том, что он может быть использован для изготовления прутка, поскольку такой вывод сделан без необходимого сопоставления составов стали по сравниваемым патентам.

Отклоняя доводы Роспатента и общества о том, что при сопоставлении назначения необходимо сравнивать пруток и сталь, а не составы сталей, термин "пруток" не является имманентно присущим коррозионно-стойкой стали, суд в решении от 12.11.2020 исходил из того, что формула спорной полезной модели фактически описывает состав стали, из которой изготавливается конкретное изделие (пруток), а не характеристики самого прутка как изделия, также как и формула противопоставленного изобретения характеризует состав стали.

Отменяя решение суда от 12.11.2020, президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что суд первой инстанции не учел, что при проверке соответствия полезной модели условию охраноспособности "новизна" прежде всего следует выявить все присущие ей и содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения, после чего установить, известны ли они из противопоставленного источника в том объеме информации, который подлежит включению в уровень техники на основании вышеприведенных норм материального права.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что спорный объект патентного права - полезная модель, т.е. техническое решение, относящееся к устройству (пункт 1 статьи 5 Патентного закона, подпункт 1 пункта 2.1 Правил N 83) охраняет не состав стали как таковой (он может охраняться только патентом на изобретение), а конкретное устройство (в данном случае пруток), обладающее конкретными признаками, в связи с чем признак "пруток", характеризующий устройство по спорной полезной модели, не может быть исключен из сравнения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам констатировал, что из обжалуемого решения не усматривается, что суд первой инстанции исходя из применимых норм права и из того, что патентом на полезную модель может охраняться только устройство, проанализировал, какие признаки присущи устройству, известному из спорного патента, и какие из них являются существенными; лишь после выявления существенных признаков спорной полезной модели выявляется наличие этих признаков в противопоставленном источнике информации.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также отметил, что поскольку вывод о несоответствии полезной модели условию охраноспособности "новизна" может быть сделан, если в противопоставленном патенте содержатся сведения о средстве того же назначения, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по спорному патенту существенные признаки, то после установления назначения изобретения, охарактеризованного в противопоставленном патенте в случае признания назначений спорного и противопоставленного технического решений одинаковыми суду первой инстанции необходимо выявить, какие признаки раскрыты в формуле изобретения, а затем сделать вывод об известности из этой формулы всех существенных признаков спорной полезной модели.

Президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что выполняя вышеуказанную последовательность действий, суд первой инстанции должен проверить, в каком объеме экспертом был проанализирован противопоставленный патент, и в случае, если эксперт наряду с формулой принял во внимание сведения, раскрытые в описании к изобретению, то необходимо выяснить, изменились бы его выводы или нет, если бы объем исследуемой информации был ограничен только формулой.

С целью выполнения указаний суда кассационной инстанции Судом по интеллектуальным правам в судебное заседание повторно был вызван эксперт Блинов Е.В., перед которым были повторно поставлены вышеназванные вопросы.

Эксперт Блинов Е.В. на вопросы суда и представителей лиц, участвующих в деле, пояснил, что при ответе на вопрос N 1 (может ли изобретение "Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь" по патенту Российской Федерации N 2271402, исходя из его формулы, свидетельствовать о том, что приведенный в формуле состав стали может быть использован для изготовления прутка, то есть являться средством того же назначения, что и полезная модель по патенту Российской Федерации N 61285?) он при подготовке дополнительного экспертного заключения исходил из сведений, содержащихся исключительно в формуле изобретения "Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь" по патенту Российской Федерации N 2271402, и его выводы в этом части не изменились, поскольку он, не отрицая наличие в формуле спорной полезной модели признака "пруток", вместе с тем не считает пруток устройством, так как он представляет собой лишь заготовку из стали, следовательно, является средством того же назначения, что и сталь по изобретению по патенту Российской Федерации N 2271402.

Исследовав при новом рассмотрении доводы лиц, участвующих в деле, относительно назначения спорной полезной модели и противопоставленного изобретения, учитывая мнение эксперта, суд пришел к выводу о необоснованности доводов Роспатента и общества о том, что при сопоставлении назначения необходимо сравнивать пруток и сталь, а не составы сталей. В данном случае суд исходит из того, что формула спорной полезной модели фактически описывает состав стали, из которой изготавливается пруток, а не характеристики самого прутка как устройства в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.2.4.3 Правил N 83, также как и формула противопоставленного изобретения характеризует состав стали.

При этом, как указывалось выше, в описании спорной полезной модели отмечено, что она может быть использована при производстве прутков из нержавеющей высокопрочной стали мартенситно-аустенитного класса, предназначенных для изготовления из них изделий, длительно работающих при интенсивных динамических нагрузках в коррозионно-активной водной среде с присутствием растворенного сероводорода, ионов хлора, солей щелочноземельных металлов, нефтепродуктов, например, деталей погружного оборудования при добыче нефти, то есть именно возможность изготовления из стали конкретного состава прутков является назначением спорной полезной модели.

Как отмечалось ранее, эксперт Блинов Е.В., делая вывод о том, что пруток из стали определенного химического состава (спорная полезная модель) и сталь того же химического состава (противопоставленное изобретение) являются средствами одного и того же назначения, указал на то, что этот вывод основан исключительно на сведениях, содержащихся в формулах полезной модели и изобретения (при построении таблицы, отражающей механические свойства Crэкв./Niэкв стали в сравниваемых патентах, количественные значения были взяты исключительно из формул спорной полезной модели и противопоставленного изобретения, а вычисления производились по приведенной в спорном патенте математической формуле).

В рассматриваемом случае пруток из стали, являясь заготовкой для изделия, представляет собой частный случай стали, выплавка которой осуществляется в виде заготовок разных видов.

Таким образом, и спорная полезная модель и противопоставленное изобретение предназначены для изготовления изделий, удовлетворяющих сходным требованиям.

Вместе с тем анализ независимого пункта 1 формулы спорной полезной модели показывает, что одним из признаков указанной формулы является признак "пруток", остальные, присущие спорной полезной модели признаки характеризуют химический состав стали, из которой изготовлен данный пруток, и процентное соотношение компонентов.

Как указано в описании спорной полезной модели, технической задачей, решаемой полезной моделью, является производство прутка, в том числе прутка с обточенной поверхностью, из нержавеющей стали с пределом текучести при растяжении в диапазоне 110-150 при величине ударной вязкости не менее 7,0 и повышенным сопротивлением коррозионному разрушению под напряжением. Указанная задача фактически является техническим результатом спорной полезной модели.

Таким образом, "пруток" следует признать существенным признаком спорной полезной модели, поскольку он, характеризуя вид устройства, непосредственно влияет на возможность получения технического результата, то есть находится в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Данный признак, характеризующий устройство по спорной полезной модели, не может быть исключен из сравнения признаков спорной полезной модели и противопоставленного изобретения. Аналогичный вывод следует из постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.04.2021 по настоящему делу.

Вместе с тем названный признак из формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2271402 не известен, следовательно, в силу подпункта 3 пункта 2.1 Правил N 83 спорная полезная модель является соответствующей условию патентоспособности "новизна", поскольку противопоставленному изобретению, составляющему уровень техники, не присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки.

Исходя из этого, сравнение иных существенных признаков формулы спорной полезной модели с признаками формулы противопоставленного изобретения является нецелесообразным, поскольку соответствие условию патентоспособности полезной модели "новизна" предполагает совпадение всех существенных признаков.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам полагает, что Роспатент в оспариваемом решении пришел к правильному выводу о соответствии полезной модели по патенту Российской Федерации N 61285 условиям патентоспособности "новизна" и "промышленная применимость".

Как разъяснено в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Таким образом, для признания недействительным ненормативного акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя.

В соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные обществом при подаче кассационной жалобы на решение Суда по интеллектуальным правам от 12.11.2020, подлежат отнесению на завод.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

заявление акционерного общества "Ижевский опытно-механический завод" оставить без удовлетворения.

Взыскать с акционерного общества "Ижевский опытно-механический завод" (ул. 30 лет Победы, д. 12, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033, ОГРН 1021801438196) в пользу общества с ограниченной ответственностью "КАУРИ" (ул. Ракетная, д. 30, корп. А, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426038, ОГРН 1021801162800) 1 500 (Одну тысячу пятьсот) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

С.П. Рогожин

Судья

Ю.М. Сидорская