Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 февраля 2022 г. N С01-17/2022 по делу N А71-16691/2020 Суд оставил без изменения судебные акты о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, поскольку копия письменного документа, оригинал которого не был представлен в суд, не является документом, свидетельствующим о предоставлении ответчику права использования этих товарных знаков

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 февраля 2022 г. N С01-17/2022 по делу N А71-16691/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 10 февраля 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 10 февраля 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Березиной А.Н., Рогожина С.П.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Стратегия" (ш. Воткинское, д. 202, пом. 6, эт. 1, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426039, ОГРН 1091832003174) на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 29.06.2021 по делу N А71-16691/2020 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2021 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Фототех" (пл. Менделеева, д. 2, корп. 34а, г. Переславль-Залесский, Ярославская область, 152025, ОГРН 1027700451558) к обществу с ограниченной ответственностью "Стратегия" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Фототех" - Васильева О.В. (по доверенности от 09.12.2020);

от общества с ограниченной ответственностью "Стратегия" - Оленичев И.П. (по доверенности от 19.07.2021 N 462-1).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Фототех" (далее - общество "Фототех") обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Фототех-Поволжье" (переименовано в общество с ограниченной ответственностью "Стратегия"; далее - общество "Стратегия") о взыскании 5 000 000 рублей компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 205384 и N 210825 (с учетом уточнения предмета исковых требований, принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 29.06.2021 исковые требования удовлетворены в полном объеме. Суд также взыскал с ответчика в пользу истца судебные расходы на представителя в размере 100 000 рублей.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2021 решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 29.06.2021 оставлено без изменения, кассационная жалоба общества "Стратегия" - без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "Стратегия", ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, на несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить обжалуемые судебные акты и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

В обоснование кассационной жалобы общество "Стратегия" указывает на то, что общество "Фототех", уточняя исковые требования, фактически отказалось от заявленных ранее неимущественных требований о запрете использования обозначений, сходных с его товарными знаками, в фирменном наименовании, в доменном имени phototech-okna.ru и на сайте в сети интернет http://phototech-okna.ru, и заявило новое, ранее не рассматриваемое имущественное требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, имеющее самостоятельный предмет доказывания и порядок его рассмотрения.

Вместе с тем, по утверждению ответчика, суд первой инстанции не указал, является ли заявленное истцом уточнение изменением только предмета иска, изменением только основания иска, одновременным изменением предмета и основания иска либо отказом от первоначальных исковых требований и заявлением дополнительных требований, которые не содержались в изначальном исковом заявлении.

Общество "Стратегия" полагает, что суд первой инстанции в нарушение статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расценил уточнение исковых требований истцом не как заявление дополнительного требования, а как замену первоначально заявленных неимущественных требований на требование о взыскание компенсации.

Исходя из этого, ответчик считает, что рассмотрению подлежали изначально заявленные исковые требования до их уточнения, в удовлетворении которых следовало отказать в связи с отсутствием факта нарушения в настоящее время.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суды первой и апелляционной инстанций неправильно применили нормы материального права, посчитав обязательным для предоставления права использования товарного знака заключение лицензионного договора, а также неправомерно отказали в вызове свидетеля, который мог бы подтвердить факт дачи правообладателем товарных знаков согласия ответчику на их использование.

Ответчик отмечает, что использование им товарных знаков осуществлялось по воле правообладателя - истца, которая была выражена его участником и генеральным директором, в связи с чем исковые требования не подлежали удовлетворению на основании пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

По утверждению заявителя кассационной жалобы, судами первой и апелляционной инстанций не рассмотрен его довод о злоупотреблении истцом своими правами при обращении с иском по настоящему делу, а также дана неправильная оценка его доводу о пропуске истцом срока исковой давности.

С точки зрения общества "Стратегия", суд первой инстанции вышел за пределы заявленных исковых требований, поскольку, несмотря на то, что истцом было заявлено требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 205384 и N 210825, суд первой исследовал наличие у истца исключительного права на фирменное наименование и сходство фирменного наименования истца с фирменным наименованием ответчика.

Ответчик обращает внимание на то, что суд первой инстанции в обоснование своих выводов сослался на недействующий нормативный правовой акт, а суд апелляционной инстанции не дал самостоятельную оценку сходству обозначений.

Кроме того, общество "Стратегия" полагает, что суды первой и апелляционной инстанции уклонились от оценки однородности товаров и его доводов о завышенном размере компенсации.

Обществом "Фототех" представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором оно просит отказать в удовлетворении кассационной жалобы.

Обществом "Стратегия" представлены письменные возражения на отзыв общества "Фототех", а также заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу решения Арбитражного суда Удмуртской Республики по делу N А71-6803/2021 по заявлению общества "Стратегия" о признании незаконным решения управления Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике от 21.04.2021 по делу N 018/01/14.6-109/2021.

Истцом представлено письменное возражение на ходатайство ответчика о приостановлении производства по делу.

В судебном заседании, состоявшемся 10.02.2022, суд рассмотрел и отклонил ходатайство ответчика о приостановлении производства по делу в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае:

1) невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом;

2) пребывания гражданина-ответчика в действующей части Вооруженных Сил Российской Федерации или ходатайства гражданина-истца, находящегося в действующей части Вооруженных Сил Российской Федерации;

3) смерти гражданина, являющегося стороной в деле или третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования относительно предмета спора, если спорное правоотношение допускает правопреемство;

4) утраты гражданином, являющимся стороной в деле, дееспособности.

Частью 2 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что арбитражный суд приостанавливает производство по делу и в иных предусмотренных федеральным законом случаях.

Перечень обстоятельств, при наличии которых арбитражный суд вправе приостановить производство по делу, определен статьей 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу названной процессуальной нормы арбитражный суд вправе приостановить производство по делу в случае:

1) назначения арбитражным судом экспертизы;

2) реорганизации организации, являющейся лицом, участвующим в деле;

3) привлечения гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, для выполнения государственной обязанности;

4) нахождения гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, в лечебном учреждении или длительной служебной командировке;

5) рассмотрения международным судом, судом иностранного государства другого дела, решение по которому может иметь значение для рассмотрения данного дела.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что в рассматриваемой ситуации невозможность рассмотрения настоящей кассационной жалобы дела до разрешения дела N А71-6803/2021 отсутствует, поскольку решение управления Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике от 21.04.2021 по делу N 018/01/14.6-109/2021, хотя и учитывалось судом первой инстанции при принятии обжалуемого решения, но не являлось единственным основанием для удовлетворения иска о взыскании компенсации.

В судебном заседании, состоявшемся 10.02.2022, представитель общества "Стратегия" выступил по существу изложенных в кассационной жалобе доводов, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель общества "Фототех" возражал против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, отзыве на нее и возражениях на отзыв.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, общество "Фототех" является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 205384, зарегистрированного 04.10.2001 по заявке N 2000705592 с приоритетом от 15.03.2000 в отношении товаров 1, 2, 6, 17-го и услуг 37, 49, 40, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), и товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 210825, зарегистрированного 12.04.2002 по заявке N 2000709554 с приоритетом от 25.04.2000 в отношении товаров 1, 2, 6, 17-го и услуг 37, 49, 40, 42-го классов МКТУ.

Ссылаясь на то, что использование ответчиком словесного обозначения "ФОТОТЕХ" в фирменном наименовании и словесного обозначения "РНОТОТЕСН" в доменном имени "phototech-okna.ru" и на сайте в сети Интернет, доступ к которому осуществляется под указанным доменным именем, нарушает исключительные права истца на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 205384 и N 210825, приводит к смешению в глазах потребителей деятельности истца и ответчика, осуществляемой на одном товарном рынке строительных конструкций, общество "Фототех" 20.01.2020 направило обществу "Фототех-Поволжье" претензию об устранении нарушений исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 205384 и N 210825.

В ответ на претензию истца ответчик письмом от 27.03.2020 сообщил о предстоящем осуществлении действий по регистрации смены фирменного наименования.

Изложенные обстоятельства явились основанием для обращения истца с целью защиты нарушенных прав в Арбитражный суд Удмуртской Республики с исковыми требованиями о запрете ответчику использовать фирменное наименование и словесное обозначение "Фототех-Поволжье", сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 205384 на материалах, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе на документации, в рекламе, на вывесках, сайте http://phototech-okna.ru, а также на иных Интернет-ресурсах, которые использует в своей деятельности ответчик, а также о запрете ответчику использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 210825, в доменном имени "phototech-okna.ru" и на сайте в сети Интернет http://phototech-okna.ru.

В ходе судебного разбирательства по делу, истец, учитывая изменение ответчиком фирменного наименования на общество "Стратегия" и наличие информации о прекращении администрирования ответчиком доменного имени "phototech-okna.ru", изменил предмет исковых требований на требование о взыскании компенсации за незаконное использование вышеназванных товарных знаков, которое было принято судом первой инстанции на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд первой инстанции, оценив в совокупности представленные по делу доказательства, установив подтвержденный документально факт использования ответчиком в отсутствие надлежащего согласия истца сходных с принадлежащими истцу товарными знаками обозначений в фирменном наименовании и доменном имени, на сайте ответчика, признал незаконный характер такого использования и наличие оснований для взыскания с нарушителя компенсации.

Определяя размер подлежащей взысканию компенсации, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что заявленный истцом размер не является чрезмерным с учетом длительности нарушения, выручки, полученной ответчиком от реализации товаров и услуг с незаконным использованием товарных знаков истца.

Признавая указанные выводы суда первой инстанции в полной мере соответствующими совокупности собранных по делу доказательств, имеющихся в материалах дела, суд апелляционной инстанции оснований для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы не установил, отклонив доводы истца как основанные на ошибочной оценке фактических обстоятельств дела и неверном толковании норм действующего законодательства.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, возражениях на отзыв, выслушав мнение представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Как установлено пунктом 3 статьи 1250 ГК РФ, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании наименования места происхождения товара либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено данным Кодексом.

Как следует из обжалуемых судебных актов, суды первой и апелляционной инстанций установили факт принадлежности обществу "Фототех" исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 205384 и N 210825, в защиту которых оно обратилось в суд с настоящим иском. Данный вывод судов ответчиком не оспаривается.

Ответчик указывает на одновременное изменение истцом предмета и основания исковых требований, которое, по его мнению, было принято судом первой инстанции в нарушение статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Указанная норма позволяет субъектам права осуществлять выбор между изменением либо основания, либо предмета исковых требований.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2021 N 46 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции" (далее - Постановление N 46), изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику. Изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику.

Например, изменение предмета иска имеет место, если требование о взыскании убытков заменяется на требование о замене товара ненадлежащего качества.

В качестве изменения основания иска, как правило, не могут рассматриваться представление новых доказательств и указание истцом обстоятельств, которые подтверждаются этими доказательствами. Так, документы о не заявленных прежде затратах, дополнительно представленные в материалы дела при рассмотрении иска о возмещении убытков, необходимо рассматривать как новые доказательства в подтверждение тех же обстоятельств, которые определяют основание иска.

По смыслу части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не допускается одновременное изменение предмета и основания иска, являющееся, по существу, предъявлением нового требования. Соблюдение данного запрета проверяется арбитражным судом вне зависимости от наименования представленного истцом документа (например, уточненное исковое заявление, заявление об уточнении требований). В частности, суд не принимает изменения требования о признании сделки недействительной в связи с нарушениями, допущенными при ее заключении, на требование о расторжении договора со ссылкой на нарушения, которые были допущены при исполнении сделки.

Арбитражный суд не связан правовой квалификацией правоотношений, предложенной лицами, участвующими в деле.

Изменение правовой квалификации требования (например, со взыскания убытков на взыскание неосновательного обогащения) или правового обоснования требования (например, взыскания на основании норм о поставке на взыскание на основании норм об обязательствах вследствие причинения вреда) не является изменением предмета или основания иска, за исключением случаев, когда истец при изменении правовой квалификации изменяет также требование (предмет иска) и ссылается на иные фактические обстоятельства (основание иска).

В связи с произошедшей в ходе судебного разбирательства по настоящему делу сменой фирменного наименования ответчика с общества "Фототех-Поволжье" на общество "Стратегия", а также по причине прекращения администрирования им доменного имени "photoetch-okna.ru", в связи с чем требования о запрете ответчику использовать сходные с товарными знаками обозначения в фирменном наименовании и в доменном имени утратили актуальность (стали неисполнимыми), истец, воспользовавшись своим правом на изменение предмета исковых требований с сохранением их основания, направил в суд соответствующее заявление.

В рассматриваемом случае основание иска - незаконное использование сходных с товарными знаками обозначений в фирменном наименовании и в доменном имени не претерпело изменения, а, следовательно, суд первой инстанции правомерно принял изменение предмета исковых требований на требование о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в фирменном наименовании и в доменном имени.

С учетом изложенного ссылка ответчика на то, что рассмотрению подлежали первоначально заявленные требования не может быть признана обоснованной.

Доводу общества "Стратегия" относительно несоблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора дана надлежащая правовая оценка судом апелляционной инстанции, с которой суд кассационной инстанции соглашается.

Относительно довода заявителя кассационной жалобы об одновременном принятии судом первой инстанции уточнения предмета искового заявления и решения по делу, коллегия судей отмечает, что истцом в адрес ответчика 04.05.2021 было направлено почтовое отправление, содержащее в том числе мотивированное ходатайство об уточнении исковых требований.

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 12.05.2021 судебное разбирательство было отложено на 24.05.2021 именно в связи с предоставлением ответчику возможности представить письменные возражения на уточнение предмета исковых требований.

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 24.05.2021 было отложено на 23.05.2021. Резолютивная часть обжалуемого решения суда первой инстанции была объявлена 23.06.2021 после завершения судебного разбирательства.

Таким образом, у ответчика имелась возможность аргументировано возражать против изменения предмета исковых требований и его процессуальные права в данном случае не могут быть признаны нарушенными.

Ссылки заявителя кассационной жалобы на неправомерное непринятие судом первой инстанции в качестве доказательства письменного документа от 11.03.2013, подтверждающего, по его мнению, дачу правообладателем (истцом) ответчику согласия на использование спорных товарных знаков, неправомерные отказы судов первой и апелляционной инстанций в вызове в качестве свидетеля бывшего генерального директора истца Галашина А.Е. и отказ суда апелляционной инстанции в приобщении к материалам дела нотариально заверенного заявления Галашина А.Е. о подлинности письменного документа от 11.03.2013 подлежат отклонению в силу следующего.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что использование товарного знака (знака обслуживания) может осуществляться самим правообладателем, лицом, которому право использования товарного знака передано по лицензионному договору, а также иным лицом под контролем правообладателя.

Таким образом, ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака (знака обслуживания) самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя. По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака (знака обслуживания) третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2014 по делу N СИП-56/2013 (определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 07.07.2014 N ВАС-8509/14 в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отказано), от 15.12.2014 по делу N СИП-285/2014, от 22.07.2016 по делу N СИП-643/2015, от 03.11.2016 по делу N СИП-320/2016 и от 12.12.2016 по делу N СИП-206/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.04.2017 N 300-ЭС17-2418 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 04.12.2017 по делу N СИП-36/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.04.2018 N 300-КГ18-2423 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и других.

Для целей применения положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ правовое значение имеет не формальное соблюдение требований к оформлению отношений участников гражданского оборота, которое в данном случае определяет наступление или ненаступление определенных правовых последствий лишь для участников этих отношений, а наличие в гражданском обороте товаров (услуг), маркированных спорным товарным знаком (знаком обслуживания), на законном основании, то есть по воле правообладателя (пункт 3 статьи 1484 данного Кодекса).

При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2014 по делу N СИП-110/2013, от 12.12.2016 по делу N СИП-206/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.04.2017 N 300-ЭС17-2418 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 24.04.2017 по делу N СИП-638/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.07.2017 N 300-ЭС17-8135 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 05.06.2017 по делу N СИП-728/2016 и от 03.11.2017 по делу N СИП-155/2017.

Наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц, предполагает использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя, в частности, на основании преобладающего участия в другом лице. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом.

Суды первой и апелляционной инстанций верно указали, что представленная обществом "Стратегия" в подтверждение его утверждения о том, что использование товарных знаков истца осуществлялось на законных основаниях копия письменного документа от 11.03.2013, оригинал которого не был представлен в суд, не является документом, свидетельствующим о предоставлении ответчику права использования этих товарных знаков.

Указанный письменный документ (т. 2 л.д. 20) может подтверждать лишь то, что физическое лицо Галашин А.Е., в отношении которого в документе отсутствует указание, что он действует от имени общества "Фототех", являющего правообладателем спорных товарных знаков, как единоличный исполнительный орган, дает физическому лицу Шевякову В.В. согласие на использование словесного обозначения (не названо какого) в наименовании общества "Фототех-Поволжье". При этом в тексте данного документа отсутствуют указания на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 205384 и N 210825, на срок предоставления такого использования, разрешенные способы использования и прочая юридически значимая информация.

Следовательно, в рассматриваемой ситуации речь идет не о наличии пороков выражения воли правообладателя, а об отсутствии выражения такой воли в принципе.

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций обоснованно не приняли этот документ в качестве доказательства, подтверждающего выражение истцом воли на использование ответчиком товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 205384 и N 210825.

Отказывая в вызове Галашина А.Е. в качестве свидетеля, суды первой и апелляционной инстанций правильно исходили из того, что обстоятельства, связанные с предоставлением права на использование товарных знаков, не могут подтверждаться лишь свидетельскими показаниями.

Суд апелляционной инстанции на основании части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерно отклонил ходатайство общества "Стратегия" о приобщении к материалам дела нотариального заверенного заявления Галашина А.Е. от 26.07.2021, которое ранее в суд первой инстанции не представлялось и невозможность его представления в суд первой инстанции должным образом не была обоснована.

Относительно довода заявителя кассационной жалобы о пропуске срока исковой давности по требованию о взыскании компенсации, предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьей 1515 ГК РФ, коллегия судей отмечает, что суды первой и апелляционной инстанции обоснованно исходили из недоказанности ответчиком того, что истцу стало известно о нарушении ответчиком исключительных прав на товарные знаки до января 2020 года, а также верно указали на то, что данное нарушение, заключающееся в незаконном использовании товарных знаков истца в фирменном наименовании и доменном имени, носило длящийся характер.

Ссылка ответчика на то, что суд первой инстанции вышел за переделы своих полномочий, исследовав наличие у истца права на фирменное наименование и сходство этого фирменного наименования с фирменным наименованием ответчика, не принимается судом кассационной инстанции в силу того, что ошибочное указание суда первой инстанции на часть 3 статьи 1474 ГК РФ, устанавливающую запрет на использование чужого фирменного наименования, не привело к принятию неправильного судебного акта. При этом из обжалуемого решения суда первой инстанции следует, что рассматривалось именно требование о защите исключительных прав на товарные знаки.

Аналогичным образом ошибочная ссылка суда первой инстанции на утратившие силу Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), не привела к принятию неправильного решения, поскольку ответчиком не обосновано, в какой части методология установления сходства обозначений, установленная Правилами N 32, противоречит методологии, установленной подлежащими применению Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), и каким образом неправильная ссылка на норму материального права привела к принятию ошибочного судебного акта.

Кроме того, следует отметить, что суды правомерно руководствовались также положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ и разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в Постановлении N 10.

Суд по интеллектуальным правам считает, что методология установления сходства сравниваемых обозначений и определения степени такого сходства судами первой и апелляционной инстанций в основном соблюдена. При этом выводы судов первой и апелляционной инстанций достаточным образом мотивированы.

Однородность товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки истца и относящихся к строительным конструкциям, и товаров, вводимых в гражданский оборот ответчиком, носит очевидный характер в силу их идентичности.

В рассматриваемом случае суды первой и апелляционной инстанций, приняв во внимание ряд значимых обстоятельств, пришли к обоснованному выводу о наличии высокой вероятности смешения потребителями сравниваемых обозначений.

Ссылка общества "Стратегия" на то, что суд первой инстанции не рассмотрел его довод о злоупотреблении обществом "Фототех" правом при обращении с настоящим иском подлежит отклонению по следующим основаниям.

Как следует из дополнения к отзыву ответчика на исковое заявление, довод о злоупотреблении истцом правом был основан на том, что истец предъявляет иск о защите исключительных прав на товарные знаки, несмотря на данное им же самим в 2013 году согласие на использование товарных знаков.

Вместе с тем судами первой и апелляционной инстанций доводам ответчика о наличии такого согласия была дана надлежащая правовая оценка, в связи с чем фактически признано отсутствие оснований для признания действий истца по обращению с настоящим иском злоупотреблением правом.

Доводы заявителя кассационной жалобы относительно завышенного размера взысканной судом первой инстанции компенсации за нарушения исключительных прав по существу сводятся к его несогласию с осуществленной судами оценкой представленных доказательств. При этом выводы суда первой инстанции в части определения размера компенсации должным образом мотивированы.

Ссылка ответчика на то, что судами первой и апелляционной инстанций в обжалуемых судебных актах не отражены в полном объеме все его доводы не свидетельствует о наличии достаточных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, поскольку отсутствие в судебном акте дословного перечисления всех доводов не означает, что указанные доводы не исследовались судами первой и апелляционной инстанций.

Кроме того, суд кассационной инстанции учитывает правовую позицию, изложенную в определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 N 310-ЭС15-2555 по делу N А08-8802/2013, согласно которой направление дела на новое рассмотрение судом кассационной инстанции при установлении и признании доказанным судом первой инстанции факта отсутствия сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, не относится к полномочиям суда кассационной инстанции в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств. Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, т.е. иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 указанного Кодекса), не допускается.

С учетом изложенного, рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, коллегия судей полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Судом кассационной инстанции также принимается во внимание правовая позиция, содержащаяся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Нарушений норм процессуального права, которые в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов в любом случае, судом кассационной инстанции не установлено.

Таким образом, оснований для удовлетворения кассационной жалобы общества "Стратегия" не имеется.

Уплаченная при подаче кассационной жалобы государственная пошлина подлежит в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отнесению на заявителя данной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 29.06.2021 по делу N А71-16691/2020 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2021 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Стратегия" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

А.Н. Березина

Судья

С.П. Рогожин