Энциклопедия судебной практики. Последствия неиспользования товарного знака (Ст. 1486 ГК)

1.1. Правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения прав на него
1.2. Для целей применения положений ст. 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных п. 2 ст. 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот
1.3. Использование товарного знака для маркировки других товаров, отличных от тех, для которых он зарегистрирован, не может свидетельствовать об использовании товарного знака
1.4. Требования правообладателя о защите исключительного права, предъявленные до прекращения правовой охраны товарного знака, подлежат удовлетворению
1.5. Ввоз товара без введения товара в гражданский оборот не является использованием товарного знака
1.6. Распоряжение фирменным наименованием не может расцениваться как использование товарного знака, поскольку для использования фирменного наименования законодательством предусмотрен специальный правовой режим
1.7. Для установления использования товарного знака ст. 1486 ГК РФ не содержит требования о размещении его самим правообладателем на производимых им товарах

Энциклопедия судебной практики
Последствия неиспользования товарного знака
(Ст. 1486 ГК)

1. Необходимость использования товарного знака

1.1. Правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения прав на него

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 сентября 2013 г. N 5793/13

Из системного толкования статей 1484 и 1486 Гражданского кодекса усматривается, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 марта 2011 г. N 14503/10

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 августа 2015 г. по делу N СИП-251/2015

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

1.2. Для целей применения положений ст. 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных п. 2 ст. 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот

Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.) (пункт 38)

Суд отметил, что договор поставки и накладные подтверждают лишь производство товара третьим лицом и его передачу правообладателю, но не подтверждают использование товарного знака его правообладателем для целей ст. 1486 ГК РФ. Изготовление товара с нанесением на него товарного знака является использованием товарного знака в смысле положений ст. 1484 ГК РФ. Вместе с тем не любое использование товарного знака учитывается в целях применения положений ст. 1486 ГК РФ, а лишь совершение действий, предусмотренных п. 2 ст. 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

1.3. Использование товарного знака для маркировки других товаров, отличных от тех, для которых он зарегистрирован, не может свидетельствовать об использовании товарного знака

Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.) (пункт 41)

Для сохранения правовой охраны товарный знак должен использоваться для тех товаров и услуг, для которых он непосредственно зарегистрирован, а не для однородных с ними. Использование обозначения для маркировки иных товаров, отличных от тех, для которых он зарегистрирован, но которые входят в их состав в качестве ингредиентов и составляющих, по смыслу закона также не может свидетельствовать об использовании товарного знака.

1.4. Требования правообладателя о защите исключительного права, предъявленные до прекращения правовой охраны товарного знака, подлежат удовлетворению

Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.) (пункт 39)

Прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, указанным в ст. 1514 ГК РФ (в том числе и ввиду его неиспользования правообладателем), означает прекращение исключительного права на будущее время. До этого момента лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите. Поэтому требования правообладателя о защите исключительного права, предъявленные в связи с нарушением, совершенным до прекращения правовой охраны товарного знака, подлежат удовлетворению. Действия правообладателя по защите исключительного права не являются в данном случае злоупотреблением правом, поскольку совершены до обращения компании в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 января 2016 г. N С01-1229/2015 по делу N А48-1644/2015

Прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, указанным в статье 1514 ГК РФ (в том числе и ввиду его неиспользования правообладателем), означает прекращение исключительного права на будущее время. До этого момента лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите. Поэтому требования правообладателя о защите исключительного права, предъявленные в связи с нарушением, совершенным до прекращения правовой охраны товарного знака, подлежат удовлетворению. Действия правообладателя по защите исключительного права не являются в данном случае злоупотреблением правом, поскольку совершены до обращения компании в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны.

1.5. Ввоз товара без введения товара в гражданский оборот не является использованием товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 июня 2014 г. по делу N СИП-110/2013

Ввоз товара на территорию Российской Федерации при отсутствии доказательств непосредственного введения товара в гражданский оборот не может признаваться использованием товарного знака в смысле статей 1484 и 1486 ГК РФ.

1.6. Распоряжение фирменным наименованием не может расцениваться как использование товарного знака, поскольку для использования фирменного наименования законодательством предусмотрен специальный правовой режим

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 июня 2014 г. N С01-368/2014 по делу N СИП-333/2013

Распоряжение ответчиком исключительными правами на фирменное наименование не может быть расценено в качестве использования товарного знака, поскольку в отношении использования фирменного наименования предусмотрен специальный правовой режим, который осуществляется в соответствии со статьями 1473-1476 ГК РФ, а не статьей 1484 (как требует статья 1486) этого кодекса.

1.7. Для установления использования товарного знака ст. 1486 ГК РФ не содержит требования о размещении его самим правообладателем на производимых им товарах

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 марта 2016 г. N С01-62/2016 по делу N СИП-439/2015

Статья 1486 ГК РФ не устанавливает в качестве обязательного требования для установления использования товарного знака размещение его непосредственно правообладателем на производимых им же товарах.

2. Использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя

2.1. При оценке доказательств использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд определяет, была ли воля правообладателя на такое использование независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли

Справка по использованию товарного знака под контролем правообладателя (пункт 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации) (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2015 г. N СП-23/21) (вопрос 2, пункт 1)

При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2014 N С01-148/2014 по делу N СИП-110/2013).

2.2. Использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя может не оформляться договором

Воля правообладателя может быть установлена и при отсутствии прямого указания в договоре с третьим лицом о согласии на использование товарного знака.

При этом использование товарного знака другим лицом осуществляется по воле правообладателя, в том числе в случае признания несостоявшимся предоставления права использования товарного знака из-за отсутствия государственной регистрации такого предоставления, а также в случае признания недействительным или незаключенным договора, содержащего условие о предоставлении права использования товарного знака.

2.3. Изготовление товара с нанесением на него товарного знака по договору подряда или оказания услуг является использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя

По договору подряда или возмездного оказания услуг (главы 37, 38 ГК РФ), предметом которого является изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика и (или) распространение такого товара (оказание услуг с использованием знака обслуживания), использование товарного знака другим лицом осуществляется по поручению правообладателя и в его интересах, то есть по его воле, что соответствует пункту 2 статьи 1486 ГК РФ (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2014 N С01-855/2014 по делу N СИП-198/2014).

2.4. Наличие корпоративных отношений между правообладателем и другим лицом предполагает использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя

Наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц (статья 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"), предполагает использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия, основанного на положениях учредительных документов или условиях договора (например, исполнение другим лицом, использующим товарный знак, функций единоличного исполнительного органа правообладателя или исполнение правообладателем функций единоличного исполнительного органа другого лица, использующего товарный знак), предоставляющих возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например, общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2014 N С01-184/2014 по делу N СИП-247/2013, от 20.05.2014 N С01-185/2014 по делу N СИП-56/2013, от 10.11.2014 N С01-943/2014 по делу N СИП-305/2014).

2.5. В случае импорта товара воля правообладателя на использование товарного знака другим лицом может следовать из документов, подтверждающих обращение правообладателя в таможенный орган

В случае импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации воля правообладателя на использование товарного знака конкретным лицом может следовать, в частности, из документов, подтверждающих обращение правообладателя в таможенный орган для внесения товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности с определением уполномоченных импортеров, в число которых входит конкретное лицо, фактически использующее товарный знак на территории Российской Федерации (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2014 N С01-330/2014 по делу N СИП-193/2013).

2.6. Администрирование доменного имени лицом, не являющимся правообладателем, при наличии согласия последнего является использованием товарного знака под контролем правообладателя

Администрирование доменного имени не правообладателем спорного товарного знака, а другим лицом, а также использование другим лицом товарного знака правообладателя в сети Интернет для распространения товара могут быть признаны использованием товарного знака под контролем правообладателя для целей статьи 1486 ГК РФ при наличии согласия последнего, которое может подтверждаться в том числе наличием корпоративных отношений (пункт 2 ответа на вопрос 2 настоящей Справки) (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2014 N С01-383/2013 по делу N СИП-4/2013).

2.7. Использование другим лицом товарного знака под контролем правообладателя может осуществляться по договору простого товарищества

Для целей статьи 1486 ГК РФ признается использование другим лицом товарного знака под контролем правообладателя по договору простого товарищества (статья 1041 ГК РФ), если исключительное право на товарный знак является вкладом правообладателя в общее имущество товарищей (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2014 N С01-596/2014 по делу N СИП-19/2014).

2.8. Действия третьего лица по использованию товарного знака без контроля правообладателя не могут быть признаны использованием товарного знака по смыслу ст. 1486 ГК РФ

Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 февраля 2015 г. по делу N СИП-922/2014

В случае если использование товарного знака третьим лицом имело место, но контроль со стороны правообладателя за таким использованием не осуществлялся, то в смысле статьи 1486 ГК РФ подобные действия не могут быть признаны использованием товарного знака.

3. Использование знака с изменением отдельных элементов

3.1. Если ответчик использовал обозначение, зарегистрированное как товарный знак, с изменением отдельных элементов, суд обязан оценить сходство товарного знака и используемого обозначения

Справка по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2015 г. N СП-23/20) (пункт 28)

В том случае, если ответчик указывает на использование обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов, судом первой инстанции должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия этого обозначения потребителями именно как того же товарного знака, а также влияние изменений на различительную способность товарного знака в том случае, если использование товарного знака осуществлялось до 01.10.2014.

3.2. После 01.10.2014 в случае использования ответчиком обозначения, зарегистрированного как товарный знак, с изменением отдельных элементов, суду надлежит определить, являются ли такие изменения не меняющими существа товарного знака

Следует учитывать, что в случае представления правообладателем доказательств использования товарного знака с изменением его отдельных элементов после 01.10.2014 суду нужно установить: являются ли изменения отдельных элементов товарного знака не меняющими существа товарного знака и не ограничивающими охрану, предоставленную этому товарному знаку.

Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на различительную способность спорного товарного знака, остался ли он узнаваемым (отличаемым) в глазах потребителя, является вопросом факта, который устанавливается судом первой инстанции по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения.

3.3. При оценке сходства товарного знака и используемого правообладателем обозначения, зарегистрированного как товарный знак, вывод суда должен быть основан на восприятии не отдельных элементов, а товарного знака в целом

При сравнении обозначений, используемых правообладателем для индивидуализации товаров и услуг, и обозначения, которому предоставлена правовая охрана, суд обязан учитывать, что вывод об использовании обозначения с незначительными изменениями должен быть основан на восприятии не отдельных элементов, а товарного знака в целом (общего впечатления).

3.4. Значительное изменение товарного знака не может признаваться использованием его в смысле ст. 1486 ГК РФ

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Согласно подпункту 2 пункта "С" статьи 5 Парижской конвенции применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

Данное положение допускает существование незначительных различий между формой, в которой знак зарегистрирован, и формой, в которой он применяется, а также отличий от той формы, в которой знак был впервые зарегистрирован. При этом обязательным условием правовой охраны товарного знака является допущение использования только таких отличий, которые не изменяют характерных черт товарного знака.

Анализ указанного положения позволяет сделать вывод о том, что использование товарного знака в значительно измененном виде (вид шрифта, словесного элемента, наличие, добавление или изменение изобразительных и неохраняемых элементов), то есть в виде, который меняет его различительную способность, не является использованием товарного знака в смысле статьи 1486 ГК РФ.

4. Критерии, устанавливающие факт использования товарного знака

4.1. Статья 1486 ГК РФ не устанавливает исчерпывающего перечня критериев, подлежащих оценке судом при установлении факта использования товарного знака

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 11 января 2016 г. N 300-ЭС15-10765

Норма статьи 1486 Гражданского кодекса не называет какой-то один или несколько критериев, например, критерий идентичности товаров, тем более не устанавливает исчерпывающего перечня критериев, подлежащих оценке судом при установлении факта использования товарного знака.

Также не устанавливают такого исчерпывающего перечня нормы международных договоров Российской Федерации в сфере защиты прав на товарные знаки, применимые к отношениям по досрочному прекращению регистрации товарных знаков ввиду неиспользования.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 марта 2016 г. по делу N СИП-310/2015

Как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 по делу N 300-ЭС15-10765, норма статьи 1486 ГК РФ не называет какой-то один или несколько критериев, например, критерий идентичности товаров, тем более не устанавливает исчерпывающего перечня критериев, подлежащих оценке судом при установлении факта использования товарного знака.

4.2. Международные договоры РФ в сфере защиты прав на товарные знаки не устанавливают исчерпывающего перечня критериев, подлежащих оценке судом при установлении факта использования товарного знака

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 11 января 2016 г. N 300-ЭС15-10765

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 марта 2016 г. по делу N СИП-310/2015

4.3. Суду для установления факта использования товарного знака необходимо использовать совокупность критериев, значение каждого из которых может меняться в зависимости от обстоятельств

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 11 января 2016 г. N 300-ЭС15-10765

Анализ норм современных международных договоров, законодательства государств, актов международных организаций, а также судебной практики по их применению позволяет сделать вывод о том, что при оценке факта использования товарного знака в целях сохранения его охраны применяется совокупность критериев, среди которых критерий однородности товаров. При этом в зависимости от фактических обстоятельств конкретного правоотношения разные критерии имеют разное значение.

Так, о необходимости учета совокупности критериев, среди которых и критерий однородности, при разрешении вопроса о создании или о сохранении правовой охраны товарных знаков свидетельствует и правовое регулирование, сформировавшееся в рамках международных интеграционных объединений. Факт создания унифицированного подхода для ряда правовых систем государств-участников свидетельствует о формировании международного правового стандарта. Так, согласно подпункту b пункта 1 статьи 4 Директивы N 2008/95/ЕС Европейского парламента и совета о сближении законодательства государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания от 22.10.2008 товарный знак не может быть зарегистрирован или, в случае регистрации, подлежит признанию недействительным, когда по причине его идентичности или сходства с предшествующим знаком и по причине идентичности или однородности товаров или услуг, которые идентифицируются с помощью обоих знаков, существует риск смешения в сознании общественности, включающий в себя риск ассоциации с предшествующим знаком.

Таким образом, в целях обеспечения баланса прав участников отношений, подобных спорным отношениям по настоящему делу, а также в интересах публичного порядка, которые в данном случае выражаются прежде всего в поддержании добросовестной конкуренции, приведенные нормы ориентируют при установлении факта использования товарного знака на учет совокупности критериев, значение каждого из которых меняется в зависимости от обстоятельств спорного правоотношения, а именно критериев: различительной способности обозначений, идентичности товаров, однородности товаров, а применительно к общеизвестным товарным знакам и неоднородности товаров. При этом классификация товаров, идентичность товаров конкурентов не являются исключительными критериями при решении вопроса об использовании товарного знака в целях его правовой охраны.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 марта 2016 г. по делу N СИП-310/2015

Таким образом, в целях обеспечения баланса прав участников отношений, подобных спорным отношениям по настоящему делу, а также в интересах публичного порядка, которые в данном случае выражаются прежде всего в поддержании добросовестной конкуренции, приведенные нормы [пп. 1 п. C ст. 5 Конвенции об охране промышленной собственности, ст.ст. 15, 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, ст. 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков] ориентируют при установлении факта использования товарного знака на учет совокупности критериев, значение каждого из которых меняется в зависимости от обстоятельств спорного правоотношения, а именно, критериев различительной способности обозначений, идентичности товаров, однородности товаров, а применительно к общеизвестным товарным знакам - и неоднородности товаров.

4.4. Такие критерии, как классификация товаров, идентичность товаров конкурентов, не являются исключительными для разрешения вопроса об использовании товарного знака для его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 марта 2016 г. по делу N СИП-310/2015

Классификация товаров, идентичность товаров конкурентов не являются исключительными критериями при решении вопроса об использовании товарного знака в целях его правовой охраны.

5. Срок, установленный п. 1 ст. 1486 ГК РФ

5.1. Срок, предусмотренный п. 1 ст. 1486 ГК РФ, исчисляется с даты регистрации товарного знака Роспатентом

Срок, в течение которого товарный знак должен быть использован для цели сохранения исключительных прав на него, исчисляется с даты государственной регистрации товарного знака Роспатентом и внесения соответствующих сведений в Государственный реестр товарных знаков.

5.2. Трехлетний срок исчисляется путем обратного отсчета этого периода от даты подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования

Пункт 1 статьи 1486 ГК РФ устанавливает, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена в случае его неиспользования правообладателем непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд только по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Следовательно, трехлетний срок исчисляется путем обратного отсчета этого периода от даты подачи такого заявления в суд с соблюдением требований статей 113, 114 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

5.3. При подаче заявки о территориальном расширении охраны товарного знака после его регистрации, срок, предусмотренный п. 1 ст. 1486 ГК РФ, определяется с момента внесения записи об охране этого знака в РФ международным отделением ВОИС в Международный реестр

Если предметом спора является досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по международной регистрации вследствие его неиспользования на территории Российской Федерации и он был зарегистрирован по процедуре, предусмотренной Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14.04.1891, необходимо учитывать следующее.

Российская Федерация является участником Мадридского соглашения и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 27.06.1989.

В отношении Российской Федерации применено положение пункта 2 статьи 3ter Протокола к Мадридскому соглашению о территориальном расширении, в соответствии с которым заявление о территориальном расширении охраны товарного знака может быть сделано после его международной регистрации.

Общее правило подпункта "а" пункта 1 статьи 4 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков гласит, что с даты регистрации или с даты внесения записи, предусмотренных положениями статей 3 и 3ter, в каждой соответствующей Договаривающейся Стороне знаку должна предоставляться такая же охрана, как если бы знак был заявлен непосредственно в патентном ведомстве этой Договаривающейся Стороны.

Однако даты, с которых предоставляется такая охрана, в этих двух случаях будут различными. При осуществлении процедуры международной регистрации в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Протокола к Мадридскому соглашению датой международной регистрации будет считаться дата получения заявки патентным ведомством страны происхождения заявки при условии, что Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) получило заявку в течение двух месяцев с этого момента. Если указанный двухмесячный срок будет пропущен, то датой международной регистрации будет считаться дата получения этой заявки Международным бюро ВОИС.

По поводу территориального расширения, в отношении которого заявка подана в Международное бюро ВОИС уже после государственной регистрации товарного знака, в пункте 2 статьи 3ter Протокола к Мадридскому соглашению установлено, что соответствующее расширение вступает в силу с даты внесения записи о нем в Международный реестр.

Статья 4 Протокола к Мадридскому соглашению приравнивает последствия действий, предусмотренных в статье 3 и в статье 3ter Протокола к Мадридскому соглашению. В обоих случаях такие действия порождают охрану международного товарного знака на территории страны происхождения заявки в соответствии с принципом национального режима. Таким образом, в том случае, если территориальное расширение осуществлено после международной регистрации товарного знака, его охрана в стране, на которую распространяется такое расширение, наступает с даты внесения соответствующей записи о нем в Международный реестр.

Следовательно, в случае предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации срок, установленный пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, должен определяться на основании статьи 3ter Протокола к Мадридскому соглашению, то есть с момента внесения записи об охране этого знака в Российской Федерации международным отделением ВОИС в Международный реестр.

5.4. Течение срока, установленного п. 1 ст. 1486 ГК РФ, не изменяется в случае смены правообладателя

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ товарный знак служит для индивидуализации товара, а не для целей индивидуализации определенного лица в глазах рядового потребителя, следовательно, смена правообладателя не изменяет течение срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 названного Кодекса.

5.5. Смена правообладателя сама по себе не свидетельствует о невозможности использования товарного знака по причинам, не зависящим от обладателя товарного знака

Смена правообладателя посредством отчуждения товарного знака не изменяет исчисление вышеуказанного трехлетнего срока и сама по себе не является обстоятельством, свидетельствующим о невозможности использования товарного знака по причинам, не зависящим от правообладателя. Приобретение исключительного права на средства индивидуализации товаров и услуг, которые фактически в гражданском обороте правообладателем не использовались, является риском предпринимательской деятельности приобретателя (пункт 1 статьи 2 ГК РФ).

5.6. Срок, установленный для процедуры конкурсного производства, не входит в трехлетний срок, установленный ст. 1486 ГК РФ

Период действия в отношении должника процедуры конкурсного производства исключается из срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ.

5.7. Правообладатель обязан начать использование товарного знака в течение первых 3 лет, следующих за датой государственной регистрации товарного знака, иначе его правовая охрана может быть прекращена, если правообладатель на три года прервет использование товарного знака без уважительных причин

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 марта 2017 г. N С01-110/2017 по делу N СИП-194/2016

Законодатель, указывая в первом предложении пункта 1 статьи 1486 ГК РФ на то, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена вследствие его неиспользования непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации, не предполагает, что эти три года могут быть определены произвольно.

В данном случае имеется в виду, что эти три года не обязательно являются первыми тремя годами, начиная с даты государственной регистрации товарного знака.

Учитывая обязанность использования товарного знака как условие сохранения исключительного права на него, правообладатель обязан начать использование товарного знака в течение первых трех лет, следующих за датой государственной регистрации товарного знака. В противном случае (при отсутствии уважительных причин неиспользования) правовая охрана товарного знака может быть прекращена по иску заинтересованного лица.

Вместе с тем начало использования товарного знака в течение первых трех лет с даты его государственной регистрации не означает, что обязанность правообладателя по использованию товарного знака является исполненной и последствия в виде досрочного прекращения правовой охраны товарного знака более не могут быть к нему применены. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена, если правообладатель на три года прервет использование товарного знака без уважительных причин. Это и следует из первого предложения пункта 1 статьи 1486 ГК РФ.

5.8. Правовая охрана досрочно прекращается в случае неиспользования товарного знака в течение 3 лет, непосредственно предшествующих дате обращения в суд

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 марта 2017 г. N С01-110/2017 по делу N СИП-194/2016

Первое и второе предложения пункта 1 статьи 1486 ГК РФ устанавливают единый срок. Первое предложение определяет его продолжительность (три года) и устанавливает, что это могут быть не обязательно первые три года с даты государственной регистрации товарного знака. Второе предложение определяет дату, с которой этот срок подлежит исчислению.

Таким образом, пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ нормативно определено, что досрочное прекращение правовой охраны товарного знака производится в случае неиспользования товарного знака в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате обращения в суд.

Именно за этот период проводится проверка наличия факта использования товарного знака.

6. Лица, заинтересованные в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

6.1. Отсутствие заинтересованности заявителя является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 апреля 2016 г. по делу N СИП-397/2015

Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и исследование неиспользования товарного знака в данном случае не требуется.

6.2. Заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 марта 2011 г. N 14503/10

Суды неправильно истолковали приведенную норму права [п. 1 ст. 1486 ГК РФ], поскольку из ее буквального значения не следует, что заинтересованным лицом является только то лицо, чьи права и законные интересы нарушены существующей регистрацией товарного знака.

Поэтому применительно к части 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 января 2017 г. по делу N СИП-638/2016

Заинтересованным лицом применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого знака.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2016 г. по делу N СИП-648/2016

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Таким образом, судебная практика основывается на "широком" подходе к установлению заинтересованности лица в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, предполагающем, что заинтересованными могут быть признаны не только производители, но и иные лица, участвующие в гражданском обороте продукции, стремящиеся к использованию в гражданском обороте обозначений, тождественных или сходных с не использующимся правообладателем товарным знаком.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 августа 2016 г. по делу N СИП-346/2016

Заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Вместе с тем, в отсутствие формализованных в действующем законодательстве критериев заинтересованности лица, претендующего на досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, приведенный подход не исчерпывает всех возможных оснований для признания лица заинтересованным в таком иске.

6.3. К заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров

Обзор Постановлений Президиума ВАС РФ по вопросам частного права за октябрь 2013 года (правовые позиции ВАС РФ) (Постановление Президиума ВАС РФ от 17.09.2013 N 5793/13, пункт 1)

При рассмотрении требований о прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Суды не дали правовой оценки однородности товаров истца и ответчика по перечисленным критериям в их совокупности, ограничившись указанием на то, что товарный знак ответчика не зарегистрирован в отношении товаров, изготовляемых истцом.

Однако очевидно, что товары истца и ответчика могут быть отнесены к одному роду - спортивная одежда, одинаковыми являются их потребительские свойства, функциональное назначение, условия реализации, круг потребителей, товары являются взаимозаменяемыми, что в совокупности свидетельствует об их однородности.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 марта 2011 г. N 14503/10

Применительно к части 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 января 2017 г. по делу N СИП-638/2016

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 августа 2016 г. по делу N СИП-278/2016

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

В ходе установления однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Кроме того, однородные товары - это товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014 обращено внимание на то, что для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

6.4. Заинтересованным можно считать лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного или сходного товарного знака, а также обладающее исключительным правом на фирменное наименование, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком

Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.) (пункт 42)

Суд первой инстанции в иске отказал, указав на недоказанность истцом своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного знака, реального намерения использовать спорное обозначение, посчитав, что истец не представил доказательств совершения необходимых подготовительных действий к использованию спорного обозначения, не подал заявку в Роспатент о регистрации товарного знака.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 сентября 2013 г. N 5793/13

Согласно позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации заинтересованным можно считать лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного или сходного товарного знака, а также обладающее исключительным правом на фирменное наименование, когда собственно наименование юридического лица (часть фирменного наименования) также тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и это лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности правообладателя.

Истец подавал заявку на регистрацию знака и ссылался на наличие в его фирменном наименовании сходного словесного обозначения, поэтому суды необоснованно не признали его заинтересованным лицом, которое вправе обращаться в суд с требованием о прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

6.5. Сама по себе подача заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака или сходного с ним товарного знака в отсутствие иных доказательств реального намерения использовать товарный знак не является основанием досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием

Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.) (пункт 40)

Сама по себе подача заявки на регистрацию спорного обозначения не является достаточным основанием для досрочного прекращения его правовой охраны. Требуется так же, чтобы лицо имело реальное намерение использовать спорный товарный знак для индивидуализации производимых им товаров, таких же или однородных товарам, для которых зарегистрирован товарный знак. Истец же не представил каких-либо доказательств осуществления им однородной деятельности или производства однородных товаров. В связи с этим суд кассационной инстанции в иске отказал.

6.6. Заинтересованными в прекращении правовой охраны товарного знака не могут быть физические лица и юридические лица, оказывающие юридические услуги, действующие в интересах третьих лиц, но подающие заявления от своего имени

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 29 апреля 2013 г. N Ф05-3641/13 по делу N А40-68663/2012

Заинтересованными лицами в целях осуществления полномочий по рассмотрению соответствующих заявлений ответчиком признаются только те лица, способные быть субъектом права на товарный знак: физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя и вступающее в правоотношения в этом качестве, юридическое лицо, как коммерческое, так и некоммерческое, при этом не являются заинтересованными лицами в смысле ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации физические лица (в частности, патентные поверенные, адвокаты) и юридические лица, оказывающие юридические услуги, действующие в интересах третьих лиц, но подающие заявления от своего имени.

6.7. Неиспользование товарного знака и отсутствие доказательств о том, что такое неиспользование произошло по независящим от правообладателя обстоятельствам, является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 сентября 2013 г. N 5793/13

Пункт 3 статьи 1486 Гражданского кодекса устанавливает, что бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Между тем суды со ссылкой на отсутствие в деле доказательств неиспользования спорного обозначения отказали истцу в удовлетворении его требования, фактически возложив на него бремя доказывания факта неиспользования правообладателем товарного знака.

Из материалов дела следует, что ответчик в суд не являлся, в ходе судебного процесса своих обоснованных возражений и доказательств использования в гражданском обороте спорного товарного знака суду не представил.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, следует признать, что ответчик не использовал свой товарный знак и не представил судам доказательств, что неиспользование произошло по не зависящим от него обстоятельствам, что в соответствии со статьей 1486 Гражданского кодекса является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, то есть для удовлетворения требования истца.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 ноября 2011 г. N 8817/11

Поскольку ООО не представило доказательств использования товарного знака в отношении перечисленных в свидетельстве видов продукции, маркировка этим знаком БАДов не свидетельствует о правомерном использовании товарного знака, зарегистрированного для приведенного в свидетельстве перечня товаров класса 05 МКТУ, согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Следовательно, неиспользование ООО зарегистрированного товарного знака в отношении спорных позиций "фармацевтические препараты", "диетические вещества для медицинских целей" является основанием для прекращения охраны товарного знака.

6.8. С заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака могут обратиться несколько лиц, каждый из которых обязан доказать свою заинтересованность

Предъявление иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака возможно несколькими истцами, каждый из которых обязан доказывать свою заинтересованность.

6.9. Лицо признается заинтересованным, если обстоятельства свидетельствуют о наличии коммерческого интереса этого лица в дальнейшем использовании в отношении однородных товаров тождественного или сходного со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 апреля 2016 г. N С01-82/2016 по делу N СИП-231/2015

На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

6.10. Спор о защите исключительных прав в отношении оспариваемого товарного знака может считаться доказательством заинтересованности лица

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 марта 2016 г. N С01-35/2016 по делу N СИП-428/2015

Наличие между истцом и ответчиком другого спора - спора о защите исключительных прав в отношении оспариваемого товарного знака, а также спора о признании действий по использованию товарного знака актом недобросовестной конкуренции может являться одним из доказательств заинтересованности лица в силу того, что по смыслу правовых норм, регулирующих использование товарного знака, и досрочное прекращение его правовой охраны (статьи 1484 и 1486 ГК РФ), заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть обусловлена необходимостью защиты от предъявления требований со стороны правообладателя, его не использующего.

6.11. Отсутствие возражений ответчика против предъявленного к нему иска может быть расценено как признание им факта неиспользования товарного знака, что, однако, не освобождает истца от доказывания своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

Исходя из бремени доказывания по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, истцом должно быть подтверждено наличие своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (как своего права на иск), в то время как ответчик должен доказать использование товарного знака в трехлетний период, предшествующий подаче иска.

При этом отсутствие возражений ответчика против предъявленного к нему иска может быть расценено как признание им факта неиспользования товарного знака (на что указывалось в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 N 5793/13). Однако отсутствие возражений ответчика против предъявленного к нему иска не является обстоятельством, освобождающим истца от доказывания своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, наличие которой обуславливает право на предъявление соответствующего иска (часть 1 статьи 4, часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

6.12. Заинтересованным лицом может стать администратор доменного имени, в т.ч. физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

В числе прочих заинтересованным лицом может быть признан администратор доменного имени, в том числе физическое лицо, не обладающее статусом индивидуального предпринимателя, если к нему правообладателем предъявлены требования о защите исключительных прав на товарный знак в связи с включением в доменное имя обозначения, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, в связи с его использованием для индивидуализации товаров либо услуг, однородных товарам либо услугам, для которых этот знак зарегистрирован, если администратор такого доменного имени начал использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, до регистрации противопоставленного товарного знака, и данное обозначение стало известно благодаря лицу, использовавшему это обозначение в доменном имени.

6.13. К заинтересованным лицам могут быть отнесены юридическое лицо, имеющее исключительное право на фирменное наименование, а также некоммерческие организации в случае, если ее собственное наименование является тождественным или сходным с товарным знаком, в отношении которого подан иск о досрочном прекращении правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2015 г. по делу N СИП-270/2015

К заинтересованным лицам можно также отнести юридических лиц, обладающих исключительным правом на фирменное наименование, а также некоммерческие организации в случае, если собственное наименование юридического лица тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и юридическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность в той области, к которой относятся товары, услуги, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеет намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, услуг.

6.14. Отсутствие факта обращения в Роспатент с заявкой о регистрации собственного товарного знака, сходного до степени смешения либо тождественного оспариваемому товарному знаку, само по себе не свидетельствует об отсутствии заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака

Отсутствие факта обращения истца в Роспатент с заявкой о регистрации собственного товарного знака, сходного до степени смешения либо тождественного оспариваемому товарному знаку в отношении однородных товаров/услуг, не является обстоятельством, безусловно свидетельствующим об отсутствии заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

6.15. Лицо, подающее заявление о прекращении правовой охраны товарного знака, должно быть заинтересованным лицом на момент подачи такого заявления

Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 января 2017 г. по делу N СИП-638/2016

Лицо, подающее заявление о прекращении правовой охраны товарного знака, должно быть заинтересованным лицом на момент подачи такого заявления.

7. Подача иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования

7.1. Иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ввиду его неиспользования может быть подан только заинтересованным лицом

Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 февраля 2016 г. по делу N СИП-182/2015

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 Кодекса иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

7.2. В случае подачи иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по причине неиспользования его надлежащим ответчиком является правообладатель данного знака

Надлежащим ответчиком по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования является правообладатель оспариваемого товарного знака, являющийся таковым на момент подачи иска.

7.3. Лицо, являющееся обладателем товарного знака, определяется по сведениям, находящимся в Государственном реестре товарных знаков на момент рассмотрения спора

Правообладатель определяется согласно сведениям, внесенным в Государственный реестр товарных знаков на момент рассмотрения спора по существу.

7.4. Если правообладатель товарного знака изменился после подачи иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и принятия заявления к производству, суд производит процессуальную замену обладателя знака на правопреемника

В случае смены правообладателя оспариваемого товарного знака после предъявления в суд требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования и принятия заявления к производству суд первой инстанции в порядке статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производит процессуальную замену правообладателя на его правопреемника и указывает на это в судебном акте.

7.5. В случае несогласия истца на замену ответчика на правообладателя товарного знака при рассмотрении иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака суд может привлечь правообладателя в качестве второго ответчика с согласия истца

Если же истец не согласен на замену ответчика по делу на правообладателя товарного знака, суд может с согласия истца привлечь это лицо в качестве второго ответчика.

7.6. Подача иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака к лицу, не являющемуся его правообладателем, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении данного иска

В противном случае суд первой инстанции при неполучении согласия истца на замену ответчика на надлежащего правообладателя товарного знака или на привлечение этого лица в качестве второго ответчика рассматривает дело по предъявленному иску. При этом следует учитывать, что предъявление требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака к лицу, не являющемуся его правообладателем, является самостоятельным основанием для принятия судом решения об отказе в удовлетворении заявленного требования.

7.7. Предъявление требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ввиду его неиспользования до истечения трехлетнего срока представляет собой самостоятельное основание для отказа удовлетворении данного требования

Предъявление требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования до истечения трехлетнего срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования, что не препятствует истцу обратиться в суд с аналогичным требованием по истечении этого срока.

7.8. Для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака на основании п. 1 ст. 1486 ГК РФ предусмотрена совокупность обстоятельств, при отсутствии хотя бы одного из которых иск не может быть удовлетворен судом

Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 января 2017 г. по делу N СИП-638/2016

Для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, обстоятельствами, имеющими значение для дела, являются: факт заинтересованности лица, подавшего заявление, и факт неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.

7.9. Если истец просит исключить какой-либо период из 3 лет, непосредственно предшествующих дате обращения в суд, то это само по себе может влечь отказ в удовлетворении исковых требований

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 марта 2017 г. N С01-110/2017 по делу N СИП-194/2016

В случае если истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака настаивает на исключении из периода проверки какого-либо периода из трех лет, непосредственно предшествующих дате обращения в суд, это само по себе может влечь отказ в удовлетворении заявленных исковых требований, поскольку суд будет лишен возможности оценить факт использования товарного знака в определенный законом период.

8. Доказывание факта использования товарного знака

8.1. Представление доказательств факта использования товарного знака исключает возможность досрочного прекращения правовой защиты товарного знака

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 28 июня 2013 г. N Ф05-6571/13 по делу N А40-36037/2012

Обстоятельство представления ответчиком доказательств факта использования товарного знака само по себе исключает возможность досрочного прекращения правовой защиты товарного знака, и вывод судов о том, что истец не является заинтересованным лицом применительно к п. 1 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, не повлекло принятие неправильного судебного акта.

8.2. Доказательства использования товарного знака либо невозможности его использования правообладателем должны основываться на обстоятельствах, возникших в течение трехлетнего срока, установленного п. 1 ст. 1486 ГК РФ

Доказательства использования товарного знака либо невозможности его использования правообладателем по независящим от него обстоятельствам должны подтверждать факты, имевшие место в течение трех лет, предшествовавших подаче в арбитражный суд искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, то есть должны быть датированы не позднее даты поступления иска в суд и не ранее начала течения срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ. Например, с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака истец обратился 25.12.2014, следовательно, доказательства использования товарного знака или невозможности его использования правообладателем по независящим от него обстоятельствам должны входить во временной промежуток с 25.12.2011 по 24.12.2014. Доказательства, относящиеся к иному периоду времени, являются неотносимыми и недопустимыми.

8.3. В случае использования товарного знака способами, предусмотренными п. 2 ст. 1484 ГК РФ, правообладатель также обязан представить доказательства введения товаров (услуг) в гражданский оборот, для которых знак был зарегистрирован

При представлении доказательств использования товарного знака для индивидуализации товаров либо услуг, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, правообладатель также обязан представить доказательства введения этих товаров/услуг в гражданский оборот.

8.4. При реорганизации юридического лица - обладателя товарного знака бремя доказывания использования знака лежит на правопреемнике

В случае реорганизации юридического лица, являвшегося правообладателем оспариваемого товарного знака, бремя доказывания использования этого товарного знака возлагается на его правопреемника. Правопреемник правообладателя товарного знака также обязан представить соответствующие доказательства реорганизации юридического лица в порядке статей 57-59 ГК РФ и перехода к нему исключительных прав на товарный знак.

8.5. В случае смерти индивидуального предпринимателя - обладателя товарного знака бремя доказывания использования знака лежит на его наследниках

В случае смерти индивидуального предпринимателя, являвшегося правообладателем оспариваемого товарного знака, бремя доказывания использования товарного знака возлагается на его наследников.

8.6. Ограничения импорта или другие требования государства в отношении товаров или услуг, охраняемых товарным знаком, являются теми обстоятельствами, которые могут признаваться уважительными причинами неиспользования товарного знака

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 июня 2015 г. N С01-394/2015 по делу N СИП-1002/2014

В силу пункта 1 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в Марракеше 15.04.1994), если использование товарного знака является требованием для сохранения в силе регистрации, то регистрация может быть аннулирована только тогда, когда непрерывный срок неиспользования знака составляет не менее трех лет, если только владелец товарного знака не укажет на веские причины, основанные на существовании препятствий такому использованию. Обстоятельства, возникающие независимо от воли владельца товарного знака, которые создают препятствие для его использования, как, например, ограничения импорта или другие требования государства в отношении товаров или услуг, охраняемых товарным знаком, должны признаваться в качестве веских причин для неиспользования знака.

8.7. Продвижение товара и реклама являются неотъемлемой частью введения товара в гражданский оборот, свидетельствуя тем самым об использовании товарного знака

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 9 декабря 2015 г. N 304-КГ15-8874

Размещение обозначения, сходного с товарным знаком общества на интернет-сайте, является самостоятельным нарушением исключительных прав правообладателя в силу пункта 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции. Продвижение товара, его реклама является неотъемлемой частью введения товара в гражданский оборот.

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 апреля 2016 г. N С01-49/2016 по делу N СИП-505/2015

Действительно, само по себе предъявление третьими лицами дисконтных карт на кассе при розничной продаже товаров не может рассматриваться как использование товарного знака правообладателем. Вместе с тем в данном случае оно сопровождалось размещением на сайте правообладателя содержащей спорный товарный знак информации о названных картах, связанной с продвижением товаров для третьих лиц, что является использованием товарного знака по смыслу правовой позиции, высказанной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 09.12.2015 по делу N 304-КГ15-8874.

8.8. Доказательством невозможности использования правообладателем товарного знака может быть введение процедуры банкротства в отношении данного лица

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Таким доказательством, например, может служить введение процедуры банкротства - конкурсного производства в отношении правообладателя.

8.9. Смена правообладателя сама по себе не является фактором, указывающим на невозможность использования товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 декабря 2015 г. по делу N СИП-439/2015

Судебная коллегия отклоняет довод общества о том, что оно является правообладателем спорного товарного знака лишь с дата, поскольку смена правообладателя посредством отчуждения товарного знака не изменяет исчисление вышеуказанного трехлетнего срока и сама по себе не является обстоятельством, свидетельствующим о невозможности использования товарного знака по причинам, не зависящим от правообладателя. Приобретение исключительного права на средства индивидуализации товаров и услуг, которые фактически в гражданском обороте правообладателем не использовались, является риском предпринимательской деятельности приобретателя (пункт 1 статьи 2 ГК РФ).

8.10. Обладатель товарного знака обязан представить доказательства его использования по каждому товару, в отношении которых знак был зарегистрирован, при этом критерий однородности не учитывается

Правообладатель должен доказать использование товарного знака в отношении каждого товара и/или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак. При этом критерий однородности товаров/услуг не применим, в отличие от установления обстоятельств заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

8.11. Если обладатель товарного знака представил доказательства использования знака только в отношении части товаров (услуг), то это не является доказательством использования товарного знака ко всем товарам (услугам), для которых знак был зарегистрирован

Предоставление правообладателем доказательств использования товарного знака только для части товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, не свидетельствует об использовании товарного знака в отношении всех товаров и услуг, для индивидуализации которых предоставлена правовая охрана. В таком случае заявленное требование подлежит частичному удовлетворению, а правовая охрана оспариваемого товарного знака подлежит досрочному прекращению вследствие его неиспользования правообладателем в отношении той части товаров и услуг, для которых не подтверждено использование правообладателем товарного знака.

При установлении обстоятельств использования товарного знака не учитывается использование оспариваемого товарного знака в отношении однородных товаров, поскольку подлежит подтверждению факт использования товарного знака в отношении всех видов товаров (услуг), для которых он зарегистрирован.

8.12. Если виды товаров могут рассматриваться еще и как иные формы такого товара, то использование товарного знака в отношении одного из таких товаров может признаваться применением его ко всем таким товарам

При рассмотрении спора о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования следует иметь в виду, что в том случае, когда товарный знак зарегистрирован для видов товара, которые могут рассматриваться как иные формы такого товара, использование товарного знака правообладателем в отношении одного из таких товаров (услуг) может быть признано использованием в отношении всех таких товаров (услуг).

Например, товарный знак зарегистрирован для товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) - кондитерские изделия, конфеты, карамель.

Подтверждение правообладателем факта использования товарного знака при изготовлении только карамели может быть признано доказательством использования товарного знака в отношении конфет - как формы карамели.

8.13. Если товарный знак зарегистрирован для сырья и готовой продукции, то представление доказательств использования данного знака только в отношении сырья не будет свидетельством использования его к готовой продукции

Если товарный знак зарегистрирован, например, для сырья и готовой продукции 29-го класса МКТУ (мясо, продукты мясные, мясные экстракты, мясные консервы, колбасы, ветчина), представление правообладателем факта использования товарного знака при производстве "мяса" не может свидетельствовать об использовании товарного знака в отношении готовой продукции, а именно: мясных консервов, колбас, ветчины.

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете подать заявку на получение полного доступа к системе бесплатно на 3 дня.

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

В "Энциклопедии судебной практики. Гражданский кодекс РФ" собраны и систематизированы правовые позиции судов по вопросам применения статей Гражданского кодекса Российской Федерации.

Каждый материал содержит краткую характеристику позиции суда, наиболее значимые фрагменты судебных актов, а также гиперссылки для перехода к полным текстам.

Материал приводится по состоянию на 1 декабря 2023 г.

См. информацию об обновлениях Энциклопедии судебной практики

См. Содержание материалов Энциклопедии судебной практики

При подготовке "Энциклопедии судебной практики. Гражданский кодекс РФ" использованы авторские материалы, предоставленные творческим коллективом под руководством доктора юридических наук, профессора Ю. В. Романца, а также М. Крымкиной, О. Являнской (Части первая и вторая ГК РФ), Ю. Безверховой, А. Вавиловым, А. Горбуновым, А. Грешновым, Р. Давлетовым, Е. Ефимовой, М. Зацепиной, Н. Иночкиной, А. Исаковой, Н. Королевой, Е. Костиковой, Ю. Красновой, Д. Крымкиным, А. Куликовой, А. Кусмарцевой, А. Кустовой, О. Лаушкиной, И. Лопуховой, А. Мигелем, А. Назаровой, Т. Самсоновой, О. Слюсаревой, Я. Солостовской, Е. Псаревой, Е. Филипповой, Т. Эльгиной (Часть первая ГК РФ), Н. Даниловой, О. Коротиной, В. Куличенко, Е. Хохловой, А.Чернышевой (Часть вторая ГК РФ), Ю. Раченковой (Часть третья ГК РФ), Д. Доротенко (Часть четвертая ГК РФ), а также кандидатом юридических наук С. Хаванским, А. Ефременковым, С. Кошелевым, М. Михайлевской.